Año XXXII – Número 2470 Lima, 10 de abril de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 02-AN-2012 Acción de Nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones N°. 1477 de 7 de junio de 2012 y N°. 1492 de 24 de agosto de 2012, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina Proceso 44-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante de los artículos 14, 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Apelante: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Patente “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”.
Expediente Interno: 00206-2012-0-1801-JR-CA-02 Proceso 046-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486. Marca: CAR CENTER (mixta). Actor: Sociedad SODIMAC S.A. Proceso interno Nº. 016942011-0-1801-JR-CA-06 PROCESO 02-AN-2012 Acción de Nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones N°. 1477 de 7 de junio de 2012 y N°. 1492 de 24 de agosto de 2012, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los veintiún días del mes de enero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Sentencia por mayoría. El Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 10/04/2015 2 de 59 y la Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disienten de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participan en su adopción 1.
VISTOS: 1. El escrito de demanda presentado por la República de Colombia, recibido en este Tribunal, vía courier, el 13 de diciembre de 2012. (fls. 1 - 24). 2. El auto de 20 de febrero de 2013 (fls. 54 - 55), mediante el cual el Tribunal decidió: “PRIMERO: Admitir a trámite la demanda presentada por la República de Colombia y ordenar su notificación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, concediéndole para su contestación un plazo de cuarenta (40) días continuos contados a partir de la notificación del presente auto.
SEGUNDO: Tener como parte demandante a la República de Colombia, representada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, doctor Sergio Díaz Granados Guida, y reconocer personería al doctor Nicolás Torres Álvarez, para que intervenga en el juicio como su abogado.
TERCERO: Ordenar la notificación a la República del Ecuador como tercero interesado en las resultas de proceso, concediéndole para que manifieste lo que considere pertinente, en un plazo de cuarenta (40) días continuos a partir de la notificación del presente auto”. 3. El escrito recibido en este Tribunal el 5 de abril de 2013, mediante el cual la República del Ecuador, dio contestación a la demanda. 4.
El escrito SG-C/E. 1.1/878/2013, de 5 de abril de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 8 de abril de 2013, por medio del cual la Secretaría General dio contestación a la demanda. 5. El auto de 17 de abril de 2013 (fls. 115 - 117), por medio del cual, el Tribunal decidió: “PRIMERO: Tener por contestada la demanda por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina y reconocer como su representante al señor Santiago Cembrano Cabrejas (…).
SEGUNDO: Reconocer personería a los doctores Sandra Catalina Charris Rebellón (…), Humberto Zúñiga Schroder (…) y Gabriela Morales Franco (…) para que intervengan en el juicio como apoderados de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
TERCERO: Tener por contestada la demanda por parte de la República del Ecuador y reconocer como su representante a la Dra. Christel Gaibor Flor (…)”. 6. El auto de 16 de octubre de 2013 (fls. 125 - 126), mediante el cual se puso a disposición de las partes el expediente y se les otorgó un término común de 15 días contados a partir de la notificación de dicho auto para que formularan por escrito sus alegatos de conclusión. 1 Las razones de sus disentimientos constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N°. 32-J-TJCA-2014.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 3 de 59 7. Los alegatos de conclusión presentados por las Repúblicas del Ecuador y de Colombia. (fls. 134 a 150). 8. El auto de 22 de enero de 2014 (fls. 151 - 152), mediante el cual, el Tribunal, para mejor proveer, decidió oficiar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que remitiera todos los antecedentes administrativos de los actos demandados y los contenidos en el expediente administrativo SG-RG-073. 9.
El oficio No. SG/E/179/2014 de 4 de febrero de 2014, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina remitió al Tribunal el expediente administrativo que contiene las resoluciones objeto de la presente demanda, y los antecedentes, escritos y actos contenidos en el expediente administrativo abierto por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el marco del cual la República del Perú formuló una solicitud de calificación de gravamen en razón de la imposición por parte de la República del Ecuador de un impuesto a la salida de divisas.
(fl. 162). 10. El auto de 13 de mayo de 2014, por medio del cual el Tribunal decidió: “Convocar al Primer Magistrado Suplente de la República del Ecuador, Doctor Hernán Romero Zambrano, para que se integre al Tribunal con objeto de asegurar el quórum decisorio exigido por el artículo 32 del Estatuto en la tramitación de la presente acción”.
A.
ANTECEDENTES: LA DEMANDA. 11. La República de Colombia, actuando a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en escrito recibido vía courier el 13 de diciembre de 2012, presentó Demanda de Nulidad contra las Resoluciones Número 1477 y 1492, expedidas por la Secretaría General. Manifestó que la emisión de dichas Resoluciones constituye una violación a los artículos 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena; al artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; al artículo 101 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, a los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11, 28, 29, 48 y 54 de la Decisión 425; para lo cual señaló: 12.
En la demanda se exponen los hechos y fundamentos de derecho que se resumen a continuación: 1. Hechos. 13. El 9 de febrero de 2009 mediante Comunicación DIE-0067, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT), puso en conocimiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), la Ley del Régimen Tributario Interno y la Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial de la República del Ecuador No. 497 del 30 de diciembre de 2008, mediante la cual se establece, en sus artículos 6 y 8, una “Tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas” consistente en el cobro del 1% a las importaciones que se efectúen en ese país. 14.
El 12 de febrero de 2009, la SGCAN mediante Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009, inició procedimiento para determinar si el “Impuesto a la Salida de Divisas” aplicable a los pagos por concepto de importaciones, establecido mediante Ley, por la República del Ecuador, constituye un “gravamen o restricción” a los efectos del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.
Se concedió plazo a los Países Miembros para que presentaran sus intervenciones. GACETA OFICIAL 10/04/2015 4 de 59 15. El 13 de marzo de 2009, las Repúblicas de Perú y Colombia, respectivamente, mediante Oficio No. 28-2009-MINCETUR/VMCE/DNINCI y Comunicación DIE-139, presentaron sus intervenciones señalando que las medidas objeto de investigación constituían un “gravamen” y, por tanto, que la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador debía ser derogada. 16.
El 17 de marzo de 2009, la Secretaría General puso en conocimiento de los Países Miembros las intervenciones descritas. 17. El 27 de marzo de 2009, la República del Ecuador mediante Nota 17122/GVMCEI/DGINC, señaló que la SGCAN inició de manera ilegítima la investigación y solicitó la declaratoria de nulidad del procedimiento. 18. El 28 de febrero de 2012, la República de Perú mediante Oficio No. 056-2012MINCETUR/VMCE, formuló a la SGCAN una nueva solicitud de investigación. Efectuado el traslado correspondiente, el 7 de junio de 2012 la República de Colombia coincidió con que la petición del citado país andino revestía contenido análogo a su solicitud de investigación impetrada en el año 2009, y señaló que luego de tres (3) años la SGCAN no había emitido pronunciamiento alguno, desconociéndose así, los términos consagrados en la normativa andina. 19.
El mismo 7 de junio de 2012, la SGCAN emitió la Resolución No. 1477 publicada en la GOAC No. 2059 del 8 de junio de 2012, declarando la nulidad de la Comunicación SGC/E.1.1/431/2009, del 12 de febrero de 2009, y de todas las actuaciones emitidas por la SGCAN con posterioridad a la misma, invocando la falta de descripción en la solicitud presentada por la República de Colombia de las medidas que calificaría como gravamen. 20.
El 16 de julio de 2012, mediante Comunicación DIE-276 la República de Colombia interpuso Recurso de Reconsideración en contra del anterior pronunciamiento de la SGCAN. Manifestó que la Resolución No. 1477 contraviene el Ordenamiento Jurídico Andino, en tanto que la declaratoria de nulidad de una Resolución no es competencia de la SGCAN, aunado a la pretermisión de los términos de este Órgano del Sistema Andino de Integración para emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de investigación formulada en el año 2009.
Con dicho comportamiento se está desconociendo además, el objeto del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena “eliminar las restricciones y gravámenes a las importaciones”. 21. El 24 de agosto de 2012, la SGCAN mediante Resolución No. 1492 publicada en la GOAC No. 2087 del 28 de agosto de 2012, resolvió el Recurso impetrado y dispuso modificar el artículo 1 de la Resolución No. 1477, a efectos de reemplazar el término “Declarar la Nulidad” por “Revocar”, de manera tal que el dispositivo en cuestión quede redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Revocar la Comunicación SGC/E.1.1/431/2009, de fecha 12 de febrero de 2009, y todas las actuaciones emitidas por la Secretaría General con posterioridad a la misma”, argumentando principalmente que “(…) la Secretaría General sustentó la declaración de nulidad referida en el párrafo anterior en el artículo 34 de la Decisión 425, el cual permite a este órgano comunitario revocar sus actos ‘cuando no afecten derechos adquiridos por Países Miembros o particulares’, y cuando incurran en alguna de las causales de nulidad de pleno derecho establecidas en el artículo 12;
(…)”; “(…) Que si bien la Secretaría General concuerda con la República de Colombia que la Resolución 1477 fue emitida luego de transcurridos los plazos previstos en la Decisión 425 –situación atribuible a la complejidad del caso-”; y, “(…) Que no resulta menos cierto que el citado País Miembro tuvo expedito su derecho a poder acceder a aquellos mecanismos previstos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de poder tutelar su interés”.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 5 de 59 2. Fundamentos de derecho.
2.1. INAPLICACIÓN DEL REGIMEN JURÍDICO ANDINO. En cuanto al Objeto del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena (AC). 22. Considera el demandante que según el artículo 72 del AC el objeto del Programa de Liberación consiste en “eliminar las restricciones y gravámenes a las importaciones”; que la SGCAN en principio es consciente de su obligación de calificar la medida impuesta por la República del Ecuador, y en tal sentido, siendo consciente del objeto de dicho Programa, emite la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 del 12 de febrero de 2009, por medio de la cual inició el procedimiento para determinar si el Impuesto a la Salida de Divisas constituye un gravamen o una restricción; que no obstante lo anterior, la SGCAN, invocando la falta de descripción en la solicitud presentada por la República de Colombia de las medidas que calificaría como gravamen, aplica una errónea interpretación de la norma procedimental (Decisión 425 - Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina) para justificar la “declaratoria de nulidad” (Resolución No. 1477) y posterior “revocatoria” (Resolución No. 1492) de la Comunicación que dio inicio al Proceso de Calificación, desatendiendo así su deber legal de calificar la medida y de contera el objeto del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena. 23.
Sostiene, que además que en la Resolución No. 1492, la entidad demandada mantiene la errónea interpretación de la Resolución No. 1477, al afirmar que esta última, fue emitida de acuerdo a los parámetros de la Decisión 425, lo cual es falso, por cuanto la Resolución No. 1477 es ilegal, por implicar el ejercicio de una función que no le está conferida, y que a su vez fue expedida casi tres (3) años después de que venciera el término previsto por la normativa andina.
En cuanto a la denegación del acceso a la justicia andina, al no calificar la medida impuesta por la República del Ecuador; la omisión de los artículos 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena sobre el deber de calificar la medida y la flagrante trasgresión a las garantías de seguridad y certeza jurídica a que tienen derecho los Países Miembros. 24.
Dice, que de conformidad con lo señalado por los artículos 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Decisión 425 la Secretaría General tiene el deber de determinar, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”; situación que se ha omitido por parte de la demandada en las Resoluciones acusadas.
Adicionalmente, destaca que se pretermite esclarecer si el “Impuesto a la Salida de Divisas” se trata de una medida que dificulta o imposibilita la libre circulación del comercio. 25. Analiza, que la omisión en la que incurre la SGCAN incentiva a los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que adopten y mantengan unilateralmente medidas restrictivas que atentan contra la libre circulación del comercio, configurándose así la falta de certeza y seguridad jurídica por el desamparo al que se ven sometidos los Miembros al no existir dentro de la institucionalidad andina otro ente facultado para cumplir esta función. 26.
Por todo lo anterior, considera que probablemente la medida adoptada por la República del Ecuador no es una “restricción”, tal vez esté conforme al ordenamiento jurídico GACETA OFICIAL 10/04/2015 6 de 59 andino, pero la actuación de la SGCAN claramente constituye una violación a la normativa andina.
2.2. NULIDAD DE LA RESOLUCIONES 1477 Y 1492. 27. Manifiesta, que las resoluciones atacadas contravienen el literal c) del artículo 7 de la Decisión 425 el cual dispone que las resoluciones de la SGCAN deben contener los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, so pena de generar la nulidad del mismo. 28. Indica, que la Resolución No. 1477 es nula al implicar una extralimitación de competencias por parte de la SGCAN, que se ve agravada por el hecho de no pronunciarse sobre la calificación solicitada por el demandante aduciendo la falta de descripción de la medida por parte de la República de Colombia.
La facultad legal para decretar la nulidad de un Acto Administrativo emitido por la Secretaría General, está radicada en cabeza del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se desconoce así los preceptos de los artículos 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 101 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y los artículos 11, 12 y 118 de la Decisión 425. 29.
Argumenta, que la nulidad de la Resolución No. 1492 radica en que al evaluar el recurso de reconsideración, sin ofrecer fundamentos de hecho y de derecho que argumenten la decisión de declarar la nulidad, se aduce la “complejidad en el caso” para incumplir los plazos delimitados (más de tres años para proferir pronunciamiento al respecto) y se decide revocar la investigación. Aduce que “el derecho administrativo claramente distingue que la figura de la revocatoria directa obedece a un concepto y la capacidad para declarar la nulidad de una actuación obedece a otro concepto totalmente distinto.
De hecho, la revocatoria consiste en la actuación de la administración para desaparecer los actos que ella misma haya expedido anteriormente siempre y cuando se trate de actos particulares de carácter revocable y no se esté afectando un derecho o una situación jurídica de carácter particular, caso en el cual se requiere consentimiento del afectado”; en el presente caso alega que sí existía un derecho de carácter particular de la República de Colombia, consistente en que se le diera una respuesta técnica sobre si la medida aplicada por la República del Ecuador era o no un gravamen. 30.
Por lo anterior, concluye que las resoluciones demandadas vulneran los principios sustanciales de legalidad, transparencia, economía procesal y jerarquía normativa previstos en los artículos 5 y 8 de la Decisión 425; desconocen la existencia de mandatos superiores relativos a los aspectos procedimentales contenidos en los artículos 1 y 7 del Acuerdo de Cartagena; e igualmente se enmarcan dentro de las causales de nulidad tipificadas en los literales a) y b) del artículo 12 de la referida Decisión. 31.
En resumen el demandante señala que: “con la actuación de la Secretaría General se violan entre otras disposiciones: los artículos 72, 73 y 74 del AC, el artículo 17 del TCTJCA, el artículo 101 ETJCA y los artículos 3, 4, 5, 7, 8 11, 28, 29,48 y 54 de la Decisión 425 como procederé a explicar”. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 32.
En tiempo, la Secretaría General de la Comunidad Andina contestó la demanda con base en lo siguiente: GACETA OFICIAL 10/04/2015 7 de 59 33. Expresa, que en cuanto a la demora en la cual habría incurrido la Secretaría General al emitir la Resolución 1477 objeto del pedido de nulidad dice que “no pone en tela de juicio que en efecto, hubo una demora en el cumplimiento de los plazos previstos en la Decisión 425 (…) para procedimientos de esta naturaleza.
Lo que si objetamos es que dicha demora conlleve la nulidad de ambas Resoluciones, ya que la actuación de la Secretaría General estuvo enmarcada no solo en el respeto al derecho de defensa de alguna parte interviniente, entendida como principio de derecho comunitario andino, sino además coincide con los criterios esgrimidos por el Honorable Tribunal en el marco del Proceso 214-AN-2005, en el sentido que la demora en el cumplimiento de plazos no puede acarrear la nulidad de algún acto administrativo”.
Concluye que el incumplimiento de plazos a los cuales se encuentra obligados órganos comunitarios como la SGCAN no puede acarrear la nulidad de un acto administrativo, debido a que ello no afecta la sustancia del acto o el fondo del asunto. El demandante contaba además con el “recurso de omisión”, destinado a que determinado órgano comunitario cumpla con la actuación a la cual se encuentra obligado a efectos de lograr la tutela de su derecho, el cual no fue ejercido por la República de Colombia, pese a estar facultado para ello. 34.
Manifiesta, que en lo relacionado con el sustento que motivó el contenido de las Resoluciones Nos. 1477 y 1492, manifiesta la parte demandada que “este fue tutelar el derecho de defensa del País Miembro objeto de la solicitud (Ecuador)”, en tanto que la solicitud presentada por la República de Colombia no contemplaba “(…) una descripción de las medidas que calificarían como gravamen, adjuntándose únicamente una copia del Registro Oficial de la República del Ecuador No. 497 que contiene el texto de la Ley Reformatoria publicada el 30 de diciembre de 2008 (…)”. 35.
Alega, que en el marco de ambos pronunciamientos se apuntaba a sustentar el por qué cabía tutelar un derecho de mayor importancia dentro del ordenamiento jurídico andino (derecho de defensa, Resolución No. 1477) y a explicar las razones por las cuáles no correspondía a la SGCAN declarar la nulidad de sus actos, sino más bien revocarlos (Resolución No. 1492). 36.
Indica, que en cuanto al argumento esgrimido por el demandante de que “el derecho administrativo claramente distingue que la figura de la revocatoria directa obedece a un concepto y la capacidad para declarar la nulidad de una actuación obedece a otro totalmente distinto”, afirma que en la Resolución No. 1492 fue puesto de manifiesto el motivo por el cual no procedía declarar la nulidad de la comunicación SGC/E.1.1/431/2009 y de todas las actuaciones emitidas con posterioridad a la misma, cual fuere el de reconocer que la SGCAN se había excedido en el ejercicio de sus funciones al declarar la nulidad de la comunicación y actuaciones referidas con antelación, precisando que el mecanismo a través del cual debió haber sido sancionada dicha actuación era la “revocatoria”.
Señala que la nulidad es la forma por medio de la cual debe operar la nulidad por motivos de legalidad. 37. Adicionalmente, destaca que el sustento legal para que la SGCAN pueda revocar sus actos es el artículo 34 de la Decisión 425 y que el hecho de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el caso en cuestión de ninguna manera puede constituir un “derecho adquirido”, tal y como lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del Proceso 21-IP-96: “(…) los derechos que se han consolidado en cabeza de un individuo (persona natural o jurídica) ingresando a su haber patrimonial”.
Concluye, que si bien el inicio de una investigación para la calificación de una medida como gravamen puede generar en el solicitante una “expectativa razonable” de obtener una respuesta técnica, ello dista absolutamente de ser considerado como un “derecho adquirido”, por lo que no se estaría incurriendo en la violación de los artículos 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena.
GACETA OFICIAL 38. 10/04/2015 8 de 59 Finalmente arguye que la SGCAN tiene presente su obligación originaria de “determinar en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye ‘gravamen’ o restricción’”. Por parte de la República del Ecuador como tercera interesada en las resultas del proceso. 39.
Argumenta, que en cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho que conllevaron a la expedición de las Resoluciones Nos. 1477 y 1492, señala que está de acuerdo con la fundamentación expuesta en ellas, en tanto que fueron emitidas conforme a las atribuciones conferidas por la Decisión 425 a la Secretaría General de la Comunidad Andina. Aduce, que la SGCAN se encontraba legitimada para revocar su Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 amparada en el “principio de autotutela” contemplado en el artículo 34 de la Decisión 425, ya que oportunamente la República del Ecuador hizo notar a la SGCAN que la solicitud presentada por la República de Colombia no debió ser admitida por no contener los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Decisión 425 y así evitar la vulneración del derecho a la defensa que le asistía. 40.
En lo relacionado a la Acción de Nulidad presentada por la República de Colombia, aduce que el demandante presentó la solicitud de calificación ante la SGCAN sin la descripción de las medidas que pretendía fueran calificadas; simplemente estableció que el “Impuesto a la Salida de Divisas” constituía un “gravamen”, desconociéndose así la normativa andina.
Tampoco acepta que mediante la Comunicación revocada se le hayan otorgado derechos a la República de Colombia, teniendo en cuenta que la solicitud presentada estaba incompleta; de no haberse proferido dichas Resoluciones se habría vulnerado ostensiblemente el derecho a la legítima defensa de la República del Ecuador. 41. Sostiene, que en cuanto al argumento de que la SGCAN “en vez de ayudar a la solución del problema y salvaguardar el objetivo fundamental del Programa de Liberación del AC, la SGCAN se negó a ejercer el deber legal que tiene”, dice el tercero interesado que si bien la SGCAN tiene el deber legal de concluir una investigación, no es óbice para que dicho deber prime sobre la normativa procedimental andina protectora del derecho al debido proceso y de defensa de los Países Miembros.
B. PRUEBAS APORTADAS Y PRACTICADAS DENTRO DEL PROCESO. Pruebas aportadas por la República de Colombia. 42. Fotocopia de la Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2059 de 8 de junio de 2012. (fls. 27 a 30). 43. Fotocopia de la Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2087 de 28 de agosto de 2007.
(fls. 32 a 39). Pruebas aportadas por la Secretaría General. 44. Fotocopia de la Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2059 de 8 de junio de 2012. (fls. 79 a 81). GACETA OFICIAL 45. 10/04/2015 9 de 59 Fotocopia de la Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2087 de 28 de agosto de 2007.
(fls. 82 a 89). Pruebas aportadas por la República del Ecuador. 46. La Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, al contestar la demanda no aportó pruebas. Pruebas solicitadas de oficio. 47. Expediente administrativo donde fueron expedidas las normas demandadas. (fls. 168 a 196). 48. Expediente administrativo SG-RG-073, mediante el cual la República del Perú formuló una solicitud de calificación de gravamen en relación con la imposición por parte de la República del Ecuador de un impuesto a la salida de divisas.
(cuaderno confidencial). C. ALEGATOS DE CONCLUSIONES. 49. En su orden presentaron alegatos de conclusiones: La República del Ecuador. 50. La República del Ecuador soporta sus alegatos en lo siguiente: 51. Que, se ha demostrado a lo largo del proceso que la Secretaría General no ha transgredido las normas comunitarias ni las relativas al procedimiento al expedir las Resoluciones acusadas y, por lo tanto, no ha incurrido en causal de nulidad alguna.
Lo anterior por las siguientes razones: 52. La SGCAN sobre la base del principio de autotutela contemplado en el artículo 34 de la Decisión 425, se encontraba legitimada para revocar su comunicación. 53. La SGCAN al no haber iniciado el procedimiento de conformidad con la normativa comunitaria, no debía continuar con dicha investigación. 54.
En el caso bajo estudio, no se afectaron derechos adquiridos por los Países Miembros, ni por particulares, ya que el inicio de esta investigación no generó de ninguna manera derechos para la República de Colombia, más aun cuando fue precisamente la omisión de Colombia de cumplir con los requisitos de fundamentación de las medidas impugnadas, lo que derivó en que se dejara sin efecto todo lo actuado por atentar contra el derecho a la defensa del Ecuador.
La Secretaría General. 55. La Secretaría General de la Comunidad Andina no presentó alegatos de conclusión. La República de Colombia. 56. Argumenta, que la demandada desconoció los plazos establecidos en los artículos 48 a 54 de la Decisión 425, para emitir las Resoluciones acusadas, trasgrediendo así el principio de economía procesal. De manera indirecta se está vulnerando el objeto del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena “eliminar las restricciones y gravámenes a las importaciones”, ya que no se analiza si la medida interpuesta por la GACETA OFICIAL 10/04/2015 10 de 59 República del Ecuador es una restricción o gravamen y si se trata de una medida que dificulta o imposibilita la libre circulación del comercio.
La entidad demandada incurre en una vía de hecho, que se concreta en la denegación de justicia. 57. Manifiesta, que no existe norma del Ordenamiento Jurídico Andino que habilite a la SGCAN a anular una de sus actuaciones, ni la de algún otro órgano del Sistema Andino de Integración o la del algún País Miembro. Por lo que al anular su actuación, la SGCAN se extralimitó en sus competencias. 58.
Manifiesta, que la demandada yerra cuando afirma que no se vulnera un derecho particular de la República de Colombia, ya que este derecho se traduce en el deber legal de proferir una respuesta técnica sobre si la medida aplicada por la República del Ecuador era o no un gravamen; aunado a la admisión de la solicitud por parte de la SGCAN. Razón por la cual, no podía proceder a la revocatoria de la Comunicación SGC/E.1.1/431/2009 y de todas las actuaciones posteriores a ella y mucho menos desconocer que el órgano competente para declarar la nulidad es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por desconocer la normativa andina. 59.
Indica, que la entidad demandada resolvió el recurso de reconsideración, simplemente reemplazando la expresión “nulidad” por la expresión “revocatoria”, manteniendo en consecuencia sin resolver el fondo de la petición que era dejar sin efecto la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 y todas las actuaciones posteriores a ella, y lo hizo sin contar con la autorización de Colombia, beneficiado con la admisión. Se desconoce así la obligación de motivar todos los actos administrativos. 60.
Agrega, que la demandada no ha podido demostrar razones legales válidas por las cuales según su alegato se desconoció el derecho de defensa de la República del Ecuador, dado que dicho argumento solo busca justificar la demora en la emisión de las Resoluciones acusadas. Se está desconociendo el contenido de la Comunicación SGC/E.1.1/431/2009 emitida por la SGCAN, en el cual establece el inicio del procedimiento y describe la medida adoptada por la República del Ecuador.
CONSIDERANDO: 61. Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud de lo previsto en los artículos 17 y 18 de su Tratado de Creación, concordados con las normas del Título II de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), y del Título II de su Reglamento Interno, mediante las cuales se regula lo pertinente a la Acción de Nulidad. 62.
Que, se han observado las formalidades inherentes a la Acción de Nulidad, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado. 63. Que, en este estado procesal y habiéndose agotado todo el trámite conforme lo establece la normativa comunitaria andina, se procederá a dictar sentencia, para lo cual el Tribunal estima necesario referirse a los siguientes aspectos: I.
64. OBJETO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. La acción incoada tiene por objeto que el Tribunal se pronuncie sobre la supuesta nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Secretaría General: A. Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°. 2059 de 8 de junio de 2012, que en su parte resolutiva, dispuso: GACETA OFICIAL 10/04/2015 11 de 59 “Artículo 1.- Declarar la nulidad de la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009, de fecha 12 de febrero de 2009, y de todas las actuaciones emitidas por la Secretaría General con posterioridad a la misma.
Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”. B. Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°. 2087 de 28 de agosto de 2007.
(fls. 82 a 89), que en su parte resolutiva, dispuso: “Artículo 1.- Modifíquese el artículo 1 de la Resolución 1477, a efectos de reemplazar el término “Declarar la nulidad” por “Revocar”, de forma tal que el dispositivo en cuestión quede redactado de la siguiente manera: Artículo 1.- Revocar la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009, de fecha 12 de febrero de 2009, y todas las actuaciones emitidas por la Secretaría General con posterioridad a la misma.
Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”. II.
65. LA ACCIÓN DE NULIDAD. La acción de nulidad está consagrada en el artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal en los siguientes términos: “Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a que se refiere el literal e) del Artículo 1, dictados o acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnados por algún País Miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el artículo 19 de este Tratado”. 66.
Y el artículo 19, del mismo Tratado, señala: “Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General o de los Convenios que afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos”. 67.
Ha entendido este Tribunal comunitario que la acción de nulidad: “es el medio jurídico establecido para garantizar la legalidad de los actos de los órganos del Sistema Andino de Integración, por la vía del control de su conformidad con las normas del ordenamiento comunitario que les sirven de fundamento”. (Proceso N°. 35-AN-2001, publicado en la G.O.A.C. N°. 1040 de 3 de marzo de 2004).
GACETA OFICIAL 68. 10/04/2015 12 de 59 Y que de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal la acción de nulidad procede: “(…) cuando las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a los que se refiere el artículo 1º hayan sido dictados o acordados “con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder”.
La referida norma del Tratado de Creación del Tribunal reconduciría a una única causal de anulación – la violación de la ley- los cuatro clásicos motivos que abren el recurso por exceso de poder en el derecho administrativo francés, violación de la ley, que en el contexto del citado artículo 17 sería comprensivo de las distintas razones por las que un acto puede aparecer viciado y consecuentemente ser susceptible de anulación, esto es: por incompetencia, por vicios de forma, por vicios en la causa, en el objeto, o “incluso por desviación de poder”.
(Proceso 01-AN-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 631 del 10 de enero de 2001). 69. Sobre el control de legalidad encargado al Tribunal se ha señalado que: “En el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, existe un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción de lo contencioso administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los términos delineados en los artículos 17 a 23 (hoy 17 a 22) de su Tratado de Creación”.
“El principio de legalidad que cubre a las Resoluciones de la Junta (ahora Secretaría General) emana del artículo 17 del instrumento indicado que faculta el acceso de los Países Miembros, de la Comisión, de la Secretaría General, así como el de los particulares, a la acción de nulidad cuando esos actos “hayan sido dictados en violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”.
De no cumplirse el grado de subordinación o legalidad en el ordenamiento jurídico andino, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conocer de la respectiva acción no solamente por violación de normas superiores, incluso por desviación de poder en las actuaciones del órgano comunitario”. “El control de legalidad asignado en forma exclusiva a un solo órgano comunitario de carácter jurisdiccional, persigue a la vez el objetivo esencial que debe primar dentro de un sistema de integración como es la seguridad jurídica, base primordial para el fortalecimiento institucional así como elemento regulador de la confianza que los beneficiarios del Acuerdo de Cartagena – sus habitantes- depositan en el propio sistema como medio eficaz para su desarrollo y complejo desenvolvimiento”.
“Su implementación o consagración dentro del Derecho Comunitario Andino, está coligada a los propósitos expuestos en el Preámbulo del Tratado de Creación del Tribunal en el que se considera que “era indispensable garantizar el cumplimiento estricto de los compromisos derivados directa o indirectamente del Acuerdo de Cartagena, con el fin de que la integración alcance los efectos que de ella esperan los pueblos de los Países Miembros”.
(Proceso N°. 5-AN-1997, publicada en G.O.A.C. N°. 361 de 7 de agosto de 1998). GACETA OFICIAL 10/04/2015 13 de 59 III. VIOLACIÓN DE NORMAS PROCEDIMENTALES. 70. Para una mejor determinación de la posición del Tribunal en el caso concreto, primero se analizará la violación de normas procedimentales demandadas por la Republica de Colombia. 71.
A. Nulidad por falta de competencia de la Secretaría General al emitir las Resoluciones 1477 y 1492. Supuesta violación de los artículos 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 101 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así como del artículo 11 de la Decisión 425. 72. La República de Colombia, en su escrito de demanda, sostuvo que la Secretaría General “Al declarar la nulidad de la comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de fecha 12 de febrero de 2009, mediante la Resolución 1477, la SGCAN viola abiertamente normas esenciales del procedimiento según lo previsto en el artículo 12 de la Decisión 425, lo que constituye la nulidad del acto por haber sido dictado por órgano o funcionario incompetente y con prescindencia de normas esenciales del procedimiento, configurando una extralimitación en el ejercicio de sus competencias por parte de la SGCAN de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Decisión 425”.
Ya que, el único órgano competente para declarar la nulidad de un acto administrativo es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 73. Para analizar, el presente tema, el Tribunal inicia su análisis con el artículo 34 de la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada con los representantes ante la Comisión, que dispone lo siguiente: “Artículo 34.- La Secretaría General podrá revocar de oficio o a solicitud de parte sus actos cuando no afecten derechos adquiridos por Países Miembros o particulares.
Se consideran causales de revocatoria las siguientes: a) Las contempladas en el artículo 12 del presente Reglamento; y, b) Los vicios a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento”. 74. La norma transcrita faculta a la Secretaría General a revocar sus propios actos, siempre y cuando se enmarquen dentro de las causales de revocatoria contenidas en los artículos 12 y 13 de la misma Decisión 425 que a continuación se transcriben: “Artículo 12.- Las Resoluciones y los actos de la Secretaría General serán nulos de pleno derecho en los siguientes casos: a) Cuando contravengan el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; b) Cuando su contenido sea de imposible o de ilegal ejecución; y, c) Cuando hubiesen sido dictados por personas incompetentes o con prescindencia de normas esenciales del procedimiento.
Artículo 13.- Los vicios de los actos de la Secretaría General que no lleguen a producir la nulidad de pleno derecho conforme al artículo anterior, los harán anulables”. 75. Por su parte, la Secretaría General, en su escrito de contestación a la demanda manifestó que el artículo 34 de la Decisión 425, le faculta a revocar sus actos. Igualmente, la República del Ecuador en su contestación a la demanda, señala que la Secretaría General emitió la GACETA OFICIAL 10/04/2015 14 de 59 Resolución 1492 con la cual aclaró motivadamente la pertinencia de modificar el término ‘declarar la nulidad’ por ‘revocar’, conforme el artículo 34 de la Decisión 425. 76.
De esta manera, revisadas las Resoluciones impugnadas, este Tribunal considera que éstas se basaron en los artículos 34 y 12 transcritos precedentemente. Específicamente, la Secretaría General invocó el literal c) del artículo 12 de la Decisión 425 de la siguiente manera: “(…) Que de conformidad con el artículo 12 literal c) del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, los actos de este Órgano Comunitario serán nulos de pleno derecho, entre otros motivos, cuando hubiesen sido dictados con prescindencia de normas esenciales del procedimiento.
Que en concordancia con dicha disposición, el artículo 34 del Reglamento antes citado permite a la Secretaría General revocar sus actos cuando incurran en alguna de las causales de nulidad de pleno derecho establecidas en el artículo 12; (…)” (fl 271 del expediente). 77. Se debe agregar que la República del Ecuador en la solicitud que originó el primer acto demandado, si bien invoca la nulidad del procedimiento de investigación de restricción o gravámenes, basó su petición en el mismo artículo 34: “(…) Denunciadas que han sido las nulidades que vician esta investigación y en ejercicio pleno de las competencias otorgadas por el artículo 34 de la Decisión 425 (autotutela de las que se encuentra revestido el Órgano Comunitario), sírvase declarar la nulidad del ilegítimo procedimiento de investigación incoado sin fundamento formal y material requerido por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en contra de la República del Ecuador.” (fls. 220 – 221 del expediente). 78.
De lo expuesto, se puede concluir que las Resoluciones demandadas se expidieron en el marco de las facultades y competencias normativas de la Secretaría General. Lo cual significa que la declaratoria de nulidad de la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, mediante la Resolución 1477, se ideó y configuró en el marco de la competencia de revocatoria directa en cabeza de la Secretaría General, de conformidad con las normas citadas.
El Tribunal considera que la Resolución 1477 al referirse a la nulidad estaba incursa en un error nominal, pero no es una usurpación de funciones de la Secretaría General al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 79. Lo manifestado, se evidencia al analizar el contenido de la Resolución 1492, que simplemente modifica el error en el que incurrió la Secretaría General, cambiando la palabra “nulidad” por “revocar”.
Por lo tanto, no existió un vicio real de incompetencia porque la figura jurídica era la revocatoria, y por otro lado, el error nominal fue corregido mediante la Resolución 1492 al resolver un recurso de reconsideración presentado por la República de Colombia contra la Resolución 1477. 80. En consecuencia, el argumento de la República de Colombia consistente en la falta de competencia de la Secretaría General para expedir los actos demandados, carece de asidero jurídico y, en efecto, se desestima la nulidad por incompetencia y, en consecuencia, el Tribunal declara que no se han violado los artículos 17 del Tratado de Creación del GACETA OFICIAL 10/04/2015 15 de 59 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 101 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 81.
Procedimiento para la calificación de una medida como gravamen o restricción. 82. Dentro de este punto, es preciso analizar el procedimiento para la calificación de una medida como gravamen o restricción, en vista a que dicho procedimiento fue controvertido y fue el fundamento para la emisión de la Resolución 1477. 83. La Decisión 425, en su Título V: De las reglas para los procedimientos administrativos, Capítulo I: De los procedimientos para la calificación de gravámenes o restricciones, contiene los parámetros básicos que un País Miembro debe seguir para obtener, por parte de la Secretaría General, una Resolución que califique como gravamen o restricción una medida aplicada unilateralmente por un País Miembro. 84.
De esta manera, el artículo 47 de la Decisión 425 contiene los requisitos que deben ser presentados al momento de solicitar a la Secretaría General su pronunciamiento sobre una supuesta medida de gravamen o restricción. Los cuales son: “a) La identificación del solicitante salvo que se trate del organismo nacional competente, con indicación de la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, así como el número de teléfono, telefax o correo electrónico que tuviere; b) La identificación y descripción de la medida que se impugna, acompañada de la mayor información disponible que permita el mejor pronunciamiento de la Secretaría General; y, c) Cuando corresponda, la identificación de la mercancía afectada por la medida de que se trate, con indicación de la correspondiente subpartida arancelaria NANDINA”. 85.
Para el debido análisis del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 47, se dispone del artículo 48 de la misma Decisión 425, que señala: “Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud para la calificación de gravámenes o restricciones, la Secretaría General deberá analizar la documentación presentada, a los fines de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo anterior.
En caso contrario, notificará por escrito al solicitante sobre cualquier omisión o insuficiencia en la solicitud. En caso de omisiones o insuficiencias en una solicitud, la Secretaría General concederá un plazo de quince días hábiles para la corrección de las omisiones o insuficiencias observadas. Si el solicitante no aportase los documentos exigidos o éstos fueren aún insuficientes, la Secretaría General podrá desestimar la solicitud.
La Secretaría General se pronunciará, mediante una simple providencia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de los nuevos documentos o, cuando éstos no se presenten, al vencimiento del plazo concedido, y notificará inmediatamente al solicitante. En caso de que la Secretaría General decida desestimar una solicitud por omisiones o insuficiencias en el escrito, la providencia que se adopte podrá ser recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del presente Reglamento”.
GACETA OFICIAL 86. 10/04/2015 16 de 59 En el caso concreto podemos apreciar las siguientes actuaciones procedimentales: 1. La República de Colombia presentó la Comunicación DIE-0067 de 9 de febrero de 2009, en la que se señalan dos cosas: a. Poner en conocimiento de la Secretaría General la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 497 de 30 de diciembre de 2008, la cual en sus artículos 6 y 8 establece una ‘Tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas’ consistente en el cobro del 1% a las importaciones que se efectúen en ese país; y, b. Solicitó a la Secretaría General, que si no lo está haciendo ya de oficio, adelante una evaluación de la medida para determinar si su adopción constituye ‘gravamen’ o ‘restricción’ al comercio. 2.
La Secretaría General, mediante Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, inicia la investigación, manifestando que recibió una comunicación de la República de Colombia. 3. La República del Perú en respuesta a dicha comunicación manifiesta que Colombia solicitó la evaluación de las medidas adoptadas por Ecuador. 4. La República del Ecuador por comunicación 17122/GVMEL/DGINC, de 27 de marzo de 2009, realizó una descripción de las implicaciones que significan iniciar una investigación de oficio o a petición de parte, cuestionando que la comunicación Colombiana DIE-0067 de 9 de febrero de 2009, no contiene los elementos contemplados en el artículo 47 de la Decisión 425 y que por lo mismo se debió mandar a completar la solicitud y que solo cuando se haya cumplido con los requisitos mencionados se debió dar inicio a la investigación. 5.
La Resolución 1477 de 7 de junio de 2012, que declara la nulidad de la Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, en la parte considerativa hace referencia a la Comunicación DIE-0067. Igualmente señala que en el presente caso, iniciado a solicitud del Gobierno de Colombia “se observa que el citado País Miembro no cumplió con presentar una descripción de las medidas que calificarían como gravamen, adjuntándose únicamente copia del Registro Oficial de la República del Ecuador No. 497 (…)”. 6.
Finalmente, la Resolución 1492 de 24 de agosto de 2012, modifica la Resolución 1477 en el sentido de cambiar el término ‘nulidad’ por ‘revocar’. 87. De lo expuesto y aplicando los artículos precedentemente citados al caso concreto, se puede concluir que la República de Colombia por Comunicación SG-C/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, en la que solicita que se evalúe la medida adoptada por Ecuador para determinar si constituye o no un gravamen o una restricción, no cumplió básicamente con el literal b) del artículo 47 de la Decisión 425, ya que, si bien, acompañó la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la cual establece una ‘Tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas’ consistente en el cobro del 1% a las importaciones que se efectúen en ese país, sin embargo, no acompañó ninguna otra información disponible que permita dar mayores luces a un pronunciamiento por parte de la Secretaría General. 88.
Por su parte, la Secretaría General, de conformidad con el citado artículo 48 de la Decisión 425, tenía obligación, dentro de los 5 días siguientes a los de la presentación, a evaluar y analizar si la solicitud cumplía con los requisitos del artículo 47, si no cumplía, la Secretaría GACETA OFICIAL 10/04/2015 17 de 59 General tenía la obligación de conceder a la República de Colombia un plazo de 15 días para enmendar sus errores y dar correcto cumplimiento al artículo 47 y de esta manera, abrir la vía correcta e idónea para iniciar el procedimiento de investigación. 89.
B. Nulidad por falta de motivación: La Resoluciones impugnadas adolecen de fundamentos de hecho y de derecho. Supuesta violación del artículo 7 de la Decisión 425. 90. En su escrito de demanda, la República de Colombia manifestó que “Un acto de la SGCAN es nulo cuando contraviene el Ordenamiento Jurídico Andino, en consecuencia, las resoluciones 1477 y 1492 al no cumplir requisitos del literal c) del artículo 7 de la Decisión 425 el cual dispone que las resoluciones de las SGCAN deben contener los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa genera nulidad del mismo”.
(fl. 12 del expediente). Afirma que las Resoluciones impugnadas carecen de fundamento de hecho y de derecho. 91. A saber, el artículo 7 de la Decisión 425, dispone: “Las Resoluciones de la Secretaría General serán dictadas por escrito y deberán contener: (…) c) Los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, así como cuando corresponda, las razones que hubieren sido alegadas, la identificación del destinatario, precedidos de la palabra "Considerando";
(…)”. 92. Sin lugar a dudas, la motivación de los actos administrativos constituye uno de los principios fundamentales del debido proceso garantizando una adecuada administración de justicia. Por lo tanto, la Secretaría General en cada uno de los actos administrativos que emita debe velar para que éstos contengan una adecuada fundamentación jurídica y fáctica, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción de las partes y, en últimas, garantizando el respeto a la norma comunitaria. 93.
Sobre, la debida motivación de los actos administrativos, el Tribunal ya se ha pronunciado, manifestando: “A juicio del Tribunal, el vicio derivado de la carencia de una efectiva motivación — sea como resultado de un error de derecho (por falta de base legal o por un error en la aplicación o interpretación de la norma) o de una inexactitud o incorrecta calificación de los hechos, así como también de una ausencia, o insuficiencia en la motivación— sí constituye causal de impugnación, incluso de acuerdo con el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General.
En efecto, desde el punto de vista formal el artículo 12 de la Decisión 425 sanciona con la «nulidad de pleno derecho» los actos que hubieren sido dictados “con prescindencia de normas esenciales del procedimiento”, entre las cuales consta la exigencia de que la Resolución contenga “la exposición de los motivos por las cuales la medida constituye un gravamen o restricción al comercio” (Artículo 55, letra d), de la Decisión 425), para el caso concreto de los procedimientos de calificación de gravámenes o restricciones a las importaciones, y, como requisito aplicable en general a las Resoluciones: “los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, así como cuando corresponda, las razones que hubiesen sido alegadas, la identificación del destinatario, precedidos de la palabra ‘Considerando’” (Artículo 7, letra c), de la GACETA OFICIAL 10/04/2015 18 de 59 propia Decisión 425).
También en su aspecto material o de fondo, una indebida motivación de los hechos o del derecho, y el consecuente vicio en la causa del acto, puede ser razón suficiente para declarar la «anulabilidad» de la Resolución, en los términos del artículo 13 de la Decisión 425. En definitiva, la motivación constituye un elemento esencial de los actos administrativos, una garantía fundamental del derecho a la defensa y un requisito formal de orden público, cuya omisión no puede ser sustituida por la Administración comunitaria a posteriori en la instancia judicial mediante la exposición al Tribunal de los motivos de la Resolución. De tal suerte que el control jurisdiccional de la motivación puede ejercerse no sólo desde una perspectiva material, sustancial o de legalidad interna del acto (vicio en los motivos o causa), verificando la veracidad de los hechos y la existencia y pertinencia de las normas jurídicas en las que aquel se sustente, sino, además, en su aspecto estrictamente formal (legalidad externa), comprobando la suficiencia de la motivación, expresada en el propio acto”2.
(Proceso 16-AN-2002 de 30 de junio de 2003. Caso: Nulidad interpuesta por la Sociedad BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA. contra la Resolución 565 expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina). 94. Revisadas las Resoluciones impugnadas, encontramos que la Resolución 1477 contiene las consideraciones de hecho y de derecho para revocar la Comunicación SGC/E.1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009, realiza un análisis respecto a la solicitud de la República de Colombia de iniciar un procedimiento de investigación con el objetivo de determinar si las medidas adoptadas por la República de Ecuador constituyen un gravamen.
Por su parte, la Resolución 1492, igualmente se fundamenta en consideraciones de hecho y de derecho que le permiten enmendar el error en el que incurrió al emitir la Resolución 1477. 95. Como se mencionó, la base material de la Resolución 1477 fue la facultad de revocatoria que tiene la Secretaría General sobre sus propios actos; mientras que, la base material de la Resolución 1492 es la corrección del error nominal en que había incurrido la Secretaría General.
En este sentido la motivación de las Resoluciones sustentaron la medida adoptada por la Secretaría General. Por lo tanto, el Tribunal declara que las Resoluciones de la Secretaría General han sido emitidas con la debida motivación y, por lo tanto, no se ha incurrido en violación del artículo 7 de la Decisión 425. 96. C. Nulidad por violación de plazos de procedimiento establecidos en el Ordenamiento Jurídico Comunitario.
Supuesta violación de los artículos 5, 28, 29, 48 y 54 de la Decisión 425. 97. La República de Colombia, en su escrito de demanda manifestó: “Los más de 3 años desde la última actuación por parte de la SGCAN en la materia, constituyen una clara violación de todos los plazos legales establecidos (…). Los plazos arriba mencionados previstos en la Decisión 425, como norma andina aplicable en esta materia, totalizan 54 días hábiles equivalentes a 70 días calendario. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Ibídem. En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias emitidas dentro de los Procesos No. 01-AN-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 340 de 113 de mayo de 1998; No. 03-AN-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 343 de 26 de mayo de 1998; No. 04-AN-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 373 de 21 de septiembre de 1998;
No. 5-AN-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 361 de 7 de agosto de 1998 y No. 79-AN-00, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 730 de 16 de noviembre de 2000. GACETA OFICIAL 10/04/2015 19 de 59 La Secretaría General se tomó 3 años y 4 meses (aproximadamente 1182 días), para manifestar que no iba a emitir un dictamen, sino para anular su actuación, en clara violación de las normas antes citadas y del artículo 28 de la Decisión 425 de la CAN que determina que “Los plazos establecidos en las normas sobre procedimientos administrativos se entienden como máximos (…) y obligan igualmente y sin necesidad de apremio a los funcionarios de la Secretaría y a los interesados”. 98.
En el caso particular y de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, la Secretaría General actuó de la siguiente manera: i. El 9 de febrero de 2009, recibió una comunicación de Colombia, donde solicita que la Secretaría General adelante una “evaluación de la medida para determinar si su adopción constituye un “gravamen” o “restricción” al comercio.” (fl. 169). ii.
El 12 de febrero de 2009 emitió la comunicación SG-C/E 1.1/431/2009, mediante el cual inició una investigación con el objeto de determinar si las medidas adoptadas por la República del Ecuador constituyen un gravamen, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. (fls. 173 a 175). iii. El 13 de febrero de 2009, vía fax, comunicó a los Países Miembros el inicio de la investigación y les otorgó un plazo de 20 días hábiles para que manifiesten lo pertinente.
(fls. 177 a 178). iv. El 13 de marzo de 2009, vía fax, comunicó a los demás Países Miembros, que le otorgó diez días hábiles adicionales a la República del Ecuador. (fls. 193 a 199). v. El 17 de marzo, vía fax, le remitió a los Gobiernos del Ecuador y Bolivia, las comunicaciones que habían enviado las Repúblicas de Colombia y Perú. (fls. 205 a 209). vi.
El 27 de marzo de 2009, la República del Ecuador envió una comunicación a la Secretaría General, mediante la cual solicita que se declare la nulidad del procedimiento adelantado. (fls. 212 a 241). vii. El 2 de abril de 2009, vía fax, remitió a los demás Países Miembros el escrito presentado por la República del Ecuador. (fls. 244 a 249). viii.
Entre febrero de 2010 febrero de 2012 se recibieron algunas comunicaciones de la Cámara de Industrias de Guayaquil, manifestando su opinión, solicitando información y pidiendo copias. (fls. 88 a 91). ix. El 27 de abril de 2012, agendó una cita con el representante de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, previa a una solicitud de dicha federación, cuyo objetivo era tratar aspectos relacionados con el impuesto de salida de divisas del país. (fl. 266). x. Según una comunicación de los miembros de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, se evidencia que la reunión se llevó a cabo el 25 de mayo de 2012.
En esta misma comunicación manifiestan lo siguiente: “Constatamos, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el Asesor Jurídico de la Institución, Señor Genaro Baldeón, que desde hace más de dos años la Secretaría General abrió una investigación y desde ese tiempo el Gobierno del Ecuador rindió los descargos que consideró adecuados. No GACETA OFICIAL 10/04/2015 20 de 59 obstante el tiempo transcurrido, no hay pronunciamiento de su parte sobre la calificación de la medida.
Ello sin perjuicio del procedimiento iniciado a solicitud de Perú sobre la misma.” (fl. 268) Subrayado por fuera del texto. xi. 99. El 7 de junio de 2012, expidió la Resolución 1477 impugnada, mediante la cual se anuló la comunicación SG-C/E 1.1/431/2009 de 12 de febrero de 2009. De los actos detallados se desprende que la Secretaría General mantuvo una inactividad procesal desde el 2 de abril de 2009, fecha en la cual remitió a los demás Países Miembros la solicitud de nulidad del procedimiento adelantado por parte de la República del Ecuador. 100.
Del análisis del expediente administrativo no se observa causal de justificación alguna para el retraso en las actuaciones procesales de la Secretaría General, pues se trata de más de 3 años en los que la Secretaría General se limitó a resolver algunas solicitudes de copias y de audiencia por parte de grupos empresariales, lo que de ninguna manera justifica que no se hubiera resuelto la petición solicitada. 101.
Con este retraso en las actuaciones procesales, la Secretearía General transgredió, los principios de economía procesal, legalidad, celeridad, cooperación leal y racionalización de la actividad administrativa que deben guiar la labor de todos los organismos del Sistema Andino de Integración, descritos en el artículo 5 de la Decisión 425. Sin embargo, la transgresión de los tiempos procesales no generan la nulidad de un acto administrativo, es decir, la validez del acto administrativo no se ve afectada por el incumplimiento de plazos procesales. 102.
Si bien la situación de incumplimiento y transgresión de plazos procesales por parte de la Secretaría General pudiera acarrear consecuencias, como las faltas disciplinarias de los funcionarios encargados, dicha situación no puede ser la base jurídica para dejar sin efecto una Resolución que pudiera estar resolviendo e impulsando un proceso, en otras palabras, no se puede dejar paralizado un procedimiento que tiene que llegar a su final. 103.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “(…) este Tribunal considera que la Secretaría General está obligada a cumplir con los plazos que establece la norma y por tanto, sería responsable por los daños y perjuicios que su demora pudiera haber ocasionado a la parte afectada; pero ello no puede acarrear la nulidad del acto administrativo, ya que la inobservancia de un plazo no afecta la sustancia del acto, ni el debido proceso como en el presente caso (…) la Secretaría General está obligada a cumplir con los plazos que establece la norma y es responsable por los daños y perjuicios que pueda haber ocasionado con su retraso”.
(Proceso 214-AN-2005, caso: nulidad interpuesta por la Empresa EGAR S.A. contra las Resoluciones 800 y 837 de la Secretaria General de la Comunidad Andina). 104. Debe quedar claro que el sistema de solución de controversias de la Comunidad Andina, cuenta con el recurso por omisión o inactividad de los órganos comunitarios. Recurso que pretende resolver las situaciones de omisión o de inactividad en los que hayan incurrido los órganos comunitarios cuando estaban obligados a emitir un pronunciamiento.
Este recurso se encuentra regulado en el artículo 37 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y en los artículos 129 a 134 de su Estatuto. 3 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Artículo 37.- Cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General, se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, dichos GACETA OFICIAL 10/04/2015 21 de 59 105.
Respecto al Recurso por Omisión, el Tribunal ha manifestado que: “El Recurso por Omisión o Inactividad persigue compeler, ya sea al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría General cuando se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento.
En consecuencia, el recurso por omisión está previsto para los casos en los que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir una disposición de derecho comunitario no lo hacen y de esta manera infringen la normativa comunitaria al abstenerse de actuar”. (Proceso 70-RO-2003, caso: República del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad Andina). 106.
Se encuentran habilitados para interponer un recurso por omisión o inactividad ante el Tribunal, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se determinan en la norma comunitaria. 107.
Por lo expuesto, el Tribunal advierte que en el presente caso, la República de Colombia tenía la posibilidad de recurrir al recurso por omisión o inactividad con el fin de que la Secretaría General emita el pronunciamiento al que estaba obligada. 108. Conforme a lo expresado y en respuesta a lo demandado por la República de Colombia, el Tribunal declara que las Resoluciones impugnadas no pueden ser nulas por el retraso en los plazos en los que ha incurrido la Secretaría General, por lo que, no se han violado los artículos 28, 29 y 48 y 54 de la Decisión 425. 109.
Por lo tanto, el Tribunal concluye categóricamente que: la solicitud de la República de Colombia para que se de inicio a un proceso de investigación por parte de la Secretaría General respecto a la medida adoptada por la República de Ecuador, no cumplía con los requisitos del artículo 47 de la Decisión 425; y que, en consecuencia, la Secretaría General, debió haberle concedido a la República de Colombia el plazo de 15 días a fin de que regularice su solicitud y de esta manera iniciar el procedimiento de investigación. 110.
Finalmente, el Tribunal considera importante determinar, que un correcto procedimiento dentro de la Secretaría General, eventualmente permitirá, tanto a los Países Miembros como a los particulares un correcto acceso a la jurisdicción comunitaria, de conformidad con el artículo 26 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
IV. VIOLACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS. 111. La República de Colombia manifiesta que mediante la emisión de las Resoluciones 1477 y 1492 se desconoce el objeto del programa de liberación contenido en los artículos 72, 73 y 74 del Acuerdo de Cartagena y se violan los artículos 3 y 4 de la Decisión 425. 112. Al respecto, para poder considerar que una Resolución viola el programa de liberalización deberá haber seguido los procedimientos dispuestos en la norma comunitaria, deberá contener una exposición de motivos suficiente que determine si una medida constituye un órganos, los Países Miembros o las personas naturales o jurídicas en las condiciones del artículo 19 de este Tratado, podrán requerir el cumplimiento de dichas obligaciones (…)”.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 22 de 59 gravamen o una restricción al comercio, y, deberá identificar claramente las normas del ordenamiento jurídico comunitario violadas. 113. Por lo tanto, el Tribunal considera que, en el caso concreto, las Resoluciones impugnadas no contienen ningún pronunciamiento por parte de la Secretaría General respecto a que si las medidas adoptadas por la República de Ecuador constituyen o no un gravamen o una restricción al comercio, es más la investigación aún no ha sido puesta en marcha, por lo que no corresponde hacer referencia a una supuesta violación al programa de liberalización. V. COSTAS. 114.
La parte demandante no solicitó la condena en costas y, por lo tanto, la demandada no será condenada a su pago, de conformidad con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, que dispone: “La sentencia incluirá el pronunciamiento del Tribunal en materia de costas, siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su contestación”.
Sobre la base de lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, de conformidad con los artículos 17 y 22 de su Tratado de Creación, en concordancia con los artículos 101 y 106 de su Estatuto, D E C I D E:
PRIMERO: Declarar sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por la República de Colombia contra las Resoluciones N°. 1477 del 7 de junio de 2012 y N°. 1492 del 24 de agosto de 2012, emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina y, en consecuencia, declarar que dichas Resoluciones gozan de plena legalidad y validez.
SEGUNDO: No condenar en costas a la demandada. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente sentencia los señores Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Hernán Rodrigo Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el mismo artículo 90 del Estatuto del Tribunal, igualmente, firman la presente sentencia el señor Presidente y el Secretario.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE 23 de 59 Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese la presente sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 de su Estatuto.
PROCESO 44-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante de los artículos 14, 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Apelante: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.
Asunto: Patente “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”. Expediente Interno: 00206-2012-0-1801-JR-CA-02. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción. 1 VISTOS: El Oficio 2726-2012-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 00206-2012-0-1801-JR-CA-02.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el primero de octubre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES Partes Apelante: 1 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta No. 02-J-T-TJCA2015. GACETA OFICIAL Parte contraria: 10/04/2015 24 de 59 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI- de la República del Perú. Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.
El 26 de agosto de 2005, JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. solicitó la patente de invención denominada “Derivados novedosos de sulfamato y sulfamida útiles para el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”. 2. A través de proveído de 30 de mayo de 2006, se procedió a modificar el título de la solicitud a: “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados". 3.
El 11 de agosto de 2006 se publicó en el diario Oficial el Peruano, el extracto de la solicitud de patente denominada “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”, sin que terceros hayan presentado oposición. 4. El 12 de septiembre de 2008, la examinadora de patentes, emitió el informe técnico AEF 31-2008 en el cual concluyó que: “Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.
Las reivindicaciones 12 a 14 no son patentables en concordancia con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 al definir un método terapéutico, por lo que dichas reivindicaciones deben ser retiradas del pliego de reivindicaciones. La reivindicación 15 no es susceptible de ser protegida, en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486, al definir un uso, por lo que dicha reivindicación debe ser retirada del pliego de reivindicaciones.
Se sugiere modificar el título de la invención a “Compuestos derivados de sulfamida como anticonvulsivantes”, puesto que define de manera más apropiada a la invención y para evitar alguna interpretación que contravenga la Decisión 486.” 5. El 9 de febrero de 2009, el solicitante dio respuesta al informe Técnico PCG 06-2007, presentando sus argumentos de descargo, así como un nuevo pliego de 10 reivindicaciones. 6.
El 10 de julio de 2009, la examinadora de patente emitió el informe técnico AEF 312008/A en el cual concluyó: “Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”. 7. El 22 de diciembre de 2009, Janssen Pharmaceutica N.V., dio respuesta al Informe antes descrito, adjuntando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones. 8.
El 4 de enero de 2010, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico GEM 112009/b, el cual fue notificado adjunto a la resolución de primera instancia 0000422010/DIN. 9. Mediante Resolución 42-2010/DIN de 26 de enero de 2010, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías resolvió denegar la solicitud de patente. 10. A través de escrito de 12 de febrero de 2010, la solicitante radicó escrito de apelación en contra de la Resolución 42-2010/DIN.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 25 de 59 11. El 19 de mayo de 2011, la examinadora de patentes emitió el Informe técnico PR 1011, respecto a las reivindicaciones 1 a 15. 12. El 7 de octubre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual dicta Resolución 2186-2011/TPI-Indecopi a través de la cual confirmó la Resolución 42-2010/DIN y rechazó la patente solicitada. 13.
El 11 de enero de 2012, Janssen Pharmaceutica N.V., interpone demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 42-2010/DIN. 14. El 31 de enero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi-, contesta la demanda contenciosa administrativa. 15. Mediante sentencia número siete, de 3 de junio de 2012, el juez segundo permanente especializado en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara fundada en parte la demanda interpuesta por Janssen Pharmaceutica N.V., ordenando a la entidad demandada, la emisión de un nuevo acto administrativo, dando cuenta del Informe técnico GEM 11-2009/b y que decida motivadamente si corresponde o no notificar al demandante con dicho informe previamente a resolver sobre su solicitud de registro de patente, y declarar infundada la demanda en los demás extremos. 16.
El 17 de junio de 2013, Janssen Pharmaceutica N.V., apela en contra de la sentencia de 3 de junio de 2013, notificada el 10 de junio de 2013. 17. Con providencia de 17 de diciembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado, suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial, solicitando se respondan las siguientes interrogantes: -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 respecto a los requisitos de nivel inventivo y concisión con que deben cumplir las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de invención. -Como debe analizarse e interpretarse el artículo 14 de la Decisión 486 respecto del objeto de protección de las patentes de invención, y si se encuentra bajo su protección a los usos de productos o compuestos. a. Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa. 18.
La compañía Janssen Pharmaceutica N.V., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: 19. Que el Indecopi emitió su Resolución 2186-2011/TPI en base del informe técnico PR 10-11, que nunca les fue notificado, en el cual se determina que la reivindicación 11 no cumple con el requisito de concisión, y las reivindicaciones 1 a 10 con el requisito de nivel inventivo, así como que las reivindicaciones 12 a 15, no son patentables.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 26 de 59 20. Nulidad de la Resolución 42-2010/DIN-Indecopi, al violarse el principio del debido procedimiento administrativo, al no haberse notificado el informe técnico GEM 11-2009/b, y al habérselo adjuntado a la Resolución 42-2010/DIN-Indecopi. 21. Que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y limitó su derecho a la defensa al no notificarle en forma oportuna el informe GEM 11-2009/b, impidiendo así ejercer su derecho de defensa, ya que el mismo opinaba desfavorablemente sobre la concisión de la patente y se basó literalmente en él para emitir la resolución 42-2010/DIN y denegar la patente. 22.
Que la claridad no constituye un requisito de patentabilidad sino un deber o condición. 23. Que la reivindicación 11 es clara ya que a partir de su divulgación una persona capacitada en la materia técnica, puede ejecutar la invención sin mayor experimentación. b. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa. 24. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos: 25.
Afirmó que “(…) sobre la supuesta afectación a su derecho de defensa y al debido procedimiento por la falta de notificación del Informe Técnico GEM 11-2009/b, no fue parte de los argumentos que expuso al impugnar en su oportunidad la resolución emitida en primera instancia en sede administrativa, por lo que en esta instancia es absolutamente improcedente en tanto constituye una abierta violación al principio de congruencia previsto por la ley.” 26.
Que el informe técnico citado, si le fue notificado junto con la resolución de primera instancia, confiriéndosele por tanto la opción de contradecirlo al momento de impugnar la resolución, situación que se dio, sin éxito para la actora. 27. Que fundamentando en el denominado principio de congruencia, “(…) la demandante no puede invocar hechos que no hayan sido planteados oportunamente ante la autoridad competente.” 28.
Que la autoridad está obligada únicamente a notificar el primer informe que contenga observaciones respecto a la patentabilidad de una invención. 29. Que la autoridad administrativa, no está obligada a notificar una segunda o sucesivas veces las inconformidades relacionadas a la rectificación o aclaración que el solicitante plantea respecto de la primera observación de inconformidad. 30.
Que “Como el criterio de la actora es que se notifiquen todos los informes, ello implicaría que debería notificarse de nuevo, a fin de darle oportunidad para que proceda, de ser el caso, a ajustar su solicitud. ¿Y si al ajusta sus reivindicaciones, éstas nuevamente incurren en error o no subsanan los identificados? Siguiendo el criterio de la demandante, tendríamos que volverle a notificar para que se subsanen las omisiones.
¿Y si vuelve a incurrir en nuevo error? ¿Tendremos que volver a notificarle? Lo que vamos a generar es un circuito interminable de sucesivas notificaciones de informes y escritos de subsanación, que harán que el procedimiento administrativo pierda la simplicidad y celeridad que lo deben caracterizar.” GACETA OFICIAL c) 10/04/2015 27 de 59 Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia. 31.
El Segundo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que: “Si bien el artículo 45 de la Decisión 486 precisa que, corresponde a la administración determinar si notifica o no al solicitante por dos o más veces, también es cierto que como ya se ha señalado, era necesario que explicara los motivos por los que no consideraba necesario notificar el nuevo informe que concluía de manera negativa para el solicitante; sin embargo, del proveído de fecha 05 de enero del 2010, suscrito por la misma funcionaria que preparó el Informe Técnico GEM 11-2009/b, Guadalupe Echegaray Mitac, se advierte que se dispuso que se proyectase la resolución correspondiente, con lo cual a nivel administrativo se advierte que se suscitó un acto administrativo procesal nulo, que no se corrigió a lo largo del procedimiento y que produjo que se emitiera un acto administrativo que vulnera el debido procedimiento, lo cual no se corrigió en la instancia superior, por el contrario la Resolución No. 2186-2011/TPI-Indecopi, emitida en última instancia también tomó en cuenta el Informe Técnico GEM 11-2009/b, como parte de los antecedentes, tal como se advierte de fojas 278 a 281, todo lo cual abona en el sentido que éste último acto administrativo también vulneró el debido procedimiento administrativo.” d) Argumentos del Recurso de Apelación. 32.
Janssen Pharmaceutica N.V., fundamentó su recurso de apelación en los siguientes argumentos: 33. Errores de hecho y de derecho en la sentencia que le causan agravio. 34. Que: “(…) la resolución materia de apelación incurre en error de incongruencia objetiva, toda vez que por un lado señala acertadamente que la autoridad administrativa ha vulnerado el derecho al debido procedimiento al no explicar los motivos por los que no consideraba necesario notificar el nuevo informe que concluía de manera negativa para el solicitante y por otro lado, solicita erradamente que la autoridad administrativa decida motivadamente si corresponde o no notificar al demandante con el informe Técnico GEM 11-2009/b, teniendo presente el procedimiento previsto en el primer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, cuando lo correcto hubiera sido en aplicación del principio de inmediación, concentración y economía procesal, declarar fundada la demanda en todos sus extremos, disponiendo que la autoridad administrativa notifique a nuestra representada Janssen Pharmaceutica N.V., con el informe técnico GEM 11-2009/b.” 35.
Que la sentencia no se ajusta a derecho, al ordenarse la emisión de un nuevo acto administrativo en el que se decida motivadamente si corresponde o no notificar el informe técnico GEM 11-2009/b. 36. Que las reivindicaciones 1 a 10 son novedosas y poseen nivel inventivo. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 37. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 142, 183, 304, 455 y 466 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que procede la interpretación solicitada. 2 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
(…) GACETA OFICIAL 10/04/2015 28 de 59 C. CUESTIONES EN DEBATE 38. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Concepto de invención, requisitos de patentabilidad. Las patentes de producto. B. De la notificación de los informes técnicos de conformidad con la Decisión 486.
C. De las reivindicaciones y el requisito de claridad y concisión. A. CONCEPTO DE INVENCIÓN, PATENTES DE PRODUCTO. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. LAS 39. Es pertinente hacer mención a lo que se entiende por invención, sus requisitos y la protección que se confiere, en razón de lo cual este Tribunal analizará cada uno de los aspectos antes detallados.
Concepto de invención. 40. Tratando el concepto en sí de que se considera como invención, la normativa no da un significado del mismo, sin embargo, la Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales 3 Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
(…) 4 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.
Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) 5 Artículo 45.-Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. 6 Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
(…) GACETA OFICIAL 10/04/2015 29 de 59 puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”7. 41. El Tribunal, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP2005.
Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). 42. La Corte consultante, deberá considerar si la petición efectuada por la actora, se encasilla dentro de la acepción de una invención, y si reúne los requisitos definidos por la legislación. Requisitos de patentabilidad. 43. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal. 44. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención 45.
Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, sostiene que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”8 46. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: 7 OTERO LASTRES, José Manuel.
Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.
RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL 10/04/2015 30 de 59 “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.
“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”9. 47.
Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 48.
Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 49. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”10.
Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. 50. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 51.
Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. 52. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: 9 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”.
Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). 10 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. GACETA OFICIAL 10/04/2015 31 de 59 “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 11 b) Nivel Inventivo 53.
Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. 54.
Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente. 55.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 12 56.
Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 57. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”.
Lo evidente 11 12 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 10/04/2015 32 de 59 consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 13. 58.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado. 59.
Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.
Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”.14 c) Aplicación Industrial 60.
Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486. 61. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.
Las patentes de producto. 62. La Corte consultante solicita se absuelva el siguiente cuestionamiento: -Como debe analizarse e interpretarse el artículo 14 de la Decisión 486 respecto del objeto de protección de las patentes de invención, y si se encuentra bajo su protección a los usos de productos o compuestos. 63. El artículo 14 de la Decisión 486 enuncia que se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que reúnan los requisitos antes detallados. 64.
Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado.
Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física 13 14 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 10/04/2015 33 de 59 (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). 65.
La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). 66. En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.
En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). 67. La invención, de producto, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en la Decisión 486.
Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. 68. En el evento de que la invención se encuentre compuesta por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no será necesario que la autoridad exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación. 69.
La Corte consultante deberá considerar los lineamientos detallados en la presente providencia, para ratificar si la patente solicitada, reúne los requisitos contemplados en la legislación comunitaria. B. DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 486. 70. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado, solicita se responda la siguiente interrogante: -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. 71.
Para dar respuesta a la inquietud de la Corte consultante se absolverá la duda respecto a cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 72.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se GACETA OFICIAL 10/04/2015 34 de 59 consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.” (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013).
Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.
En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. GACETA OFICIAL 10/04/2015 35 de 59 Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son autónomas de la mencionada Oficina.
Finalmente se cita la jurisprudencia del Tribunal respecto a la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). C. DE LAS REIVINDICACIONES Y EL REQUISITO DE CLARIDAD Y CONCISIÓN. 73. La Corte consultante solicitó que este Tribunal se pronuncie respecto a: -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 respecto a los requisitos de nivel inventivo y concisión con que deben cumplir las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de invención. 74.
Ratificando lo antes mencionado en la interpretación de 2 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 243-IP-2013 se puede manifestar que: “Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas.
Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.
Debemos entender las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente”. 75. Para profundizar lo antes enunciado, se cita lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013: “(…) La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 36 de 59 La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.
Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su GACETA OFICIAL 10/04/2015 37 de 59 comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.
Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.
Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.” 56. Dentro del Proceso 43-IP-2014, este Tribunal se pronunció respecto de las reivindicaciones en el siguiente sentido: “Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reinvindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.
Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.
Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: GACETA OFICIAL 10/04/2015 38 de 59 “El requisito de concisión del artículo 30 de la Decisión 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones.
La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas”. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.
El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.
Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado.
La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, GACETA OFICIAL 10/04/2015 39 de 59 puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
TERCERO: Las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486.
Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial el señor Presidente, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE 10/04/2015 GACETA OFICIAL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 40 de 59 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 046-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486. Marca: CAR CENTER (mixta). Actor: Sociedad SODIMAC S.A. Proceso interno Nº. 01694-2011-0-1801-JR-CA-06. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
VISTOS: El 12 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 01694-2011-0-1801-JR-CA-06;
El auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad SODIMAC S.A. GACETA OFICIAL 10/04/2015 41 de 59 Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.
Tercero interesado: Sociedad INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 9 de octubre de 2008, la sociedad SODIMAC S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo constituido por el logotipo conformado por la denominación CAR CENTER “escrita en letras características al interior de una figura irregular, acompañada de la figura estilizada de una bandera en cuyo interior se hallan diversas figuras cuadrangulares, todo en los colores negro, amarillo, rojo y blanco (…)” para distinguir “aparatos e instrumentos de sonido y video para el auto, incluyendo radios, parlantes, cajas de discos, amplificadores, reproductores de MP3 y DVD; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos” comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El 6 de mayo de 2009 la sociedad INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. de Colombia formuló oposición sobre la base de su marca CAR CENTER INTERNACIONAL C.C.I. y logotipo registrada en Colombia para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La sociedad INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. con el fin de acreditar su interés en el mercado peruano para formular la oposición, presentó solicitud de registro del signo CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.I. y logotipo en el Perú. 4.
Por Resolución Nº. 152-2010/CSD-INDECOPI de 22 de enero de 2010 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. y concedió el registro del signo solicitado. 5. El 22 de febrero de 2010, la sociedad INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. interpuso recurso de apelación. 6. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 28792010/TPI-INDECOPI de 15 de diciembre de 2010 revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia denegó el registro del signo CAR CENTER y logotipo. 7.
Contra la mencionada Resolución, el 29 de marzo de 2011, la sociedad SODIMAC S.A. interpuso demanda contencioso administrativa. 8. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número nueve, de 14 de enero de 2013, donde el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la Resolución impugnada. 9.
El INDECOPI interpuso recurso de apelación. 10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número GACETA OFICIAL 10/04/2015 42 de 59 cuatro de 17 de diciembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.
B. Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad SODIMAC S.A. interpone demanda en los siguientes términos: 11. De los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto se concluye que los mismos difieren en su naturaleza y finalidad, por lo que no existe identidad, similitud o conexión competitiva. 12. Es diferente vender autopartes que ofrecer servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, importación y exportación de todo tipo de productos para vehículos y autopartes de la Clase 35. 13.
En cuanto a la parte gráfica, los signos en conflicto son diferentes, en vista a que la marca opositora “contienen en su parte figurativa una silueta estilizada lineal que puede evocar distintas formas, junto con una parte denominativa: ‘car center’ carente de distintividad por ser descriptiva de los servicios de la clase 35. 14. Mientras que el signo solicitado “presenta en su parte figurativa principal la imagen inconfundible de una BANDEROLA con CUADROS NEGROS Y BLANCOS típica del deporte automovilístico”. 15.
En cuanto a la parte denominativa, el término en inglés CAR CENTER se refiere a un centro de atención profesional de vehículos. 16. El INDECOPI no puede denegar el registro de una marca destinada a distinguir productos de la Clase 9 sobre la base un “REGISTRO COLOMBIANO DE SERVICIOS DE LA CLASE 35 CONFORMADO POR UNA EXPRESIÓN DESCRIPTIVA: CAR CENTER”.
C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda manifestando: 17. Los signos confrontados distinguen productos y servicios entre los que existe vinculación o conexión competitiva ya que los servicios que distingue la marca registrada están circunscritos específicamente a productos para vehículos y autopartes, dentro de dichos servicios se encuentran algunos que pretende distinguir el signo solicitado, tales como aparatos o instrumentos de sonido y video para el auto que incluyen radios, parlantes, cajas de discos, amplificadores, reproductores de MP3 y DVD de la Clase 9. 18.
El consumidor al momento de analizar el signo solicitado CAR CENTER y logotipo lo cotejará con el recuerdo vago que tenga de la marca registrada CAR CENTER INTERNATIONAL y logotipo, dejándose llevar por la impresión general de los mismos. 19. La parte denominativa de ambos signos CAR CENTER es la que predomina en el conjunto marcario por lo que se generaría confusión en el público consumidor.
El término INTERNATIONAL no es relevante debido a que alude a servicios prestados fuera del país. 20. La alegación formulada por la demandante respecto al carácter descriptivo de la denominación CAR CENTER es improcedente ya que tal argumento no fue planteado en sede administrativa. GACETA OFICIAL 10/04/2015 43 de 59 21. Y que, la denominación CAR CENTER no es descriptiva ni para productos de la Clase 9 ni para servicios de la Clase 35.
D. Fundamentos jurídicos del tercero interesado. 22. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. E. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda, se fundamenta en que: 23. En muchos casos el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Por lo que, realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CAR CENTER y la marca registrada CAR CENTER INTERNATIONAL, se advierte que resultan idénticos desde el punto de vista fonético y no gráfico. 24. Señala que no existe confusión y no existe conexión competitiva 25. El “lema comercial (sic) ‘Car Center’ por si sólo (sic) no constituye (sic) ni perpetúa la marca a registrar (…)”.
F. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. El INDECOPI presenta recurso de apelación en el que manifiesta que: 26. La Sentencia de Primera Instancia incurre en error al tratar al signo solicitado como lema comercial. 27. Hace una diferencia entre signos evocativos y descriptivos. G. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 28.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. H. Solicitud del Juez consultante. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 29. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, respecto a la conexión competitiva en el marco de la Decisión 486. 30.
Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por expresiones descriptivas y por expresiones evocativas.
CONSIDERANDO: 31. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
GACETA OFICIAL 10/04/2015 44 de 59 32. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 33.
Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CAR CENTER y logotipo fue el 9 de octubre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma Decisión; y, 34.
Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. GACETA OFICIAL 10/04/2015 45 de 59 1. Concepto de marca. Requisitos para su registro. 35. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. 36.
Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).
Requisitos para el registro. 37. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). 38. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. 39. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 40.
La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. GACETA OFICIAL 10/04/2015 46 de 59 41.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 42. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 43.
Al respecto el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 44. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CAR CENTER y logotipo, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.
El lema comercial. 45. El INDECOPI manifiesta que el Juez de Primera Instancia incurre en un error al tratar el signo solicitado como un lema comercial. Por tal motivo, después de referirnos a la marca y sus requisitos, el Tribunal, de oficio, aclarará lo que se debe entender por lema comercial. 46. De acuerdo al artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 47.
Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o GACETA OFICIAL 10/04/2015 47 de 59 servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.
(Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). 48. Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: • “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486). • El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486).
Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. • El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). • El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo). 49. El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. 50. De lo expuesto, se tiene que de conformidad con la norma comunitaria constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; mientras que, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo entre signos. 51. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado CAR CENTER y logotipo es confundible con la marca CAR CENTER INTERNACIONAL C.C.I. y logotipo, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. GACETA OFICIAL 10/04/2015 48 de 59 52. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 53.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 54. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 55.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 56.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 57.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 58.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 49 de 59 59. Con base en la jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 60. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 61. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 62.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 63. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 64. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 65.
La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 66. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. GACETA OFICIAL 10/04/2015 50 de 59 67. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario. 68. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 69. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.
(Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 70. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.
GACETA OFICIAL 10/04/2015 51 de 59 4. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. 71. Se abordará el tema, en vista de que los signos en conflicto son mixtos. Además se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos. Signos mixtos. 72. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 73.
Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Comparación entre signos mixtos. 74. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 75. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 76. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 77. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo GACETA OFICIAL 10/04/2015 52 de 59 doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 78.
Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 79. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 80. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 81.
Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. GACETA OFICIAL 10/04/2015 53 de 59 5. Expresiones descriptivas en la conformación de signos marcarios.
Signos evocativos. Expresiones descriptivas. 82. En vista a que: el signo solicitado es mixto y su parte denominativa es CAR CENTER, en el proceso interno se debate el hecho de si los signos en conflicto están compuestos por expresiones descriptivos y el Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por expresiones descriptivas y por expresiones evocativas, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 83.
Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 84.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 85.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). 86. El Tribunal ha señalado que: “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”.
El Tribunal continúa diciendo: “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”.
(Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta). GACETA OFICIAL 10/04/2015 54 de 59 Signos evocativos. 87. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. 88.
El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro. 89.
El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.
(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). 90. Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. 91. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto son evocativos. 6.
Signos en idioma extranjero. 92. De igual manera, en el proceso interno se manifiesta que el signo CAR CENTER (mixto) está compuesto por palabras en idioma inglés conocido por la generalidad del público consumidor. 93. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto marcario le otorgan suficiente distintividad al signo. 94.
Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario”.
(Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). GACETA OFICIAL 10/04/2015 55 de 59 95. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). 96. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). 97. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 98. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 7.
Conexión competitiva. 99. La sociedad SODIMAC S.A. solicitó el registro del signo CAR CENTER y logotipo para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial “aparatos e instrumentos de sonido y video para el auto, incluyendo radios, parlantes, cajas de discos, amplificadores, reproductores de MP3 y DVD; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos”.
Por su parte, la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición CAR CENTER INTERNACIONAL C.C.I. y logotipo está destina a distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial “servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, importación y exportación de todo tipo de productos para vehículos y autopartes”. 100.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 1 1 En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: GACETA OFICIAL 10/04/2015 56 de 59 101.
El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 102. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 103.
También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 104.
Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). GACETA OFICIAL 10/04/2015 57 de 59 en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 105.
Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.
(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 106. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CAR CENTER y logotipo, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: De conformidad con la norma comunitaria constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; mientras que, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se GACETA OFICIAL 10/04/2015 58 de 59 refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.
QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.
SEXTO: Los signos conformados por expresiones descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo CAR CENTER y logotipo está conformado por expresiones descriptivas o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo.
SÉPTIMO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.
OCTAVO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.
NOVENO: En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo CAR CENTER y logotipo tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 016942011-0-1801-JR-CA-06, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA GACETA OFICIAL 10/04/2015 59 de 59 Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú