GACE2482 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXII – Número 2482 Lima, 20 de abril de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 100-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: HELSINN HEALTHCARE S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI.

Asunto: Patente “Formulaciones farmacéuticas líquidas de palonosetron”. Expediente Interno: 00623-20100-1801-JR-CA-03 Proceso 110-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- de la República del Perú. Parte contraria: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA.

Asunto: Marca: “Spring” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 01741-2011-0-1801-JRCA-06 Proceso 126-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 150, 224, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: MERCK KGAA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Marca: “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA y DOLONEURIN Para nosotros la Patria es América 20/04/2015 GACETA OFICIAL 2 de 52 logotipo (mixta)”.

Expediente Interno: 06606-2010-0-1801JR-CA-15 PROCESO 100-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: HELSINN HEALTHCARE S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

Asunto: Patente “Formulaciones farmacéuticas líquidas de palonosetron”. Expediente Interno: 00623-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio 623-2010-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 11 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00623-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: HELSINN HEALTHCARE S.A. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI- de la República del Perú. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1 Acta 05-J-TJCA-2015 de 20 de febrero de 2015.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 3 de 52 1. El 30 de enero de 2004, Helsinn Healthcare S.A., solicitó la patente de invención denominada “Formulaciones Farmacéuticas Líquidas de Palonosetron”. Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 60/444,351 radicada el 30 de enero de 2003 en Estados Unidos. 2. El 28 de enero de 2005 se otorgó la orden de Aviso 066-2005, efectuándose la correspondiente publicación en el diario “Oficial el Peruano”, el 20 de abril de 2005. 3.

El 4 de agosto de 2005, Helsinn Healthcare S.A. adjuntó un nuevo pliego de 58 reivindicaciones, solicitando que el mismo sea tomado en cuenta. 4. El 13 de noviembre de 2007 la examinadora de patentes emitió el informe técnico PCG 67-2007. 5. El 19 de marzo de 2008 Helsinn Healthcare S.A., dio respuesta al informe técnico, adjuntando un nuevo pliego de 11 reivindicaciones. 6.

El 8 de mayo de 2008, la examinadora de patentes emitió el informe técnico PCG-672007/A. 7. El 5 de septiembre de 2008 Helsinn Healthcare S.A., dio respuesta al informe técnico PCG-67-2007/A, adjuntando un nuevo pliego de 11 reivindicaciones. 8. A través de Resolución 1323-2008/DIN-INDECOPI de 7 de noviembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, denegó la patente de invención solicitada al determinar que las reivindicaciones 1 a 8 y 11 no cumplen con los requisitos de claridad. 9.

El 5 de diciembre de 2008, Helsinn Healthcare S.A., interpuso recurso de apelación, señalando que su patente cumple con el requisito de claridad. 10. El 29 de abril de 2009, Helsinn Healthcare S.A., adjuntó un nuevo pliego de 11 reivindicaciones. 11. A través de proveído de 13 de mayo de 2009 la Sala de Propiedad Intelectual en sesión de 8 de mayo de 2009, acordó que no corresponde admitir a trámite un nuevo pliego reivindicatorio presentado por la apelante, toda vez que si bien el artículo 34 de la Decisión 486 establece que el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, mediante Resolución 2432-2008/TPIINDECOPI de 7 de octubre de 2008, la Sala estableció el criterio de que sólo se pueden presentar nuevos pliegos reivindicatorios hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. 12.

El 23 de octubre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 2775-2009/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 1323-2008/DIN-INDECOPI de 7 de noviembre de 2008 y denegó la patente de invención para “Formulaciones farmacéuticas líquidas de palonosetron” solicitada por Helsinn Healthcare S.A. 13.

El 28 de enero de 2010, Helsinn Healthcare S.A., interpone demanda contenciosa administrativa en contra del INDECOPI, impugnando la Resolución 2775-20009/TPIINDECOPI de 23 de octubre de 2009. GACETA OFICIAL 20/04/2015 4 de 52 14. El 5 de marzo de 2010 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contesta a la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Helsinn Healthcare S.A. 15.

Mediante Resolución número Diez de 25 de julio de 2012, el Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, declara infundada la demanda presentada por Helsinn Healthcare S.A.,en consecuencia ratificando la Resolución 2775-2009/TPI-INDECOPI. 16. En contra de la Resolución número Diez, Helsinn Healthcare S.A., interpuso recurso de apelación. 17.

Con fecha 21 de enero de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en temas de mercado, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 35, 45 y 46 de la Decisión 486 y solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: 1.

Como debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad de modificar la solicitud de patente de invención con nuevo pliego de reivindicaciones, y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia. 2. Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes sobre la patentabilidad de la invención. 3.

Si es necesario que la Oficina Nacional Competente ponga en conocimiento de las partes la experiencia profesional del experto o de los organismos científicos o tecnológicos a fin de probar su idoneidad. 4. Si la Oficina Nacional Competente puede emitir sus decisiones en base únicamente a los Informes Técnicos tomando estos como el examen de patentabilidad de la invención. 5.

Falta de idoneidad de la técnica que elaboró los informes técnicos en base de los cuales se negó la patente solicitada. 19. Falta de notificación con el informe técnico PCG 67-2007/b evidenciándose una vulneración al debido proceso. 20. Afirma que solo se emitieron dos informes técnicos previos al informe final, el cual no les fue notificado, sino que tan solo fue anexado a la Resolución que denegó la patente, constituyendo una clara discriminación y vulneración al debido proceso, así como indefensión del solicitante. 21.

Asegura que de cien patentes de invención solicitadas en la República del Perú, tan solo veinte y ocho se conceden, evidenciándose que el criterio técnico en la evaluación de patentes tiene serios defectos. GACETA OFICIAL 20/04/2015 5 de 52 22. Menciona que existe vulneración al principio de doble instancia ya que a pesar de solicitar que los argumentos técnicos sean revisados por un profesional distinto, se repitió lo que la examinadora externa manifestó. 23.

Enuncia que de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 contaban con la posibilidad de modificar el pliego de reivindicaciones, toda vez que el trámite de registro de una patente concluye cuando la decisión que resuelve sobre su otorgamiento o denegatoria ha quedado consentida, lo cual no ocurrió ya que interpuso apelación. 24. Enfatiza en el hecho de que el cambio de criterio implica reconocer que antes sí era factible la modificación de un pliego de reivindicaciones y que si el solicitante no fue informado del nuevo criterio de la autoridad aplicando únicamente a trámites de patentes no tiene cómo presumirlo, ya que el nuevo criterio no fue plasmado en una ley ni en un precedente de observancia obligatoria. 25.

Enuncia que el INDECOPI no niega la patente por los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial sino que su negativa se basa en puros aspectos de claridad que son subjetivos y que pudieron haber sido subsanados por el solicitante si se le hubiera requerido a través de lo estipulado en el artículo 45 de la Decisión 486. 26.

Violación del artículo 18 de la Decisión 486, ya que el INDECOPI nunca proporcionó los argumentos técnicos por los cuales consideraba que la invención carecía de altura inventiva. 27. Considera que se violó además el artículo 45 de la Decisión 486, ya que el INDECOPI debió manifestar las objeciones de claridad con el fin de dar la oportunidad procesal al solicitante de subsanar o aclarar todas aquellas cuestiones que no eran claras. b. Argumentos de la contestación a la demanda 28.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos: 29. Afirmó que la actora nunca denunció en su segundo recurso de apelación en sede administrativa que, la falta de notificación del último Informe Técnico PCG 67-2007/b emitido en primera instancia antes de resolver, haya afectado su derecho de defensa “(…) en el referido recurso de apelación, la actora se limitó a cuestionar el proceder de la Dirección, al haber sustentado su Resolución en un Informe Técnico realizado por un examinador externo”. 30.

Que “(…) el principio de congruencia procesal establece que, la actuación del órgano que absuelve el grado de una apelación determinada se circunscribe al contenido del recurso interpuesto (Tantum Apellatum Quantum Devolutum).” 31. Que tal como lo afirma Loutafy: “El Tribunal de segunda instancia sólo puede conocer y decidir aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente.

No tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; sólo puede ser revisado lo apelado: Tantum Apellatum Quantum Devolutum. No puede dar más de lo pedido por el apelante”. 32. Que el supuesto agravio por la falta de notificación del informe técnico nunca fue un hecho controvertido en sede administrativa, por lo que no resulta legalmente procedente pretender ventilar en sede judicial un hecho que no fue controvertido anteriormente.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 6 de 52 33. Que el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486 determina con claridad que si la oficina nacional competente estima que es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces, por lo que es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. 34.

Afirma que “el informe técnico que sirvió a la autoridad para resolver, no podía ser notificado, pues ello no era obligatorio y, por que si así se hubiera hecho el procedimiento hubiera durado indefinidamente, no solo en primera instancia sino también en segunda instancia” 35. Que lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, mismas que pueden o no sustentarse en una opinión técnica. c. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 36.

El Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que las resoluciones impugnadas fueron dictadas de acuerdo a la ley y no adolecen de causal alguna de nulidad, por lo cual declaro infundada la demanda presentada por Helsinn Healthcare S.A. d. Argumentos del Recurso de Apelación. 37. La compañía Helsinn Healthcare S.A., dentro de sus argumentos contenidos en el recurso de apelación manifiesta que: 38.

Afirma que la sentencia apelada omite pronunciarse sobre varios aspectos fundamentales sobre los cuales se basó su recurso. 39. Asegura que los vicios procesales de falta de pronunciamiento sobre los diversos fundamentos del recurso, acarrean la nulidad de la sentencia impugnada. 40. Enuncia la falta de motivación de la sentencia respecto del objeto del proceso en la medida que tan sólo se limita a transcribir algunas consideraciones efectuadas por el Tribunal del INDECOPI. 41.

Manifiesta que exista una errónea interpretación de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486, ya que han denunciado que el INDECOPI siguiendo un criterio sin sustento jurídico interpreta de manera equivocada los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486. 42. Argumenta que el nuevo pliego de reivindicaciones presentado en la segunda instancia y que no fue aceptado por el Tribunal del INDECOPI, atenta contra su derecho a la defensa. 43.

Falta de notificación con el informe técnico en base del cual se denegó la solicitud de patente. e. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación. 44. De la revisión del expediente no se desprende el escrito de contestación del INDECOPI. GACETA OFICIAL 20/04/2015 7 de 52 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 45. La Corte consultante, solicita2 la interpretación de las siguientes normas: artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 46.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio3, los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…) 3 Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. (…) Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. GACETA OFICIAL 20/04/2015 8 de 52 C. CUESTIONES EN DEBATE: 47. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad y concisión de las reivindicaciones.

B. La modificación a la solicitud inicial. C. De la notificación de informes técnicos de conformidad con la Decisión 486. A. LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO, REQUISITO DE CLARIDAD Y CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES. 48. Es importante que en este acápite se haga referencia a las reivindicaciones de producto y de procedimiento, así como al requisito de claridad y concisión para que el juzgador posea mayores elementos al momento de emitir su decisión. Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013 este Tribunal enuncia que: “(…) 1.

La doctrina sostiene al respecto que “(…) las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.4 2.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección `absoluta´, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección `relativa´, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de `protección absoluta´, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.5 3. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la 4 ALVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, pág. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 5 GACETA OFICIAL 20/04/2015 9 de 52 protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. 4.

La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. 5.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. 6. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. (…) Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.6 Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. 7.

Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: - Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 6 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología GACETA OFICIAL 20/04/2015 10 de 52 - Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas” B. LA MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD INICIAL. 49. En respuesta a la primera inquietud de la Corte consultante respecto a ¿Como debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad de modificar la solicitud de patente de invención con nuevo pliego de reivindicaciones, y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia?, este Tribunal manifiesta que: 50.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. 51. Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver.

Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 52.

Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. 53.

En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa. 54.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.7 7 Proceso 21-IP-2000.

Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001. GACETA OFICIAL 20/04/2015 11 de 52 55. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 56.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”8.

C. DE LA NOTIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 486. 57. La Corte consultante en sus preguntas 2, 3, 4 y 5 solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: 2. Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes sobre la patentabilidad de la invención. 3.

Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. 58. El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. 59.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. 60. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

(subrayado fuera de texto) 8 Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002. GACETA OFICIAL 20/04/2015 12 de 52 61. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”9.

(subrayado fuera de texto) 62. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.

(subrayado fuera de texto) 63. “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”.

(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 9 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013. GACETA OFICIAL 20/04/2015 13 de 52 64. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 65. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 66.

Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 67. Por lo antes expuesto, la Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área. 68.

PRIMERO: Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: - Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y - Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. - El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas.

Las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: La modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.

La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

TERCERO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 15 de 52 Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

La Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.

La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 20/04/2015 GACETA OFICIAL 16 de 52 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 110-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486.

Asunto: Marca: “Spring” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 01741-2011-0-1801-JR-CA06. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 1741-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 12 de agosto de 2014, el cual fue recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, por medio del cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 17 de 52 El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES Partes Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. Parte contraria: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 27 de octubre de 2008, Aldo Group International presentó solicitud de registro del signo “SPRING” y logotipo (mixto) para distinguir: “Calzado, casacas de cuero” productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 25 de abril de 2009, la solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. 3. En contra de la solicitud de registro Capitalizaciones Mercantiles Limitada presentó oposición sobre la base de la marca “SPRING STEP” (denominativa), para amparar: “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”, de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, así como del signo “SPRING STEP” (denominativo) para proteger: “Toda clase de prendas de vestuarios (prendas de vestir) para hombre, mujeres y niños, tales como vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, corbatas, corbatines, bufandas, chales, delantales, cuellos, cinturones (vestimenta), tirantes, guantes y sombrerería; ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas, ropa para dormir, batas; vestidos de baño; ropa interior; ropa de bebé; calzados tales como botas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas; accesorios de calzado como punteras, tacos y suelas”, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Mediante la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI de 1 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. 5. El 24 de marzo de 2010, Capitalizaciones Mercantiles Limitada interpuso recurso de apelación. 6. El 27 de diciembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI. 7.

El 30 de marzo de 2011, Capitalizaciones Mercantiles Limitada presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI. GACETA OFICIAL 20/04/2015 18 de 52 8. El 8 de septiembre de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa. 9.

Mediante Sentencia Número Ocho de 14 de diciembre de 2012, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró nula la Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI que confirma la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI de 1 de marzo de 2010, que otorga a la solicitante el registro de la marca SPRING (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 10.

El 16 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, presenta Recurso de Apelación en contra de la Sentencia Número Ocho de 14 de diciembre de 2012. 11. Mediante Resolución Número Seis de 27 de enero de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspende el proceso y solicita Interpretación Prejudicial.

Requiere se pronuncie sobre el siguiente asunto: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase y productos vinculados de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad Capitalizaciones Mercantiles Limitada en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 12. Señala que el signo solicitado “SPRING” (mixto) crearía confusión, respecto de su marca registrada “SPRING STEP” (denominativa). 13. Que ambos signos comparten el vocablo SPRING, el cual es el único elemento denominativo del signo solicitado, lo que hace a los signos similares. 14.

Afirma que el hecho de que existan otras marcas registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que contengan la palabra SPRING, no significa que por ello se deba conceder una adicional. 15. Que los productos que protege el signo solicitado, son los mismos amparados por su marca registrada. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 16. Argumenta que: “el hecho que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina per se la imposibilidad de su coexistencia, puesto que debe analizarse principalmente si ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en su conjunto, permitan diferenciarlos y de esta forma, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores”.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 19 de 52 17. Que a pesar de proteger productos similares y/o vinculados, las diferencias gráfico fonéticas permiten su coexistencia pacífica. 18. Afirma que la ley prohíbe la existencia de signos idénticos o semejantes que puedan causar confusión en el público consumidor. 19. Que la demandante pretende segmentar los signos sin mirarlos en su conjunto. c. Argumentos de la sentencia de primera instancia. 20.

El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 14 de diciembre de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto SPRING (mixto) y SPRING STEP (denominativo), poseen coincidencia ortográfica y fonética en la palabra SPRING, lo cual genera riesgo de confusión y asociación. d. Argumentos del Recurso de Apelación. 21.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 22. Error en la sentencia al no tomar en cuenta la apreciación en conjunto de los signos confrontados y sustentar el supuesto riesgo de confusión en la presencia de una denominación que se encuentra presente en diversas marcas registradas. 23.

Que los signos confrontados presentan otros elementos que permiten generar una impresión en conjunto distinta. 24. Que no se ha efectuado el análisis en conjunto de los signos cotejando únicamente el término SPRING. 25. Afirma que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos que determinan una entonación y pronunciación en conjunto distinta.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 26. La Corte consultante solicita la interpretación de la siguiente norma: artículo 136 literal a)1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 27. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2, el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL 20/04/2015 20 de 52 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Clases de signos: comparación entre signos mixtos y denominativos (tomando en cuenta la parte denominativa compuesta).

C. De los signos en idioma extranjero. D. Palabras de uso común. E. De la conexión competitiva entre productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 28.

En contra de la solicitud de registro del signo “SPRING” y logotipo (mixto), la compañía Capitalizaciones Mercantiles Limitada, presentó oposición sobre la base de su marca “SPRING STEP” (denominativa), en vista de lo cual se efectúa el análisis del riesgo de confusión y la semejanza entre signos. 29. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, artículo 136 litera a).

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 30.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 21 de 52 con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 31.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 32.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”4. 33. Para el caso en análisis deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos “SPRING” y logotipo (mixto) y “SPRING STEP” (denominativo) son similares o no al punto de producir riesgo de confusión. Riesgo de Confusión: Directa e Indirecta y Asociación. 34.

Para el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, el signo solicitado “SPRING” y logotipo (mixto) induce a confusión indirecta al consumidor, en vista de la existencia previa del signo “SPRING STEP” (denominativo), ya que ambos comparten el término SPRING. 35. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 se ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 4 Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 22 de 52 El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.5 36. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, será necesario verificar en primer término si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 37.

El Tribunal ha sostenido que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”6. 38.

“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.7 39. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 40.

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “(…) es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicha mercancía y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”8. 41. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 42.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C.1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 23 de 52 respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”9. 43.

El Juez consultante deberá analizar si el signo “SPRING” y logotipo (mixto), recae en los criterios de confusión antes descritos. Reglas para realizar el Cotejo de Marcas. 44. En consideración a que el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima de la República del Perú afirma que los signos en conflicto SPRING (mixto) y SPRING STEP (denominativo), poseen coincidencia ortográfica y fonética en la palabra SPRING, la cual genera riesgo de confusión es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal sigue para efectuar el cotejo entre marcas. 45.

Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 9 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL 20/04/2015 24 de 52 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”11. 46.

El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos “SPRING” y logotipo (mixto) y “SPRING STEP” (denominativo), verificando si el signo solicitado incurre en eventual confusión o no. C. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN DENOMINATIVOS (TOMANDO EN CUENTA COMPUESTA). ENTRE SIGNOS MIXTOS Y LA PARTE DENOMINATIVA 47. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. 48.

En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “SPRING” y logotipo (mixto) y “SPRING STEP” (denominativo); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. 49. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 50. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. 51.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a 11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 25 de 52 registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). 52.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 54. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.13 55. Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. 56. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas con parte denominativa compuesta o entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta las dos debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del 12 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 13 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 26 de 52 consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”14. 57.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

D. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 58. En consideración a que los signos en conflicto se encuentran utilizan la palabra “SPRING”15 que provienen del idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero. 59. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de marcas”. 60.

Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación con los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”. 61.

El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”16. 62.

Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: 14 Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15 Que en idioma español significa “primavera”, fuente http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=spring. 16 Derecho de Marcas, Otamendi Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, año 2002, pág.

29. GACETA OFICIAL 20/04/2015 27 de 52 “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”17. 63.

Respecto a la afirmación efectuada por la empresa actora, es el Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término “SPRING”, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto del signo previamente registrado “SPRING STEP” (denominativo).

E. PALABRAS DE USO COMÚN. 64. Tomando en cuenta que el signo solicitado a registro está compuesto por el término “SPRING” y que la marca de la sociedad opositora está compuesta por los términos “SPRING STEP”, y que el término “SPRING” se encuentra en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos y la marca débil. 65.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 66. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. 67.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005). 68. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 17 Proceso 72-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003. GACETA OFICIAL 20/04/2015 28 de 52 69. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son débiles. 70.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 71. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de una marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”18. 72.

Sobre la base de lo antes expuesto, el juez consultante deberá analizar si la palabra SPRING es de uso común para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. F. DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 18 Y 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 73. El juez consultante requiere que este Tribunal haga referencia a “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase y productos vinculados de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”, por lo que se analizará la conexión competitiva entre productos de las Clases 1819 y 2520 de la Clasificación Internacional de Niza. 74.

A fin de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. 75. Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o 18 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. “Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”. 20 “Toda clase de prendas de vestuarios (prendas de vestir) para hombre, mujeres y niños, tales como vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, corbatas, corbatines, bufandas, chales, delantales, cuellos, cinturones (vestimenta), tirantes, guantes y sombrerería; ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas, ropa para dormir, batas; vestidos de baño; ropa interior; ropa de bebé; calzados tales como botas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas; accesorios de calzado como punteras, tacos y suelas”. 19 GACETA OFICIAL 20/04/2015 29 de 52 varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”21. 76.

Deberá el juez consultante analizar si los productos del signo solicitado poseen relación respecto de los signos del signo opositor y si el consumidor puede asociarlos en el mercado como provenientes del mismo origen empresarial. 21 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP2003.

Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL 20/04/2015 30 de 52 Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: Si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de marcas.

El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el término “SPRING”, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto del signo previamente registrado “SPRING STEP” (denominativo). GACETA OFICIAL 20/04/2015 31 de 52 CUARTO: Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.

QUINTO: A fin de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza y tomando en cuenta los factores determinados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20/04/2015 GACETA OFICIAL 32 de 52 PROCESO 126-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 150, 224, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expediente Interno: 06606-2010-0-1801-JR-CA-15. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6606-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06606-2010-01801-JR-CA-15.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: MERCK KGAA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A.-TERBOL S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 26 de septiembre de 2008, la sociedad TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. – TERBOL S.A. (Bolivia), solicitó el registro de la marca de producto constituida por la GACETA OFICIAL 20/04/2015 33 de 52 denominación “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA y DOLONEURIN” y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 51 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el “Diario Oficial El Peruano”, el 15 de diciembre de 2008, la empresa MERCK KGAA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser titular de la marca mixta de producto “DOLO NEUROBION” que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual el signo solicitado resulta confundible, debido a las semejanzas gráficas y fonéticas existentes. 3.

El 9 de marzo de 2009, TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A., contesta a la oposición, sosteniendo que su signo solicitado pretende distinguir productos de la línea veterinaria, por lo que no existe confusión con la marca registrada que distingue la línea farmacéutica. Agregó que los términos “DOLO” y “NEURIN” son términos presentes en varias marcas. 4.

Mediante Resolución 2400-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición e inscribió en el Registro de Marcas el signo solicitado por considerar que si bien los signos confrontados se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos productos y productos vinculados, las diferencias gráficas y fonéticas entre los mismos, determinan que no exista riesgo de confusión en el público consumidor. 5.

El 23 de septiembre de 2009, la empresa MERCK KGAA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 6. El 4 de febrero de 2010, TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A., contestó el recurso de apelación planteado por MERCK KGAA. 7. Con Resolución 1438-2010/TPI-INDECOPI de 25 de junio de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 002400-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009 que otorgó el registro de la marca de producto “DOLONEURIN TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA” y logotipo (mixta), solicitada por TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. – TERBOL S.A. 8.

El 7 de octubre de 2010, MERCK KGAA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1438-2010/TPI-INDECOPI de 25 de junio de 2010. 9. El 8 de febrero de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta a la demanda contenciosa administrativa. 10.

El 2 de abril de 2013, mediante Sentencia Número 13, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda presentada por MERCK KGAA. 11. El 22 de abril de 2013, MERCK KGAA presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de abril de 2013. 1 Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, productos naturales para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas GACETA OFICIAL 20/04/2015 34 de 52 12.

Mediante providencia de 17 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad MERCK KGAA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 13. Mantiene que los signos en litigio pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales por su propia naturaleza exigen un análisis comparativo más riguroso al tratarse de productos farmacéuticos. 14.

Aduce que ajeno al hecho de si cabe o no que el Tribunal del Indecopi se pronuncie sobre la notoriedad de la marca “DOLO NEUROBION”, esta instancia administrativa debió apreciar los documentos presentados como prueba de la reputación de dicho signo, reputación que por ley debe tener presente para decidir si la marca solicitada es o no confundible con la marca registrada. 15.

Afirma que corresponde a la autoridad realizar de oficio el examen de registrabilidad de los signos solicitados a registro como marcas y denegarlas, aun cuando no medie oposición, si son confundibles con una marca notoria. 16. Enuncia que en el presente caso el análisis debe realizarse entre las denominaciones “DOLONEURIN” y “DOLO NEUROBION”, ya que los términos “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA” no son distintivos al describir al fabricante y a la unidad que produce el producto.

Teniendo en cuenta ello, se tiene que las denominaciones primero nombradas son gráfica y fonéticamente confundibles. 17. Refiere que el consumidor puede atribuirle a los productos identificados con la marca solicitada “DOLONEURIN” y logotipo (mixta) las mismas características que tienen los productos “DOLO NEUROBION”, produciéndose así un grave perjuicio no sólo a los consumidores, sino también a la empresa opositora. 18.

Señala que en aplicación de los diversos criterios jurisprudenciales del Poder Judicial, que han resuelto temas semejantes al que es materia de autos, debe declararse fundada la demanda. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 19.

Argumenta que ni en su oposición a la solicitud de registro de marca ni en su recurso de apelación, MERCK KGGA alegó notoriedad alguna de su marca registrada “DOLO NEUROBION” (denominativa) por lo que no puede existir agravio respecto de pretensiones que no fueron invocadas en su oportunidad. Además, de haberse GACETA OFICIAL 20/04/2015 35 de 52 pronunciado de oficio la Comisión o el Tribunal respecto a la notoriedad mencionada, se hubiera atentado contra el derecho de defensa de TERBOL. 20.

Afirma que las denominaciones “DOLO” y “NEURO” o “NEURIN”, son de uso frecuente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y no constituyen un diseño especial o característico, por lo que no podría concluirse que hay imitación gráfica o fonética. Además, al estar dichas denominaciones registradas a favor de terceros, carecen de distintividad. 21.

Indica que el hecho de que un elemento se repita en marcas pertenecientes a titulares distintos y que coexisten en el mismo mercado para distinguir los mismos productos o productos vinculados, provoca que se pierda el derecho de exclusiva que rige el derecho de marcas en lo que respecta al elemento repetido, con su consecuente menoscabo distintivo.

Siendo así, los elementos de uso frecuente no podrán constituir el factor que determine la decisión final respecto a la existencia de confundibilidad. 22. Aduce que entre las denominaciones “DOLONEURIN” (mixta) y “DOLO NEUROBION” (denominativa) existen diferencias fonéticas y gráficas, no obstante compartir la denominación “DOLO” y “NEURO”, toda vez que presentan terminaciones distintas y diferente disposición de los elementos denominativos, suscitando por ello una impresión visual conjunta distinta. 23.

Señala que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la autoridad competente, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente en cada nueva solicitud que se presente, analizando en cada caso concreto si se cumplen los requisitos para acceder a registro o no. c. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia. 24.

El Noveno Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que vistos en conjunto los signos en cuestión y no obstante existir identidad o vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales entre ambas permiten su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de confusión en el consumidor. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 25.

MERCK KGAA, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 26. La sentencia no ha tenido en cuenta las especiales características de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, productos farmacéuticos de uso humano. 27. Si bien el examen de oficio realizado por la autoridad administrativa debe ser autónomo, ello no significa que no se deban tomar en cuenta los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la propia entidad administrativa. 28.

La autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, sea o no dicha notoriedad materia de oposición. 29. Existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto debido a las semejanzas gráficas y fonéticas. Además, se presenta riesgo de asociación entre los productos que ambos distinguen. GACETA OFICIAL 20/04/2015 36 de 52 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 30.

La Corte consultante solicita la interpretación del artículo 136 literal a)2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 31. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio3, los artículos 134 literales a), b) y g),150, 224, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 3 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 37 de 52 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 32. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Clase de marcas. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. C. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). Las partículas de uso común en las marcas farmacéuticas. D. Los signos notoriamente conocidos E. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. Su autonomía. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA.

DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 33. Para dar contestación a la inquietud del juez consultante respecto de ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”, este Tribunal en anteriores ocasiones ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, artículo 136 litera a).

(…) Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

(…) 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 38 de 52 de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”5. 34. Para el caso en análisis deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto), y la marca “DOLO NEUROBION” (mixta), son similares o no al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Riesgo de Confusión: Directa e, Indirecta y Asociación. 35. Para el apelante el signo solicitado “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto) es confundible respecto del signo “DOLO NEUROBION” (mixto) por lo que se analizará la confusión directa e indirecta, así como el riesgo de asociación. 36. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 se ha manifestado que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 5 Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 39 de 52 El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.6 37. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, será necesario verificar en primer término si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 38.

Se ha afirmado además que: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.8 40. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 41.

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “(…) es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicha mercancía y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.9 42. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 43.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C.1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 40 de 52 “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.10 44.

El Juez consultante deberá analizar si el signo “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto), recae en los criterios de confusión y asociación antes descritos. Reglas para realizar el Cotejo de Marcas. 45. En consideración a que el apelante afirma que el análisis debe realizarse entre las denominaciones “DOLONEURIN” y “DOLO NEUROBION”, es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal sigue para efectuar el cotejo entre marcas. 46.

Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL 20/04/2015 41 de 52 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto) y “DOLO NEUROBION” (mixto), verificando si el signo solicitado puede causar riesgo de confusión en el público consumidor. B. CLASE DE MARCAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 48.

Tanto el signo solicitado como el signo opositor son mixtos con parte denominativa compuesta, en razón de lo cual en este acápite se analiza lo relacionado con este aspecto. 49. Reiterando lo manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 190-IP2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”13. 12 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 42 de 52 “El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre signos mixtos que además cuenten con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”14. 50.

Si comparados los signos en conflicto, prevalece el elemento denominativo, se podrá guiar en el criterio del tratadista Fernández Novoa que ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”.

“( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”15. 51. La Corte consultante deberá analizar cuál es el elemento que prevalece en el signo solicitado “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y una vez comparados los signos en conflicto, verificar si posee elementos que le asemeje al signo “DOLO NEUROBION” (mixto) al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor o si por el contrario es susceptible de registro al ser suficientemente distintivo. 14 Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008.

Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. GACETA OFICIAL 20/04/2015 43 de 52 C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS (EXAMEN RIGUROSO). LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. 52.

Los signos confrontados amparan productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 53. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 04-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”. 53. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 54.

Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas"16. 55. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio 16 Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 44 de 52 comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 56. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. 57.

Considerando que el actor afirma que las partículas “DOLO” y “NEURIN” aparecen en varias marcas para productos farmacéuticos, por lo que es necesario hacer referencia al tema de las partículas de uso común como parte de las marcas farmacéuticas. 58. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000). 59. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de marcas”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). 60. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 61.

El juez consultante deberá analizar si las partículas “DOLO” y “NEURIN” son de uso común dentro de la conformación de marcas farmacéuticas y si influyen en el cotejo de los signos en conflicto. D. LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS 62. El INDECOPI dentro de su contestación afirma que la actora MERCK KGAA. ni en su oposición ni en su recurso de apelación alegó notoriedad alguna de su marca registrada “DOLO NEUROBION” (denominativa), por lo que no hay agravio.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 45 de 52 63. Por su parte MERCK KGAA mantiene la posición de que la autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, sea o no dicha notoriedad materia de la oposición. 64. En razón de lo antes expuesto, este Tribunal analizará los signos notorios y el tratamiento que la legislación comunitaria les da.

Concepto y Prueba de los signos notorios. 65. Ya se ha mantenido por parte de este Tribunal que: “La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.17 66.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”18. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y 17 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. 18 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p.

32. GACETA OFICIAL 20/04/2015 46 de 52 el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”19. 67. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”20.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.21 68.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 19 OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. 20 Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/04/2015 47 de 52 g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. 69. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 70.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus GACETA OFICIAL 20/04/2015 48 de 52 envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.22 71.

Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.23 72.

Respecto del argumento de la empresa MERCK KGAA en el cual mantiene que la posición de que la autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, el Tribunal sostiene que para que el juez que conoce la causa pueda rechazar un signo sobre la base de una marca notoria existente, el titular de la misma es quien deberá aportar en la etapa pertinente las pruebas que contempla el artículo 228 de la Decisión 486, ya que es el propietario del signo quien cuenta con la información relacionada a las cifras de ventas, conocimiento del público consumidor, el valor contable, la antigüedad del signo y demás. El juzgador analizará el material probatorio incorporado al expediente y determinará si en efecto existe un signo notorio que está siendo eventualmente aprovechado por un tercero o no. 73.

No se pueden denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, ya que la notoriedad debe ser alegada y probada por la parte interesada. 74. En cuanto a la afirmación del INDECOPI respecto de que la actora MERCK KGAA no alegó ni en su oposición ni en su recurso la notoriedad de su signo “DOLO NEUROBION” (denominativo), es preciso esclarecer este aspecto, en el sentido de indicar al Juez consultante que la normativa comunitaria no regula si pueden o no incorporarse nuevos argumentos en sede judicial por lo que en aplicación del principio del complemento indispensable24, el ordenamiento jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27625 de la Decisión 486.

En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su normativa interna, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda 22 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 24 Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril 2010). 25 Artículo 276.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 49 de 52 contender argumentos que no se discutieron en sede administrativa, en particular el aspecto relacionado a la notoriedad del signo “DOLO NEUROBION” (denominativo). E. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. SU AUTONOMÍA. 75. Afirma la compañía MERCK KGAA que la autoridad debe realizar de oficio el examen de registrabilidad de los signos solicitados a registro y denegarlas aun cuando no medie oposición, en razón de lo cual en efecto este Tribunal en múltiples Interpretaciones prejudiciales26 ha abordado el tema del examen de registrabilidad y determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 195-IP-2007, ya mencionado y citando al Proceso 180-IP-2006, marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro de marca debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 76.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas 26 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP2004.

Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004; Proceso 03-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005; y Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005. GACETA OFICIAL 20/04/2015 50 de 52 por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 77.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

SEGUNDO: La Corte Consultante, al realizar la comparación entre signos mixtos que además cuenten con parte denominativa compuesta debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

TERCERO: El examen de las marcas farmacéuticas merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas farmacéuticas, es la salud del consumidor, quien por una GACETA OFICIAL 20/04/2015 51 de 52 confusión al solicitar un producto, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la comparación.

CUARTO: La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Para que el juez que conoce la causa pueda negar un signo sobre la base de una marca notoria existente, el titular de la misma es quien deberá aportar en la etapa pertinente las pruebas que contempla el artículo 228 de la Decisión 486, ya que es el propietario del signo quien cuenta con la información relacionada a las cifras de ventas, conocimiento del público consumidor, el valor contable, la antigüedad del signo y demás. El juzgador analizará el material probatorio incorporado al expediente y determinará si en efecto existe un signo notorio que está siendo eventualmente aprovechado por un tercero o no. Respecto del argumento de la empresa MERCK KGAA en el cual mantiene que la posición de que la autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, el Tribunal sostiene que para que el juez que conoce la causa pueda rechazar un signo sobre la base de una marca notoria existente, el titular de la misma es quien deberá aportar en la etapa pertinente las pruebas que contempla el artículo 228 de la Decisión 486, ya que es el propietario del signo quien cuenta con la información relacionada a las cifras de ventas, conocimiento del público consumidor, el valor contable, la antigüedad del signo y demás. El juzgador analizará el material probatorio incorporado al expediente y determinará si en efecto existe un signo notorio que está siendo eventualmente aprovechado por un tercero o no. No se pueden denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, ya que la notoriedad debe ser alegada y probada por la parte interesada.

En cuanto a la afirmación del INDECOPI respecto de que la actora MERCK KGAA no alegó ni en su oposición ni en su recurso la notoriedad de su signo “DOLO NEUROBION” (denominativo), es preciso esclarecer este aspecto, en el sentido de indicar al Juez consultante que la normativa comunitaria no regula si pueden o no incorporarse nuevos argumentos en sede judicial por lo que en GACETA OFICIAL 20/04/2015 52 de 52 aplicación del principio del complemento indispensable, el ordenamiento jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486.

En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su normativa interna, debe determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos que no se discutieron en sede administrativa, en particular el aspecto relacionado a la notoriedad del signo “DOLO NEUROBION” (denominativo).

QUINTO: La oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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