Año XXXII – Número 2526 Lima, 02 de julio de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 163-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Asunto: Cancelación parcial por falta de uso de la marca “BROXOL” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00117 PROCESO 184-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales e) e i), y 180 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01041-2007-0-1801SP-CA-05.

Demandante: COMPACTA S.A.C. Marca Colectiva mixta: ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984. PROCESO 187-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 115 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113, 116 literal b), 122 y 124 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01820-2013-0-1801JR-CA-03.

Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Diseño industrial “PORCIÓN DE CABEZA DE UN IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL” Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 02/07/2015 2 de 47       PROCESO 163-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Asunto: Cancelación parcial por falta de uso de la marca “BROXOL” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00117 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: El Oficio 3220 del 10 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 17 de octubre del 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00117. El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno: Demandante: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. 1. Y COMERCIO Hechos: − El 5 de julio del 2005, Laboratorios La Santé S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos, Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación por falta de uso de la marca BROXOL (denominativa), con Certificado de Registro 187539, inscrita a favor de Promociones Científicas e Industriales S.A.–PROCIN 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza: sustancias y productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos. − El 3 de octubre del 2005, la sociedad Promociones Científicas e Industriales S.A.– PROCIN contestó la solicitud de cancelación.                                                                                                                         1 Absorbida por fusión por la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., según Certificado de Existencia y Representación Legal o de Inscripción de Documentos emitido por la Cámara de Comercio de Barranquilla de folios 237 de autos.

GACETA OFICIAL 02/07/2015 3 de 47       − Mediante Resolución 19326 del 24 de julio del 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado 187539 de la marca BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos”; comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación el certificado 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, distinguirá los siguientes productos: “sustancias y productos farmacéuticos”. Comprendidos en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza.

(…)”. − El 8 de agosto del 2006, PROCIN interpuso recurso de apelación, solicitando la revocación de los artículos segundo y tercero de la parte resolutiva de la Resolución 19326. Por su parte, el 14 de agosto del 2008, Laboratorios La Santé S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la misma resolución. − El 29 de septiembre del 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 37046, a través de la cual resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 19326, concediendo a su vez los recursos de apelación interpuestos. − Por Resolución 44729 del 31 de octubre del 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el artículo primero de la decisión contenida en la Resolución 19326 del 24 de julio del 2006 proferida por la Jefe de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la decisión contenida en la Resolución 19326, el cual quedará así: “ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: productos veterinarios”.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo tercero de la decisión contenida en la Resolución 19326, el cual quedará así: “Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 187539 que corresponde a la marca denominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, distinguirá los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos”. − Laboratorios Incobra S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, postulando como pretensiones: i) la nulidad GACETA OFICIAL 02/07/2015 4 de 47       de los artículos segundo y tercero de la Resolución 44729 del 31 de octubre del 2008; ii) la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución 37046 del 29 de septiembre del 2008, en el extremo que resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 19326; iii) la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución 19326; y como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, iv) se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar una resolución mediante la cual se adopten las medias que sean necesarias para el cumplimiento del fallo, especialmente de los relacionado con la vigencia de las resoluciones citadas. 2.

Argumentos de la demanda: 8. La demandante Laboratorios Incobra S.A. manifestó lo siguiente: − La marca BROXOL (denominativa) ha sido usada en Colombia sin solución de continuidad desde septiembre de 1995. La Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error al decidir cancelarla parcialmente, en el sentido de excluir ciertos productos veterinarios, omitiendo así la aplicación de todos los presupuestos para la cancelación establecida en el artículo 165 de la Decisión 486, que implica una total inobservancia de su tercer párrafo, en el cual se establece una limitación para decretar tal cancelación. − La Administración también ha infringido el primer párrafo del artículo 165, por cuanto decidió cancelar parcialmente el registro de la marca BROXOL (denominativa) a pesar que Laboratorios La Santé S.A. había solicitado la cancelación total de la misma, es decir, actuó de manera oficiosa y no a petición de parte como lo dispone la norma transgredida. 3.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 9. Laboratorios La Santé S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente: Las pruebas aportadas por la demandante no demuestran el uso eficaz de la marca BROXOL (denominativa), tal como lo ordena el artículo 166 de la Decisión 486. 10. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: − Si bien PROCIN da respuesta a la solicitud de cancelación por no uso formulada por Laboratorios La Santé S.A., en la misma no anexa las pruebas pertinentes para acreditar el uso de la marca en la forma como establece la Decisión Andina respecto a “todos” los productos que amparaba.

Por lo cual, corresponde la cancelación parcial de la cobertura. − Las resoluciones acusadas se ajustan plenamente a la normativa, jurisprudencia y doctrina vigente, por lo tanto, los actos expedidos no deben ser declarados nulos. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 11. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1652 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos: 1663 y 1674 de la Decisión 486.                                                                                                                         2 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación GACETA OFICIAL 02/07/2015 5 de 47       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 2. Cancelación parcial de un registro. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE: 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 12. Mediante Resolución 44729 de 31 de octubre del 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: “Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca denominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: productos veterinarios.

(…) Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL (…) distinguirá los siguientes productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos”. 13. El Tribunal tomará como referencia lo señalado dentro del Proceso 53-IP-2013 de 19 de junio de 2013: 1.

Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. 14. Los artículos 165 a 170, salvo el 1695 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 4 5 de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos y/o servicios que ampara. GACETA OFICIAL 02/07/2015 6 de 47       a. Legitimación para adelantar el trámite. 15. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés real en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. 16. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca. 17. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. 18. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 19.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".

(Proceso 22-IP-2005. Interpretación GACETA OFICIAL 02/07/2015 7 de 47       Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1207 de 16 de junio de 2005). 20. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre la marca, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. 21. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 22.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 199 de 26 de enero de 1996). GACETA OFICIAL 02/07/2015 8 de 47       23. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 24.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 25.

Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar lo siguiente: 1. Si la marca BROXOL (denominativa) es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado de registro 187539; y, 2. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara en la Clase 5 de la Clasificación de Niza estaríamos frente a un uso de la marca que no es real ni efectivo. 26. Una vez realizado el análisis anterior, la Corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación prejudicial. d. Carga de la prueba.

La prueba del uso. 27. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 28.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 29.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. GACETA OFICIAL 02/07/2015 9 de 47       e. Causales de justificación para el no uso de la marca. 30.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. f. Procedimiento. 31.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina Nacional Competente. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. 2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. 4.

Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. 32. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria. g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1. Depurar el registro de marcas, eliminando aquellas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado. 2.

Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. 33.

A continuación, el Tribunal analizará específicamente el tema de la cancelación parcial por no uso. 2. La cancelación parcial por no uso. 34. El Tribunal ha reiterado esta posición en el Proceso 13-IP-2014 de 14 de marzo de 2014: “El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente GACETA OFICIAL 02/07/2015 10 de 47       ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. 35.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en lo substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. 36. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. 37.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso. 38.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la Corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 39.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa GACETA OFICIAL 02/07/2015 11 de 47       desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. 40.

En el presente caso, la Corte Consultante deberá analizar si existe o no conexión competitiva entre los “productos veterinarios” excluidos de la cobertura registral y los “productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos” que mantienen la cobertura registral. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: Primero: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE La Corte consultante deberá determinar lo siguiente: 1) Si la marca BROXOL (denominativa) es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado de registro 187539; y, 2) Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara en la Clase 5 de la Clasificación de Niza estaríamos frente a un uso de la marca que no es real ni efectivo. GACETA OFICIAL 02/07/2015 12 de 47       Una vez realizado el análisis anterior, la Corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación prejudicial.

Segundo: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se genera cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en lo sustancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en caso sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.

Si, por un lado, la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la Corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por el signo, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma Clase de la Clasificación de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

En el presente caso, la Corte Consultante deberá analizar si existe o no conexión competitiva entre los “productos veterinarios” excluidos de la cobertura registral y los “productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos” que mantienen la cobertura registral. GACETA OFICIAL 02/07/2015 13 de 47       De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 184-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales e) e i), y 180 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01041-2007-0-1801-SP-CA-05.

Demandante: COMPACTA S.A.C. Marca Colectiva mixta: ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo GACETA OFICIAL 02/07/2015 14 de 47       Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 1041-2007-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 26 de febrero de 2015. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: COMPACTA S.A.C. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 1 de marzo de 2005, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA, solicitó el registro como marca colectiva del signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, en cuya parte superior se aprecia la figura estilizada de una alpaca conforme al modelo que obra a folio 7 del expediente, para distinguir los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestido, calzado, sombrerería”. 2.

El 12 de octubre de 2005, la sociedad COMPACTA S.A.C., formuló oposición sobre la base de sus marcas: mixta ORIGIN ALPACA y etiqueta (Certificado 89670): “(…) contiene la figura característica de un auquénido (alpaca) y la combinación de los colores ladrillo y negro, para distinguir confecciones de prendas de vestir, especialmente de alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; y denominativa ORIGEN (Certificado 69736): “(…) escrita en letras características, para distinguir prendas de vestir, especialmente de pelo de alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”. 3.

El 28 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 3659-2007/OSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. 4. El 23 de julio de 2007, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. GACETA OFICIAL 02/07/2015 15 de 47       5.

El 07 de agosto de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1550-2007/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. 6. La sociedad COMPACTA S.A.C., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución. 7.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 8. Manifiesta, que la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA identifica los productos de sus asociados nacionales e internacionales con la figura estilizada de una Alpaca (marca figurativa), como consta en la página web de la propia Asociación y en los certificados 94089 y 086292 otorgados por el INDECOPI para identificar productos de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 9.

Agrega, que las aludidas marcas fueron solicitadas por la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA el 17 de abril de 1989. 10. Señala, que sus marcas ORIGIN ALPACA (mixta) y ORIGEN (denominativa) han sido usadas en forma permanente e ininterrumpida por más de diecisiete (17) años, esto es con antelación al registro de la marca figurativa de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA. 11.

Arguye, que la marca ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, ha sido obtenida de mala fe, ya que se apropia indebidamente del concepto de la marca ORIGIN ALPACA. 12. Esgrime, que los signos en conflicto son confundibles entre sí, puesto que existe similitud y conexión competitiva entre los productos, por tratarse en ambos casos de prendas de vestir, especialmente de pelo de Alpaca de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, el examen comparativo de los signos en cuestión debe ser más riguroso; se debe dar importancia al aspecto denominativo del signo solicitado, lo que sin duda incrementa el riesgo de confusión. 13. Manifiesta, que los términos “Alpaca Origen” no son débiles y, por lo tanto, no se puede permitir la coexistencia pacífica de los signos en conflicto, puesto que las marcas ORIGIN ALPACA y ORIGEN son de exclusividad de la sociedad COMPACTA S.A.C y de su empresa vinculada: ORIGIN ALPACA E.I.R.L. 14.

Agrega, que si bien la denominación ALPACA es un término de uso común, la autoridad debe atender al conjunto de los signos, es decir, debe tener en cuenta tanto los elementos denominativos como los figurativos. GACETA OFICIAL 02/07/2015 16 de 47       15. Aduce, que el 20 de febrero de 2006 la sociedad ORIGIN ALPACA E.I.R.L., rechazó la invitación a formar parte de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA por la evidente mala fe en la apropiación de sus marcas. 16.

Esgrime, que la denominación ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, es la traducción de la expresión descriptiva y genérica “marca de origen”, lo cual es impropio para servir como marca porque pertenece al dominio público. Es descriptiva de la época de producción. 17. Argumenta, que al conferírsele la exclusividad sobre la denominación “marca de origen desde 1984”, se está afectando gravemente el interés público y el de otros fabricantes y titulares de marcas de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.

Agrega, que la marca ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 engaña a los medios comerciales y al público en general pues contiene información falsa, ya que ésta fue solicitada a registro el 1 de marzo de 2005. 19. Señala, que la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA omitió requisitos formales al momento de la solicitud del registro, pues el poder otorgado al mandatario para tal fin carecía de los elementos propios de su naturaleza (falta de facultades de delegación del gerente al mandatario para tramitar el registro). b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI. 20. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético. 21. Agrega, que el hecho que la marca concedida se conforme por algunos elementos que aisladamente resultan descriptivos, esto genera que el titular de la marca no pueda oponerse al registro de los signos que los contengan.

No implica que el signo solicitado no sea distintivo. 22. Adiciona, que la marca concedida no es descriptiva, es decir, no consiste en un signo que exclusivamente indique las características del producto que se pretende distinguir y, por tanto, no incurre en una causal absoluta de irregistrabilidad. 23. Manifiesta, que los aspectos referidos a las formalidades de la admisión de la solicitud de registro fueron convalidados por la demandante, y no tienen el mérito para modificar el sentido de lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI.

Por parte de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA ALPACA. 24. No obra dentro del expediente copia de la contestación de la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 25. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: GACETA OFICIAL 02/07/2015 17 de 47       “1.

Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 (…)”. 26. De oficio se interpretarán los siguientes artículos: el 135 literales e) e i) y el 180 de la Decisión 4861. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 27. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La marca colectiva.

Características y requisitos para su registro. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. D. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.

F. Palabras en idioma extranjero y de uso común o descriptivas en la conformación de marcas. La marca débil. G. Los signos engañosos. H. La solicitud de registro de mala fe. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA MARCA COLECTIVA. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS PARA SU REGISTRO. 28. Como quiera que el asunto en estudio tiene que ver con el registro de la marca colectiva ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, el Tribunal considera pertinente determinar las características y los requisitos para el registro de este tipo de signos distintivos. 29.

La Decisión 486 regula la figura de la marca colectiva en los artículos 180 a 184, de conformidad con las siguientes características:                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. GACETA OFICIAL 02/07/2015 18 de 47       a. Concepto. 30. El artículo 180 de la Decisión 486 define la marca colectiva de la siguiente manera: 31.

“Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”. 32. La anterior definición normativa se encuentra en la misma línea conceptual generalmente adoptada: “se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva.

El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o cooperativa.”2 33. La marca colectiva, en efecto, goza de las siguientes características: b. Características b.1. Solicitante: El artículo 181 de la Decisión 486 presenta un solicitante calificado.

Eso quiere decir que la marca colectiva no puede ser solicitada por cualquier persona, sino que está concebida para las asociaciones de productores fabricantes o prestadores de servicios, y en general a las organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos de conformidad con la normativa interna sobre la materia. Dichas asociaciones u organizaciones pueden tener naturaleza pública o privada. b.2.

Finalidad: diferenciar productos o servicios de sus integrantes, teniendo en cuenta que los mismos deben gozar de ciertas características comunes de conformidad con lo establecido en el reglamento de uso adoptado por el titular. b.3. Trámite: Los tiempos y movimientos del trámite de registro son los mismos que los previstos para las marcas ordinarias; esto de conformidad con la remisión al título de marcas que hace el artículo 184 de la Decisión 486. b.4.

Requisitos específicos: La solicitud de registro debe acompañarse, además de lo que establecen los artículos 139 y 140 de la Decisión 486, de lo siguiente: - Indicación de que se trata de una marca colectiva. - Copia de los estatutos del solicitante, es decir, de la asociación, organización o grupo de personas legalmente establecidas de conformidad con la normativa interna sobre la materia. - La lista de sus integrantes. - El reglamento de uso de la marca colectiva, es decir, un documento donde se indiquen las condiciones y la forma que dicha marca colectiva se utilizará en el mercado.                                                                                                                         2 García, L. 2002.

“El Valor de las Marcas Colectivas y de Certificación para las Empresas de Menor Peso”, Revista de la OMPI. GACETA OFICIAL 02/07/2015 19 de 47       b.5. Uso: Las personas facultadas para usar la marca colectiva son las inscritas en la lista anexa a la solicitud. b.6. Información de cambios a la oficina nacional competente: cualquier cambio que se presente en los estatutos, la forma y condiciones de utilización y en la lista de integrantes, debe ser informada a la oficina nacional competente para que se hagan las anotaciones pertinentes (artículo 182).

Esto con la finalidad de que se sepa a ciencia cierta el ámbito operativo de la marca colectiva. b.7. Actos dispositivos: La marca colectiva se puede ceder o licenciar. Como requisito de inoponibilidad el contrato respectivo debe ser inscrito en la oficina nacional competente (artículo 183). B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 34. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 es confundible con las siguientes marcas: mixta ORIGIN ALPACA y denominativa ORIGEN. 35. La corte consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136? 36.

De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos; y para contestar específicamente la cuestión referida por la consultante se hará referencia a los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado. 37.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos GACETA OFICIAL 02/07/2015 20 de 47       de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.                                                                                                                         3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 02/07/2015 21 de 47       La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: − La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. − Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de GACETA OFICIAL 02/07/2015 22 de 47       dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” 38. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 39.

En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y ORIGIN ALPACA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 40. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran GACETA OFICIAL 02/07/2015 23 de 47       cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.                                                                                                                         4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 02/07/2015 24 de 47       − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”)”. 41.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y ORIGIN ALPACA. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. 42. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y el denominativo ORIGEN.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos. 43. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

GACETA OFICIAL 02/07/2015 25 de 47       (…) El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.” 44.

En atención a que en el caso bajo estudio uno los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario aplicar las reglas para la comparación de signos compuestos determinadas en el acápite precedente. 45. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y el denominativo ORIGEN.

E. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO Y DE USO COMÚN O DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LA MARCA DÉBIL. 46. La demandante afirmó que la expresión ORIGIN MARK SINCE 1984 es descriptiva. Indicó que el signo solicitado es descriptivo de la época de producción. También sostuvo que el término ALPACA es de uso común. 47. El INDECOPI afirmó que el hecho de que la marca concedida se conforme por algunos elementos que aisladamente resulten descriptivos, genera que el titular de la marca no pueda oponerse al registro de los signos que los contengan. 48.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el signo solicitado se encuentra compuesto por palabras en idioma extranjero, el Tribunal abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”. 49.

La expresión ORIGIN MARK SINCE 19846, traducida al español significa “marca de origen desde 1984”. 50. Este Tribunal, con un criterio aplicable a la Decisión 486, respecto lo siguiente:                                                                                                                         6 Traducción realizada por el Tribunal. ha manifestado al GACETA OFICIAL 02/07/2015 26 de 47       “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 51. En relación con los signos de uso común y descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras, expresiones o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas7.                                                                                                                         7 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 02/07/2015 27 de 47       Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con, la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”;

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(…) Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” 52. La corte consultante deberá determinar si el significado de la expresión ORIGIN MARK SINCE 1984 es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si es descriptiva para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la influencia de este hecho en el análisis de registrabilidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. GACETA OFICIAL 02/07/2015 28 de 47       53.

Asimismo, debe establecer si la palabra ALPACA es de uso común en la clase 25, y con esto decidir si la excluye o no del cotejo de marcas. F. LOS SIGNOS ENGAÑOSOS. 54. La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado engaña a los medios comerciales y al público en general, pues contiene información falsa. Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de los signos engañosos. 55.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 166-IP-2012: “El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.

Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ”. (Proceso 38-IP-99.

Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000)”. 56. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad.

G. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MALA FE. 57. La demandante argumentó que la marca ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984, ha sido obtenida de mala fe ya que se apropia indebidamente de la marca ORIGIN ALPACA. En este escenario, se abordará el tema propuesto. GACETA OFICIAL 02/07/2015 29 de 47       58. El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.

El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”8 (subrayado fuera de texto). 59.

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”9. 60. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marca debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas. 61.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado10.                                                                                                                         8 Proceso 65-IP-2004.

Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012. 9 Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

GACETA OFICIAL 02/07/2015 30 de 47       62. El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo. 63.

Ahora bien, el análisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida del grado de recordación, posicionamiento e implantación de un signo en el mercado. 64. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar la operatividad económica o cualquier situación de ventaja que tenga un signo en el mercado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La marca colectiva tiene como finalidad diferenciar productos o servicios de sus integrantes, teniendo en cuenta que los mismos deben gozar de ciertas características comunes de conformidad con lo establecido en el reglamento de uso adoptado por el titular. Los tiempos y movimientos del trámite de registro son los mismos que los previstos para las marcas ordinarias; esto de conformidad con la remisión al título de marcas que hace el artículo 184 de la Decisión 486.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de signos distintivos, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos ALPACA ORIGIN MARK 1984 y ORIGIN ALPACA.

CUARTO: La corte consultante para resolver el conflicto de signos distintivos, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre GACETA OFICIAL 02/07/2015 31 de 47       el signo mixto ALPACA ORIGIN MARK SINCE 1984 y el denominativo ORIGEN.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si el significado de la expresión ORIGIN MARK SINCE 1984 es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si es descriptiva para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la influencia de este hecho en el análisis de registrabilidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Asimismo, debe establecer si la palabra ALPACA es de uso común en la clase 25, y con esto decidir si la excluye o no del cotejo de marcas.

SEXTO: La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad.

SÉPTIMO: El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo.

Ahora bien, el análisis que haga la corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida del grado de recordación, posicionamiento e implantación de un signo en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar la operatividad económica o cualquier situación de ventaja que tenga un signo en el mercado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 02/07/2015 32 de 47       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 187-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 115 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113, 116 literal b), 122 y 124 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01820-2013-0-1801-JR-CA-03.

Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Diseño industrial “PORCIÓN DE CABEZA DE UN IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 1820-2013-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01820-2013-0-1801-JR-CA-03.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de febrero de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. GACETA OFICIAL 02/07/2015 33 de 47         Partes: Demandante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 25 de agosto de 2010, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitó el registro del diseño industrial “PORCIÓN DE CABEZA DE UN IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL”, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud No. 29/356,495 presentada el 26 de febrero de 2010 en Estados Unidos de América, cuyos diseñadores fueron Eduardo Jiménez, John Gatzmeyer, Robert Moskovich, Alan Sorrentino, Alberto Mantilla, Jason Liang y Lucas Wade. 2.

Mediante proveído de fecha 7 de octubre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, señaló que se habían verificado tres (3) diseños: i) Primer Diseño: figuras 1 a 10; ii) Segundo Diseño: figuras 11 a 20; y, iii) Tercer Diseño: figuras 21 a 30; en ese sentido, requirió al solicitante para que en el plazo de diez (10) días hábiles, precisara con cuál de los diseños solicitados debía continuarse el trámite de registro. 3.

El 15 de octubre de 2010, COLGATE PALMOLIVE COMPANY señaló que la solicitud presentada mantendría las figuras originales 1 a 10. 4. Mediante proveído de fecha 19 de octubre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, limitó la solicitud al diseño que aparece en las figuras 1 a 10. 5. El 12 de enero de 2011, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, formuló oposición al registro solicitado sobre la base de los siguientes argumentos: i) Lleva varios años en el mercado de las pastas y cepillos dentales; ii) El diseño solicitado constituye una forma usual en el mercado para los implementos de cuidado oral; iii) El diseño solicitado está constituido por la representación tridimensional de un cepillo cuya cabeza y forma general no presentan gran diferenciación respecto de los demás cepillos que se encuentran en el mercado, sino que el mismo se limita a presentar diferencias secundarias en comparación con aquéllos; iv) Lo afirmado precedentemente puede ser rápidamente constatado si se aprecia la cabeza del cepillo solicitado y se compara con todas aquellas existentes actualmente en el mercado, y que no son de titularidad de la solicitante; v) Asimismo, la forma como se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo no constituye un elemento que dote de novedad al cepillo solicitado.

GACETA OFICIAL 02/07/2015 34 de 47         6. El 12 de marzo de 2012, se emitió el Informe Técnico CEA 19-2012, en el cual el examinador de diseños industriales concluyó que la oposición formulada no afectaba el requisito de novedad del diseño presentado. 7. El 26 de marzo de 2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 45-2012/CIN-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado. 8.

El 13 de abril de 2012, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo. 9. El 07 de enero de 2013, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. No. 45-2012/CIN-INDECOPI.

10. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, interpuso demanda contencioso administrativa contra las anteriores Resoluciones. 11. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Sub Especialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Nueve de 26 de diciembre de 2013, declaró infundada la demanda.

12. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 13. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, soporta su demanda en los siguientes argumentos: 14. Indica, que la novedad de un diseño industrial está conformada por los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que tengan por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad. 15.

Afirma, que en el caso concreto el diseño solicitado no cumple con los requisitos mencionados. Por lo tanto, concluye que la mera apariencia no basta para acreditar los requisitos de la normativa comunitaria andina. 16. Agrega, que en el Informe Técnico CEA No. 19-2012, sólo se han exaltado las mínimas diferencias existentes en la cabeza del diseño solicitado, con lo cual se hace una comparación forzada. 17.

Señala, que no se ha tenido en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo se resbale. Lo anterior constituye una presentación común y frecuente en dichos productos. GACETA OFICIAL 02/07/2015 35 de 47         18. Arguye, que de otorgarse el registro solicitado, se estaría permitiendo el monopolio sobre un diseño que es de uso común en el mercado. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI. 19. Indica, que el diseño solicitado cumple el requisito de novedad; además está dotado de los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que producen en el usuario informado una impresión general diferente de la que produce cualquier otro dibujo o modelo. Por lo tanto, no es una forma usual de producto. 20.

Agrega, que el demandante no aporta pruebas que desacrediten la novedad del diseño solicitado. No basta la sola afirmación. 21. Señala, que el Informe Técnico CEA No. 19-2012, tuvo en cuenta no sólo las diferencias mínimas a la hora de hacer la comparación en conjunto entre el diseño solicitado y los demás productos existentes en el mercado.

Por lo tanto se concluyó que el diseño estaba dotado de una apariencia especial “(…) sobre su cara posterior presenta una configuración de elementos sobresalientes, en la que se observa un elemento en forma de estrella hacia el extremo superior, seguido por tres grupos de tres elementos cada uno en forma de ‘V’, que están separados por tres elementos en forma de ‘V’ más gruesos y cortos, para finalmente terminar en un grupo de dos elementos en ‘V’ delgados y mucho más cortos que los primeros”.

Por parte del Tercero Interesado. 22. Indica, que el diseño solicitado cumple con los requisitos de la Decisión 486. 23. Señala, que la demandante no acredita su legítimo interés para actuar al momento de formular la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486. Tampoco aportó pruebas que desvirtúen la novedad. No basta la mera afirmación. c. Sentencia de primera instancia. 24.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Sub Especialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Nueve de 26 de diciembre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) se observa que los elementos incorporados en el diseño solicitado pueden ser apreciados fácilmente por el consumidor al momento de elegir el producto y en su uso, cumpliendo así el requisito de visibilidad.

Por otro lado, conceden al producto una apariencia particular que lo hacen más atractivo, más moderno y novedoso a la vista, diferenciándolo de los demás. No obedecen exclusivamente a criterios técnicos, sino que permiten dar mayor realce y visibilidad a los aspectos funcionales del mismo como son la superficie y la ubicación del implemento para uso oral en la cabeza del cepillo.

(…) se advierte que el Informe Técnico CEA 19-2012, (…) ha basado sus conclusiones en las diferencias existentes que se pueden apreciar entre ambos diseños, no siendo estas diferencias de carácter secundario. GACETA OFICIAL 02/07/2015 36 de 47         (…) De lo analizado en el procedimiento administrativo, se observa que la opositora (hoy demandante), no fundamentó su posición con medios probatorios idóneos que permitan establecer la falta de novedad en el diseño de Colgate Palmolive Company.

(…) De lo expuesto se colige que, el diseño solicitado a registro, presenta elementos de carácter arbitrario en su conformación que lo hacen notoriamente diferente a la vista en relación con otros productos de su misma naturaleza”. d. Recurso de apelación. 25. La señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 26. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar el requisito de la novedad de un diseño industrial? 2. ¿Qué criterios deben considerarse para establecer si las diferencias existentes entre el diseño industrial solicitado y uno inscrito con anterioridad resultan relevantes o si, por el contrario, resultan secundarias?”. 27.

Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 113, 116 literal b), 122 y 124 de la Decisión 486.1                                                                                                                         1 “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (…).

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116. La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

GACETA OFICIAL 02/07/2015 37 de 47         C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 28. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. B. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias.

C. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. D. La oposición al registro del diseño industrial. La legitimación y la sustentación. El papel de la oficina nacional. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO. 29. Como quiera que en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial “PORCIÓN DE CABEZA DE UN IMPLEMENTO PARA EL CUIDADO ORAL”, y como quiera que el INDECOPI accediera a la mencionada solicitud, el Tribunal estima pertinente referirse al ámbito de protección de los diseños industriales y a los requisitos para su registro. 30.

Además de lo anterior la corte consultante realizó la siguiente pregunta que se absolverá en el presente acápite: 31. ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar el requisito de la novedad de un diseño industrial? 32. Para lo anterior el Tribunal seguirá los criterios vertidos en la Interpretación Prejudicial expedida el 11 de noviembre de 2010, en el marco del proceso 87-IP2010.

“El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial. El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” De la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética.

Es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.” GACETA OFICIAL 02/07/2015 38 de 47         El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en relación con el diseño industrial: “(…) La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. (…) Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial (…)”.

(Interpretación Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71-IP-2005). Requisitos y efectos del registro. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Es decir, en este caso el registro es constitutivo de derechos. Tendrá una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro.

(Art. 128 de la Decisión 486). El Diseñador tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. (Art. 114 de la Decisión 486). Para responder específicamente a la pregunta de la corte consultante, tenemos lo siguiente: El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad.

El artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad: “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

GACETA OFICIAL 02/07/2015 39 de 47         Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”. De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño. Como soporte de lo anterior, es conveniente traer algunos criterios previstos por la doctrina especializada para determinar la novedad del diseño industrial: “(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

(2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (…) En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica2 a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial3, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”4. El artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina qué diseños industriales no son registrables. Establece tres hipótesis, a saber:                                                                                                                         2 3 4 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 02/07/2015 40 de 47         “Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.

A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular”. A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.

La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir exclusivamente en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Manifestó lo siguiente: “El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales”. (Interpretación Prejudicial de 20 de marzo de 2014, expedida en el marco del proceso 195IP-2013). GACETA OFICIAL 02/07/2015 41 de 47         Ahora bien, el diseño industrial ha sido analizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con lo siguiente: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea5 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características                                                                                                                         5 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 02/07/2015 42 de 47         del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”. 33.

De conformidad con lo anterior, la corte consultante además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. COTEJO ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN Y LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS. 34. En el procedimiento administrativo interno, la opositora argumentó que el diseño solicitado está constituido por la representación tridimensional de un cepillo, cuya cabeza y forma general no presentan diferenciación respecto de los demás cepillos que se encuentran en el mercado; sólo presenta diferencias secundarias en comparación con aquellos. 35.

La corte consultante realizó la siguiente pregunta: 36. ¿Qué criterios deben considerarse para establecer si las diferencias existentes entre el diseño industrial solicitado y uno inscrito con anterioridad resultan relevantes o si, por el contrario, resultan secundarias? 37. De conformidad con lo anterior, se tratará el tema propuesto y, de esta manera, se responderá a la pregunta formulada por la corte consultante. 38.

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. GACETA OFICIAL 02/07/2015 43 de 47         39.

Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente: “Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.

(Interpretación prejudicial 71-IP-2010, de 06 de julio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1235, de 23 de agosto de 2005). 40. Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias segundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: − Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. − La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.

C. APORTE ARBITRARIO DEL DISEÑADOR EN RELACIÓN CON OBJETOS CUYA APARIENCIA EXTERNA SE ENCUENTRE DICTADA POR CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO. 41. La demandante argumentó que al analizar la novedad no se deben tomar en cuenta los elementos de carácter técnico o que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad. Afirmó que no se ha tenido en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material que impide que el cepillo se resbale. 42.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. 43. El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente GACETA OFICIAL 02/07/2015 44 de 47         por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 44.

De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 45. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 46.

De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 47.

En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado. 48. Por lo tanto, le corresponde a la corte consultante examinar el caso concreto, y determinar si la cabeza y el mango del cepillo de dientes solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con los diseños existentes, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.

D. LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL. LA LEGITIMACIÓN Y LA SUSTENTACIÓN. EL PAPEL DE LA OFICINA NACIONAL. 49. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sostuvo que la demandante no acreditó su legítimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486. 50. En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial. 51.

El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características: - Plazo: la oposición debe presentarse durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial. - Sustentación: El derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación GACETA OFICIAL 02/07/2015 45 de 47         de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación. - Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.

En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. - Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia. - Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad.

Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importantes principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Se considera como diseño industrial a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.

GACETA OFICIAL 02/07/2015 46 de 47         No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En este sentido, la corte consultante además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias segundarias entre los diseños industriales en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: - Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. - La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el diseño industrial que se pretende registrar.

TERCERO: Le corresponde a la corte consultante examinar el caso concreto, y determinar si la cabeza y el mango del cepillo de dientes solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con los diseños existentes, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.

CUARTO: El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las características determinadas en el acápite D de la presente providencia. De éstas, de conformidad con el caso particular, se resaltan las siguientes: - Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.

En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. - Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la GACETA OFICIAL 02/07/2015 47 de 47         buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú