Año XXXII – Número 2530 Lima, 07 de julio de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 290-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 20090426. Actor: CENTUR MARCAS S.A. Marca denominativa SUITE NIGHT SPRING PROCESO 297-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 33, 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 1355-2011/DIN.

Apelante: VACULIFT INC. Patente: “TRANSPORTADOR COMPACTO AL VACÍO DE MATERIALES MEJORADO” PROCESO 304-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

Asunto: Marca “RÓMULO” (mixta). Expediente Interno: 17811-20132971 PROCESO 290-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 2 de 41         Expediente Interno Nº 2009-0426. denominativa SUITE NIGHT SPRING. Actor: CENTUR MARCAS S.A. Marca Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3769 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-0426. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de febrero de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: CENTUR MARCAS S.A. (cesionario de la solicitud de la marca denominativa SUITE NIGHT SPRING, presentada por INDUSTRIAS SPRING S.A.).

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: MODANOVA S.A. INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A., solicitó el 10 de julio de 2006 el registro como marca del signo denominativo SUIT NIGHT SPRING, para amparar los siguientes productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “Tejidos de algodón, cabezales de almohadas.

Cobijas, dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de GACETA OFICIAL 07/07/2015 3 de 41       cama, cobertores, fundas para cojines, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (…)”. 2. Una vez publicado el extracto del signo en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MODANOVA S.A., formuló oposición sobre la base de la confundibilidad con sus marcas: denominativa SPRING (Clase 24) y denominativas SPRING – MAID (Clases 23, 24, 25 y 26). 3.

De igual manera, la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A., presentó oposición sobre la base de la confundibilidad con la marca denominativa AMERICAN NIGHT (Clase 20). 4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 53277 de 18 de diciembre de 2008, resolvió declarar infundada la oposición y concedió el registro solicitado. 5.

La sociedad MODANOVA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 03612, de 29 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 7.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 07874 de 24 de febrero de 2009, resolvió el recurso de apelación, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A., y negó el registro de la marca solicitada. 8. La sociedad CENTUR MARCAS S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo. 9.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Sostiene que existe distintividad extrínseca y diferencias visuales gráficas, ortográficas y fonéticas entre las marcas en conflicto. 11.

Señala que no hay similitud susceptible de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. 12. Dice que la marca solicitada a registro tiene fuerza distintiva, ya que cuenta con dos aspectos: tiene la capacidad intrínseca para individualizar los productos para los cuales se solicita el registro, y tiene la capacidad extrínseca en cuanto no genera confusión con el signo opositor ya registrado. 13.

Argumenta, que la marca registrada se compone de una palabra, mientras que la solicitada a registro se compone de tres. 14. Dice, que se ignoró la comparación conceptual de los signos confrontados, ya que evocan ideas totalmente distintas; una se refiere a la primavera y la otra a GACETA OFICIAL 07/07/2015 4 de 41       habitación en noche de primavera.

El idioma inglés se ha incorporado a nuestra vida cotidiana. 15. Expresa, que se violó el derecho a la igualdad, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio en casos similares ha procedido de otra manera. 16. Indica que se ha ignorado “las características visuales del conjunto”; el impacto visual es relevante frente al público consumidor. 17.

Señala, que no existe riesgo de confusión y asociación. 18. Arguye, que los signos coexisten pacíficamente en el mercado. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 19. Señala, que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva. 20. Argumenta, que el demandante no probó la coexistencia real y efectiva de las marcas en conflicto, sin que exista riesgo de confusión en el consumidor.

Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. 21. Señala, que operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por parte de los Terceros Interesados. 22. Tal y como se desprende del Oficio 3769 de 1 de diciembre de 2014, expedida por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, no fueron enviadas las contestaciones de los terceros interesados. c. Referencia a los alegatos de conclusión presentados por el demandante. 23.

Sostuvo que la marca denominativa SPRING, registrada bajo el certificado 288493 para la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, y que sirvió como fundamento de la oposición en el presente asunto, fue cancelada por no uso mediante Resolución 41022 de 6 de agosto de 2010. Por tal motivo, desapareció la causal de irregistrabilidad esgrimida.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 24. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134 y 136 de la Decisión 486. 25. Se hará la interpretación solicitada, pero se restringirá la del artículo 134 a su literal a) y la del artículo 136 a su literal a)1.                                                                                                                         1    Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL 07/07/2015 5 de 41       C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 26.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica vinculada con los signos en idioma extranjero.

B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. C. La coexistencia de marcas de hecho. D. ¿En este caso es necesario realizar el análisis de conexión competitiva? E. La autonomía de la oficina de registro de marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA VINCULADA CON LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 27. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING es confundible con la marca denominativa SPRING. La sociedad demandante sostuvo que los signos confrontados evocan ideas totalmente diferentes: uno se refiere a la primavera y el otro a una habitación en noche de primavera.

Además afirmó que el idioma inglés se ha incorporado a nuestra vida cotidiana. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos, haciendo especial énfasis en la confusión ideológica vinculada con los signos en idioma extranjero. 28. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a) las palabras o combinación de palabras;

(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 07/07/2015 6 de 41       de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:                                                                                                                         2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 07/07/2015 7 de 41       La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del GACETA OFICIAL 07/07/2015 8 de 41       servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. − Confusión ideológica vinculada con los signos en idioma extranjero. 29.

La expresión SUIT NIGHT SPRING significa en español “traje de noche de primavera”. La palabra SPRING significa “primavera”3; la palabra MAID significa “doncella”4; y la expresión AMERICAN NIGHT “noche americana”5. 30. Como se señaló anteriormente, este tipo de confusión se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. 31.

El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar el riesgo de confusión. En los países andinos la penetración de ciertos idiomas extranjeros es evidente y palpable para algunos sectores sociales y rubros económicos. Por tal motivo, el juez consultante debe determinar el grado de recepción del signo en idioma extranjero, teniendo en cuenta el sector de consumidores al cual van dirigidos los productos que ampara.

Por ejemplo, en ciertos sectores socioeconómicos se suelen utilizar palabras extranjeras de manera cotidiana y bajo los mismos parámetros conceptuales: brunch, shot, run, break, coffee break, entre otros.                                                                                                                         3 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=spring. http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=maid. 5 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=american night 4 GACETA OFICIAL 07/07/2015 9 de 41       32.

Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor en estos escenarios aprehende y comunica las marcas por las ideas que evocan en el idioma extranjero. 33. De conformidad con lo anterior, es imprescindible que la oficina de registro de marcas tenga en cuenta lo mencionado al establecer la confundibilidad ideológica.

En este sentido, para determinar si los signos en conflicto son confundibles, deberá determinar de qué manera el público consumidor los percibiría conceptualmente, teniendo en cuenta el grado de penetración del idioma extranjero. B. COMPARACIÓN COMPUESTOS. ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y 34. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING con la marca denominativa SPRING.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 35. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras.

En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL 07/07/2015 10 de 41       “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 36.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING y la marca denominativa SPRING. C. LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO. 37. La sociedad demandante sostuvo que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que el demandante no probó la coexistencia real y efectiva de los signos en conflicto. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la coexistencia de marcas de hecho. 38. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: GACETA OFICIAL 07/07/2015 11 de 41       “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”. D. ¿EN ESTE CASO ES NECESARIO REALIZAR EL ANÁLISIS DE CONEXIÓN COMPETITIVA? 39. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “Tejidos de algodón, cabezales de almohadas.

Cobijas dubets, fundas de almohadas, colchas de cama, colchas de cama de papel, manta de cama, ropa de cama, cobertores, fundas para cojines, tela para colchones, cortinas para materias textiles o de materias plásticas, cubrecamas, edredones (…) ”. 40. El signo opositor SPRING, con el cual se trabó la litis ampara los siguientes productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza: “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.” 41.

De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto coinciden en los mismos productos de la clase 24. Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva. E. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 42. La demandante afirma que se violó el derecho a la igualdad, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio en casos similares ha procedido de otra manera. 43.

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 44. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de GACETA OFICIAL 07/07/2015 12 de 41       registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de                                                                                                                         6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 07/07/2015 13 de 41       marcas. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”7.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 45. En conclusión, el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.                                                                                                                         7 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 07/07/2015 14 de 41       Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar el riesgo de confusión. En los países andinos la penetración de ciertos idiomas extranjeros es evidente y palpable para algunos sectores. Por tal motivo, el juez consultante debe determinar el grado de recepción del signo en idioma extranjero, teniendo en cuenta el sector de consumidores al cual van dirigidos los productos que ampara.

Por ejemplo, en ciertos sectores socioeconómicos se suelen utilizar palabras extranjeras de manera cotidiana y bajo los mismos parámetros conceptuales: brunch, shot, run, break, coffee break, entre otros. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor en estos escenarios aprehende y comunica las marcas por las ideas que evocan en el idioma extranjero.

De conformidad con lo anterior, es imprescindible que la oficina de registro de marcas tenga en cuenta lo mencionado al establecer la confundibilidad ideológica. En este sentido, para determinar si los signos en conflicto son confundibles, deberá determinar de qué manera el público consumidor los percibiría conceptualmente, teniendo en cuenta el grado de penetración del idioma extranjero.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo SUIT NIGHT SPRING y la marca denominativa SPRING, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.

TERCERO: Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

CUARTO: De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto coinciden en algunos productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 07/07/2015 15 de 41       De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 297-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 33, 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 13552011/DIN.

Apelante: VACULIFT INC. Patente: “TRANSPORTADOR COMPACTO AL VACÍO DE MATERIALES MEJORADO”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del Perú. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 16 de 41         VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI), mediante Oficio 010-2014/SPI-INDECOPI, de 26 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 3 de diciembre de 2014 vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 33, 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que fueron cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente mediante auto de 20 de febrero de 2015. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Apelante: VACULIFT INC., (DBA VACUWORX INTERNATIONAL). Consultante: SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. a. Hechos: 1.

El 19 de julio de 2011, la sociedad VACULIFT INC., (DBA VACUWORX INTERNATIONAL), en adelante, VACULIFT, presentó solicitud de ingreso en fase nacional de la patente de invención para TRANSPORTADOR COMPACTO AL VACÍO DE MATERIALES MEJORADO, correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2010/021326 de 18 de enero 2010, la cual reivindica prioridad de la solicitud US 12/355,843, presentada el 19 de enero de 2009 en los Estados Unidos de América. 2.

El plazo para presentar en la República del Perú la entrada a fase nacional vencía el 19 de julio de 2011. 3. Mediante proveído de 21 de julio de 2011 y de conformidad con el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI dispuso que: “(…) en la página 3 de la descripción, en la parte ‘Breve descripción de los dibujos’, se mencionan las figuras 1 a 12, las cuales no han sido incluidas.

Asimismo, en la página 5 se hace mención al punto ‘Descripción detallada de la realización preferida’ en donde se indican referencias a dichas figuras, por lo que la descripción se encuentra incompleta y la solicitud no se admitió a trámite ni se le asignó fecha de presentación”. 4. El 4 de agosto de 2011, la sociedad VACULIFT presentó las figuras 1 a

12. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 17 de 41         5. Mediante proveído de 23 de agosto de 2011, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI en adelante, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, dispuso que al haberse subsanado el requisito de admisibilidad, la solicitud puede ser admitida a trámite considerándose como fecha de presentación el 4 de agosto de 2011, la misma que se encuentra fuera del plazo de 30 meses establecido en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.

Por esta razón se consideró como no ingresada dicha solicitud en fase nacional. 6. El 13 de septiembre de 2011, la sociedad VACULIFT, solicitó el restablecimiento de derechos manifestando que “por motivos ajenos a su voluntad y a pesar de haber actuado con la diligencia requerida la presentación de los dibujos fue efectuada vencido el plazo de 30 meses desde la fecha de la prioridad.

Señaló que adjunta una Declaración Jurada con los motivos por los cuales no cumplió con la presentación oportuna de los dibujos y siete anexos (…). Infortunadamente, sin embargo, y debido a las presiones y tensiones propias del encargo recibo con tan corta anticipación, aparentemente los dibujos se extraviaron camino a Indecopi, siendo esto un hecho fortuito que de ninguna manera desmerece o descalifica la diligencia debida con la que actuamos.

(…) Adicionalmente el formulario del Indecopi denominado ‘SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE-ENTRADA FASE NACIONAL’ no incluye en la relación de ‘RECAUDOS ANEXOS’ que aparece en la parte inferior izquierda, ninguna mención a ‘DIBUJOS’, por lo cual en la práctica no existía una referencia impresa que permitiera efectuar una verificación apropiada (‘check list’).

Inclusive, es posible concluir que una persona puede pensar que no era requisito obligatorio, para el momento de la presentación de la solicitud, presentar los dibujos”. 7. Mediante proveído de 26 de enero de 2012, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que: “(…) habiéndose verificado que los argumentos y medios probatorios presentados no muestran la existencia de la diligencia debida, la Dirección informó a la solicitante que su solicitud de restablecimiento de derechos sería rechazada.

(…) se le concedió un plazo de 10 días hábiles para que presente las observaciones que considere pertinentes”. 8. A pesar de haber sido notificada del anterior proveído la sociedad VACULIFT, no absolvió el requerimiento efectuado. 9. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, mediante la Resolución 0010652012/DIN-INDECOPI de 28 de agosto de 2012, denegó la solicitud de restablecimiento de derechos, considerando la solicitud de patente de invención como una solicitud nacional con fecha de presentación 4 de agosto de 2011.

Del mismo modo dispuso continuar con el trámite de acuerdo con su estado. 10. La sociedad VACULIFT presentó Recurso de Apelación contra el referido Acto Administrativo ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. 11. Mediante Oficio 010-2014/SPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. b. Argumentos contenidos en la Resolución 001065-2012/DIN-INDECOPI de 28 de agosto de 2012.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías soporta la resolución en los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 18 de 41         12. Manifiesta que de la declaración jurada efectuada por el representante de la solicitante, así como de los correos electrónicos presentados, se desprende que el encargo para presentar la solicitud de ingreso en fase nacional se realizó con 24 horas de anticipación y que la revisión de los documentos traducidos, así como la presentación de la solicitud y sus anexos, fueron realizados a último momento, sin tomar conocimiento que se había omitido la presentación de los dibujos, lo que no demuestra una actuación descuidada en la preparación, revisión e ingreso de la solicitud.

Por lo tanto, la solicitud de patente de invención debe considerarse como una solicitud nacional regular. 13. Señala que el formulario para el ingreso en fase nacional contiene un acápite denominado “Otros, especificar”, el cual se encuentra destinado para que el solicitante indique aquellos documentos, tales como dibujos o lista de secuencias, que presenta junto con su solicitud; siendo responsabilidad del solicitante ingresar el formulario de manera completa. c. Recurso de apelación. La sociedad VACULIFT, soporta el Recurso de Apelación en los siguientes argumentos: 14.

Indica que, tal y como lo manifestó en escrito de 13 de septiembre de 2011, en respuesta al proveído de 23 de agosto de 2011, tanto la declaración jurada como los siete (7) anexos que se acompañaron, describen de manera precisa los eventos que tienen lugar entre el penúltimo día del plazo para presentar la solicitud de entrada a fase nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, (en adelante, el PCT) y el momento en que, en el último momento del plazo, se presenta la solicitud y todos los recaudos, a excepción de los dibujos. 15.

Agrega que pese a todas las dificultades la solicitud fue presentada en la mesa de partes del INDECOPI a las 4:10 p.m. del 19 de julio de 2011. Por lo tanto, no se le puede imputar que obró de manera negligente. 16. Reiteran, que el argumento referido en la declaración jurada atinente a que el formulario para ingreso en fase nacional no contiene el espacio predeterminado para “dibujos”, mientras que los formularios regulares de patentes sí contienen expresamente dicha casilla, se circunscribe además a la flexibilidad que se ausculta detrás de las normas del PCT. 17.

Adiciona, que el sistema contenido en el PCT procura “perfeccionar la protección legal de las invenciones” y “simplificar y hacer más económica la obtención de la protección de las invenciones, cuando esta protección es deseada en varios países”. Por lo tanto, solicitan la aplicación de lo contenido del artículo 48 del referido Tratado que señala que “todo Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos admitidos por su legislación nacional”, teniendo en cuenta que la naturaleza de una solicitud al amparo del PCT, es diferente, frente a una solicitud de patente de invención regular.

GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 19 de 41         B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:   18. La consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 33, 38 y 39 de la Decisión 4861. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “En el presente caso, se solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos que se citan (…), toda vez que aparentemente un mismo supuesto estaría regulado en distintos artículos con consecuencias distintas”. 19.

De lo anteriormente expuesto, se hará la Interpretación de las normas solicitadas. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 20. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. De la legitimidad activa de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. B. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

C. La admisión y el examen de forma en el procedimiento de solicitud de patentes de invención. Los dibujos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. DE LA LEGITIMIDAD ACTIVA DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI. 21. Dentro del Proceso 121-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, este Tribunal precisó lo siguiente: “Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de interpretación prejudicial y evitar su desnaturalización, este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar en cada caso si pueden ser considerados como “juez nacional” en el sentido                                                                                                                         1 Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente: la indicación de que se solicita la concesión de una patente; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c) la descripción de la invención; d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 20 de 41         de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal.2 En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que: 1) Se ha constituido por mandato legal: En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley; además de que sus funciones, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal. 2) Se trata de un órgano permanente: Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar que tienen naturaleza permanente. 3) El carácter obligatorio de sus competencias: Las autoridades o entidades administrativas deberán acreditar el carácter obligatorio de sus competencias.

Es decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los derechos subjetivos previstos en la normativa andina. 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias. 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso: A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el que se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifican su decisión. 6) La imparcialidad de sus actos: Por último, el Tribunal debe verificar que la normativa interna garantice la imparcialidad de la actuación de las autoridades o entidades administrativas al momento de aplicar la normativa comunitaria andina”. 22.

El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional, verificando si la entidad cumple con los criterios generales expuestos en el párrafo anterior. En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente: 1. Creación por mandato legal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual: Mediante Ley 25868 se creó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, (en adelante, INDECOPI), el que goza de personería jurídica de derecho público y de autonomía técnica, presupuestal y administrativa (artículo 1).                                                                                                                         2 En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de “órgano jurisdiccional” del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 21 de 41         El Decreto Legislativo 1033, nueva Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, establece en su artículo 2.1 que entre las funciones de la Institución está la de administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones en sede administrativa.

Para el desempeño de dicha función, el INDECOPI tiene tres Direcciones, con sus respectivas Comisiones, a saber: a) La Dirección de Signos Distintivos y su Comisión. b) La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y su Comisión. c) La Dirección de Derecho de Autor y su Comisión. De acuerdo con el Decreto Supremo 9-2009-PCM3, modificado por el Decreto Supremo 107-2012-PCM4, Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, entre sus órganos resolutivos se encuentra la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (artículo 3).

De acuerdo con el artículo 14 del Decreto Legislativo 1033, entre las funciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual está la de conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por las Comisiones, Secretarías Técnicas o los Directores de la Propiedad Intelectual, según corresponda.

En tal sentido, podrán conocer y resolver sobre la imposición de multas por la realización de infracciones administrativas o multas coercitivas por el incumplimiento de resoluciones finales, de medidas cautelares, preventivas o correctivas, de acuerdos conciliatorios y de pagos de costas y costos; así como, sobre el dictado de mandatos o la adopción de medidas cautelares, correctivas o complementarias.

De la revisión de las normas antes citadas, se puede concluir que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual es un órgano que integra el INDECOPI y que ha sido creado por mandato legal. 2. Naturaleza permanente Intelectual: de la Sala Especializada en Propiedad El INDECOPI es el organismo nacional de la República del Perú responsable del sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones.

Para tal efecto, al interior de dicha Institución se han creado las Direcciones y Comisiones de Propiedad Intelectual, así como la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Dicha competencia es de carácter permanente, toda vez que no existe norma legal que restrinja su ejercicio a un período determinado. 3. Carácter obligatorio de las competencias de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual: La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en sede administrativa, es la segunda y última instancia en los procedimientos seguidos ante las Direcciones                                                                                                                         3 4 http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/1/jer/legislation/D_S_09-2009.pdf http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/legis_normasyfuncionesindecopi/DS_107_2012_ROF.pdf GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 22 de 41         y Comisiones de Propiedad Intelectual5.

Es por ello que todo recurso de apelación que se interponga contra las resoluciones emitidas por las primeras instancias en materia de Propiedad Intelectual, debe ser tramitado y resuelto por la Sala. El artículo 18 del Decreto Legislativo 1033 señala que en “los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos resolutivos del INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado previamente la vía administrativa.

Para lo dispuesto en la presente Ley, se entiende que queda agotada la vía administrativa solamente cuando se obtiene la resolución final de la respectiva Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual”. En efecto, la jurisdicción de este órgano funcional es vía previa e indispensable para luego acudir al órgano jurisdiccional de la República del Perú. Por otro lado, cabe indicar que las resoluciones emitidas por la Sala son de obligatorio cumplimiento y se ejecutan inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado presente la demanda judicial correspondiente (artículo 19 del Decreto Legislativo 10336 y artículo 35 del Decreto Supremo 9-2009-PCM7).

En atención a lo anterior, se advierte que las competencias de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual son obligatorias. Asimismo, las resoluciones administrativas emitidas por la Sala son de obligatorio cumplimiento para las partes del procedimiento.                                                                                                                         5 Las Direcciones y Comisiones de Propiedad Intelectual tienen jurisdicción obligatoria en los temas referidos a los registros, cancelaciones, nulidades, etc., en materia de Propiedad Intelectual. 6 Artículo 19.- Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones del Tribunal.19.1 La impugnación de las resoluciones de primera instancia suspende la ejecución de éstas, salvo en los casos de imposición de medidas de defensa comercial o cuando el órgano que expidió el acto que se impugna haya determinado lo contrario. 19.2 Las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado presente la demanda judicial correspondiente.

La ejecución forzosa se realiza a través de la Ejecutoría Coactiva del INDECOPI con sujeción a las normas vigentes. 19.3 Cuando una Sala del Tribunal emita una resolución que imponga, o confirme parcial o totalmente la determinación de una obligación susceptible de ejecución coactiva, la impugnación de dicha resolución ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo suspenderá el correspondiente procedimiento de ejecución coactiva solamente si el cumplimiento de dicha obligación es garantizado mediante carta fianza, conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 7 Artículo 35.- Ejecutividad y Ejecutoriedad de resoluciones Los efectos de la impugnación de las resoluciones emitidas por los órganos de primera instancia del INDECOPI, se sujetan a lo que establecen las leyes específicas de la materia correspondiente al ámbito de competencia del respectivo órgano. Las resoluciones que emite el Tribunal tienen fuerza obligatoria a partir del día siguiente de su notificación. La impugnación en sede judicial de las resoluciones del Tribunal del INDECOPI que agotan la vía administrativa, sólo suspende la ejecución de la resolución impugnada cuando el interesado acredite, ante el Ejecutor Coactivo del INDECOPI, la existencia de demanda contencioso administrativa presentada en el plazo legal, adjuntando copia del cargo de presentación de la demanda y de la carta fianza otorgada a favor del INDECOPI, la cual deberá mantenerse vigente como condición para mantener suspendidos los efectos de la resolución impugnada.

La Carta Fianza debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser emitida por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional, a favor del INDECOPI; b) Ser otorgada con el carácter de irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata, a solo requerimiento del INDECOPI; c) Ser emitida por un monto igual al que es materia de ejecución coactiva; d) El plazo por el que se emite debe ser no menor de un año y renovada quince (15) días hábiles antes de su vencimiento mientras el proceso judicial se encuentre en giro; e) Deberá consignar el número de la resolución recurrida, así como la resolución de ejecución coactiva, de ser el caso.

GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 23 de 41         4. Aplicación de normas comunitarias andinas en el ejercicio de las competencias de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual: El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente: Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende: a) b) c) d) e) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales, El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios, Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina.

Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina. Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que se algún modo obstaculicen su aplicación. La Decisión 486, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, en su artículo 273 establece que: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. El artículo 1 del Decreto Legislativo 1075, referido a las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que el “presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia”.

Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075 precisa que las Decisiones 486 y 632 se consideran ley nacional, según dicha legislación, el organismo competente encargado para el registro de la Propiedad Industrial, así como la Autoridad Competente para la protección en sede administrativa de los derechos de propiedad industrial, es el INDECOPI a GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 24 de 41         través de las Direcciones, Comisiones y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, las cuales para el ejercicio de sus competencias deben aplicar la normativa comunitaria andina.

Sobre la base de lo anterior, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplica normas comunitarias. 5. Carácter contradictorio de los procedimientos seguidos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y el respeto al debido proceso: En relación con el carácter contradictorio de los procedimientos referidos a la propiedad industrial, se debe señalar que la Decisión 486 contiene diversas disposiciones referidas a la posibilidad que tienen las partes de ejercer su derecho de contradicción y defensa dentro del procedimiento de conformidad con el Decreto Legislativo 1075.

Las resoluciones emitidas en todos los procedimientos referidos al registro y defensa de los derechos de propiedad industrial, sean contenciosos o no, pueden ser impugnadas ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Por otro lado, de conformidad con el artículo 34 del Decreto Legislativo 1033, las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas en la vía judicial conforme a las normas que regulan el proceso contencioso administrativo.

En atención a lo anterior, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual está obligada a respetar no solo el derecho de contradicción de las partes, sino sobre todo el derecho al debido procedimiento, al ser una garantía constitucional y un requisito de validez de los actos administrativos que emite. 6. Imparcialidad de sus actos: El artículo 12 del Decreto Legislativo 1033 señala lo siguiente: “El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es un órgano con autonomía técnica y funcional constituido por Salas Especializadas en los asuntos de competencia resolutiva del INDECOPI”.

Subrayado por fuera del texto. Tal y como se indicó líneas arriba, el Decreto Supremo 9-2009-PCM, modificado por el Decreto Supremo 107-2012-PCM, determinó la organización y funciones del INDECOPI. En su artículo 3 establece dentro de sus órganos resolutivos a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Cada Sala estará integrada por cinco (5) vocales designados por Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros a propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI, previa opinión del Órgano Consultivo (Artículo 13.1 del Decreto Legislativo 1033)8; deben gozar de reconocida solvencia e idoneidad profesional, y con un soporte de cinco años de experiencia en el área respectiva (Artículo 13.2 del Decreto legislativo 1033); su periodo de designación es de 5 años.                                                                                                                         8 Los vocales de las Salas del Tribunal serán designados por Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI, previa opinión del Órgano Consultivo.

GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 25 de 41         Además de lo anterior, el artículo 26 del Decreto Supremo 9-2009-PCM, modificado por el Decreto Supremo 107-2012-PCM, regula el quórum y la suscripción de resoluciones por las Salas, previendo un número para sesionar de cuatro (4) miembros, la toma decisiones con tres votos afirmativos, y en caso de empate con voto dirimente por parte del presidente de la Sala.9 En conclusión, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual, de conformidad con la autonomía técnica y funcional atribuida Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, goza de un esquema que permite que sus decisiones sean adoptadas de forma imparcial.

Conclusión: En atención lo indicado en los numerales 1 a 6 antes desarrollados, se concluye que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual cumple con todos los requisitos para ser considerada dentro de los alcances del concepto de “juez nacional”, por lo que goza de legitimación activa para solicitar interpretaciones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual es un órgano dentro de la estructura orgánica del IIDECOPI constituida por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, sus procedimientos respetan el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además que queda garantizada su imparcialidad.

En consecuencia, se ha verificado que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios esgrimidos dentro del Proceso 121-IP-2014. Por lo tanto, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial al amparo del artículo 125 del Estatuto del Tribunal.

B. LA FINALIDAD FACULTATIVA. Y EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La finalidad última de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.                                                                                                                         9 “Artículo 26.- Regla de quórum y suscripción de resoluciones en Salas de Tribunal del INDECOPI.

El quórum para sesionar válidamente es de cuatro (4) miembros. Los acuerdos y resoluciones se aprueban con tres (3) votos conformes. En caso de empate, el Presidente de la Sala tiene voto dirimente. (…)” GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 26 de 41         El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la extensión del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

En el presente caso ha quedado acreditado que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial facultativa. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal.

Emitida la interpretación prejudicial, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de la mencionada resolución. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual será aplicable a las fases posteriores.

En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual es aplicable a lo GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 27 de 41         largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1. 2. 3. 4.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. C. LA ADMISIÓN Y EL EXAMEN DE FORMA EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PATENTES DE INVENCIÓN. LOS DIBUJOS. 23. La consultante manifiesta que aparentemente los artículos 33, 38 y 39 de la Decisión 486, otorgan consecuencias distintas a un mismo supuesto de hecho: la no presentación de los dibujos.

Como el asunto se relaciona con el trámite de la solicitud de patente y, específicamente, con la admisión a trámite y el examen de forma, se abordará el tema propuesto, brindando especial énfasis a la presentación de los dibujos previstos tanto en el artículo 26 como en el 33 de la Decisión 486. Mostramos los diferentes exámenes que realiza la oficina nacional competente al tramitar una solicitud de patente en el Régimen de la Decisión 48610.                                                                                                                         10 Admisión a trámite y otorgamiento de la fecha de presentación.- Artículo 33.Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido lo siguiente: a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c) la descripción de la invención; d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Examen de forma.- Artículos 38 – 39 10 (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 28 de 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (Prorrogable por una sola vez y por un período igual). Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación. Publicación e intervención de terceros.- Artículos 40 – 43 Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad. Examen de Fondo.- Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 29 de 41         24. El artículo 33 regula un supuesto diferente al previsto en los artículos 38 y 39 de la Decisión 486. El primero prevé las consecuencias del examen de admisión a trámite, y los segundos las consecuencias del examen de forma. 1. Examen de admisión a trámite. Se refiere a un examen preliminar de admisión de la solicitud.

Es un escrutinio que se podría denominarse “de ventanilla”, mediante el cual la oficina nacional competente analiza si la solicitud cumple con los requisitos mínimos necesarios para iniciar el trámite y obtener una fecha de presentación. Dichos requisitos están determinados en el artículo 3311, y son los mínimos que debe tener la solicitud para ser admitida a trámite.

Si la oficina considera que no se cumplen, la solicitud no será admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Esto quiere decir que el trámite nunca se inició formalmente. 2. Examen de forma. Se refiere a un examen formal dentro del trámite de la solicitud de patente. Este es la admisión, un análisis más completo de los requisitos formales necesarios para llevar, más adelante, a cabo el examen profundo de la solicitud.

Los requisitos que se analizan en ese momento no son los consagrados en el artículo 33, sino los artículos 26 y 27 de la Decisión 48612 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como se puede apreciar, los requisitos contenidos en estos dos últimos artículos son más numerosos y precisos para hacer un adecuado análisis de patentabilidad que los plasmados en el artículo 33.

Del mismo modo, las consecuencias por el no cumplimiento son diferentes a las previstas en el artículo 33: 1) se otorga un plazo de dos (2) meses para subsanar; 2) en caso de no hacerlo la solicitud se declara en abandono; y 3) se perderá la prelación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido sobre la base de esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido sobre la base de la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera. Consecuencia del Examen Definitivo.- Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.   11 Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente: a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c) la descripción de la invención; d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 30 de 41         25. Para el caso particular reviste especial importancia el tratamiento que se le otorga a los dibujos en los dos tipos de exámenes analizados anteriormente.

Si bien ambos casos se relacionan con la existencia de los dibujos; el estudio que se hace en uno y otro es diferente. 26. En efecto, en el examen de admisión a trámite se analiza si se encuentran los dibujos que se especifican en el formulario: en esta etapa el funcionario no debe hacer un análisis de concordancia entre dibujo y descripción. 27.

En el examen de forma la oficina determinará si se encuentran todos los dibujos necesarios para comprender la invención, de conformidad con lo expresado por el solicitante en la descripción. En este tipo de estudio se realiza una operación diferente, es decir, no de simple verificación de la existencia de los dibujos narrados por el solicitante en el formulario, sino que se debe establecer la relación necesaria entre los dibujos presentados y la descripción de la invención (artículo 26).

La oficina tendrá que observar la descripción y verificar si además de los dibujos narrados en el formulario se anexan aquellos que el solicitante refiere en la descripción, garantizando con esto que el expediente contará con todo el soporte gráfico que complementa la descripción. 28. En esta misma vía se encuentra el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina: “Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los Artículos 26 y 27.

El examen de forma consistirá en la verificación de: 5.4. Dibujos El examinador verificará la existencia de los mismos y que éstos se encuentren en un capítulo aparte de la descripción. Los dibujos relacionados en la solicitud o petitorio o que sin ser relacionados fueran mencionados en la descripción, deberán estar anexados a la solicitud, caso contrario este hecho se dejará indicado en el expediente”. 29.

De conformidad con lo anterior, las consecuencias jurídicas, son diferentes: - Si no se anexan los documentos relacionados por el solicitante, de conformidad con el último párrafo del artículo 33 de la Decisión 486, la solicitud no será admitida a trámite y no se le concederá fecha de presentación. - Aunque se anexen los dibujos narrados, el examinador formal deberá establecer si la descripción se refiere a otros dibujos.

Si es así y no se anexan, de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486, la oficina notificará al solicitante para que subsane su omisión en el plazo de dos (2) meses siguientes a la notificación. Si no lo hace la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. 30. La consultante deberá determinar en qué tipo de examen encaja la omisión de presentación de dibujos y, de esta manera, podrá establecer si el acto administrativo GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 31 de 41         adoptado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se encuentra de conformidad con la normativa comunitaria andina.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación prejudicial, ésta deberá acreditar que: 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos.

SEGUNDO: La Sala Especializada en Propiedad Intelectual es un órgano dentro de la estructura orgánica del Indecopi constituida por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además de que queda garantizada su imparcialidad.

En el presente caso se ha verificado que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

TERCERO: En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 32 de 41         CUARTO: El artículo 33 regula un supuesto diferente al previsto en los artículos 38 y 39 de la Decisión 486. El primero prevé las consecuencias del examen de admisión a trámite, y el segundo las consecuencias del examen de forma. 1.

Examen de admisión a trámite. Se refiere a un examen preliminar de admisión de la solicitud; es un escrutinio que podríamos llamar “de ventanilla”, mediante el cual la oficina nacional competente analiza si la solicitud cumple con los requisitos mínimos necesarios para poder iniciar el trámite y obtener una fecha de presentación. Dichos requisitos están determinados en el artículo 33 previamente transcrito, y son los mínimos que debe tener la solicitud para ser admitida a trámite; si la oficina considera que no se cumple, la solicitud no será admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Esto quiere decir que el trámite nunca inició formalmente. 2.

Examen de forma Se refiere a un examen formal dentro del trámite de la solicitud de patente. Ya no es un análisis preliminar para admitir, sino un análisis más completo de los requisitos formales necesarios para llevar a cabo el examen profundo de la solicitud. Los requisitos que se analizan en este momento no son los consagrados en el artículo 33, sino en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Como se puede apreciar, los requisitos contenidos en estos dos últimos artículos son más precisos para poder hacer un adecuado análisis de patentabilidad y son más numerosos que los plasmados en el artículo 33. Las consecuencias por el no cumplimiento son diferentes a las previstas en el artículo 33: 1) se otorga un plazo de dos (2) meses para subsanar; 2) en caso de no hacerlo se declara abandonada la solicitud; y 3) Se perderá la prelación. - Si no se anexan los documentos relacionados por el solicitante, de conformidad con el último párrafo del artículo 33 de la Decisión 486, la solicitud no será admitida a trámite y no se le concederá fecha de presentación. - Aunque se anexen los dibujos narrados, el examinador formal deberá establecer si la descripción se refiere a otros dibujos.

Si es así y no se anexan, de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486, la oficina notificará al solicitante para que subsane su omisión en el plazo de dos (2) meses siguientes a la notificación. Si no lo hace la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. La consultante deberá determinar dentro de qué clase de examen encaja la omisión de presentación de dibujos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, de esta manera, podrá establecer si el acto administrativo adoptado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se encuentra de conformidad con la normativa comunitaria andina.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la resolución administrativa en el procedimiento interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 33 de 41         deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 304-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

Asunto: Marca “RÓMULO” (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-2971 Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 941 de 28 de noviembre de 2014, recibido personalmente el 11 de diciembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2971. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 34 de 41         El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad S.L. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); Director Nacional de Propiedad Intelectual; y, el Procurador General del Estado, República del Ecuador 2. Hechos: 1. El 22 de noviembre de 2000, la empresa Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad S.L. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca RÓMULO (mixta) para proteger “aceite de oliva, aceitunas en conserva, patés, paté de oliva, conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos” de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 431, página 72. Dentro del trámite administrativo no se presentaron oposiciones. 3. El 15 de abril de 2002 se notificó la Resolución Administrativa 979949, dictada el 8 de abril del mismo año, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó de oficio el registro de la marca RÓMULO (mixta), aduciendo que el signo solicitado constituye un símbolo y emblema del imperio romano y que, por consiguiente, es irregistrable.

El IEPI señaló que: “El signo solicitado está compuesto por un elemento denominativo RÓMULO que según la mitología romana es uno de los fundadores de Roma; y, por un elemento gráfico en el que se puede ver una loba amamantando a dos niños dentro de un rectángulo, que igualmente constituye un símbolo y emblema del imperio romano”. 4. El 5 de septiembre de 2002, Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad S.L. presenta recurso subjetivo ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a fin de anular la Resolución Administrativa 979949. 3.

Argumentos de la demanda: 5. Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad S.L. sustentó su demanda sobre la base de los argumentos siguientes: - La Resolución 979949 infringe los artículos 134 y 135 literales a), b), i) y m) de la Decisión 486. - La marca ha sido registrada en varios países del mundo, como en países de la Comunidad Andina. - El signo solicitado no reproduce la moneda, bandera, escudo, ni sellos oficiales de un país, por lo que es del todo arbitraria la decisión de no registrar como marca un GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 35 de 41         nombre de persona, como es RÓMULO, que no conduce a ningún tipo de asociación con un país. - Para catalogar a ciertos signos como oficiales, éstos tendrían que haber sido consagrados en alguna disposición legal.

La mitología romana de ninguna manera podría encuadrarse dentro de los presupuestos establecidos en la norma. No hay forma que la historia legendaria de la fundación de Roma sea un símbolo oficial de Roma. - Existe una falta de motivación de la resolución impugnada, ya que “carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas”.

Agrega que, la resolución cuenta sólo con cuatro considerandos, y que “en el tercero de los considerandos se hace un “intento” de análisis pero lo único que se evidencia es la mala o ninguna aplicación de los parámetros doctrinales y jurisprudenciales correspondientes (…). De la apreciación armónica de las partes considerativa y resolutiva, concluimos que al denegarse el registro (…) evidentemente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial omitió la realización del examen de registrabilidad o lo hizo de manera ligera, equivocada y sin observar las normas técnicas pertinentes.

La motivación debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de la emisión del acto. En el caso sub lite, lo que encontramos es un mero escrúpulo formalista con la apariencia de motivación que debe ser desestimado”. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 6. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual señaló que: - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ratifica la resolución materia de la acción, impugna la prueba que llegare a presentar el actor y pide se reproduzca todo lo que de auto le fuere favorable y lo demás que le franquea la ley. 7.

El Director Nacional de Propiedad Industrial no presentó contestación a la demanda. 8. El Procurador del Estado manifiesta que: - El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, con patrocinio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente.

De conformidad con la Ley de la Procuraduría General de Estado, la defensa de ese Instituto incumbe a su representante legal. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), i) y m) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10. Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el 22 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344, por lo que de oficio se interpretarán los artículos 811 y                                                                                                                         1 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 36 de 41         822 literal j) de la normativa mencionada, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. La norma comunitaria en el tiempo. La marca mixta. Irregistrabilidad de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de un Estado u organización internacional que sean reconocidos oficialmente.

Debida motivación de las resoluciones administrativas. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. Sobre la demora injustificada en la resolución de los procesos judiciales nacionales. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 11. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro de la marca RÓMULO (mixta) se presentó cuando aún se encontraba vigente la Decisión 344. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 12.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Sin embargo, no constituirá aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 13.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia por lo que no afectará derechos consolidados en el periodo anterior a su entrada en vigor.

La norma de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 37 de 41         14. Al respecto este Tribunal ha manifestado dentro de la Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, correspondiente al Proceso 114-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial 1028 de 14 de enero de 2004: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 15.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor. Ello implica que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para reglar situaciones jurídicas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales hechos, como los relacionados con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley. 16.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 17. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca mixta ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro respectivo. 18.

De la interpretación prejudicial requerida por la Corte Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro se presentó en vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria, contenía las normas que fijaban lo concerniente al trámite de la solicitud para su registro.

2. LA MARCA MIXTA. 19. En el presente caso la marca solicitada está compuesta por la denominación RÓMULO y por un elemento gráfico en el que se puede observar una loba amamantando a dos niños dentro de un rectángulo. Por lo tanto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas por corresponder el signo materia de análisis a dicha clase. 20.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 21. En el Proceso 55-IP-2002, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002, el Tribunal ha establecido la siguiente jurisprudencia: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 22. El Juez Consultante deberá tomar en cuenta para el examen de registrabilidad que el signo solicitado es de tipo mixto, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 38 de 41

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE REPRODUZCAN O IMITEN EL NOMBRE, LOS ESCUDOS DE ARMAS, BANDERAS Y OTROS EMBLEMAS DE UN ESTADO U ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL QUE SEAN RECONOCIDOS OFICIALMENTE. 23. En el proceso interno el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la marca RÓMULO (mixta) por considerar que constituía un símbolo y emblema del imperio romano y, por consiguiente, no podía acceder al registro al estar incursa en una de las causales de prohibición absoluta del registro de marcas. 24.

Al respecto, el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente, sin contar con el correspondiente permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. 25.

Esta norma tiene la finalidad de evitar el uso abusivo de estos signos oficiales, con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado o de la organización aludida o, a su vez, pretendiendo atribuir con tal distinción, el origen del producto aprovechando la ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite dichos signos oficiales. 26.

Esta disposición contiene principalmente dos tipos de prohibiciones: la primera, consistente en la no reproducción, que implica, la identidad entre el signo y la denominación estatal o de la organización internacional oficialmente reconocida, y la segunda, la imitación que refleja una semejanza entre el signo original y la denominación a registrar, que en todo caso, debe contener o generar una confusión o error en la persona para que pueda estar inmerso en esta prohibición. En consecuencia, deberá siempre efectuarse un estricto análisis para establecer si definitivamente el signo a registrar puede ser confundible con la denominación oficial, o si por el contrario, puede llegar a existir identidad entre ellos. 27.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

(…) del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”3 (lo subrayado es nuestro).                                                                                                                         3 Proceso 15-IP-97.

Marca: CODE BLEU (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 314 de 18 de diciembre de 1997. GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 39 de 41         28. En conclusión, únicamente podrán registrarse como marcas, los signos o denominaciones de los Estados y Organizaciones Internacionales, que cuenten con autorización por parte de éstos y que además y necesariamente jueguen un rol de elemento accesorio, dentro del signo en conjunto. 29.

Por lo tanto, el Juez Consultante para aceptar o denegar el registro debe determinar: 1) Si el signo solicitado contiene la reproducción o imitación del nombre o emblema de un Estado o de una Organización Internacional oficialmente reconocida; 2) De ser así, debe proceder a analizar si dicha reproducción o imitación constituye un elemento principal o accesorio del signo solicitado; 3) Si constituye un elemento principal deberá ser denegado el registro; y, 4) Si resulta ser un elemento accesorio del signo, se concederá el registro sólo si cuenta con la debida autorización de una autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional para solicitar el registro de la marca; de lo contrario, será denegada. 30.

Es conveniente resaltar que el registro de la marca RÓMULO (mixta) fue denegado por constituir “un símbolo del imperio romano”, por lo que el Juez Consultante deberá determinar si ello constituye, de manera oficial, un símbolo de un Estado o una Organización Internacional. 31. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá esclarecer si el signo en mención pertenece o no a un Estado o a una Organización Internacional; y, si se encuentra actualmente reconocido por la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional como un símbolo oficial que lo represente.

4. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. ADMINISTRATIVAS. 32. En el presente caso, la demandante alegó que existe una falta de motivación de la resolución impugnada, ya que “carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas”. Agrega que, la resolución cuenta sólo con cuatro considerandos, y que “en el tercero de los considerandos se hace un “intento” de análisis pero lo único que se evidencia es la mala o ninguna aplicación de los parámetros doctrinales y jurisprudenciales correspondientes (…).

De la apreciación armónica de las partes considerativa y resolutiva, concluimos que al denegarse el registro (…) evidentemente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial omitió la realización del examen de registrabilidad o lo hizo de manera ligera, equivocada y sin observar las normas técnicas pertinentes. La motivación debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de la emisión del acto.

En el caso sub lite, lo que encontramos es un mero escrúpulo formalista con la apariencia de motivación que debe ser desestimado”. 33. Este Tribunal verifica lo señalado por la demandante de que la resolución que deniega el registro solicitado es de dos (2) páginas y cuenta con cuatro considerandos. 34. Por lo tanto, resulta necesario que este Tribunal trate el tema de la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación del registro de marcas. 35.

Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos. Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 40 de 41         garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. 36.

Dentro del Proceso 35-IP-2005, el Tribunal señaló lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda”. 37.

A manera ilustrativa, se transcribe lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de la motivación de las resoluciones administrativas: “( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277). 38. En el presente caso, del análisis del expediente, se ha verificado que mediante la Resolución Administrativa 979949 de 8 de abril de 2002 (fojas 4-5) el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la marca RÓMULO (mixta) en un párrafo, de la siguiente manera: “El signo solicitado está compuesto por un elemento denominativo RÓMULO que según la mitología romana es uno de los fundadores de Roma; y, por un elemento gráfico en el que se puede ver una loba amamantando a dos niños dentro de un rectángulo, que igualmente constituye un símbolo y emblema del imperio romano”. 39.

En consecuencia, los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación del registro de marcas deben estar debidamente motivados, exponiendo los motivos para adoptar la determinación que corresponde. EL TRIBUNA DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, la norma derogada será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos que se exigen para que se registre una marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). GACETA OFICIAL 07/07/ 2015 41 de 41         El Juez Consultante deberá tomar en cuenta la integridad del signo mixto y no sus elementos por separado, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: El Juez Consultante deberá esclarecer si el signo en mención pertenece o no a un Estado o a una Organización Internacional; y, si se encuentra en la actualidad debidamente reconocido como un símbolo oficial que representa al Estado o al Organismo Internacional.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar una solicitud de registro debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria realizando el examen de fondo y de forma para concluir emitiendo un acto administrativo, el cual deberá estar debidamente motivado. Esto es, debe contener una explicación suficiente acerca de cuáles fueron las razones legales y las situaciones fácticas que llevaron a la Administración a tomar la decisión, en uno u otro sentido.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú