Año XXXII – Número 2567 Lima, 31 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 257-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00293. Actor: AMERICA ON LINE INCORPORATION (AOL INC.) Cancelación por no uso. Marca: AOL PROCESO 259-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 113, 116 literal b) y 124 de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia Demandante: MC NEIL - PPC INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Diseño Industrial: “TOALLA SANITARIA”. Expediente Interno: 200800154 PROCESO 261-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: MONTERREY (mixta).

Actor: sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Proceso interno 2367-2010-0-1801-JR-CA07 PROCESO 257-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00293. Actor: AMERICA ON LINE INCORPORATION (AOL INC.) Cancelación por no uso. Marca: AOL. Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 31/08/2015 2 de 44         Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito a los quince días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3575 de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00293. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de abril de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: AMERICA ON LINE INCORPORATION (AOL INC). Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. ANDINET ON LINE (Hoy ANDINET ON LINE S.A.)

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 05 de julio de 2006, dentro del expediente No. 95008529, la sociedad AOL INC. registró el cambió de su nombre por el de AOL, LLC. 2.

Posteriormente, la sociedad AOL, LLC., cambió su nombre por el de HISTORIC AOL LLC., llevando a cabo su registro ante la Secretaría de Estado del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 3 de diciembre de 2009. 3. El 7 y 8 de junio de 2011, las sociedades HISTORIC AOL LLC. y AOL, LLC., confirmaron la cesión de todos los derechos, títulos e intereses de marcas (cesión efectiva desde el 4 de diciembre de 2009).

Dentro de dichas marcas, se encuentra el Certificado de Registro 179906, correspondiente a la marca denominativa AOL, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza:   GACETA OFICIAL 31/08/2015 3 de 44       “Servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (BBS), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programas de computadores; juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida y aficiones; servicios de citas por computador; servicios de órdenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador”. 4.

El 06 de octubre de 2000, la sociedad ANDINET ON LINE S.A., solicitó la cancelación por falta de uso de la marca denominativa AOL (registro 179906). Su intención fue inscribir como marca el signo mixto ANDINET ON LINE AOL, para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. El 13 de diciembre de 2000, la sociedad AMERICA ON LINE, cuyo causahabiente de todos sus derechos de marcas es la sociedad AOL INC., contestó la solicitud aportando pruebas tendientes a demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado, además de señalar que la marca denominativa AOL era notoriamente conocida. 6.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 02258 de 31 de enero de 2001, resolvió declarar fundada la acción de cancelación interpuesta y canceló el Certificado de Registro179906. 7. La sociedad AMERICA ON LINE presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 8.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 27892 de 10 de noviembre de 2004, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación. 9. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 07556 de 17 de febrero de 2011, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 10.

La sociedad AMERICA ON LINE presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 07556 de 17 de febrero de 2011, 27892 de 10 de noviembre de 2004 y 02258 de 31 de enero de 2001, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 11. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

Los demandantes soportan la acción en los siguientes argumentos: 12. Manifiesta, que oportunamente demostraron el uso real y efectivo de la marca en el mercado. Por lo tanto, mal obra la Autoridad Nacional al restarle mérito probatorio a los documentos presentados: certificados de registro de marcas, listado de empresas que acceden a sus servicios, declaración juramentada, entre otros.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 4 de 44       13. Adiciona, que entre los servicios que presta la demandante está el ofrecer información en línea. Dicha información se transmite mediante una página web que contienen en su nombre de dominio la expresión AOL, y que incluye la marca en su contenido. Por lo tanto, yerra la Autoridad Nacional al catalogar que “(…) la información de la página (…) demuestran (sic) la forma como se comercializan servicios marca AOL (…) pero no permite establecer el lugar de la comercialización, ni la fecha en que fue usada la marca”, puesto que así es la forma en que ofrece algunos de sus servicios. 14.

Complementa, que la Autoridad Nacional yerra al interpretar que para acreditar el uso real y efectivo de la marca debe aportarse “prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso”, en tanto que el artículo 166 de la Decisión 486 es enfático en señalar que dicha prueba está determinada de acuerdo con la naturaleza de los productos o servicios que se identifican, y no se exige que de dicho uso se deriven directamente ventajas económicas.

Por lo tanto, debe considerarse que muchos de los servicios que presta la accionante son a título gratuito: ofrecimiento de información a través de internet, creación de cuentas de correo electrónico o el ofrecimiento de sistema de mensajería en tiempo real, etc. 15. Agrega, que el artículo 167 de la Decisión 486 no establece un catálogo taxativo de los medios de prueba mediante los cuales se puede acreditar el uso real y efectivo de la marca. 16.

Adiciona, que la Autoridad Nacional debe efectuar el cotejo de los medios probatorios de manera conjunta, y no aisladamente como ha sucedido en el caso sub examine. 17. Señala, que la sociedad ANDINET ON LINE S.A., carecía de legitimación para actuar, puesto que la Decisión 486 prohíbe taxativamente el registro de marcas que reproduzcan o imiten marcas notoriamente conocidas.

Por lo tanto, si no puede obtener el registro, mucho menos puede solicitar su cancelación. 18. Agrega, que la marca denominativa AOL era notoria mucho antes del año 2000, no solamente en Colombia y los Países de la Comunidad Andina, sino en el mundo entero; entre otros, por ser una de las empresas pioneras en el negocio de las comunicaciones en línea.

Por lo tanto, mal obra la sociedad ANDINET ON LINE S.A. al quererse aprovechar de la reputación ajena. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 19. Indica, que el demandante no logró acreditar el uso real y efectivo de la marca en el mercado. Por lo tanto, los actos administrativos estuvieron ajustados al debido proceso y a la correcta valoración de las pruebas que se aportaron dentro del trámite administrativo. 20.

Agrega, que el procedimiento de la acción de cancelación no cuenta per se con una etapa probatoria, por lo que resulta atentatorio contra el principio al debido proceso, que sea en la etapa judicial donde el accionante aporte nuevas pruebas que no acompañó oportunamente al proceso administrativo. Por lo tanto, debe quedar claro que la decisión que tomó la entidad demanda se fundamentó en las pruebas que oportunamente se allegaron al trámite administrativo.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 5 de 44       21. Señala, que la sociedad ANDINET ON LINE S.A., estaba dotada de legitimación para presentar la acción de cancelación, ya que manifestó que el registro de la marca AOL era un impedimento para que se obtuviera el registro de la marca ANDINET ON LINE AOL. Por parte del Tercero Interesado. 22.

No obra dentro del expediente contestación a la demanda, y tampoco pronunciamiento por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia frente a este particular. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23. La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. 24.

Se hará la interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. B. La cancelación por no uso en el marco de la Decisión 486. Legitimación, requisitos. El régimen probatorio y su relación con la naturaleza de los productos o servicios.

La prueba en el mercado virtual. Viabilidad de la cancelación de una marca notoriamente conocida.                                                                                                                         1   Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167 La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 6 de 44       C. ¿Lo que no se argumentó en el trámite administrativo puede esgrimirse en el proceso contencioso administrativo? D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA CANCELACIÓN POR NO USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. LEGITIMACIÓN, REQUISITOS. EL RÉGIMEN PROBATORIO Y SU RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

LA PRUEBA EN EL MERCADO VIRTUAL. 26. Como quiera que el caso bajo estudio se desarrolla en el marco de un trámite de cancelación por no uso de la marca denominativa AOL, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. También se hará referencia a la prueba en el mercado virtual, como quiera que la demandante sostuvo que entre los servicios que presta está el de ofrecer información en línea mediante una página web diferenciada con un nombre de dominio que incluye la expresión AOL.

Indicó, además, que su empresa es una de las pioneras de los negocios en línea. 27. Se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012 en relación los elementos generales de la figura de la cancelación por no uso. “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

Los artículos 165 a 170, salvo el 1692 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca. Régimen probatorio y su relación con la naturaleza de los productos o servicios. La prueba en el mercado virtual.                                                                                                                         2   El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 7 de 44       Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:   GACETA OFICIAL 31/08/2015 8 de 44       - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos   GACETA OFICIAL 31/08/2015 9 de 44       accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”.

La prueba en el mercado virtual. 28. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que una marca está en uso cuando los productos o servicios que distingue se encuentran disponibles en el mercado. Esto supone que dicha puesta en escena del signo distintivo puede ser a título gratuito u oneroso; lo importante es que el público consumidor diferencie real y efectivamente los productos o servicios que ampara.

En consecuencia, no es necesario que haya un pago de un producto o servicio para probar el uso de una marca. Las marcas que amparan productos o servicios que se adquieren a título gratuito pueden probar su uso de múltiples maneras de conformidad con su naturaleza. 29. Es de especial atención los servicios que se prestan red u on-line. Hoy en día las transacciones de bienes y servicios a través de los sitios web tienen un alto volumen.

La globalización ha generado, de forma paralela al mercado físico, un mercado virtual mediante el cual se transan y ofrecen bienes y servicios mediante los sitios web. En este sentido, la importancia de los nombres de domino hoy en día es indudable; se presentan como el vehículo mediante el cual los empresarios ofrecen sus productos en el mercado de la red, trayendo como efecto que sus marcas se inscriban también como nombres de dominio, sobre todo si tienen la condición de marcas notoriamente conocidas3. 30.

Acorde con lo expuesto, es muy común que existan marcas que amparen servicios propios del ámbito de la red: creación de cuentas para ver películas, de correo electrónico, para la venta y compra de artículos, para participar en una red social, para el envío de información de viajes, promociones, etc. Estos servicios virtuales pueden ser a título oneroso o gratuito, pero las marcas que los amparan se encuentran en uso si los usuarios virtuales acceden real, actual y efectivamente a sus servicios vía internet.

En consecuencia, para probar el uso de un signo de dichas características se debe demostrar el uso del sitio web que esté atado con la marca registrada. En este sentido, el sitio web debe generar en la mente del consumidor la relación marca – servicio de manera clara. Para determinar esto, se deben analizar muchos factores como la publicidad del servicio mediante la utilización de la marca en el propio sitio, así como la relación entre el nombre de dominio y la marca del servicio virtual, o la demostración de un flujo de usuarios importantes del sitio web”. 31.

De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la marca denominativa AOL es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de acuerdo con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia, en especial lo que se expondrá en el literal subsiguiente en relación con la marca notoriamente conocida.

“La carga de la prueba. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo                                                                                                                         3   Sobre los nombres de dominio y su relación con la protección de la propiedad industrial en el régimen comunitario andino, se puede ver la Interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 94-IP-2013.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 10 de 44       dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: - Fuerza mayor. - Caso fortuito. - Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de Marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: - Presentación de la solicitud. - Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. - Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. - Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. GACETA OFICIAL 31/08/2015 11 de 44       Efectos de la cancelación de la marca por no uso. - Depurar el registro de marca, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. - Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. 32.

El mencionado derecho de preferencia no significa que indefectiblemente se tenga el derecho al registro. La oficina de registro de marcas, aun en este evento, debe realizar un análisis integral de registrabilidad, lo que incluye, por supuesto, el estudio de las oposiciones presentadas y un estudio de oficio de los posibles riesgos que pudieran presentarse con otros signos distintivos registrados o en proceso de registro”.

B. VIABILIDAD DE LA CONOCIDA. CANCELACIÓN DE UNA MARCA NOTORIAMENTE 33. Como quiera que la demandante argumentara que la marca denominativa AOL es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto. 34. Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente: - La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. - Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. - Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. - Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. GACETA OFICIAL 31/08/2015 12 de 44       En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.

En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. - La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro de marcas y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado. - El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio.

También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en relación con un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores, contrario sensu de lo que ocurre con un signo que si bien es conocido no alcanza un rango de notoriedad elevado, por lo que deberá el Juez que conozca la causa analizar a profundidad este aspecto.

Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro de marcas debería negar la solicitud.

Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. GACETA OFICIAL 31/08/2015 13 de 44       - Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras.

C. ¿LO QUE NO SE ARGUMENTÓ EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PUEDE ESGRIMIRSE EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO? 35. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que es atentatorio contra el principio al debido proceso, que sea en la etapa judicial donde el accionante aporte nuevas pruebas que no acompañó oportunamente al proceso administrativo.

En este marco. El Tribunal considera apropiado contestar la pregunta propuesta. 36. La normativa comunitaria no regula la relación probatoria entre la vía gubernativa y la judicial. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable4, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 4865.

En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que mediante una demanda contencioso administrativa se puedan presentar o solicitar pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Es muy importante tener en cuenta que una marca está en uso cuando los productos o servicios que distingue se encuentran disponibles en el mercado. Esto supone que dicha puesta en escena del signo distintivo puede ser a título gratuito u oneroso; lo importante es que el público consumidor diferencie real y efectivamente los productos o servicios que ampara.

En consecuencia, no es necesario que haya un pago de un                                                                                                                         4 Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril 2010). 5 Artículo 276.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 14 de 44       producto o servicio para probar el uso de una marca. Las marcas que amparan productos o servicios que se adquieren a título gratuito pueden probar su uso de múltiples maneras de conformidad con su naturaleza. Es de especial atención los servicios que se prestan red u on-line. Hoy en día las transacciones de bienes y servicios a través de los sitios web tienen un alto volumen.

La globalización ha generado, de forma paralela al mercado físico, un mercado virtual mediante el cual se transan y ofrecen bienes y servicios mediante los sitios web. En este sentido, la importancia de los nombres de domino hoy en día es indudable; se presentan como el vehículo mediante el cual los empresarios ofrecen sus productos en el mercado de la red, trayendo como efecto que sus marcas se inscriban también como nombres de dominio, sobre todo si tienen la condición de marcas notoriamente conocidas.

Acorde con lo expuesto, es muy común que existan marcas que amparen servicios propios del ámbito de la red: creación de cuentas para ver películas, de correo electrónico, para la venta y compra de artículos, para participar en una red social, para el envío de información de viajes, promociones, etc. Estos servicios virtuales pueden ser a título oneroso o gratuito, pero las marcas que los amparan se encuentran en uso si los usuarios virtuales acceden real, actual y efectivamente a sus servicios vía internet.

En consecuencia, para probar el uso de un signo de dichas características se debe demostrar el uso del sitio web que esté atado con la marca registrada. En este sentido, el sitio web debe generar en la mente del consumidor la relación marca – servicio de manera clara. Para determinar esto, se deben analizar muchos factores como la publicidad del servicio mediante la utilización de la marca en el propio sitio, así como la relación entre el nombre de dominio y la marca del servicio virtual, o la demostración de un flujo de usuarios importantes del sitio web De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la marca denominativa AOL es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de acuerdo con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia, en especial lo que se expondrá en el literal subsiguiente en relación con la marca notoriamente conocida.

SEGUNDO: El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en relación con un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores, contrario sensu de lo que ocurre con un signo que si bien es conocido no alcanza un rango de notoriedad elevado, por lo que deberá el Juez que conozca la causa analizar a profundidad este aspecto.

Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con   GACETA OFICIAL 31/08/2015 15 de 44       presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro de marcas debería negar la solicitud.

Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor.

TERCERO: La normativa comunitaria no regula la relación probatoria entre la vía gubernativa y la judicial. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable, el sistema jurídico interno es el llamado a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276, de la Decisión 486. En consecuencia, el juez consultante, de conformidad con su derecho interno, debe determinar si es pertinente que mediante una demanda contencioso administrativa se puedan presentar o solicitar pruebas que no se esgrimieron en la oposición presentada en sede administrativa.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/08/2015 16 de 44       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 259-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 113, 116 literal b) y 124 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia Demandante: MC NEIL - PPC INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Diseño Industrial: “TOALLA SANITARIA”. Expediente Interno: 200800154. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3565 de 11 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00154.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: MC NEIL - PPC INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 30 de diciembre de 2004, la sociedad MC NEIL - PPC INC. presentó solicitud divisional para el registro del diseño industrial TOALLA SANITARIA. 2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones contra el registro solicitado. GACETA OFICIAL 31/08/2015 17 de 44       3. Por Resolución 19929 de 28 de julio de 2006, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió negar el registro de diseño industrial solicitado. 4.

Dentro del término legal la solicitante interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 19929. 5. Mediante Resolución 37744 de 16 de noviembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la Resolución 19929, quedando agotada la vía gubernativa. 6. El 10 de abril de 2008, la sociedad MCNEIL - PPC INC, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra lo resuelto por la Resolución 19929. 7.

El 21 de agosto de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda contenciosa administrativa. 8. Mediante providencia de 23 de agosto de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto al artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad.

9. MC NEIL - PPC INC., en su escrito de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Que la entidad administrativa negó el registro solicitado, en base a un análisis superficial, al considerar que el diseño industrial titulado TOALLA SANITARIA, no era novedoso y que presentaba “esencialmente la misma forma” y “ambos tenían alas“, respecto a un diseño anterior.

No habiendo realizado un análisis del diseño en su totalidad o por lo menos le resta importancia al contenido del diseño en ambas toallas. - Que la novedad en diseños industriales, tiene cierto parecido con el de distintividad en el tema de marcas. Por eso un diseño nuevo no sólo no existe como tal en el estado de la técnica, sino que además se distingue perfectamente de otros diseños.

El diseño industrial va “impreso” en el producto industrial, siendo que éste no cambia en su función. Es decir que un diseño puede ser un dibujo sobre un producto, unos rasgos sobre la superficie del producto, la misma forma del producto o una mezcla de las anteriores. - Los elementos principales del diseño son aquellos que le otorgan distintividad, frente a los diseños similares del estado de la técnica.

Si al comparar dos diseños similares, y el que solicita a registro, es visualmente distinto a lo que se dice es la anterioridad, se podrá concluir que el diseño solicitado es nuevo. Ahora de la observación del diseño industrial solicitado: TOALLA SANITARIA y el diseño anterior, se advierten algunas diferencias. Teniendo el diseño solicitado novedad suficiente, pudiendo un consumidor normal identificarlo y reconocerlo. - En efecto el diseño industrial de la técnica anterior, aparte de su forma externa, presenta en su interior unos dibujos similares a flores colocados en los extremos de unas figuras rómbicas que le otorgan gran distintividad, frente al diseño solicitado.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 18 de 44       Siendo ambos diseños tan distintos que le quitan peso al hecho de que la forma del perímetro sea similar. Así lo que la administración llama de manera irracional diferencias secundarias, son en realidad los elementos que distinguen al diseño. Más aún si tenemos en cuenta que la forma del perímetro de las toallas sanitarias, como la de los modelos analizados, obedecen a una técnica del producto, que tiene que ver con la comodidad que otorga al usuario, la reducción de posibles derrames de líquidos, etc; que escapan del ámbito del diseño industrial y pasan a ser aspectos de tipo tecnológico protegido por patentes de invención. Estando la administración claramente desenfocada en su análisis de los aspectos que caracterizan un diseño industrial, habiendo centrado su análisis en aspectos técnicos y tecnológicos de las toallas sanitarias y no exclusivamente en el diseño. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 10.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que del cotejo realizado del diseño solicitado y del presente en el estado de la técnica, se concluye que las semejanzas, son más relevantes que las diferencias encontradas. Dichas diferencias afectan la novedad del objeto, por cuanto se trata de ligeros cambios a un diseño ya existente y que no modifican la percepción que pueda tener el consumidor, quien deberá realizar un análisis más detallado para determinar que existen diferencias.

En efecto dichas diferencias se consideran secundarias por primar la forma en un todo, cuya mayor importancia dentro de la configuración de la toalla la posee el contorno, pues es la forma mayor cerrada y sobre la cual se presenta algún tipo de variación. Esta forma es porcentualmente más relevante que las pequeñas formas interiores. - Que es evidente que al ser comparadas las dos formas, se presente tal similitud, sin importar el hecho que las alas sean ligeramente más largas, o que las formas interiores cambien.

La razón principal es que la novedad, no distintividad (como lo manifiesta la demandante) está dada por el todo del diseño, teniendo en cuenta que cualquier variación en las formas sin que cambie su percepción general no puede ser considerada como novedosa. - No es posible considerar novedosa una forma que cambia ciertas partes del diseño sin ser sustancial la diferencia que se presenta entre los diseños cotejados, causando por tanto confusión ante tal similitud, al punto que se deba recurrir al análisis de detalle, lo que permite confirmar que la novedad no es evidente ni clara en el presente diseño. - De lo que se concluye que el diseño industrial solicitado: TOALLA SANITARIA, no es novedoso, ya que al ser cotejado con el antecedente (2106299), presenta similitudes notorias, frente a unas diferencias no sustanciales, que no le aportan novedad al diseño y que se pueden considerar como secundarias.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.                                                                                                                         1 Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. GACETA OFICIAL 31/08/2015 19 de 44       Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 los artículos 113, 116 literal b) y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. La novedad, como requisito de registrabilidad B. Irregistrabilidad de un diseño industrial por identidad.

C. Cotejo de diseños industriales bidimensionales y sus diferencias secundarias. A. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. EL REQUISITO DE NOVEDAD. 11. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de registro del diseño industrial TOALLA SANITARIA, por carecer de novedad, al existir una anterioridad de un diseño industrial similar.

En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño industrial. a. Definición y naturaleza 12. De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 13.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. 14.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. 15. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud. 2   GACETA OFICIAL 31/08/2015 20 de 44       ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313. 16.

Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 17.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). 18. De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. 19. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro. 20.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). 21. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. 22.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. GACETA OFICIAL 31/08/2015 21 de 44       23. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

GACETA OFICIAL 31/08/2015 22 de 44       n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. 24.

El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: - Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. - Susceptibilidad de representación gráfica.

Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 25. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 26. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 27. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

El artículo 136 considera que no podrán acceder a registro aquellos diseños industriales, en lo que corresponda, que: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 31/08/2015 23 de 44       c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 28.

Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a)   Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, GACETA OFICIAL 31/08/2015 24 de 44       automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea3 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002). 29.

El Juez consultante deberá analizar el diseño industrial solicitado y verificar si puede ser admisible a registro bajo los parámetros contenidos en la presente interpretación. El requisito de novedad. 30. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro del diseño industrial TOALLA SANITARIA por falta de novedad, por lo que nos referiremos a este requisito. 31.

El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.                                                                                                                         3   Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 31/08/2015 25 de 44       32. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. 33. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

(2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): 34. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica4 a nivel mundial. 35.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial5, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado. 36.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”6. 37. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 38.

El Juez consultante para poder determinar si el diseño industrial solicitado posee novedad, deberá aplicar los parámetros determinados en esta providencia. B.IRREGISTRABILIDAD DE UN DISEÑO INDUSTRIAL POR IDENTIDAD. 39. La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que el diseño industrial solicitado TOALLA SANITARIA presentaba esencialmente la misma forma respecto de un diseño industrial anteriormente concedido, por lo que lo denegó de oficio.

Es por esto que es necesario que el Tribunal se pronuncie respecto a la irregistrabilidad de un diseño industrial por identidad con otro. 40. Como ya se indicó anteriormente los diseños industriales para ser admitidos a registro deben ser nuevos y además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, normas que si bien son aplicables a marcas, por analogía se aplican a diseños industriales.                                                                                                                         4 5 6   Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 31/08/2015 26 de 44       41. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 43. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.

Marca: SHERATON). 44. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 45. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los diseños industriales en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. C. COTEJO DE DISEÑOS INDUSTRIALES DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

BIDIMENSIONALES Y SUS 46. En vista de que la autoridad consideró que el diseño industrial solicitado, poseía la misma forma que un diseño industrial previo, es pertinente hacer referencia a las diferencias secundarias en el cotejo de diseños industriales bidimensionales. 47. El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 48.

En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no   GACETA OFICIAL 31/08/2015 27 de 44       es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 49.

Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 50. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. 51.

Por lo antes expuesto, el hecho que en el mercado ya exista un diseño industrial para el mismo producto y que también posea “alas” no implica que no pueda existir un nuevo diseño industrial que con el aporte de nuevas figuras, permita diferenciarse de otros en el mercado y ser apto para registro, por lo que el Juez consultante deberá cotejar los diseños industriales en conflicto y verificar si en efecto son similares al punto de crear riesgo de confusión en el mercado.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

SEGUNDO: Los diseños industriales para ser admitidos a registro deben ser nuevos y además de ser nuevos no deberán caer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, normas que si bien son aplicables a marcas, por analogía se aplican a los diseños industriales.

CUARTO: El artículo 115 de la Decisión 486 señala que las diferencias que debe poseer el diseño industrial solicitado en relación a diseños   GACETA OFICIAL 31/08/2015 28 de 44       anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo liberará de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable.

En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

Por lo antes expuesto, el hecho que en el mercado ya exista un diseño industrial para el mismo producto y que también posea “alas” no implica que no pueda existir un nuevo diseño industrial que con el aporte de nuevas figuras, permita diferenciarse de otros en el mercado y ser apto para registro, por lo que el Juez consultante deberá cotejar los diseños industriales en conflicto y verificar si en efecto son similares al punto de crear riesgo de confusión en el mercado.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 31/08/2015 29 de 44       PROCESO 261-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: MONTERREY (mixta).

Actor: sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Proceso interno 2367-2010-0-1801-JR-CA-07. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El 14 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitando la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2367-2010-0-1801-JR-CA-07;

El auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Hechos. 1. El 1 de septiembre de 2005, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. (antes Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A.) de Chile, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular conteniendo la denominación MONTERREY, escrita en letras características, y el diseño de una taza humeante, rodeada de granos de café; como fondo los rostros sonrientes de un hombre y una mujer,   GACETA OFICIAL 31/08/2015 30 de 44       todo en los colores marrón, en distintas tonalidades, rojo, blanco, anaranjado, verde, negro y amarillo, conforme al modelo solicitado por TRESMONTES LUCCHETTI S.A. para distinguir bebidas a base de café, café torrado y café torrado mezclado con cebada, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 11 de octubre de 2005, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando ser el titular de las marcas de producto NESCAFÉ y logotipo; y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, es titular de las marcas de producto NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución 746-2009/CSD-INDECOPI, de 25 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió, declarar fundada la oposición formulada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y denegar el registro del signo solicitado. 4.

El 16 de abril de 2009, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso recurso de apelación. 5. Por Resolución 3519-2009/TPI-INDECOPI de 30 de diciembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución impugnada. 6. El 5 de abril de 2010, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa. 7.

El 3 de junio de 2010, el INDECOPI dio contestación a la demanda. 8. El 8 de junio de 2011, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. dio contestación a la demanda. 9. Por Sentencia de Primera Instancia, resolución quince de 19 de diciembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, declaró infundada la demanda contenciosa administrativa. 10.

El 10 de enero de 2014, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso recurso de apelación. 11. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (antes Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado), por proveído de 17 de julio de 2014, dispuso remitir solicitud al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de realizar la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda. TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso demanda en la que manifiesta: 12. No constituye un hecho controvertido la existencia de confusión a nivel fonético entre la marca solicitada y la registrada bajo Certificado 61576 (NESCAFÉ y logotipo), toda vez que existe una completa diferenciación entre ellas en este aspecto.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 31 de 44     13. Que en cuanto al aspecto gráfico, siendo esta la razón por la cual se denegó el registro de la marca solicitada; señala que el único fundamento por el que el demandado sostiene que las marcas en cuestión son similares a nivel gráfico, es que si bien coexisten diversas marcas que presentan en común figuras de una taza y/o granos de café, y/o la combinación de colores marrón, rojo, y blanco, sólo la marca solicitada presenta dichos elementos en la misma disposición y combinación que la marca registrada bajo Certificado 61576. 14.

Que las figuras constituidas por una taza de café o granos de café, forman parte de diversas marcas registradas en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de distintos titulares, por lo tanto, la coincidencia de elementos de uso común no resulta válida para sustentar una supuesta probabilidad de confusión. De allí que los titulares de marcas registradas que contienen en su estructura la figura de una taza de café humeante y/o grano de café, y/o los colores amarillo, beige y marrón deben tolerar la presencia en el mercado de nuevos signos que los contengan, más aún cuando, como en el presente caso el signo solicitado MONTERREY y etiqueta, presenta elementos distintivos que enervan cualquier supuesto parecido. 15.

En ese sentido, si la marca “NESCAFÉ y etiqueta” con Certificado 61576 de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., coexiste pacíficamente por no ser confundible con las marcas indicadas, las cuales también presentan en sus estructuras los elementos comunes conformadas por diseños de tazas de café o granos de café, y/o un fondo de tonalidad rojo o marrón, resulta evidente que la marca MONTERREY y etiqueta, tampoco es confundible con la marca NESCAFÉ y etiqueta, con la cual sólo comparte los elementos de uso común antes citados. 16.

Que existe criterio jurisprudencial emitido por el INDECOPI, que respalda sus argumentos y es aplicable al caso. 17. Que de una simple comparación de los signos en cuestión, de conformidad a las normas de cotejo de marcas, se determina que la marca solicitada y la marca registrada son inconfundibles entre sí. Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 18. Que el consumidor analizará la marca MONTERREY y etiqueta, cotejándola con el recuerdo que posee de las marcas registradas a favor de NESTLÉ, dejándose llevar por la impresión general de las marcas. 19. Que en el presente caso el Tribunal no ha concluido que los signos en cotejo sean confundibles por la presencia en sus etiquetas de la figura de una taza y de granos de café, sino que ha apreciado que de los signos en su visión en conjunto genera un efecto visual capaz de inducir a confusión a los consumidores.

En ese sentido el argumento de la demandante por el cual pretende promover un examen comparativo sobre la base de una disección arbitraria de los elementos que conforman los signos en cotejo, transgrede los criterios establecidos por ley, toda vez que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, teniendo en cuenta la impresión general que dejan. 20.

Que de un análisis en conjunto, pese a la existencia en la marca solicitada de ciertos elementos gráficos y figurativos, resultará inevitable que el público consumidor, al demandar en el mercado café (o productos vinculados), se vea confundido de manera indirecta, pues apreciará que los signos vistos en su conjunto poseen semejanzas innegables.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 32 de 44       Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presenta contestación a la demanda manifestando que: 21. Que el Tribunal al efectuar el análisis comparativo entre los signos confrontados, establece que tanto en el signo solicitado como en el registrado, los elementos denominativos (MONTERREY y NESCAFÉ) y figurativos son relevantes.

Por lo que concluyó que la marca solicitada guardaba mayores similitudes que diferencias con la marca NESCAFÉ, con Certificado 61576, incurriendo en la causal de prohibición establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 22. Que la especial combinación de figuras “taza roja con borde banco conteniendo café espumoso y humeante, sobre alfombra de granos de café, en colores marrón, negro, rojo, blanco, bajo la denominación NESCAFÉ, escrita en letras de color blanco” distingue el producto NESCAFÉ desde hace varias décadas, y es reconocida por el consumidor como un producto de NESTLÉ. Dicha disposición de colores y figuras no es utilizada por otra empresa diferente a NESTLÉ. 23.

Que aun cuando existen diversas marcas registradas en la Clase 30, que distinguen productos de café, y que se componen de figuras tales como tazas, jarros y granos de café, sólo las marcas NESCAFÉ presentan la especial combinación de colores y figuras que son reconocidas por el consumidor como distintivas de la marca NESCAFÉ y del origen empresarial NESTLÉ. 24.

Que el signo solicitado incluye todos los elementos que en conjunto conforman la presentación tradicional de los productos NESCAFÉ y que forman las marcas que los distinguen. La imitación incluye también, la misma disposición de elementos y colores en las marcas confrontadas. En tal sentido los signos en mención, presentan mayores elementos de similitud que de distinción entre ellos, lo que determina un riesgo de confusión o asociación para el consumidor de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; siendo que los elementos denominativos de las marcas confrontadas no presentan valor distintivo suficiente para permitir distinguir una oferta de otra.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda, al considerar que: 25. Entre los signos en conflicto existe semejanza gráfica, conceptual y mayor relevancia del aspecto gráfico frente al denominativo de ambos, lo que genera que la posibilidad de riesgo de confusión entre los mismos sea mayor.

Aunado al hecho de que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen ambos. Configurándose en el presente caso un supuesto de confusión indirecta, ya que las semejanzas existentes entre los signos confrontados, podría generar que el público consumidor perciba que el signo solicitado es una variación de la marca registrada para distinguir una nueva línea de productos, generándose así la posibilidad de que se asocie a ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial, o que pueda interpretarse que, aún cuando no se trate de la misma empresa, se encuentran vinculadas empresarial o comercialmente.

Argumentos del recurso de apelación. TRESMONTES LUCCHETTI S.A. presentó recurso de apelación en los siguientes términos:   GACETA OFICIAL 31/08/2015 33 de 44     26. 27. Que si bien los elementos gráficos conformantes de los signos en conflicto (MONTERREY y etiqueta Vs. NESCAFÉ y etiqueta), están representados por una taza con café humeante, así como con granos de café, los mismos que evidentemente transmiten la idea de que el producto es café, elementos que también forman parte de los elementos gráficos de otras marcas registradas para el mismo producto, es evidente que estos elementos carecen de fuerza distintiva para representar al producto café, por ser de uso común como parte del elemento gráfico de otras marcas para dichos productos.

De lo expuesto se concluye que el elemento relevante entre los signos en conflicto es el aspecto denominativo de los mismos, MONTERREY Vs. NESCAFÉ, en consecuencia, la coincidencia de elementos de uso común, no resulta válida para sustentar una supuesta probabilidad de confusión. De allí que los titulares de las marcas registradas que contienen en su estructura la figura de una taza de café humeante y/o de granos de café, y/o los colores amarillo, beige o marrón deben tolerar la presencia en el mercado de nuevos signos que los contengan.

Más aún, cuando como en el presente caso, el signo solicitado MONTERREY y etiqueta, presenta elementos distintivos que enervan cualquier supuesto parecido. Solicitud del Juez consultante. 28. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan productos de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.

Cómo debe analizarse e interpretarse el impacto visual generado por la presentación conjunta del signo solicitado en comparación con el signo registrado. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 29. Que, el artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 30.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 31. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitados: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. 1                                                                                                                             “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 31/08/2015 34 de 44       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de los signos distintivos. 2. Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos.

Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. 3. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. 4. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 32. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado MONTERREY (mixto) es confundible con las marcas sobre las cuales se presenta la oposición NESCAFÉ y logotipo y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo y con el fin de contestar la pregunta del consultante respecto a “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan productos de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 33.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 35. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 36.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el   GACETA OFICIAL 31/08/2015 35 de 44       hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 37.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 38.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 39.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 40.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 41. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 42. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 43.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 44. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el   GACETA OFICIAL 31/08/2015 36 de 44       consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 45. En consecuencia el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 46.

La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 47. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 48. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 49. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:   1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de marcas. GACETA OFICIAL 31/08/2015 37 de 44       4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 50. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.

(Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 51. En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2.

Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. 52. La sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A. solicitó el registro de la denominación MONTERREY, escrita en letras características, y el diseño de una taza humeante, rodeada de granos de café; como fondo los rostros sonrientes de un hombre y una mujer, todo en los colores marrón, en distintas tonalidades, rojo, blanco, anaranjado, verde, negro y amarillo. 53.

Por su parte, la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas NESTLÉ y logotipo y NESTLÉ TRADICIÓN y logotipo. 54. Por lo tanto, se abordará el tema de los signos mixtos realizando un análisis especial sobre las partes gráficas de dichos signos. Signos mixtos. 55. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 56.

Sobre el tema la jurisprudencia manifiesta: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos. 57. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene   GACETA OFICIAL 31/08/2015 38 de 44       mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 58. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 59. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 60. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 61.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 62. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. GACETA OFICIAL 31/08/2015 39 de 44       2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 63. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 64.

Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. 65. En el caso concreto el Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre las partes gráficas de los signos mixtos en conflicto, toda vez que son las que resaltan en el conjunto de la marca, para lo cual deberá tener en cuenta los criterios generales descritos a continuación. 66.

El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que dicha marca suscite en la mente de quien la observe. 67.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar este tipo de marcas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas. 68.

Igualmente y de acuerdo con los gráficos que componen los signos en conflicto, el Juez consultante, deberá aplicar, en lo que sea posible, lo expresado por este Tribunal respecto con los criterios del Trade Dress. “(…) el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras,   GACETA OFICIAL 31/08/2015 40 de 44       gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.

La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal (…)”.

(Proceso 234-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2362 de 10 de julio de 2014). 69. Con el fin de determinar si el solicitante del registro ha invadido el espacio de diferenciación que deben tener los signos para ser distinguibles, se deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 1. Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. 2.

Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. 3. Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) no es funcional. 70. Por lo tanto, el Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre los signos en conflicto tomando en cuenta el conjunto del signo y la influencia de los elementos que lo componen en la mente el consumidor. 3.

Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. 71. En el proceso interno se debate el hecho de que la taza de café o granos de café, forman parte de diversas marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se estaría frente a elementos gráficos de uso común. 72. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones, gráficos, colores, etc. de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño del signo. 73.

En un inicio, la regla general es que: - -   Al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta, los gráficos y los colores de uso general o común, a efectos de determinar si existe riesgo de confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de los gráficos o colores de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que elementos gráficos de uso común, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos gráficos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de gráficos necesarios en beneficio de unos pocos.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 41 de 44       - 74. Inclusive, este Tribunal considera que una marca que contenga gráficos de uso común o colores de uso común, no reivindicados, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que el cotejo entre marcas que los contengan debe ser efectuado con un criterio benevolente.

Sin embargo, el Tribunal considera que al comparar dos signos mixtos deben considerarse aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, que en el caso de autos podría ser la parte gráfica. Además, se debe tomar en cuenta que cuando se está en frente de signos complejos, hay factores que hacen que la parte gráfica predomine sobre la denominativa; y, en este caso, además, es oportuno manifestar que en los casos de que la parte gráfica esté conformada por elementos de uso común, que tengan una fuerte distintividad en el conjunto marcario no se debería realizar una disección del signo. 4.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. 75. La demandante manifiesta que existe criterio jurisprudencial emitido por el INDECOPI que respalda sus argumentos y es aplicable al caso. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 76. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 77.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 78. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 79.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 80. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o   GACETA OFICIAL 31/08/2015 42 de 44       de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 81.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 82. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones.

En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 83. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones emitidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente   GACETA OFICIAL 31/08/2015 43 de 44       solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos MONTERREY y etiqueta para la Clase 30 y NESCAFÉ y logotipo y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo para la Clase 30 sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: El Tribunal considera que al comparar dos signos mixtos deben considerarse aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, que en el caso de autos podría ser la parte gráfica. Además, se debe tomar en cuenta que cuando se está en frente de signos complejos, hay factores que hacen que la parte gráfica predomine sobre la denominativa; y, en este caso, además, es oportuno manifestar que en los casos de que la parte gráfica esté conformada por elementos de uso común, que tengan una fuerte distintividad en el conjunto marcario no se debería realizar una disección del signo.

CUARTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 31/08/2015 44 de 44       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú