Año XXXII – Número 2568 Lima, 31 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 266-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: LABORATOIRES SERVIER.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI de la República de Perú. Patente: “Montajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura”. Expediente Interno: 05800-2011-0-1801-JR-CA14 PROCESO 273-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: FERRIS ENTERPRISES CORP. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “PRODUCTOS YULI S.A.” (mixta) Expediente Interno: 20100553 PROCESO 274-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Richard Orlando Urbano Florez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “URBANO” (mixta). Expediente Interno: 2011-00420 PROCESO 266-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 31/08/2015 2 de 40       consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: LABORATOIRES SERVIER. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - de la República de Perú. Patente: “Montajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura”.

Expediente Interno: 05800-2011-0-1801-JR-CA-14. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio 5800-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 21 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05800-2011-0-1801-JR-CA-14.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Apelante: ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 31 de octubre de 2005, la sociedad ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD (Australia) reivindicando prioridad de la Solicitud 60/623,641, presentada el 2 de noviembre de 2004 en Estados Unidos de América, solicitó patente de invención para montajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura, cuyos inventores son Sek Kwan Chan, Ronal F. Stewart y Howard A. Bampfield, la cual consta de 42 reivindicaciones. 2.

El 17 de marzo de 2009, se otorgó la orden de Aviso 926-2006, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de septiembre de 2006. 3. El 18 de marzo de 2009, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 032009, en el que se analizó el pliego de 42 reivindicaciones inicialmente presentado                                                                                                                         1 Acta 15-J-TJCA-2015 de 13 de mayo de 2015.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 3 de 40       concluyendo en que las reivindicaciones 1 a 42 así como están redactadas no cumplen con el requisito de claridad. 4. El 14 de julio de 2009, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD dio respuesta al informe, adjuntando un nuevo pliego de 39 reivindicaciones. 5. El 15 de octubre de 2009, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 03-2009/A en el que analizó el pliego de 39 reivindicaciones concluyendo en que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de novedad. 6.

El 25 de febrero de 2010, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD dio respuesta al informe, adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones. 7. El 30 de marzo de 2010, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 032009/B en el que analizó el pliego de reivindicaciones concluyendo en que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de novedad. 8.

Mediante Resolución 410-2010/DIN-INDECOPI de 31 de marzo de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente solicitada y determino que atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el art. 45 de la Decisión 486, se determina que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de novedad. 9. El 23 de abril de 2010, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 410-2010/DIN-INDECOPI de 31 de marzo de 2010. 10.

Mediante Resolución 1578-2011/TPI-INDECOPI de 25 de julio de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 410-2010/DIN-INDECOPI de 31 de marzo de 2010, que denegó la patente de invención solicitada para montajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura, solicitada por ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. 11.

El 3 de noviembre de 2011, la sociedad ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1578-2011/TPIINDECOPI de 25 de julio de 2011 12. El 17 de enero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 13.

El 21 de enero de 2014, mediante Sentencia, Resolución Número Catorce, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. 14. El 10 de febrero de 2014, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de enero de 2014. 15.

Mediante providencia de 18 de julio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:   GACETA OFICIAL 31/08/2015 4 de 40       - ¿Cómo deben interpretarse los arts. 45 y 46 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatorio, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? - ¿Cuáles serían las razones jurídicas para tratar de forma distinta a ambos informes cuando su contenido técnico puede ser el mismo? - ¿En primera instancia administrativa se cumple con tal obligación si el informe técnico que sirve de base a su decisión se notifica conjuntamente con la resolución, o es necesario notificar previamente el informe a fin que el solicitante ejerza su derecho de contradicción? - ¿Sólo debería comprobar la falta de notificación del informe o debería exigir, además, que el demandante especifique cuál es la parte del informe que agravia su derecho y su importancia para hacer variar la decisión de la Autoridad Administrativa? a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 16.

La sociedad ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “el principio de verdad material permite que la autoridad administrativa, actúe incluso pruebas de oficio que le permitan formar convicción sobre los hechos y así emitir una resolución justa”. - Afirma que: “la actuación de prueba ordenada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se dispuso de oficio, el administrado ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD debió ser informado acerca de su naturaleza y alcance e – inclusive – acerca de sus derechos y obligaciones.

En el caso concreto, se debió informar qué medios probatorios se actuarían, qué finalidad tenían dicha actuación y que ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD tenía derecho a exponer sus argumentos, así como a ofrecer y producir pruebas al amparo del principio del debido procedimiento administrativo”. - Argumenta que: “la constitución, las leyes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sancionan como un incumplimiento del principio del debido procedimiento administrativo, la actuación de pruebas sin conocimiento del administrado”. - Alega que: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD al no notificarle en forma oportuna el informe LPC 032009/B, impidiendo así que ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”. - Precisa que: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, quien solicitó a un tercer experto un informe técnico, el que fue emitido bajo el número LPC 03-2009/B, debió notificar con dicho informe a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD para que ésta pudiera, ejerciendo su derecho de defensa, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados en el Informe Técnico LPC 03-2009/B”. - Afirma que: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, por el contario no sólo no notificó a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD con el Informe Técnico LPC 03-2009/B impidiéndole así ejercer su derecho de defensa, sino que conociendo que dicho informe técnico opinaba desfavorablemente sobre la concisión   GACETA OFICIAL 31/08/2015 5 de 40       de la patente, se basó literalmente en él para emitir la resolución 410-2010/DNIINDECOPI y denegar la patente solicitada”. - Manifiesta que: “resulta obvio que se incurrió en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento 1276-2005/OIN desde la omisión de la notificación a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD del informe del tercer experto ajeno a la institución, el Informe Técnico LPC 03-2009/B por lo que su despacho deberá, en su oportunidad, dictar resolución anulando todo lo actuado en el expediente 1276-2005/OIN y ordenando a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías dicte nueva resolución de primera instancia administrativa, previa notificación a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD del Informe Técnico LPC 03-2009/B preparado por un tercer experto ajeno a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías”. - Comenta que: “el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Obviamente el derecho de ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD a obtener una decisión fundada en derecho no se cumple cuando la administración basa su resolución final en un Informe Técnico que no permitió fuera contradicho por ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD”. - Concluye que: “la segunda instancia administrativa, el Tribunal Indecopi también lo hizo al dictar la Resolución 1578-2011/TPI-INDECOPI que denegó la patente a montajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura, sustentando su fallo en el informe preparado por un tercero ajeno a la institución, el Informe Técnico LPC 35-2011 que nunca fue notificado a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, impidiéndole así ejercer su derecho de defensa en relación a dicho informe”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 17.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (…) si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.   - Alega que: “es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera.

En otras palabras la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad”. - Precisa que “como es obvio, en algún momento la autoridad administrativa tiene que resolver.

Si estuviera obligada a notificar cada inconformidad podría darse el caso que el procedimiento no acabe nunca si es que el solicitante insiste en presentar cada vez que la Oficina tenga un informe técnico desfavorable a la solicitud de patente, nuevas reivindicaciones modificando la solicitud de patente precedente que a su vez requiera un nuevo informe técnico para ser analizada”.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 6 de 40       - Afirma que: “es potestad de la administración notificar las subsiguientes observaciones estén o no estén sustentadas en opiniones de los expertos en la materia”. - Afirma que: “de no ser así, un procedimiento complejo como es el de registro de patentes que por su naturaleza requiere la opinión de expertos, (…) se estaría prolongando indefinidamente con las sucesivas absoluciones por parte del solicitante si es que para resolver la Dirección requiere de un informe previo que deba ser notificado y que pueda originar la rectificación de la solicitud de la patente originando una nueva situación procesal, que a su vez requiera un informe técnico para ser analizada, y así sucesivamente”. - Argumenta que: “luego de dos informes técnicos emitidos y notificados en el marco del procedimiento en primera instancia, los informes que sirvieron a la Dirección y al Tribunal para resolver, no podrían ser notificados pues ello no era obligatorio y que si así se hubiera hecho el procedimiento hubiera durado indefinidamente no solo en primera instancia sino también en segunda instancia”. - Alega que: “como el criterio de la actora es que se notifiquen todos los informes, ello implicaría que debería notificarse de nuevo, a fin de darle oportunidad a la accionante para que proceda, de ser el caso, a ajustar su solicitud”. - Precisa que “en realidad lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, las mismas que pueden o no sustentarse en una opinión técnica”. - Afirma que “era obligatorio para la Oficina de Invenciones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, mas no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas”. - Expone que: “la potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda o tercera inconformidad con la patente solicitada por la demandante, no vulnera de modo alguno el derecho de defensa”. - Concluye que: “la resolución impugnada ha sido válidamente emitida, ya que tras su fallo, subyace una correcta aplicación del marco normativo procesal, por tal razón inferimos, que el presente argumento de la demanda es inconsistente, deviniendo en infundada en todos sus extremos”. c. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “la demandante no ha demostrado que haya existido vulneración al principio del debido procedimiento, así como afectación a su derecho de defensa, toda vez que no era obligación de la Administración notificar todos los informes de los expertos que se emitan con respecto al examen de patentabilidad, más allá de los que se emitan con respecto al examen de patentabilidad, más allá de los presupuestos establecidos en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486; en consecuencia, no resultan amparables los argumentos expuestos en las pretensiones principal y subordinadas propuestas, por los cuales se pretendía la notificación del informe técnico LPC 03-2009/B, expedido en primera instancia y el informe técnico LPC 35-2011 emitido en segunda instancia”.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 7 de 40       d. Argumentos del Recurso de Apelación: 18. La sociedad ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Transcribe textualmente los mismos argumentos de la demanda. - Afirma que: “la Sala debe tener presente que ambos supuestos, tanto el examen previo de patentabilidad a cargo de la Oficina de patentes (art. 45) como el de solicitar a terceros su opinión sobre la patentabilidad de la invención (art. 46), requieren ser notificados al administrado para cumplir con el debido proceso”. - Alega que: “en el supuesto que la Oficina de Patentes continúe manteniendo sus observaciones o tenga otras nuevas, luego que el administrado haya absuelto la primera notificación, procederá a notificarle las segundas o terceras observaciones de acuerdo al procedimiento indicado en el primer párrafo”. - Señala que: “el hecho que el segundo párrafo señale que la Oficina de Patentes “podrá” notificar al solicitante con las segundas o subsiguientes observaciones, no significa como mal interpreta el INDECOPI, que es una “facultad discrecional de la Oficina de Patentes” el notificar o no estas nuevas observaciones.

La correcta lectura es que la Oficina de Patentes “podrán notificar al solicitante estas segundas y terceras observaciones cuando estas existan” y “no podrá notificar al solicitante estas segundas y/o terceras observaciones cuando estas no existan”. Esta es la interpretación correcta de la norma, pues concuerda con el mandato constitucional del respeto al debido proceso”. - Alega que: “el artículo 46 nada dice al respecto y es claro que procede así porque lo lógico es que la opinión del experto se notifique al solicitante, quien en el ejercicio de su derecho de defensa, alega lo conveniente y la cosa queda allí. El tercero “experto” no es parte del procedimiento administrativo y no puede suponerse que entre éste y el solicitante se va a producir una suerte de “conflicto trilateral” con réplicas y/o dúplicas.

En todo caso si ello pasara, quien tiene el derecho de expresar la última palabra es el administrado, pues es él quien posee el derecho de defensa”. - Precisa que: “queda claro que en el supuesto del artículo 45, examen previo de patentabilidad a cargo de la autoridad administraiva y del supuesto del artículo 46, existe la obligación de notificar todas y cada una de estas actuaciones procesales al administrado, para que pueda ejercer su derecho de defensa con relación a ellas”. - Afirma que: “resulta obvio que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI quien solicitó a un tercero experto la emisión de Informes Técnicos, el cual fue emitido bajo el número LPC 35-2011, debió notificar con dicho informe a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, a fin de que ésta pudiera ejerciendo su derecho de contradicción, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados en el informe técnico LPC 35-2011”. - Expone que: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI y el Tribunal de INDECOPI, por el contrario, no sólo no notificó a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, con el informe técnico 35-2011, impidiéndole así ejercer sui derecho a la defensa, sino que conociendo que dicho informe técnico opinaba desfavorablemente sobre la concesión de la patente, se basó literamente en el para emitir la Resolución 1578-2011/TPI-INDECOPI, la cual resolvió denegar la patente solicitada”.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 8 de 40       - Concluye que: “al emitirse la resolución 1578-2011/TPI-INDECOPI que denegó la patente solicitada, sin notificar previamente a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD con el informe técnico LPC 35-2011 se incurrió en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento desde la omisión de la notificación a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, del informe ténico LPC 35-2011, por lo que su despacho deberá, en su oportunidad, dictar resolución anulando todo lo actuado en el expediente administrativo y ordenando al Tribunal de INDECOPI dicte nueva resolución, previa notificación a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD del informe técnico LPC 35-2011”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado2 la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que resulta procedente interpretar los artículos solicitados.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos A. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. DEL INFORME DE LOS EXPERTOS. 19. Para dar respuesta a las interrogantes del Juez consultante se interpretará este tema. 20.

El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se                                                                                                                         2 Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…)   GACETA OFICIAL 31/08/2015 9 de 40       pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. 21. Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. 22.

Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. 23.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”3. 24.

Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 25.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: “si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. (Interpretación Prejudicial 43-IP-2014) 26. El Juez Consultante deberá analizar si la patente fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria.

Sobre la base de estos fundamentos,                                                                                                                         3   Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 10 de 40       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO   Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 31/08/2015 11 de 40       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 273-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: FERRIS ENTERPRISES CORP. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “PRODUCTOS YULI S.A.” (mixta) Expediente Interno: 2010-0553. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3701 de 21 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-0553. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: FERRIS ENTERPRISES CORP. Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: PRODUCTOS YULI S.A. Hechos: 1. El 9 de junio de 2009, la sociedad Productos Yuli S.A. solicitó el registro de la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) para identificar productos en la Clase 29 del Arreglo   GACETA OFICIAL 31/08/2015 12 de 40       de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la empresa FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó oposición sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas YUPI, para amparar productos y servicios de las Clases 29, 30, 32, 33, 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 29 de enero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 5409 declaró infundada la oposición presentada por FERRIS ENTERPRISES CORP. y concedió el registro de la marca mixta PRODUCTOS YULI S.A. solicitada en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad PRODUCTOS YULI S.A. 4.

El 18 de febrero de 2010, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. El 26 de marzo de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a emitir la Resolución 17687, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado, confirmando la resolución 5409 de 29 de enero de 2010. 6.

El 31 de mayo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a emitir la Resolución 28564, mediante la cual resolvió el recurso de apelación formulado, confirmando la resolución 5409 de 29 de enero de 2010, agotándose la vía gubernativa. 7. El 18 de noviembre de 2010, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó acción de nulidad. 8.

Mediante providencia de 24 de abril de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda. 9. La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “por falta de aplicación, la resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, contraviene el art. 136, literal a) de la Decisión 486. - Menciona que “la normativa andina, al igual que el Tribunal de Justicia de la CAN, han considerado inviable el registro de un signo distintivo cuando éste sea idéntico o similar a otro ya registrado”. - Manifiesta que: “atendiendo a lo complejo que puede resultar el análisis de la confundibilidad marcaria, y con el fin de reducir a su mínima expresión las apreciaciones subjetivas que puedan tener lugar en el cotejo de signos distintivos, la jurisprudencia y la doctrina han sugerido la aplicación de las siguientes reglase: (…) similitud ortográfica, (…) similitud fonética”. - Afirma que: “la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de   GACETA OFICIAL 31/08/2015 13 de 40       Niza, lo cual nos lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad fue obviado o mal practicado por parte de dicha entidad”. - Sostiene que: “la palabra “PRODUCTOS” de la expresión PRODUCTOS YULI S.A. no debe haber ningún tipo de análisis, pues ésta es irregistrable y por tanto no le otorga distintividad al signo. La palabra “PRODUCTOS” es de uso común ya que existen muchas marcas que pertenecen a esa misma clase que también la tiene”. - Enuncia que: “se debe observar especialmente las palabras YUPI vs. YULI puesto que éstas son las palabras que tienen efectiva recordación. Existe una similitud del 75% pues tienen la misma secuencia vocálica, el mismo número de sílabas, la misma extensión de cuatro letras tres son iguales, solo con la simple diferencia de una sola letra, “L” en lugar de “P”. lo anterior demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedido”. - Afirma que: “al igual que en la similitud ortográfica, fonéticamente existe una similitud del 90% entre las marcas confrontadas, siendo además común a las dos expresiones la acentuación en la sílaba YU.

La diferencia se da solo en el cambio de la letra “L” por la letra “P”, cambio que al encontrarse en la mitad de la expresión es casi imperceptible al momento de pronunciar las dos expresiones”. - Comenta que: “la jurisprudencia, la doctrina y hasta la misma Superintendencia de Industria y Comercio han adoptado como regla de cotejo marcario la de “examinar en conjunto los signos”.

Aplicada esta regla al caso que nos ocupa, encontramos que por tratarse del cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas”. - Alega que: “la marca YUPI (mixta) y la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) tienen sólo un elemento común, pero el mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida.

(…) en el presente caso, frente al tema de la confundibilidad, se debe tener en cuenta que respecto del signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) de propiedad de la sociedad Productos Yuli S.A. la palabra adicional que tiene dicho signo es “Productos”, que es genérica y de uso común frente a los que se pretende comercializar, pero no identifica como tal los productos”. - Manifiesta que: “teniendo en cuenta la claridad con la que está escrita la norma, y la prohibición directa que establece de registrar marcas idénticas o similares (reproducción total – reproducción parcial) a otras previamente concedidas, no es claro el porqué de la concesión de la marca, ni mucho menos porqué la Superintendencia de Industria y Comercio se aparta de los presupuestos normativos en algunos casos al tiempo que los aplica de manera férrea en otros”. - Manifiesta que: “la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) de la sociedad Productos Yuli S.A. fue registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para identificar carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas, cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

(…) La marca YUPI (mixta) de nuestra representada se encuentra registrada en la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto identifican los mismos productos”. b. Argumentos de la contestación a la demanda. 10. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   GACETA OFICIAL 31/08/2015 14 de 40       - Alega que: “de los documentos obrantes en el expediente 09-59885 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca PRODUCTOS YULI S.A. (mixta) para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza vigente presentada por la parte demandante, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. - Menciona que “se ha insistido en diferente actos administrativos expedidos por la Oficina Competente y en numerosas sentencias emitidas por el Honorable Consejo de Estado sobre el tema marcario entre otras, la sentencia emitida el 1 de octubre de 1998 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso No. 4213, (…) en concordancia con lo previsto en las disposiciones comunitarias, se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad; la suficiente distintividad; y, la susceptibilidad de representación gráfica”. - Afirma que: “el principio de especialidad circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida.

Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos no es suficiente para aplicar la causal relativa a la irregistrabilidad”. - Enuncia que: “el signo solicitado PRODUCTOS YULI (mixta) y el signo YUPI (mixto), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien éstos coinciden en la incorporación de las letras “Y”, “U”, “I” el diseño del signo solicitado permite su diferenciación respecto de la marca opositora”. - Manifiesta que: “la expresión PRODUCTOS YULI S.A. es la que más sobresale en el conjunto, por lo tanto tiene un impacto visual diferente en la mente del consumidor logrando diferenciar los signos confrontados a pesar de que coincidan en las letras “Y”, “U”, “I”.

(…) en razón a lo anterior resulta claro y evidente que la marca solicitada “S” (mixta) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”. - Concluye que: “el conjunto marcario que nos ocupa, tiene la suficiente distintividad para que fuera registrado como marca, aclarándose que sobre las expresiones aisladas no da derecho de uso exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos”. c. Argumentos de la contestación a la demanda (Tercero Interesado) 11.

La sociedad PRODUCTOS YULI S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: -   Alega que: “no es posible solicitar la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se concede el registro de la marca de mi mandante toda vez que ellas fueron ajustadas a derecho y emitidas conforme a las leyes vigentes”.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 15 de 40       - Menciona que “a pesar de la omisión por parte del apoderado de la demandante cabe aclarar que se presentan enormes diferencias en los aspectos por él mencionados entre las expresiones en conflicto”. - Manifiesta que: “se observa que las expresiones son absolutamente diferentes en su estructura tal como lo afirma la entidad competente por cuanto la una es una composición de tres expresiones y la otra está compuesta por una sola expresión”. - Afirma que: “al pronunciar ambas expresiones se observan las grandes diferencias existentes entre ellas la una está compuesta de 7 sílabas mientras la otra tan solo de dos lo cual le otorga la razón a la examinadora”. - Concluye que: “la comparación visual es fundamental para la examinadora puesto que ella debe poner en el lugar de lo que la Doctrina ha llamado el consumidor desprevenido que no es más que aquel consumidor que va a la tienda o al mercado a adquirir sus productos y para él la comparación visual es la que más afecta su decisión”.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, siendo pertinente su interpretación. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica.

B. Cotejo entre signos mixtos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. C. Palabras de uso común en la conformación de un signo. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO Y SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. 12. En vista de que la empresa FERRIS ENTERPRISES CORP. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto), sobre la base de sus marcas registradas denominativas y mixtas YUPI, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 13.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 31/08/2015 16 de 40       pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 14. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 15.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 16.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 17.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 18. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 19.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4.                                                                                                                         2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 17 de 40       20. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 21.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 22.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 23. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 24.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 25. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 26.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.                                                                                                                         5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 18 de 40       Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 27. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 28. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COTEJO ENTRE SIGNOS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS Cotejo entre signos mixtos 29. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos PRODUCTOS YULI S.A. y YUPI. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 30. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son                                                                                                                         6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 31/08/2015 19 de 40       percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas7, logotipos8, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor”. 31. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). 32.

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 33. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.                                                                                                                         7 8   “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 31/08/2015 20 de 40       -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 34.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos PRODUCTOS YULI S.A. y YUPI. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 35. La empresa FERRIS ENTERPRISES COPR. afirma además que es titular de las marcas YUPI denominativas, para amparar productos de las Clases 29, 30, 32, 33 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente que la Corte consultante, conozca las pautas para su cotejo con el signo mixto PRODUCTOS YULI S.A. 36.

La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 37. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”9. 38.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 39.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”                                                                                                                         9   Proceso 46-IP-2008.

Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 31/08/2015 21 de 40       “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 10 40.

Por lo antes señalado, corresponde a la Corte consultante, verificar el elemento que predomina en el signo solicitado PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) y cotejarlo respecto de la marca registrada YUPI (denominativa), revisando si en efecto crea riesgo de confusión entre el público consumidor. C. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE UN SIGNO. 41.

Afirma la compañía opositora FERRIS ENTERPRISES CORP., que el signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) es irregistrable, ya que está conformado por el término de uso común PRODUCTOS, la cual es utilizada en varias marcas para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual, nos referiremos a este aspecto. 42. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 43.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 44. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas11. 45. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie                                                                                                                         10 11   FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. GACETA OFICIAL 31/08/2015 22 de 40       de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 46.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar PRODUCTOS YULI S.A. si el signo (mixto) en su conjunto es de uso común en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras PRODUCTOS y YULI S.A. son en conjunto registrables. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El Juez Consultante, debe determinar en primer lugar si el signo PRODUCTOS YULI S.A. (mixto) en su conjunto es de uso común en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras PRODUCTOS y YULI S.A. son en conjunto registrables. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. GACETA OFICIAL 31/08/2015 23 de 40       De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 274-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Richard Orlando Urbano Florez Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “URBANO” (mixta). Expediente Interno: 2011-00420. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3699 de 21 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 24 de noviembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00420. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante:   RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ GACETA OFICIAL 31/08/2015 24 de 40     Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: DISEÑOS URBANOS LTDA. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 6 de agosto de 2006, el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ solicitó el registro de la marca URBANO (mixta) para identificar servicios de la Clase 351 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. Dentro de los términos legales, la sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA. interpuso escrito de oposición al registro de la marca mixta URBANO solicitada por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ con fundamento en la similitud y confundibilidad con el signo registrado DISEÑOS URBANOS (mixto), para amparar productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 29 de julio de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 033302, a través de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA. y denegó de oficio el registro de la marca mixta URBANO solicitada en la Clase 35 por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, sobre la base del signo MOBILIARIO URBANO (mixto), registrado a favor de HUMBERTO DE JESÚS ALZATE CEBALLOS, para productos de la Clase 202 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 17 de julio de 2010 la sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA. interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 033302 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 5. El 27 de julio de 2010 el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 033302 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 6.

El 3 de agosto de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a emitir la Resolución 39411, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado por DISEÑOS URBANOS LTDA., confirmando la Resolución 033302 de 29 de julio de 2010. 7. El 29 de abril de 2011 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 23329, mediante la cual resolvió el recurso de apelación formulado por RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, confirmando la resolución 033302 de 29 de julio de 2010, agotándose la vía gubernativa. 8.

El señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ presenta acción de nulidad.                                                                                                                         1 Servicio de organización de eventos, servicios a empresas, publicidad, gestión y administración de negocios comerciales, comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de madera, todo tipo de producto elaborado en madera, así como muebles de cualquier material en general, toda clase de artículos para el hogar, elaboración de madera u otro material. 2 Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 25 de 40     9. Mediante providencia de 9 de mayo de 2013, el Consejo de Estado, suspendió el trámite y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda. 10. El señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que no existe riesgo de confusión entre el signo registrado y el registro solicitado, sus elementos emblemáticos son totalmente disímiles, en la marca registrada y que sirvió de base para la negativa de la marca. - Afirma que sobresale en la parte superior una figura que contiene inscrita la letra “S” y el signo solicitado por el señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ como marca figura “URBANO”, en la cual se encuentra entre las letras B y N una figura representada por un triángulo que se asocia con un árbol o pino, que simboliza la materia prima del producto, el cual difiere notoriamente de la marca registrada y son desemejantes entre sí. - Menciona que: “teniendo en cuenta el principio de especialidad, el registro de los signos distintivos se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada, caso en el cual el registro del signo “URBANO” mixto, negado, fue solicitado en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada que sirvió de base a la negativa se encuentra en los productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Manifiesta que: “en cuanto a la relación de productos y servicios que prestan tanto el registro solicitado y el registrado además de que están comprendidos en diferente clase de la Clasificación Internacional de Niza, no tienen ninguna vinculación entre sí, ni utilizan los mismos medios de publicidad como se puede observar de las pruebas practicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio”. - Enuncia que: “el signo de la marca solicitada no tiene ninguna similitud con la registrada, no existe confusión directa, ni indirecta, respecto de los consumidores y los productos difieren, es así que se encuentran en clases internacionales distintas”. - Afirma que: “el término URBANO de la marca solicitada refiere al apellido del propietario como medio de identificación, caso en el cual la norma no prohíbe el acceso al registro de los nombres o apellidos, y no a la interpretación que le ha dado la Superintendencia Delegada para la propiedad industrial en la Resolución 023329 del 29 de abril de 2011”. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 11.

La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: -   Alega que: “resulta razonable la conclusión del Director de Signos Distintivos de la SIC, por cuanto un consumidor desprevenido no estaría en capacidad de establecer que el origen de las marcas es distinto e independiente, con lo cual no solo se desdibuja, sino que se desnaturaliza el derecho de marcas y de la Propiedad Industrial, por cuanto precisamente al hacer los exámenes de registrabilidad (perceptibilidad; suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica) lo GACETA OFICIAL 31/08/2015 26 de 40     que se pretende es garantizar que mediante la concesión de algún registro, no se genere riesgo de confusión alguno”. - Menciona que: “la entidad mediante los actos administrativos demandados, negó el registro de dicha marca para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se evidenció falta de distintividad, pues del análisis en su conjunto se concluyó que no goza de las características de originalidad y fantasía que permiten hacerlo distintivo dentro del mercado.

Por el contrario, se encontró que de conceder el registro, eventualmente se habría generado una confusión en el consumidor final, habida cuenta que medios publicitarios en los que se promueven eran afines y a que los productos o servicios reivindicados por el solicitante al solicitar el registro para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza constituyen el canal para la comercialización de los productos amparados en la marca registrada”. - Manifiesta que: “las causas intrínsecas se diferencian porque el signo no es apto para ser registrado como marca debido a que es una expresión común, es un término descriptivo o genérico o una marca demasiado simple motivo por el cual no puede ser monopolizado como marca, es decir, que no puede ser objeto exclusivo por parte de un empresario.

Mientras que las causas de distintividad extrínseca se relacionan a quien el signo no es susceptible de registro como marca en virtud de no poder diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por terceros o usados en el caso de los nombres comerciales, por los mismos productos o servicios”. - Afirma que: “es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 135 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad”. - Sostiene que: “en relación con el nivel de confusión que puede generarse en relación con la marca cotejada, es preciso señalar que contrario a los señalamientos formulados por la parte accionante, sí se configuran los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000”. - Enuncia que: “determinar y establecer que el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad por no haber superado el examen de confundibilidad respecto de otros previamente concedidos, es fundamento suficiente para que los actos administrativos hayan sido expedidos negando el registro sin que por el simple hecho de su negación, se pueda, como lo hace el accionante, dar a entender al operador judicial que se ha incurrido en alguna ilegalidad en el trámite”. - Manifiesta que: “los actos administrativos acusados, expedidos por la SIC a través de la División de Signos Distintivos y del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad (Tercero Interesado) 12.

La sociedad DISEÑOS URBANOS LTDA. no dio contestación a la demanda. GACETA OFICIAL 31/08/2015 27 de 40     B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se interpretará el artículo 136 literal a)3 por ser aplicable al caso. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Impedimentos para el registro de un signo como marca. La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. C. Registro del nombre o apellido como marca. D. Términos de uso común y descriptivos en la conformación de una marca. E. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 13. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio la solicitud de registro del signo URBANO (mixto) por la existencia previa de la marca MOBILIARIO URBANO (mixta) registrada a favor de HUMBERO DE JESÚS ZARATE CEBALLOS, para amparar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo antes expuesto, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 14. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”4. 15.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar                                                                                                                         3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 28 de 40     si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 16.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 17.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”5. 18.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 19. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 20.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6. 21. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 22.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o                                                                                                                         5 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 29 de 40     semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 23.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 24. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7. 25.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 26. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 27.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”8. 28. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:                                                                                                                         7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 31/08/2015 30 de 40     a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 29. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 30. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos URBANO y MOBILIARIO URBANO. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 31. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: 32.

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas9, logotipos10, íconos, etc. 33.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el                                                                                                                         9 10   “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 31/08/2015 31 de 40     elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 34. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). 35.

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 36. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 37.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos URBANO y MOBILIARIO URBANO. C. REGISTRO DEL NOMBRE O APELLIDO COMO MARCA. 38. El señor RICHARD ORLANDO URBANO FLOREZ, solicitante del signo URBANO (mixto) afirma que el término URBANO de la marca solicitada refiere a su apellido como medio   GACETA OFICIAL 31/08/2015 32 de 40     de identificación, y que la norma comunitaria no prohíbe el acceso al registro de los nombres o apellidos como marca. 39.

De conformidad con el artículo 136 literal e) de la Decisión 486, no puede ser registrado el signo que reproduzca el nombre completo, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, salvo con el consentimiento de esa persona o de sus herederos. 40. Añade dicha norma, que cuando se trate de persona natural no se requiere el consentimiento para la solicitud del registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas. 41.

Existe otra corriente según la cual los tratadistas establecen que la expresión "nombre" únicamente se refiere al apellido, el cual es la identificación de la persona; surgiendo otra inquietud en cuanto a la aplicabilidad de la norma, considerando que existen muchas personas con el apellido o patronímico "Díaz", "Vivanco", etc los que se consideran registrables por ser apellidos comunes, es decir no notorios.

Existiendo excepciones como los apellidos "Kennedy", "Dalí", "Guayasamín", casos en los cuales se ha constituido la figura de la notoriedad por su actuación pública destacada; en estos casos la autorización es necesaria ante la ley, en forma personal o directa o a través de sus herederos hasta del cuarto grado. 42. De esta manera los jueces y tratadistas han concluido, que los únicos que tienen el derecho de registrar su "nombre" como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados. 43.

En consecuencia el "nombre" abarca el nombre de pila y el apellido, es decir el nombre completo. 44. La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro como marca, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos. 45.

La prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no limita su alcance sólo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo para que se configure el impedimento, el que la utilización del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales. 46.

La excepción consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos. 47. De igual manera este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 108-IP-2014 ha manifestado que: “La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, y no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 33 de 40     Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia'. A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”.

(Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96). Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “( ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.

En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación   GACETA OFICIAL 31/08/2015 34 de 40     pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.

(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”11.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.

Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada.

Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.

Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos”. 48. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto el argumento expuesto por el solicitante, más aún cuando en la conformación de la marca utiliza únicamente su apellido y no su nombre completo.                                                                                                                         11   http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html GACETA OFICIAL 31/08/2015 35 de 40     D. TÉRMINOS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVOS EN LA CONFORMACIÓN DE UNA MARCA. 49.

El signo solicitado URBANO (mixto) fue denegado en razón de la existencia previa de la marca MOBILIARIO URBANO (mixta) que ampara productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. En vista de que la marca prioritaria incorpora en su conformación el término MOBILIARIO y protege muebles, nos referiremos a los términos de uso común y descriptivos en la conformación de un signo y como debe analizarlos la Corte consultante. 50.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 51. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 52.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 53. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 54.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” 55.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de marcas suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 56.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”   GACETA OFICIAL 31/08/2015 36 de 40     57. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 58.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 59.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 60.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 61. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país” 62.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 63. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando12. 64.

El Juez Consultante debe determinar si el signo MOBILIARIO URBANO (mixto) utiliza términos de uso común o descriptivos respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y de ser el caso, efectuar el cotejo con el signo solicitado, únicamente entre los términos URBANO y URBANO. E. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS DE LA CLASE 35 Y PRODUCTOS DE LA CLASE 20 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 65.

En el presente caso, el signo solicitado URBANO (mixto) pretende amparar “servicio de organización de eventos, servicios a empresas, publicidad, gestión y administración                                                                                                                         12   Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 31/08/2015 37 de 40     de negocios comerciales, comercialización, importación, exportación, alquiler, compra y venta de madera, todo tipo de producto elaborado en madera, así como muebles de cualquier material en general, toda clase de artículos para el hogar, elaboración de madera u otro material.”; y, la marca registrada MOBILIARIO URBANO (mixta) protege “muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas” (lo subrayado es nuestro) 66.

En tal virtud, es necesario referirse al tema de la conexión competitiva de que puede presentarse entre productos y servicios de distinta clase. 67. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva. 68. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 69.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.13 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se                                                                                                                         13   FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 31/08/2015 38 de 40     difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”14 70.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre productos y servicios. 71. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. 72. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.15 73.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva y verificar si el signo solicitado puede inducir a riesgo de confusión respecto de la marca previamente concedida. Sobre la base de estos fundamentos,                                                                                                                         14 15   TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 39 de 40     EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas o mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

TERCERO: Los nombres completos, es decir el nombre de pila y el apellido o patronímico de las personas naturales o físicas, distintas del peticionario, no pueden ser registrados, al igual que los notoriamente conocidos por el público. En cambio sí podrán ser registrados los "nombres" cuando sea el propio titular quien solicita el derecho o sus herederos.

CUARTO: El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. El Juez Consultante debe determinar si el signo MOBILIARIO URBANO (mixto) utiliza términos de uso común o descriptivos respecto de los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y de ser el caso, efectuar el cotejo con el signo solicitado, únicamente entre los términos URBANO y URBANO.

QUINTO: El Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva y verificar si el signo solicitado puede GACETA OFICIAL 31/08/2015 40 de 40     inducir a riesgo de confusión respecto de la marca previamente concedida. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú