Año XXXII – Número 2572 Lima, 02 de septiembre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 306-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DROSPIRENONA Y ETINILESTRADIOL PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO”.

Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.Proceso interno 073362010-0-1801-JR-CA-07 PROCESO 310-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 224, 225, 226 y 228 de la misma norma comunitaria.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Beiersdorf Ag. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “NEVIA” (mixta). Expediente Interno: 200900372 PROCESO 312-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LOCKHEED MARTIN CORPORATION. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “LOCKHEED MARTIN” (denominativa). Expediente Interno: 200800007 PROCESO 306-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 02/09/2015 2 de 49       Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DROSPIRENONA Y ETINILESTRADIOL PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO”.

Actor: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT. Proceso interno 07336-2010-0-1801-JR-CA-07. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de julio del año dos mil quince. VISTOS: El 15 de diciembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, para que se proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 07336-2010-0-1801-JR-CA-07;

El auto del 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (BAYER) Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. FARMINDUSTRIA S.A. Tercero interesado: Hechos. 1. El 23 de enero de 2008, FARMINDUSTRIA S.A. solicitó ante el INDECOPI la nulidad de la patente de invención para “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DROSPIRENONA Y ETINILESTRADIOL PARA SER USADA COMO ANTICONCEPTIVO”, otorgada el 28 de junio de 2006 por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (ahora, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a favor de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (en adelante, BAYER) e inscrita bajo título 4344. 2.

El 14 de julio de 2008, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico GMM 0202008, en el que concluyó que debe declararse improcedente el pedido de nulidad planteado por FARMINDUSTRIA S.A. para las 12 reivindicaciones de la Patente 4344. GACETA OFICIAL 02/09/2015 3 de 49     3. Mediante Resolución 796-2008/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad interpuesta, de acuerdo con lo analizado en el Informe Técnico GMM 020-2008. 4.

El 13 de agosto de 2008, FARMINDUSTRIA S.A. interpuso recurso de reconsideración adjuntando los documentos denominados Krause I, II y III, a fin de que sean evaluados como nueva prueba instrumental, indicando que la drospirenona y la espirorenona contarían con características casi idénticas. 5. El 30 de octubre de 2008, la examinadora emitió el Informe Técnico GMM 020-2008/a, el cual concluyó que la reivindicación independiente 1 de la patente no cumpliría con el requisito de nivel inventivo, lo que además afectaría a las reivindicaciones 2 y 4, dependientes de ésta; a la reivindicación 6, la cual está relacionada a la composición revelada en la reivindicación 1; y a las reivindicaciones 7 y 9 a 15, dependientes de la reivindicación 6. 6.

El 24 de noviembre de 2008, mediante Resolución 25-2008/CIN-INDECOPI, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por FARMINDUSTRIA S.A. y, en consecuencia, nula la Patente 4344, teniendo en consideración el Informe Técnico GMM 020-2008/a. 7. El 19 de diciembre de 2008, BAYER interpuso recurso de apelación contra la Resolución 25-2008/CIN-INDECOPI. 8.

La Sala de Propiedad Intelectual dispuso se emita un Informe Técnico respecto a los argumentos presentados. De esta manera, fue emitido el Informe Técnico PCG 37-2009, en el que se concluyó que la Patente 4344 no cumpliría con el requisito de nivel inventivo. 9. El 2 de agosto de 2010, mediante Resolución 1703-2010/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 00025-2008/CIN-INDECOPI y declaró fundada la solicitud de nulidad de la Patente 4344. 10.

El 15 de noviembre de 2010, BAYER interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1703-2010/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución 000252008/CIN-INDECOPI de 24 de noviembre de 2008, la cual denegó la Patente 4344. 11. El 3 de diciembre de 2013, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por BAYER contra el INDECOPI. 12.

El 27 de diciembre de 2013, BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2013, que declaró infundada la demanda interpuesta. 13. El 12 de agosto de 2014, mediante la Resolución 5, la Octava Sala (ahora, Quinta Sala) Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. The BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso demanda en la que manifiesta que:   GACETA OFICIAL 02/09/2015 4 de 49     14. En el presente caso, la Resolución 1703-2010/TPI-INDECOPI de 2 de agosto de 2010, ha sido emitida sin cumplir con el requisito de la debida motivación, toda vez que la autoridad administrativa no ha tomado en consideración la información relevante en este caso, como es el hecho de comprobar mediante documentos de fecha cierta que, al momento de la presentación de la solicitud de patente, ya existía en el estado de la técnica una composición anticonceptiva oral a base de drospirenona (progestina) y etinilestradiol, composición cuya ventaja consistía en evitar la pérdida de drospirenona disuelta terapéuticamente activa en el fluido gástrico, obteniendo de esta manera una biodisponibilidad mejorada de la drospirenona para administración oral. 15.

La Sala de Propiedad Intelectual ha tomado en consideración documentos referentes a la espirorenona, mineralocorticoide con propiedades farmacológicas diferentes a la drospirenona, y cuyo análisis en los documentos en Krause I, II y III ha sido realizado utilizando un régimen de dosis muy diferente al de la drospirenona. Adicionalmente, del estudio de dichos documentos, la persona que posea conocimientos en la materia podrá concluir que los estudios in vivo de Krause utilizan lenta disolución y espirorenona no micronizada, en donde aparece como un diurético y no como un anticonceptivo oral.

Asimismo, se hizo mención a una suspensión microcristalina, lo cual no es lo mismo que partículas micronizadas. En conclusión, las tres publicaciones de Krause se refieren únicamente a la espirorenona y a su absorción gastrointestinal en forma no micronizada. Esto significa que el experto en la materia estará menos capacitado para efectuar estimados fiables con respecto al comportamiento detallado cuando esta sustancia se encuentre micronizada. 16.

Si bien se logró comprobar mediante ensayos que la velocidad de disolución de la drospirenona micronizada en agua aumentaba significativamente en comparación con la drospirenona estándar (no micronizada), lo que haría pensar que el técnico en la materia esperaría que se disuelva una fracción mayor de drospirenona micronizada cuando esta droga entra en contacto con el fluido gástrico después de la administración oral.

Nadie se hubiera visto motivado o inducido a actuar de esta manera ya que se conoce que como consecuencia de la solubilidad aumentada también se incrementaba la cantidad de drospirenona que se isomeriza en condiciones ácidas como las que predominan en el estómago, por lo que quedaría más expuesta a la degradación, motivo por el cual una persona versada en la materia no hubiera considerado el empleo de drospirenona (inestable en medio ácido) en forma micronizada. 17.

En relación con los compuestos químicos, el Manual Andino indica que éstos cuentan con nivel inventivo cuando presentan un efecto inesperado. En el asunto bajo discusión, la drospirenona micronizada aplicada dio como resultado uno que no había sido nunca esperado, ni siquiera imaginado, debido a sus características especiales. 18. El Tribunal ha interpretado erróneamente las enseñanzas de Bauer y Aulton, pues éstas se refieren, en líneas generales, a la disolución rápida de cualquier fármaco poco soluble e inestable en el estómago, independientemente de la forma en la cual transcurre dicha desestabilización en el estómago.

La persona versada en la materia que sabe que la drospirenona se reordena a su isómero terapéuticamente inactivo en las condiciones ácidas del estómago, no consideraría a la micronización como una herramienta apropiada para incrementar la biodisponibilidad por vía oral. Este argumento también está avalado por las advertencias claras de Aulton y Bauer respecto de la micronización de fármacos sensibles al ácido. 19.

Para el técnico en la materia no habría sido obvio micronizar la drospirenona con el fin de aumentar su biodisponibilidad en un anticonceptivo oral, pues a la fecha de la prioridad de la Patente 4344 las enseñanzas del arte previo respecto de que la drospirenona es inestable en un medio ácido y de que la micronización de drogas sensibles al medio   GACETA OFICIAL 02/09/2015 5 de 49       ácido, tales como la drospirenona, produce un aumento de su degradación, guiaban al técnico en la materia en la dirección opuesta a la de la invención cuya patente se solicita. 20.

Antes de la fecha de prioridad de la patente peruana cuestionada existían varios obstáculos que debían ser superados por el técnico en la materia a fin de arribar al invento patentado a favor de la demandante. Además, el técnico en la materia tendría que haber ignorado completamente algunas advertencias claras que le brindaba el arte previo respecto de la idea de proporcionar la drospirenona en forma micronizada.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 21. De la evaluación de los documentos Krause I, II y III se tiene que sería obvio el realizar evaluaciones in vivo de drospirenona micronizada y esperar que mejore la biodisponibilidad. Dado que la drospirenona y la espirorenona presentan estructuras y propiedades similares, sería obvio el esperar que la absorción de la drospirenona (dihidroespirorenona) in vivo sea más rápida que su isomerización, por lo que su biodisponibilidad no se vería afectada. 22.

El hecho de que la espirenona no se encuentre micronizada no desvirtúa el hecho de que también se isomerize en medio ácido y que su velocidad de isomerizacíon sea menor a la velocidad de absorción, que es lo que se concluye en Krause I. A partir de dicho documento, se conoce que la velocidad de isomerización de la drosperenona sería similar a la de la espirenona, por lo que al micronizar se esperaría que mejore su biodisponibilidad.

Por lo tanto, no se consideraría que el hecho de administrar una menor cantidad de drospirenona provoque una mayor isomerización del fármaco. 23. Si bien los documentos D9 a D11 no están referidos a la drospirenona sino a la espirorenona, de ellos se desprendería el hecho de que la velocidad de absorción es mayor que la velocidad de isomerización. Por lo tanto, y dada la similitud estructural entre ambas, sería lógico suponer que con la drospirenona sucedería lo mismo.

Es por esta razón que se consideraría que, a partir de estos documentos, sería obvio realizar evaluaciones in vivo de drospirenona micronizada y esperar que mejore la biodisponibilidad. 24. El presente análisis carecería de validez si no se considerara todo el arte previo y sólo se haría un análisis parcial del mismo, es decir, si sólo se consideraran los antecedentes citados por BAYER.

En tal sentido, no se debe dejar de considerar los documentos Krause I, II y III como antecedentes del estado de la técnica, más aún si justamente son ellos los que afectan el nivel inventivo de la patente cuestionada. 25. Una de las formas más comunes y de primera elección para mejorar la solubilidad de un fármaco consiste en disminuir su tamaño de partícula y es claro que una forma de mejorar la biodisponibilidad de fármacos con actividad análoga a la drospirenona es emplear la técnica de micronización. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

FARMINDUSTRIA S.A. presenta contestación a la demanda manifestando que: 26. BAYER no precisa qué causal de las previstas en el artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ha infringido el acto administrativo cuestionado, limitándose a manifestar que se ha incumplido con el requisito de debida motivación,   GACETA OFICIAL 02/09/2015 6 de 49       porque no ha tomado en consideración información que para BAYER es relevante en el presente caso. 27.

BAYER no ha cumplido con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 27584, referido a la obligación de la carga de la prueba. 28. La resolución administrativa se encuentra debidamente motivada porque ella permite, conocer los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa de manera clara y otorga racionalidad y objetividad a la actuación administrativa, basándose tanto en el principio de verdad material como en el del debido procedimiento y en el de legalidad, que constituyen los principios que informan el procedimiento administrativo, lo que permite verificar la proporcionalidad y el mérito entre los motivos expresados en la resolución y la decisión adoptada, desvirtuando por completo el único fundamento de la demanda que señala que la Resolución 1703-2010/TPI-INDECOPI de 2 de agosto de 2010 ha sido emitida sin cumplir con el requisito de la debida motivación. 29.

El acto administrativo cuya nulidad se pretende ha sido emitido con arreglo a ley, ya que los miembros de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI han exteriorizado las razones que han servido de base a la resolución administrativa por ellos emitida, argumentando la orientación del acto administrativo, lo que permite apreciar su grado de legitimidad al haber los funcionarios expresado igualmente tanto la justificación de su acto como el objetivo perseguido por su emisión. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 30.

Estando a lo expuesto y de la apreciación de los actuados administrativos, tenemos que el Tribunal actuando en calidad de órgano de revisión, a efectos de evaluar el nivel inventivo de la creación cuestionada y determinar el estado de la técnica al momento de la solicitud de la patente, tuvo en cuenta los documentos Krause I, II y III aportados por FARMINDUSTRIA mediante su recurso de reconsideración. En cuanto al análisis de los citados documentos es preciso señalar que el Informe Técnico GMM 020-208/a de 30 de octubre de 2008 señala que “(…) El documento D9 (Krause I) enseña que la absorción de la espirorenona in vivo es más rápida que su degradación (Pág. 82) y el documento D11 (Krause III) sugiere la micronización de la espirerona para optimizar la absorción (Pág. 235)”. 31.

Si bien es cierto que la creación presentada por BAYER cumple con el requisito de novedad (el uso de la drospirenona micronizada), esta situación no se presenta en cuanto al nivel inventivo exigido para las reivindicaciones presentadas por la empresa recurrente (las mismas que parten de la aceptación de la reivindicación número 1 señalada en considerandos precedentes).

Siendo preciso señalar que BAYER no ha logrado desvirtuar mediante un documento técnico de igual valor probatorio las aseveraciones realizadas por el Informe Técnico GMM 020-208/a y el Informe Técnico PCG 37-2009, los mismos que fueron sustento de los pronunciamientos recaídos en la Resolución 000252008/CIN-INDECOPI y la Resolución 1703-2010/TPI-INDECOPI, respectivamente, cuestionados hoy por BAYER. 32.

En cuanto al estado de la técnica, sobre la base de los documentos Krause, evaluados en su conjunto, que si bien es cierto BAYER argumenta que estos documentos están relacionados con el compuesto espirorenona y no con la drospirenona, esta judicatura considera que la autoridad administrativa mediante los informes técnicos señalados ha logrado acreditar que la espirorenona es muy similar en su estructura a la drospirenona,   GACETA OFICIAL 02/09/2015 7 de 49       apreciándose de ello que la única diferencia estructural consiste en la presencia de un doble enlace, teniéndose como consecuencia de ello que la semejanza estructural en su composición conlleva a una semejanza en sus propiedades, dado que conforme señala la información técnica ambos compuestos se isomerizan en igual manera cuando son expuestos a un medio ácido.

Por ello, esta judicatura considera lógico que presentando la drospirenona y la espirorenona estructuras y propiedades similares, sería obvio el esperar que la absorción de la drospirenona in vivo sea más rápida que su isomerización (conforme a los estudios realizados con la espireronona), por lo que su biodisponibilidad no se vería afectada con un medio ácido. 33.

Esta judicatura encuentra que el cuestionamiento realizado por la recurrente respecto a que la autoridad administrativa no habría considerado la información relevante al caso, no se encuentra ajustada a los hechos apreciados en los actuados administrativos, pues si bien es cierto, tomó en consideración para el examen y establecimiento del estado de la técnica los documentos Krause I, II y III, que no señalan en forma expresa el uso del procedimiento de micronización de la drospirenona como procedimiento para mejorar la biodisponibilidad de la drospirenona en un medio ácido en seres vivos.

Es también cierto que, la entidad demandada mediante documentos técnicos ha establecido la relación existente entre ambos compuestos (drospirenona y espirorenona), sus aproximaciones físico-químicas en su estructura, y las relevancias que ésta tiene para la determinación del estado de la técnica. Por ello, y atendiendo al valor probatorio de los informes técnicos reiteradamente señalados, esta judicatura considera que el acto administrativo se encuentra acorde a los alcances señalados por el artículo 6 de la Ley 27444.

Argumentos del recurso de apelación. BAYER presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 34. El Juzgado ha omitido advertir en la Sentencia que la Resolución 1703-2010/TPIINDECOPI de 2 de agosto de 2010 ha sido emitida sin cumplir con el requisito de la debida motivación, toda vez que la autoridad administrativa no ha tomado en consideración la información relevante en este caso, estableciendo que al momento de la presentación de la solicitud de patente ya existía en el estado de la técnica una composición anticonceptiva oral a base de drospirenona y etinilestradiol, tomando en consideración documentos referentes a la espirorenona mineralocorticoide, con propiedades farmacológicas diferentes a la drospirenona, y realizando un análisis de los documentos de Krause I, II y III utilizando un régimen de dosis muy diferente al de la drospirenona. 35.

En contra de las expectativas del técnico en la materia, los resultados obtenidos por los investigadores de BAYER revelaron sorpresiva y contrariamente a lo esperado en base a las enseñanzas de Nickish y colaboradores, la solicitud internacional WO 98/06738, los libros de Bauer y Aulton y los resultados de los ensayos in vitro mencionados, que la cantidad de drospirenona activa que se absorbe y que se encuentra presente en el plasma es significativamente mayor después de la administración oral de drospirenona en forma micronizada. 36.

Cabe concluir que los datos proporcionados por los estudios Krause I, II y II referentes a la espirorenona diurética en dosis muy altas no representan una guía útil para el técnico en la materia que pretende desarrollar un anticonceptivo oral empleando un compuesto diferente, la drospirenona, que es hormonalmente activa, que se isomeriza casi un 40% más rápido que la espirorenona y que debe ser administrada en una dosis mucho más baja de sólo unos pocos miligramos.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 8 de 49       Solicitud del Juez consultante. 37. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: − − Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 16 y 18 de la Decisión 486. Cómo deben determinarse la novedad y el nivel inventivo en una solicitud de patente. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 38.

Que, los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 39. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 40.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. 2. 3. 4. La novedad como requisito de patentabilidad. El nivel inventivo en relación con los productos químicos. Combinación de elementos conocidos. Motivación del acto administrativo que concede o deniega una patente.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La novedad como requisito de patentabilidad. 41. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 16 de la Decisión 486, por lo que se interpretará el requisito de novedad. 42. Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 16 de la Decisión 486, que no esté comprendida en el estado de la técnica. 1                                                                                                                             Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. GACETA OFICIAL 02/09/2015 9 de 49     43. La doctrina ha manifestado que “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.

ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. 44. El Tribunal, por su parte ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 129-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1586 de 15 de febrero de 2008, patente: POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N – METIL – N - ((2 – ISOPROPIL – 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL) AMINO) -1, 6 – DIFENIL – 3 – HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN). 45.

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. 46.

En consecuencia y en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido “que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005). 47.

Se aclara, que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. 48.

El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquella.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento   GACETA OFICIAL 02/09/2015 10 de 49       anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 49. La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida (…). La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha.

Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428, de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). 50.

Concretando aún más el concepto de novedad, el Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente. Si bien el análisis se realiza bajo la Decisión 344, el concepto es aplicable en el marco de la Decisión 486: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad (…).

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996, publicada en la G.O. A.C. Nº 234, de 21 de abril de 1997). 51. Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 11 de 49       d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. (Proceso 12-IP98, ya citado). 52. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada es considerada nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (ART. 52 (1) y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de ‘manta’ o ‘toalla’ que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habrá novedad”. (Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la   GACETA OFICIAL 02/09/2015 12 de 49       Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf). 53. El Juez consultante deberá determinar si la patente solicitada cumple con el requisito de novedad. 2.

El nivel inventivo en relación con los productos químicos. 54. Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 55.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). 56. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). 57. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos señala: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual   GACETA OFICIAL 02/09/2015 13 de 49       modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 58. Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sostiene: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución   GACETA OFICIAL 02/09/2015 14 de 49       Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera   GACETA OFICIAL 02/09/2015 15 de 49       independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”.

(Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado). 59. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta. 3.

Combinación de elementos conocidos. 60. En el proceso interno se debate el hecho de que los elementos que componen el objeto de la solicitud de patente ya eran conocidos en el estado de la técnica. Por lo tanto, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. 61. El Tribunal se ha manifestado al respecto dentro del proceso 95-IP-2011 en el sentido que “La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Al efecto, vale la pena citar que: ‘Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos’.2 62.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. 63. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: 2                                                                                                                         Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. GACETA OFICIAL 02/09/2015 16 de 49       ‘Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento’.3 64.

De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. 65.

Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. 66.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: ‘La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.’ (Proceso N° 21– IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). 3                                                                                                                         ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL 02/09/2015 17 de 49     67. Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f).4 Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, ‘las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención’.

(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).” 4. Motivación del acto administrativo que concede o deniega una patente. 68. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el procedimiento interno se debate la debida motivación del acto administrativo. 69.

Sobre el tema, el Tribunal considera que el sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo I de la Decisión 486 regula el procedimiento de concesión de títulos de patentes, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 70.

Dicha autonomía se manifiesta en relación a: 1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina. 71. Sobre el primer tema, se aclara que si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de patentes las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 72.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Competentes significa que juzgarán la patentabilidad o la no patentabilidad, sin tener en consideración el análisis de patentabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido una patente en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicha patente en los otros Países.

O bien, si la solicitud de patente ha sido negada en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negada en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó la patente. 73. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de proceso a las Oficinas Nacionales Competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en                                                                                                                         4 “ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 18 de 49       ningún caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo para conceder o negar una patente. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación de la patente solicitada. 74.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentabilidad, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando la patente solicitada, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre otras patentes. 75.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 76. La resolución con la que se notifica al solicitante y por la cual se concede o deniega el privilegio de patente de invención debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486.

SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la   GACETA OFICIAL 02/09/2015 19 de 49       base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

CUARTO: La resolución con la que se notifica al solicitante y por la cual se concede o deniega el privilegio de patente de invención debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 02/09/2015 20 de 49       PROCESO 310-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 224, 225, 226 y 228 de la misma norma comunitaria.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: Beiersdorf Ag. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “NEVIA” (mixta). Expediente Interno: 2009-00372. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3949 de 18 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00372. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: Beiersdorf Ag Parte contraria: La Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero Interesado: Gold East Paper (Jingsu) Co. Ltd. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 20 de noviembre de 2007, la sociedad Gold East Paper (Jingsu) Co Ltd. solicitó el registro de la marca NEVIA (mixta) para identificar productos en la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 588, presentando oposición la sociedad Beiersdorf Ag. en contra del signo NEVIA (mixto), sobre la base de su marca NIVEA (mixta) para productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando además la notoriedad de sus marcas. GACETA OFICIAL 02/09/2015 21 de 49       3.

Mediante Resolución 43436 de 30 de octubre de 2008 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Beiersdorf Ag y concedió el registro de la marca NEVIA (mixta). 4. La sociedad Beiersdorf Ag. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución 43436 de 30 de octubre de 2008. 5.

Mediante resoluciones 54550 de 22 de diciembre de 2008 y 03561 de 29 de enero de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazó los recurso de reposición y apelación, resolviendo confirmar la resolución 43436 de 30 de octubre de 2008. 6. La sociedad Beiersdorf Ag. interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 43436 de 30 de octubre de 2008; 54550 de 22 de diciembre de 2008; y, 3561 de 29 de enero de 2009. 7.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante providencia de 22 de octubre de 2013 suspendió el proceso, y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 8. La sociedad Beiersdorf Ag., en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que la marca NEVIA (mixta) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza es irregistrable como marca y por lo tanto nula en virtud de que es confundiblemente semejante con la marca notoria registrada NIVEA (mixta) en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y por lo tanto carece de distintividad induciendo al público a confusión y error. - Arguye que: “los signos NEVIA (mixta) y NIVEA (mixta) son confundiblemente semejantes y por lo mismo el signo solicitado NEVIA (mixta) carece de la capacidad distintiva e individualizadora frente a la marca registrada”. - Sostiene que: “no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad”. - Enuncia que: “es indudable que los signos generen la misma impresión global y visual a los ojos del consumidor.

Evidentemente el cambio en el orden de las vocales EIA/IEA no añade ningún tipo de distintividad frente a la marca NIVEA pues no altera en mayor medida su impacto visual, fonético o conceptual”. - Finaliza mencionando que NIVEA goza de notoriedad tanto en Colombia como a nivel mundial, toda vez que es una marca con alto nivel de recordación entre los colombianos, con altas sumas de inversión en publicidad y conocimiento de la misma tal y como lo demuestran las cifras y documentos.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 22 de 49       b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 9. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Menciona que NEVIA (mixta) Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante tiene la suficiente fuerza distintiva. - Alega que el signo opositor NIVEA (mixto) ampara productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales no son confundibles con productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no es siquiera pertinente efectuar el análisis de los signos en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético. - Que a contrario de lo argumentado, la Superintendencia de Industria y Comercio sí realizó el examen correspondiente, encontrando además la existencia del signo NEVIA (denominativo) para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, previamente concedido a favor de Gold East Paper (Jingsu) Co Ltd. - Manifiesta en cuanto a la notoriedad, que para que se pueda objetar el registro de una marca sobre la base de una marca notoria, la marca solicitada debe poseer similitud para que pueda crear confusión en el mercado, habiéndose concluido en el caso en análisis que los signos en conflicto no son similares. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

(Tercero Interesado) 10. La sociedad Gold East Paper (Jingsu) Co Ltd. en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que las marcas mixtas NEVIA y NIVEA en su composición gramatical no son confundibles. - Menciona que no existe ningún tipo de relación entre los mismos toda vez que el signo solicitado NEVIA (mixto) ampara artículos de oficina mientras que el registrado NIVEA (mixto) artículos de aseo personal, o cosméticos de uso personal. - Manifiesta que el público consumidor al cual están destinados los productos en conflicto son distintos. - Afirma que es requisito sine qua non que se presente confundibilidad entre los signos objeto de estudio, situación ésta que no se da frente al caso en estudio.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h), 154 y 155 literales d), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 02/09/2015 23 de 49       A petición del Juez consultante se interpretará únicamente el artículo 136 literales a) y h)1 de la Decisión 486 por ser aplicable al caso.

De oficio2, se interpretarán los artículos 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de marcas.

B. Comparación entre signos mixtos. C. La marca notoriamente conocida y su protección.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 2 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 24 de 49       D. Conexión competitiva entre productos de la Clase 16 con productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD GRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS. 11.

En vista de que la sociedad Biersdorf Ag. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo NEVIA (mixto) sobre la base de su marca NIVEA (mixta), se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 12. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 13.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 14.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 15.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 16.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de                                                                                                                         3 4   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/09/2015 25 de 49       determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 17. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 18. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 19.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 20.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 21.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 22. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. 23.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al                                                                                                                         5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6   GACETA OFICIAL 02/09/2015 26 de 49       adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas. 24. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 25. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. 26. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 27. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.                                                                                                                         7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 02/09/2015 27 de 49       B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 28. Tanto el signo solicitado (NEVIA) como la marca registrada (NIVEA) son de naturaleza mixta, por lo que es pertinente analizar la comparación que debe realizar el consultante entre signos mixtos. 29. Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 56-IP-2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo”. GACETA OFICIAL 02/09/2015 28 de 49       30. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto NEVIA y la marca mixta NIVEA, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. C. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PROTECCIÓN. 31.

Afirma Biersdorf Ag., que su marca NIVEA (mixta) es notoria, por lo que el signo solicitado NEVIA (mixto) es irregistrable, en razón de lo cual se hace necesario interpretar lo relacionado a la notoriedad de un signo. 32. El Tribunal en múltiple jurisprudencia ha desarrollado el tema enunciado, como en los procesos 183-IP-2013, marca mixta “GAS”, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013; y, 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta), “SMILEY BABY” (mixta), “SMILEY WORLD” (mixta) y “SMILEY” (mixta); interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013.

En dichos procesos se estableció lo siguiente: “Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”8.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos                                                                                                                         8   OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. GACETA OFICIAL 02/09/2015 29 de 49       a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”9. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”10. 33. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.11 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”12. 34.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;                                                                                                                         9 10 11 12   FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.

OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/09/2015 30 de 49       e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 35.

Respecto a la protección de la marca notoria en relación con los principios y riesgos, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 117-IP-2014 ha manifestado que: “En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. GACETA OFICIAL 02/09/2015 31 de 49       Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario13. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales (…) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que                                                                                                                         13   Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 02/09/2015 32 de 49       no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”14.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”15. 36. En el presente caso la Corte Consultante deberá analizar si en efecto la marca opositora NIVEA (mixta) es notoria en el mercado y si el registro del signo solicitado NEVIA (mixto) crearía riesgo de dilución de la marca prioritaria.                                                                                                                         14 15   MONTEAGUDO, MONTIANO, 1995.

Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, GACETA OFICIAL 02/09/2015 33 de 49       D. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 16 CON PRODUCTOS DE LAS CLASES 3 Y 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 37. El signo solicitado NEVIA (mixto) ampara productos de la Clase 1616 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la opositora NIVEA (mixta) ampara productos de las Clases 317 y 518 de la Clasificación Internacional de Niza, por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. 38.

En este escenario es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 39. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de estos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 40.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.                                                                                                                         16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta. 17 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. 18 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 34 de 49       d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 41. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”19. 42.

Sobre la base de lo antes expuesto la Corte consultante deberá analizar si en efecto el signo solicitado NEVIA (mixto) crear riesgo de confusión en el público consumidor para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la marca NIVEA (mixta) que distingue productos de las Clases 3 y 5, verificando si el consumidor puede considerar que provienen del mismo origen empresarial.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.                                                                                                                         19 Proceso 114-IP-2003.

MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL 02/09/2015 35 de 49       SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

TERCERO: El artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

En caso de no probarse la notoriedad del signo, el juez deberá analizar la conexión competitiva que puede existir entre los productos.

CUARTO: En cuanto a la vinculación de productos, es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

La Corte consultante deberá analizar si en efecto el signo solicitado NEVIA (mixto) puede crear riesgo de confusión en el público consumidor para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la marca NIVEA (mixta) que distingue productos de las Clases 3 y 5, verificando si el consumidor puede considerar que provienen del mismo origen empresarial.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA   Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 02/09/2015 36 de 49       José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 312-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LOCKHEED MARTIN CORPORATION. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “LOCKHEED MARTIN” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00007. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3945 de 16 diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 18 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00007. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: LOCKHEED MARTIN CORPORATION Parte contraria: NACIÓN COLOMBIANA, INDUSTRIA Y COMERCIO. SUPERINTENDENCIA DE GACETA OFICIAL 02/09/2015 37 de 49     Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 23 de noviembre de 2004, la sociedad LOCKHEED MARTIN CORPORATION solicitó el registro de la marca LOCKHEED MARTIN (denominativa), en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 548 de 28 de enero de 2004, sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. 3. El 29 de junio de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 015275 por medio de la cual denegó de oficio la solicitud de registro de la marca LOCKHEED MARTIN (denominativa), fundamentado en la existencia previa del signo MARTIN (mixto) registrado a favor de MARTIN PROFESSIONAL A/S, para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 12 de julio de 2005, estando dentro del término legal LOCKHEED MARTIN CORPORATION interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución 015275 de 29 de junio de 2005. 5. El 9 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 006873 por medio de la cual confirmó la decisión en la resolución 015275 de 29 de junio de 2005 y negó el recurso de reposición. 6.

El 26 de julio de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la resolución 22210, por medio de la cual confirmó la resolución 015275 de 29 de junio de 2005 y negó el recurso de apelación. 7. La sociedad LOCKHEED MARTIN CORPORATION presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 015275 de 29 de junio de 2005; 006873 de 9 de marzo de 2007; y, 22210 de 26 de julio de 2007. 8.

Mediante providencia de 22 de octubre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia suspendió el trámite y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 9. La sociedad LOCKHEED MARTIN CORPORATION, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que las marcas MARTIN (mixta) y LOCKHEED MARTIN (denominativa) no son confundiblemente similares, que el cotejo de los signos debe hacerse atendiendo una visión de conjunto evitando fraccionarlas o desmembrarlas. - Menciona que las marcas cotejadas son ortográfica y fonéticamente diferentes, en tanto que la marca solicitada es compleja compuesta por dos términos. GACETA OFICIAL 02/09/2015 38 de 49     - Afirma que las marcas en conflicto pueden coexistir sin causar riesgo de confusión en el consumidor. - Que la marca LOCKHEED MARTIN (denominativa) expende en el mercado productos especializados y de alto costo, que no se encuentran en estanterías de supermercados, en cambio la marca registrada MARTIN (mixta) ampara aparatos eléctricos para controlar los efectos de la iluminación, aparatos para la proyección de imágenes y de efectos luminosos; aparatos activados por sonido para el control de efectos luminosos, aparatos programados para el control de efectos luminosos, aparatos para controlar la iluminación en discotecas, restaurantes y en los escenarios de espectáculos. - Que el signo LOCKHEED MARTIN (denominativa) es notoriamente conocida. - Que la marca MARTIN (mixta) evoca la idea del nombre de una persona, mientras que la marca LOCKHEED MARTIN (denominativa) es una expresión caprichosa, sin significado alguno, por lo que dejan un distinto significado en el consumidor. - Que la expresión LOCKHEED al ser una expresión de fantasía, no banal, ni común, ni un término genérico, descriptivo o evocativo, posee una carga diferenciadora concluyente y absoluta; adicionalmente este término es el elemento dominante de la expresión por ser el primero y el más llamativo. - Que los consumidores de la marca LOCKHEED MARTIN (denominativa) son entidades gubernamentales, en particular fuerzas militares, servicios postales, operadores aeroportuarios, oficinas de censo y servicios públicos para el suministro de energía; en consecuencia se trata de consumidores altamente especializados que pueden perfectamente tolerar una pequeña semejanza entre las marcas sin ser inducidos a confusión. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 10.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que la coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a errores respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón que la marca solicitada LOCKHEED MARTIN (denominativa) y MARTIN (mixta) amparan los mismos productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. - Manifiesta que los signos confrontados presentan semejanzas entre sí y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134   GACETA OFICIAL 02/09/2015 39 de 49     literal a) y 136 literal a)1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) por ser aplicable al caso.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para realizar el cotejo de marcas y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. B. Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas.

C. Los signos de fantasía. D. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. E. La marca notoria solicitada a registro. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS Y SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. 11.

Dentro del proceso interno la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó de oficio el registro del signo LOCKHEED MARTIN (denominativo) por la existencia previa del signo MARTIN (mixto), por lo que se analizará la irregistrabilidad por confusión. La identidad y la semejanza 12. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 13.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 14.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/09/2015 40 de 49     comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 15. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 16.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 17. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 18. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. 19.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 20.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 21.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos                                                                                                                         3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/09/2015 41 de 49     o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios;

(iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 22. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 23.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 24. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 25.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 26. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las                                                                                                                         5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 02/09/2015 42 de 49     marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 27. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Y MIXTAS. 28. El signo solicitado LOCKHEED MARTIN es denominativo compuesto mientras que la marca registrada sobre la base de la cual se denegó la solicitud es MARTIN mixta, por lo que se va a analizar este tema. 29. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 30. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes. 31.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”7. 32.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.                                                                                                                         7   Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/09/2015 43 de 49     33. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”8. 34.

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”9. 35. Asimismo, Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, y que se considera pertinente destacar: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10. 36.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma:                                                                                                                         8 9 10   Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 02/09/2015 44 de 49     la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”11. 37. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

C. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. 38. Dentro de uno de los argumentos expuestos por la compañía LOCKHEED MARTIN CORPORATION señala que el signo LOCKHEED MARTIN (denominativo) es una expresión de fantasía, en vista de lo cual se hará referencia a este tipo de signos. 39. Reiterando lo manifestado en la interpretación prejudicial 168-IP-2011: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 40. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

D. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 9 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 41. En el presente caso LOCKHEED MARTIN (denominativa) ampara: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el                                                                                                                         11   FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. GACETA OFICIAL 02/09/2015 45 de 49     registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas, calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores; extintores. 42.

Por otro lado la marca registrada MARTIN (mixta) ampara “aparatos eléctricos para controlar los efectos de la iluminación, aparatos para la proyección de imágenes y de efecto luminosos; aparatos activados para el control de efectos luminosos, aparatos para controlar la iluminación en discotecas, restaurantes y en los escenarios de espectáculos”.

En tal virtud, es necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos de la misma clase. 43. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva. 44. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.12 45.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas                                                                                                                         12   FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 02/09/2015 46 de 49     especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”13. 46.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos de la misma clase. 47. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. 48. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”14. 49.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos de la misma clase, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva. E. LA MARCA NOTORIA SOLICITADA A REGISTRO. 50. Afirma la sociedad LOCKHEED MARTIN CORPORATION que su marca LOCKHEED MARTIN (denominativa) es notoriamente conocida, por lo que es pertinente referirse al tema de la notoriedad del signo solicitado a registro.                                                                                                                         13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). 14 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 02/09/2015 47 de 49     51. Dentro del Proceso 26-IP-2007, de 11 de abril de 2007 este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) la marca notoriamente conocida va más allá del principio de territorialidad, ya que se establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

En consecuencia con lo anterior, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. De manera que con los efectos mencionados.

El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar15, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”16.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio”. 52.

El Juez consultante deberá analizar los argumentos y pruebas sobre la base de los cuales el solicitante argumenta la notoriedad de su signo y si está de acuerdo con la normativa andina. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE                                                                                                                         15 16   No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. GACETA OFICIAL 02/09/2015 48 de 49     PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

La confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

SEGUNDO: Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

CUARTO: En cuanto a la vinculación de productos, es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de éstos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme   GACETA OFICIAL 02/09/2015 49 de 49     a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

QUINTO: El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debe ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú