Año XXXII – Número 2630 Lima, 20 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 277-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: El País S.A. Marca: “DIARIO MÍO” (mixta). Expediente Interno: 2012-0005400 PROCESO 300-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Telefónica S.A. Marca: “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00241-00 PROCESO 324-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. Marca: “CHIEMSEE” (denominativa).

Expediente Interno: 00668-2014-01801-JR-CA-25 PROCESO 277-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: El País S.A. Marca: “DIARIO MÍO” (mixta).

Expediente Interno: 2012-00054-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 15 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 20/11/2015 2 de 44 Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1767 de 5 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 10 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2012-00054-00. El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: El País S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Tercero interesado: Casa Editorial El Tiempo S.A. 2. Antecedentes: 1. El 23 de julio de 2010, Casa Editorial El Tiempo S.A. solicitó el registro de la marca DIARIO MÍO (mixta) para distinguir productos de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Ante ello, El País S.A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base del riesgo de confusión existente con sus marcas registradas TAXI MÍO (mixta) y CALI MÍO (denominativa) para la Clase 16, el lema comercial NUESTRO DIARIO en la Clase 16 y la marca NUESTRO DIARIO (mixta) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 18410 de 31 de marzo de 2011, declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro solicitado. Contra la anterior Resolución Casa Editorial El Tiempo S.A. interpuso dentro del plazo, recursos de reposición y en subsidio de apelación, el primero de ellos fue resuelto mediante Resolución 39296 de 27 de julio de 2011 confirmando la decisión recurrida.

A través de la Resolución 55639 de 10 de octubre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 18410 y, en su lugar, concedió el registro de la marca solicitada. El País S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución 55639, la misma que fue admitida por auto de 18 de julio de 2012, y a través de la cual ordenó se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a Casa Editorial El Tiempo S.A. como tercero interesado en las resultas del proceso. 2. 3. 4. 5.

6. GACETA OFICIAL 20/11/2015 3 de 44 7. Mediante Auto de 23 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda:

8. EL PAÍS S.A. sustentó su demanda en los siguientes argumentos: - - Que la marca controvertida reproduce la expresión MÍO de la marca previamente registrada TAXI MÍO (mixta) que constituye el elemento predominante y de mayor recordación en su marca y, además, identifica productos de la misma clase, lo que puede inducir a error a los consumidores.

Que la palabra DIARIO en la marca concedida es una expresión genérica de uso común, que hace referencia a prensa y periódicos, lo que implica que no es lo suficientemente distintiva. Que las marcas DIARIO MÍO (mixta) y TAXI MÍO (mixta) poseen similitudes conceptuales, fonéticas y ortográficas por lo cual no pueden coexistir en el mismo mercado. 4.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 9. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda en los siguientes términos: - - - Que la expresión MÍO es común en los signos confrontados, no obstante, sobre dicha expresión no recae el elemento distintivo de los signos, sino en las expresiones TAXI y DIARIO, lo que impide la configuración del riesgo de confusión. Que desde el punto de vista conceptual, se evidencia una clara diferencia en el significado de los términos TAXI y DIARIO, por lo que la idea que quedará grabada en la mente del consumidor respecto de cada signo no será la misma, diferenciando a los signos confrontados.

TAXI MÍO no guarda una relación conceptual con los productos contenidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que la hace una marca arbitraria. Que existen diferencias ortográficas y fonéticas que derivan de la no coincidencia en la cadena de vocales y consonantes de las marcas en cuestión, por lo que la impresión visual de los signos no será la misma.

Que los signos en disputa evocan conceptos diferentes, y además la marca otorgada goza de las características de originalidad, perceptibilidad y representación gráfica que la hacen distinguible de otras.

10. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que lo único que tienen en común los signos en disputa es la expresión MÍO sobre la cual la sociedad El País S.A. no tiene un derecho exclusivo. Que ambas marcas presentan diferencias de tipo visual pues los elementos gráficos de cada una las hace perfectamente diferenciables.

Que fonética y conceptualmente los signos también presentan características propias que eliminan el riesgo de confusión planteado por el demandante. GACETA OFICIAL B. 20/11/2015 4 de 44 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Del análisis efectuado no procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la citada normativa por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa1. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. D. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre signos denominativos y mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). Palabras genéricas y de uso común. La marca débil. Conexión competitiva entre productos de las Clases 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

El lema comercial y su ámbito de protección. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 12. En el presente caso, Casa Editorial El Tiempo S.A. solicitó el registro del signo DIARIO MÍO (mixto) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ante ello, El País S.A. presentó oposición sobre la base del riesgo de confusión existente con sus marcas registradas TAXI MÍO (mixta) y CALI MÍO (denominativa) para la Clase 16, el lema comercial NUESTRO DIARIO en la Clase 16 y la marca NUESTRO DIARIO (mixta) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. GACETA OFICIAL 20/11/2015 5 de 44 empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’2.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/11/2015 6 de 44 consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o, (ii) Que exista identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o, (iii) Que exista semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o, (iv) Que exista semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos5.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). El Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola 3 4 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/11/2015 7 de 44 posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 6 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 20/11/2015 8 de 44 La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 14. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE COMPUESTA). 15. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos. En el presente caso, el signo solicitado es “DIARIO MÍO” (mixto), mientras que las marcas registradas son “TAXI MÍO” (mixta) y “CALI MÍO” (denominativa).

Por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado: 8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 20/11/2015 9 de 44 Marcas registradas: CALI MÍO 16. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 17.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). 18.

Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 19.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado” (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).

Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta GACETA OFICIAL 20/11/2015 10 de 44 su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 20.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 21. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: − − − − Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 22. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 23.

En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada “DIARIO MÍO” (mixta) y las marcas registradas “TAXI MÍO”, “CALI MÍO” y “NUESTRO DIARIO”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LA MARCA DÉBIL. 24. Casa Editorial El Tiempo S.A. argumentó en su demanda que la palabra “DIARIO” en la marca concedida es una expresión genérica de uso común, que hace referencia a prensa y periódicos, lo que implica que no sea lo suficientemente distintiva. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que la expresión “MÍO” es común en los signos confrontados.

En este marco, es apropiado referirse a las palabras genéricas y de uso común en la conformación de marcas. 25. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones GACETA OFICIAL 20/11/2015 11 de 44 descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas9. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, 9 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 20/11/2015 12 de 44 un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Ahora bien, lo que es de uso común o genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 26. La Sala Consultante debe determinar si las expresiones “DIARIO” y “MÍO” son de uso común o genéricas en la Clases 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común o genérica, si es que dicha palabra forma parte del conjunto de la marca de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 16 Y 18 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 27. En el presente caso, la marca concedida “DIARIO MÍO” (mixta) ampara productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas previamente registradas “TAXI MÍO” y “CALI MÍO” distinguen productos de la Clase 16 y la marca “NUESTRO DIARIO” ampara productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza10. 28.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. 10 Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería. GACETA OFICIAL 20/11/2015 13 de 44 El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente11. 29.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen 11 Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”.

Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 20/11/2015 14 de 44 empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”12. 30.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

5. EL LEMA COMERCIAL Y SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN. 31. En el proceso interno uno de los signos opositores estuvo constituido por el lema comercial “NUESTRO DIARIO” registrado en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es necesario referirse a la protección del lema comercial en el marco de la Decisión 486. 32.

Dentro del Proceso 93-IP-201213, este Tribunal expresó lo siguiente: “(…) El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486). Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse 12 13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). Proceso 93-IP-2012. Marca: “MULTIAMIGOS” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 2148 de 7 de febrero de 2013. GACETA OFICIAL 20/11/2015 15 de 44 siempre la marca con la cual se usará” (Proceso 33-IP-2003, caso “ONE STEP UP” mixta, publicado en la Gaceta Oficial 949 de 18 de julio del mismo año)”. 33.

Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: − Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486). − El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486).

Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. − El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). − El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486). 34. El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486).

En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre la marca solicitada “DIARIO MÍO” (mixta) y las marcas previamente registradas “TAXI MÍO” (mixta), “CALI MÍO” (denominativa) y “NUESTRO DIARIO” (mixta) aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 20/11/2015 16 de 44 SEGUNDO: La Sala Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas o de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

La Sala Consultante debe determinar si las expresiones “DIARIO” y “MÍO” son de uso común o genéricas en la Clases 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común o genérica, si es que dicha palabra forma parte del conjunto de la marca de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

CUARTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

QUINTO: El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486). Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO GACETA OFICIAL 20/11/2015 17 de 44 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 300-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Telefónica S.A. Marca: “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00241-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1945 de 25 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el 23 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00241-00. El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: TELEFÓNICA S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MARCAS RD. S. DE R.L. DE C.V. GACETA OFICIAL 20/11/2015 18 de 44 2. Antecedentes: 1. El 30 de agosto de 2006, la sociedad TELEFÓNICA S.A. solicitó el registro de la marca TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 38 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 573 y, no se presentaron oposiciones al respecto. 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución 39827 de 29 de noviembre de 2007, denegó de oficio el registro de la marca solicitada al ser confundible con la marca registrada SPEEDY MÓVIL (mixta). 4.

Contra la anterior Resolución, la sociedad TELEFÓNICA S.A. interpuso dentro del plazo, recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 42678 de 18 de diciembre de 2007 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. 5. Mediante Resolución 7385 de 6 de marzo de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución 39827 que denegó de oficio el registro de la marca solicitada. 6.

TELEFÓNICA S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 14 de noviembre de 2008, y en el cual se ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MARCAS RD. S. DE R.L. DE C.V. como terceros interesados en las resultas del proceso. 7.

Mediante Auto de 19 de julio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 8. TELEFÓNICA S.A. alegó lo siguiente: − Que, al momento de efectuar la comparación entre las marcas TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) y SPEEDY MÓVIL (mixta), la oficina de marcas individualizó y parcializó las marcas a diferenciar, pues desconoció la expresión TELEFÓNICA que forma parte esencial de la marca denegada y fraccionó la marca registrada omitiendo la expresión MÓVIL y el diseño especial y característico que la compone. − Que en el presente caso nos encontramos ante marcas que a pesar de compartir la expresión SPEEDY, en su conjunto resultan realmente diferentes, por lo que las decisiones demandadas desconocen que el único elemento en común entre las marcas es la denominación SPEEDY, fraccionando los signos, sosteniendo erróneamente que el signo solicitado reproduce una marca registrada.

GACETA OFICIAL 20/11/2015 − Que el signo TELEFÓNICA SPEEDY (denominativo) consiste en un conjunto indivisible, caprichoso y novedoso, con fuerza distintiva suficiente, lo que permite que no sea confundible con el signo SPEEDY MÓVIL (mixto), ya que al cotejar los signos como un todo y sin fraccionamientos resultan abiertamente diferentes, además cada signo está acompañado por un diseño especial y característico. − Que existen diferencias entre los signos desde el aspecto ortográfico y conceptual debido a que la marca solicitada TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) está compuesta por expresiones de inmediata familiarización entre los consumidores, donde el origen empresarial lo imprime la expresión TELEFÓNICA, y que ortográficamente resulta plenamente disímil respecto del signo base de la negativa SPEEDY MÓVIL (mixto), incidiendo a su vez en la diferente extensión de los signos. − Que el signo “TELEFÓNICA” no es una denominación débil y no apropiable, sino una marca posicionada, reconocida y notoria a nivel mundial, registrada en más de 100 países del mundo. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: 10. 19 de 44 − Que la marca TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) presenta semejanzas con la marca registrada SPEEDY MÓVIL (mixta), lo que genera un alto riesgo de confusión para los consumidores, ya que el elemento predominante en las expresiones es el denominativo. − Que la marca solicitada TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa) reproduce la parte primordial de la marca SPEEDY MÓVIL (mixta), sin que la inclusión de la expresión TELEFÓNICA y la supresión de la palabra MÓVIL sean suficientes para superar las semejanzas visuales y fonéticas perceptibles luego del primer impacto general. − Que el signo solicitado no cumple con la función esencial de la marca pues no logra referir el origen empresarial de los servicios solicitados, además las dos marcas en conflicto amparan los mismos servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que están destinados a un mismo tipo de consumidor y que presentan los mismos canales de comercialización. − Que las marcas en conflicto identifican servicios de la misma Clase 38 sin hacer ninguna distinción entre éstos, por lo tanto no podrían coexistir en el mercado.

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MARCAS RD. S. DE R.L. DE C.V. contestó la demanda señalando lo siguiente: − Que en consideración a que la expresión SPEEDY es la que lleva la carga distintiva dentro de la marca SPEEDY MÓVIL (mixta), existe riesgo de confusión o asociación por el público consumidor entre el origen de los servicios identificados con la marca TELEFÓNICA SPEEDY (denominativa), pues la posible coexistencia de ambos signos en el mercado llevaría al consumidor a asumir que ambos se originan en TELEFÓNICA.

GACETA OFICIAL − 20/11/2015 20 de 44 Que en las resoluciones impugnadas se evaluaron los signos en conflicto con una visión en conjunto, sin descomponer la unidad de los mismos, esto es, sin fraccionamientos, concluyendo que la expresión SPEEDY es la parte más distintiva dentro de la marca SPEEDY MÓVIL, siendo la expresión MÓVIL débil dentro del mismo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Del análisis efectuado, no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a); y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la Decisión 4861.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

GACETA OFICIAL 20/11/2015 21 de 44 2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Conformación de marcas por palabras descriptivas y de uso común (móvil). 4. Conformación de marcas por palabras en idioma extranjero. 5. El signo solicitado a registro derivado de una marca notoria.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 12. En el presente caso, TELEFÓNICA S.A. solicitó el registro del signo “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, la División de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado por considerar que era confundible con la marca previamente registrada “SPEEDY MÓVIL” (mixta) de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/11/2015 22 de 44 juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/11/2015 23 de 44 servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de signos Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: 4 5 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 20/11/2015 24 de 44 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 7 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/11/2015 25 de 44 14. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 15. En el caso en análisis, Telefónica S.A. solicitó el registro como marca del signo “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativo). La SIC denegó de oficio el registro solicitado por considerar que era confundible con la marca previamente registrada “SPEEDY MÓVIL” (mixta).

Ante ello, corresponde realizar un análisis de la comparación entre signos de naturaleza denominativa y mixta, por ello se procede a reproducir los mismos: TELEFÓNICA SPEEDY Signo solicitado Marca registrada 16. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 17.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). 18. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 19. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege GACETA OFICIAL 20/11/2015 26 de 44 en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 20.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 21. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: − Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 22.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 23. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativo) y la marca registrada “SPEEDY MÓVIL” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. CONFORMACIÓN DE MARCAS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN (MÓVIL). 24. En el presente caso se ha señalado que la marca base de la denegatoria de oficio “SPEEDY MÓVIL” (mixta) está compuesta por la palabra “móvil”, la misma que sería descriptiva y de uso común, por lo que la parte relevante de la marca registrada es la palabra SPEEDY.

Por lo tanto, resulta pertinente referirse al GACETA OFICIAL 20/11/2015 27 de 44 análisis de confundibilidad cuando los signos contienen elementos de dicha naturaleza. Conformación de marcas por palabras descriptivas. 25. Al respecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 103-IP-2015: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.” Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

Ahora bien, lo que es de uso descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase GACETA OFICIAL 20/11/2015 28 de 44 afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. Conformación de marcas por palabras de uso común. 26.

Sobre este punto, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 38-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 27. La Sala Consultante deberá determinar si la palabra “MÓVIL” es descriptiva o de uso común en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y, GACETA OFICIAL 20/11/2015 29 de 44 posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo dicha palabra descriptiva o de uso común.

4. CONFORMACIÓN DE MARCAS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 28. Tal como ha sido citado en los párrafos precedentes, los signos confrontados tienen en su constitución la palabra “SPEEDY” que es un término en inglés cuya traducción significa “rápido, veloz”9, por lo que resulta necesario analizar las palabras en idioma extranjero. 29. En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. 9 www.wordreference.com GACETA OFICIAL 20/11/2015 30 de 44 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 30.

La Sala Consultante deberá determinar si la palabra “SPEEDY” que comparten en su conformación los signos en conflicto sería o no un elemento en idioma inglés conocido por el público consumidor.

5. EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO DERIVADO DE UNA MARCA NOTORIA. 31. Tomando en cuenta que en el presente caso Telefónica S.A. alega que la denominación “TELEFÓNICA” es una marca posicionada, reconocida y notoria, registrada en más de 100 países en el mundo, y que la solicitud presentada es una modalidad más de las reconocidas marcas de la sociedad Telefónica S.A., resulta necesario referirse a dicho tema. 32.

Al respecto, este Tribunal en el Proceso 140-IP-2007 señaló lo siguiente: “(…) Merece especial importancia el hecho de que la marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene un protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. El primero se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; el segundo se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias.

En relación con las dos primeras hipótesis el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro solicitado y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto de marca, y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor” (lo subrayado es nuestro). 33.

En ese orden de ideas, la Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la denominación GACETA OFICIAL 20/11/2015 31 de 44 “TELEFÓNICA”, para luego establecer el grado de incidencia de dicha expresión en el signo que se pretende registrar. Es decir, si el elemento derivado de la marca notoria es el que inyecta distintividad en el signo solicitado y de qué manera el público consumidor identificará dicho signo con la marca que ha ganado notoriedad. 34.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.

En consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 35. La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 36. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo.

Es decir, debe darse atendiendo al hecho que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 37.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 38.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente GACETA OFICIAL 20/11/2015 32 de 44 la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativo) y la marca registrada “SPEEDY MÓVIL” (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “TELEFÓNICA SPEEDY” (denominativo) y la marca registrada “SPEEDY MÓVIL” (mixta), siguiendo los parámetros establecidos en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Los signos pueden estar conformados por palabras descriptivas o de uso común. En este caso, la presencia de aquellas no impedirá el registro de la denominación en el caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo descriptivo o de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

La Sala Consultante deberá determinar si la palabra “MÓVIL” es descriptiva o de uso común en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo dicha palabra descriptiva o de uso común.

CUARTO: En este caso, la Sala Consultante deberá determinar si la palabra “SPEEDY” es o no una palabra en idioma extranjero conocida por el público consumidor.

QUINTO: La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la denominación “TELEFÓNICA”, para luego establecer el grado de incidencia de dicha expresión en el signo que se pretende registrar. Es decir, si el elemento derivado de la marca notoria es el que inyecta distintividad en el signo solicitado y de qué manera el público consumidor identificará dicho signo con la marca que ha ganado notoriedad.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el GACETA OFICIAL 20/11/2015 33 de 44 registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 324-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. Marca: “CHIEMSEE” (denominativa).

Expediente Interno: 00668-2014-0-1801-JR-CA-25. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. GACETA OFICIAL 20/11/2015 34 de 44 VISTOS: El Oficio 668-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 6 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, la Quinta Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 00668-2014-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Tercero interesado: CLARA MERCEDES CARRILLO CABANILLAS. 2. Antecedentes: 1. El 23 de enero de 2012, Clara Mercedes Carrillo Cabanillas presentó solicitud de registro de la marca “CHIEMSEE” (denominativa) para identificar productos de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” y, dentro del término oportuno, CHEMMER ENTERPRISE CO. LTD. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su marca previamente registrada “CHEMMER” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Mediante Resolución 3695-2012/CSD-INDECOPI de 16 de noviembre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 4.

Dentro del plazo oportuno, CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. presentó recurso de apelación contra la resolución antes señalada. 5. Mediante Resolución 3695-2013/TPI-INDECOPI de 31 de octubre de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 3695-2012/CSD-INDECOPI.

6. CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. presentó demanda contencioso administrativa a fin de anular la Resolución 3695-2013/TPI-INDECOPI de 31 de octubre de 2013. 7. Mediante Sentencia de 19 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta.

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8. CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 9. Mediante auto de 1 de julio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de: - Qué elementos deben ser considerados como relevantes entre los signos en conflicto. - Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CHIEMSEE (denominativo) y la marca registrada CHEMMER (denominativa). - Cómo debe analizarse, interpretarse y determinarse el riesgo de confusión entre productos de la Clase 16 (adhesivos [pegamentos] para papelería, para uso doméstico u oficina; pegamentos para pegar objetos rotos; cintas de embalaje y cintas adhesivas [no comprendidas en otras clases] para la papelería o para uso doméstico), distinguidos por signos aparentemente semejantes. - Si, para efectuar el análisis comparativo entre signos denominativos, éste debe realizarse sin desmembramiento de los signos. 3.

Argumentos de la demanda:

10. CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. alegó lo siguiente: − Que la marca solicitada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. − Que al comparar las marcas “CHIEMSEE” (denominativa) y “CHEMMER” (denominativa), se aprecia que éstas comparten consonantes y vocales de forma tal que el consumidor las percibirá con una misma secuencia fonética y guardará en su mente signos que evocan las mismas letras y estructura gramatical. − Que el examen realizado por el Tribunal del Indecopi para evaluar la procedencia del registro de la marca “CHIEMSEE” (denominativa) se realizó sin tomar en consideración lo sostenido en la jurisprudencia al desmembrar la marca solicitada.

Asimismo, se obvió la percepción del consumidor medio frente a los productos que protegen los signos en conflicto. − Que el consumidor medio no suele contemplar ambos signos al mismo tiempo a fin de proceder a una comparación directa. En ese sentido, la semejanza de la secuencia de vocales y consonantes de los signos en conflicto, así como la competitividad de los productos que distinguen, serán determinantes para el consumidor al momento de adquirir los productos asignados con las marcas “CHEMMER” (denominativa) y CHIEMSEE (denominativa).

GACETA OFICIAL 20/11/2015 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: 36 de 44 − Que las marcas confrontadas no resultan confundibles, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas que determinan una impresión de conjunto distinta. − Que en el presente caso se advierte que los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos, pero ello no es suficiente para determinar que los signos sean confundibles entre sí. − Que desde el punto de vista fonético se advierte que los signos confrontados (CHIEMSEE/CHEMMER) presentan diferentes secuencias de vocales (I-E-EE/E-E) y consonantes (C-H-M-S/CH-M-M-R), lo cual determina una pronunciación y entonación de conjunto diferente. − Que desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos confrontados presentan un distinto número de sílabas (3 en el signo solicitado y 2 en la marca registrada); y si bien presentan la consonante inicial “CH”, los mismos difieren en las demás letras que los conforman, lo cual determina que susciten un impacto visual de conjunto diferente.

12. CLARA MERCEDES CARRILLO CABANILLAS guardó silencio. 5. Sentencia de Primera Instancia 13. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar lo siguiente: − Que la marca registrada “CHEMMER” (denominativa) distingue algunos de los mismos productos que pretende distinguir la marca solicitada “CHIEMSEE” (denominativa), estando vinculados competitivamente. − Que desde el punto de vista fonético, las denominaciones “CHEMMER” y “CHIEMSEE” presentan diferente secuencia de vocales (E-E) y (I-E-E) y consonantes (C-H-M-S) y (C-H-M-M-R), lo que hace que su pronunciación y entonación de conjunto sea completamente diferente. − Que desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados contienen un número distinto de términos y si bien comparten la consonante “CH”, las demás consonantes difieren entre sí, lo que determina que presenten un impacto visual diferente. − Que al no existir semejanza gráfica ni fonética entre los signos en conflicto, ambos pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 6.

Argumentos del recurso de apelación

14. CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, señalando lo siguiente: GACETA OFICIAL 20/11/2015 37 de 44 − Que ha quedado establecido en la sentencia que existe una clara identidad de los productos a que se refieren las marcas en controversia. Siendo así, se debió realizar un examen comparativo con mayor rigurosidad. − Que tratándose de signos denominativos un correcto análisis comparativo requería poner mayor énfasis en las semejanzas gráfico-fonéticas, considerando ambas denominaciones como un todo, sin desmembraciones indebidas. − Que la percepción del consumidor medio de los productos de la Clase 16 será mínimo o promedio, ya que no es un consumidor especializado, sino que adquiere éstos productos para un uso doméstico. − Que gráficamente existe una clara similitud entre los signos en conflicto derivada de la presencia de letras comunes entre ambas. − Que fonéticamente este uso de letras comunes deriva de un mismo número de sílabas (2): CHEM/MER y CHIEM/SEE.

Además, la demandada ha seleccionado las consonantes “CH” y “M” que le otorgan una misma articulación: CHEM/CHIEM. A su vez, la marca demandada ha incluido un diptongo conformado por una vocal débil (i) y una vocal fuerte (e), por lo que la fuerza de voz recae sobre ésta última: CHEM/CHIEM. Así, podemos concluir que los signos en conflicto tienen igual pronunciación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 15.

La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada1. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 16. En el presente caso, CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. solicitó el registro del signo “CHIEMSEE” (denominativo) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

CHEMMER ENTERPRISE CO. LTDA. formuló oposición contra el registro solicitado sobre la base de su marca registrada 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. GACETA OFICIAL 20/11/2015 38 de 44 “CHEMMER” (denominativa) que distingue productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Tribunal acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/11/2015 39 de 44 particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado 3 4 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/11/2015 40 de 44 «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

Reglas para realizar el cotejo de signos Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 6 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 20/11/2015 41 de 44 ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 18. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, aplicando los criterios desarrollados precedentemente.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 19. En el presente caso, se debe comparar el signo solicitado “CHIEMSEE” (denominativo) con la marca registrada “CHEMMER” (denominativa). 20. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que 8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 20/11/2015 42 de 44 tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”. 21. 22.

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal en el Proceso 23-IP-2014, el cotejo entre signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: − Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. − Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado.

La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “CHIEMSEE” (denominativo) y la marca registrada “CHEMMER” (denominativa). EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “CHIEMSEE” (denominativo) y la marca registrada “CHEMMER” (denominativa) aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos “CHIEMSEE” y “CHEMMER” aplicando las siguientes reglas: GACETA OFICIAL TERCERO: 20/11/2015 43 de 44 - Se debe analizar cada signo en su conjunto. Es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado por el consumidor medio.

En el presente caso, no resulta pertinente analizar el tema de la conexión competitiva ya que los productos que pretende distinguir el signo solicitado están comprendidos entre los productos que distingue la marca opositora. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 20/11/2015 44 de 44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú