GACE2632 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXII – Número 2632 Lima, 23 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 210-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: PALANQUERA (denominativa). Demandante: BOGOTÁ BEER COMPANY S.A. Proceso interno 2011-00021-00 PROCESO 223-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Lema comercial: MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA. Demandante: AVIDESA MAC POLLO S.A. Proceso interno Nº. 2010-0064 PROCESO 262-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: CORPORACIÓN BIOTEC S.A.C. Marca: “GEM FRESH” (denominativa).

Expediente Interno: 820-2014-01801-JR-CA-25 PROCESO 210-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: PALANQUERA (denominativa). Demandante: BOGOTÁ BEER COMPANY S.A. Proceso interno 2011-00021-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 23/11/2015 2 de 42 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1255 de 29 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00021-00.

El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandada: Tercero interesado: BOGOTÁ BEER COMPANY S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

INGENIO DEL CAUCA S.A. ESP – INCAUCA ESP Hechos. 1. El 7 de abril de 2009, Bogotá Beer Company S.A. (en adelante, Bogotá Beer) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca PALENQUERA (denominativa), para distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 29 de mayo de 2009, el extracto de la referida solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 604. 3. El 15 de julio de 2009, Ingenio del Cauca S.A. ESP – Incauca ESP (en adelante, Incauca ESP) presentó oposición a la mencionada solicitud de registro, por cuanto la marca solicitada a registro sería similarmente confundible con las marcas PALENQUE (denominativas), registradas a su favor para distinguir productos en las Clases 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 29 de enero de 2010, mediante Resolución 5243, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca PALENQUERA (denominativa). 5. Incauca ESP interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 5243. GACETA OFICIAL 23/11/2015 3 de 42 6.

Bogotá Beer se percató del error inicial en el cual había incurrido la División de Signos Distintivos de la SIC al declarar fundada la oposición presentada y, mediante escrito radicado el 19 de febrero de 2010, solicitó corregir la Resolución 5243 únicamente respecto a su primer artículo. 7. El 9 de abril de 2010, mediante Resolución 18364, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión inicial de conceder el registro de la marca, contenida en la Resolución 5243, modificando el artículo primero de la Resolución 5243, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada. 8.

El 30 de julio de 2010, mediante Resolución 40092, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 5243, declarando fundada la oposición presentada y denegando el registro de la marca PALENQUERA (denominativa). 9. Mediante escrito de 10 de diciembre de 2010, Bogotá Beer interpuso acción de nulidad de la Resolución 40092. 10.

El 24 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. BOGOTÁ BEER interpuso demanda en la que manifiesta que: 11.

El principio de especialidad está llamado a resaltar las diferencias que existen entre productos de la misma naturaleza, así como entre los de diferente naturaleza, cumpliendo la función esencial de permitir el registro de marcas similares o iguales cuando se solicitan para amparar productos o servicios diferentes. 12. No es correcta la motivación atacada por esta vía al buscar proteger al titular de una marca registrada en una clase determinada, frente al solicitante de otra marca en clase distinta que no guarda relación competitiva de productos en el mercado, rompiendo con esto la referida especialidad de las marcas. 13.

Las ideas que evocan los dos signos son totalmente diferentes. No existe relación entre los dos conceptos, puesto que sus significados no hacen que el consumidor los relacione. 14. El consumidor no podrá pensar que se trata de marcas con un mismo origen empresarial si ve que las dos marcas están coexistiendo en el mercado, puesto que no hay relación entre los productos que se pretenden comercializar.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: 15. En primer lugar, se debe mencionar que la marca solicitada PALANQUERA (denominativa) reproduce totalmente las marcas PALANQUE (denominativas) previamente registradas por Incauca ESP, sin que se pueda pregonar que se logre disminuir las semejanzas ortográficas y fonéticas que se presentan en los mencionados signos. 16.

Los signos confrontados presentan coincidencias ortográficas, por lo que consecuentemente, presentan semejanzas fonéticas que hacen que al pronunciarse, den GACETA OFICIAL 23/11/2015 4 de 42 lugar a equívocos. En cuanto al elemento conceptual o ideológico de las mencionadas marcas, tenemos que ambas evocan una zona geográfica y el lenguaje de una zona caribeña colombiana (San Basilio de Palenque y su lengua palanquera). 17.

La marca demandante PALENQUERA (denominativa) pretendía identificar productos que comparten la misma naturaleza y canales de comercialización de los identificados con las marcas previamente registradas PALENQUE (denominativas), pues si bien es cierto que cada una de las marcas cobijan una Clase específica de productos comprendidos en Clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza, no es menos cierto que ambas Clases 32 y 33 comparten el distinguir bebidas alcohólicas, de lo cual se puede inferir que comparten también los mismos medios de publicidad y canales de comercialización. 18.

En conclusión, queda demostrado que entre las marcas en disputa existe un alto grado de identidad, de igual forma se prueba que entre los productos distinguidos por las marcas previamente registradas PALENQUE (denominativa) y los productos que pretendía distinguir la marca solicitada PALENQUERA (denominativa) existe conexión competitiva, lo que le impediría al consumidor diferenciar entre una marca y la otra, así como entre los productos que cada una distingue, e incluso no podría diferenciar el origen empresarial de los mismos, configurándose de esa forma un riesgo de confusión. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. 19.

En los documentos remitidos por el Juez Consultante no obra la contestación de la demanda por parte del tercero interesado, por lo que no es posible señalar cuáles han sido los argumentos de su contestación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 20. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 21.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 22. Que, el Tribunal interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

No procede la interpretación del artículo 134 de la citada norma, por no considerarse aplicable al caso. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 2.

Comparación entre signos denominativos. 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 5 de 42 3. Conexión competitiva entre productos comprendidos en las Clases 30, 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 23. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado PALANQUERA (denominativo) y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición PALENQUE (denominativas). 24.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 25.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 26. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”2. 27. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 6 de 42 28. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”3. 29. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 30.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 31.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 32. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”4. 33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 34.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se 3 4 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS.

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. GACETA OFICIAL 23/11/2015 7 de 42 atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 36. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 37.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 38. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 39. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”6. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 5 6 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 215. GACETA OFICIAL 23/11/2015 8 de 42 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa7. 41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 42. Se abordará el tema de las marcas denominativas, en vista de que el signo PALANQUERA solicitado para distinguir productos de la Clase 32 es denominativo y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición, registradas para distinguir productos de las Clases 30 y 33 PALENQUE son denominativas. 43.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 44. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 45.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 46. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos denominativos en conflicto. 7 BREUER MORENO, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s. GACETA OFICIAL 3. 23/11/2015 9 de 42 CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LAS CLASES 30, 32 Y 33 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 47.

La sociedad BOGOTÁ BEER COMPANY solicitó el registro del signo PALANQUERA (denominativo) para distinguir productos de la Clase 328 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, INGENIO DEL CAUCA S.A. ESP-INCAUCA ESP presentó oposición sobre la base de sus marcas registradas PLENQUE (denominativas) para identificar productos de las Clases 309 y 3310. 48.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 49. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. 8 9 10 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Bebidas alcohólicas (con excepciones de cervezas). GACETA OFICIAL 23/11/2015 10 de 42 d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). 50. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 51. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 52.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 53.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se GACETA OFICIAL 23/11/2015 11 de 42 difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 54.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 55. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 56.

El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos para determinar si existe conexión competitiva entre los productos comprendidos en las Clases 30, 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad ortográfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos expuestos en la presente interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 23/11/2015 12 de 42 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 223-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Lema comercial: MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA. Demandante: AVIDESA MAC POLLO S.A. Proceso interno Nº. 2010-0064. Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1390 de 8 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación GACETA OFICIAL 23/11/2015 13 de 42 prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00064;

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: AVIDESA MAC POLLO S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTD. – PRODUCTOS MAC MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. Hechos. 1. El 23 de mayo de 2006, Avidesa Mac Pollo S.A. (en adelante, Avidesa) solicitó el registro del lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA para ser asociado a la marca FIGURATIVA registrada bajo el certificado 273592 en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Publicada la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 574 Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltd. – Productos Mac (en adelante Manufacturas Alimenticias) presentó oposición el 15 de agosto de 2006, argumentando que el signo solicitado era similar a las marcas de su titularidad MAC (mixta) para distinguir productos en las Clases 7 y 1, MAC (denominativa) en las Clases 7 y 31, GUISAMAC (denominativa y mixta) en las Clases 7 y 30, MAC (mixta) en las Clases 7 y 29, MAC (mixta) en las Clases 7 y 30, MI AMIGO MAC (mixta) en las Clases 8 y 30, MI AMIGO MAC (mixta) en las Clases 8 y 29, MAC (mixta) en las Clases 8 y 29, MAC (mixta) en las Clases 8 y 30 y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS (mixta) en las Clases 8 y 43. 3.

El 16 de agosto de 2006, McDonald’s International Property Company Ltd. (en adelante, MIPCO) presentó oposición sobre la base de la existencia de un riesgo de confusión con sus marcas MCPOLLO (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD’S EXPRESS (mixta) en las Clases 7 y 42, MCDONALD’S (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD’S (denominativa) en las Clases 7 y 42, MCDONALD’S (denominativa) en las Clases 7 y 32, MCDONALD’S (mixta) en las Clases 7 y 30, MCDONALD’S (mixta) en las Clases 7 y 29, RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 7 y 42, RONALD MCDONALD (denominativas) en las Clases 7 y 30, RONALD MCDONALD (denominativas) en las Clases 7 y 29, RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 7 y 32, MCDONALD’S (denominativa) en las Clases 9 y 29, FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 8 y 36, GACETA OFICIAL 23/11/2015 14 de 42 MCDONALDLANDIA (denominativa) en las Clases 7 y 42, BIG MAC (denominativa) en las Clases 7 y 29, BIG MAC (denominativa) en las Clases 7 y 30, BIG MAC (mixta) en las Clases 7 y 42, MC (denominativa) en las Clases 7 y 32, M (mixta) en las Clases 7 y 42, MC (denominativa) en las Clases 8 y 29, MC (denominativa) en las Clases 7 y 29, MC (denominativa) 8 y 30, MC (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCCAFE (denominativa) en las Clases 8 y 30, MCCOMBO (denominativa) en las Clases 7 y 42, MCD.LT.

(denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD’S MCCRISPY (denominativa) en las Clases 7 y 29, MCINTERNET (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCJUNIOR (denominativa) en las Clases 8 y 30, MCMENU (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCMUFFIN (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCNUGGETS (denominativa) en las Clases 7 y 29, MCOFERTA (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCPAPAS (denominativa) en las Clases 8 y 29, MCSALAD SHAKER (denominativa) en las Clases 8 y 29 y MCWORLD (mixta) en las Clases 7 y 42. 4.

El 30 de marzo de 2009, mediante Resolución 14509, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro del lema comercial solicitado, empero precisó que el solicitante no ostenta derechos exclusivos sobre la expresión MAC o MC, razón por la cual la exclusividad sólo podrá ser reclamada respecto del conjunto solicitado a registro. 5.

Avidesa presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 14509. 6. El 14 de mayo de 2009, mediante Resolución 24091, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 14509. 7. El 30 de marzo de 2009, mediante Resolución 36375, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 14509. 8.

Mediante escrito admitido a trámite el 12 de marzo de 2010, Avidesa interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 36375, 24091 y 14509. 9. El 21 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. AVIDESA MAC POLLO S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. No puede la administración entrar a desconocer el derecho de dominio de Avidesa Mac Pollo S.A. sobre los segmentos de su signo distintivo, por cuanto el lema solicitado se erige en una prolongación y extensión de su marca FIGURATIVA, cuyo objetivo propende por reforzar y realizar su publicidad, generando un cierto ambiente que facilite la recordación, identificación y valoración de la marca FIGURATIVA a la que se asocia al origen empresarial. 11.

Desconocer que la solicitante es propietaria de las partículas de marcas MAC/MC que le fueron reconocidas en 1984 y 2002 cuando se concedió por primera vez la marca MAC POLLO SU POLLO RICO (mixta), equivale a negar igualmente el dominio que le asiste sobre estas expresiones dentro del conjunto del lema comercial registrado, escindiendo ilegítimamente el derecho intelectual de Avidesa y mutilando así, toda aptitud distintiva que dicho lema pudiera tener.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 15 de 42 12. El argumento con que la SIC desestimó las oposiciones, referido a que las expresiones MAC/MC son supuestamente de uso común, debe ser descartado por cuanto Avidesa tiene mejor derecho, prioritario y preferente respecto a la referida expresión atomizada, al ser la primera que solicitó ante la Administración, en 1976, la marca MAC POLLO SU POLLO RICO (mixta). 13.

Avidesa, en derecho y en la práctica, es la legítima titular del sufijo MAC/MC, usado en este caso dentro del lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, constituyéndose a su turno el sufijo de la referencia en la partícula sustancial, especial, predominante y característica de la expresión registrada como marca y respecto de la cual existe un derecho de exclusividad que le asiste a la solicitante. 14.

El hecho de que existan reproducciones parciales del elemento MAC/MC en otras marcas, pero que componen de forma especial, esencial y predominante las marcas y lema comercial de Avidesa, no puede servir de excusa para que la SIC desconozca su notoriedad y, por tanto, se abstenga de reconocer y otorgarle el derecho de explotación y uso exclusivo sobre dichos prefijos.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 15. De los documentos obrantes en el expediente, en lo relativo a la solicitud de registro del lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, solicitado por Avidesa, se concluye que la SIC se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. 16.

Como se señaló en los actos administrativos demandados, la partícula MAC no puede ser de propiedad exclusiva de un empresario, por cuanto la misma es utilizada de manera generalizada por los empresarios del sector alimenticio para identificar también sus productos, por lo cual no será procedente generar un monopolio a favor de una sola persona y en perjuicio de los demás. Lo anterior, se evidencia en los registros de marcas vigentes que utilizan la partícula MAC en marcas de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es sector alimenticio, y que pertenecen a diversos titulares. 17.

En tal virtud, no es posible como acertadamente se señaló a través de los actos administrativos ahora demandados otorgar exclusividad a ningún empresario sobre la expresión MAC, incluida en el lema debidamente concedido, en este u otro conjunto de marca en los que la carga distintiva sea determinada por otra expresión. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY (MIPCO) presentó contestación a la demanda manifestando que: LIMITED 18. No puede pretender Avidesa, a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho sobre el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, reivindicar derechos sobre la marca MC, registrada a favor de MIPCO. 19.

No podía Avidesa fundar un derecho adquirido sobre la expresión MAC o la marca MC, sin ser la titular de un registro marcario sobre la misma y, por tanto, sin existir tal derecho, no podía la SIC defraudar una seguridad que no estaba sustentada en un registro concedido. GACETA OFICIAL 23/11/2015 16 de 42 20. La marca MC y su equivalente MAC son marcas notoriamente conocidas en el mercado Colombiano y el mercado internacional, como consecuencia exclusiva del uso y publicidad por parte de MIPCO, sus filiales y licenciatarias, y así se demostrará en el curso de este proceso. 21.

La expresión MC no cuenta con un significado común en Colombia. Si bien puede resultar una expresión usada en apellidos anglosajones, no es tal circunstancia suficiente para endilgarle a esta expresión un significado común para el consumidor promedio colombiano. De aceptar este criterio, lo mismo aplicaría para tantas otras marcas como CARULLA, KELLOGG, VERSACE, FORD, ARMANI, CHANEL, FERRARI, TCHERASSI, que por corresponder a apellidos serían libremente imitables por terceros. 22.

De otro lado, la expresión MC o MAC no pertenece al idioma castellano ni se ha incorporado, formal o informalmente, al lenguaje cotidiano colombiano. Por el contrario, la distintividad de la expresión MC o MAC es tan evidente que, el público en general la relaciona con los productos y servicios ofrecidos por MIPCO o sus licenciatarios autorizados en el mercado. 23.

El intenso uso de las marcas derivadas MC de mi representada ha resultado en que la expresión MC o MAC es reconocida como un indicador comercial de la familia de marcas de MIPCO, para identificar “alimentos preparados, comidas rápidas y restaurantes”. 24. En Colombia, el derecho prioritario sobre la expresión MC para referir a alimentos y comidas rápidas data de 1974, año en que fue concedido el primer registro de la marca MCDONALD’S a nombre de MIPCO, para identificar alimentos y servicios de restaurante.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA – PRODUCTOS MAC presentó contestación a la demanda manifestando que: 25. En el presente caso, se observa que no existen elementos comunes entre los signos confrontados, pues el segundo signo MAC POLLO (mixto) contiene detalles y elementos que alteran el carácter distintivo de la marca que reposa en la doctrina relativa a la propiedad industrial. 26.

Avidesa tiene derecho sobre el signo MC POLLO SU POLLO RICO (mixto) y no sobre sus elementos individuales, como lo son MC, POLLO, SU o RICO, por tanto no puede apropiarse de ellos en forma exclusiva. 27. Manufacturas Alimenticias es la creadora del signo MAC en Colombia para la industria alimenticia y, por lo tanto, en el año 1979 solicitó el depósito de su nombre comercial y, en el año 1980, el registro de sus marcas MAC (denominativa y mixtas), GUISAMAC (denominativas y mixtas), MI AMIGO MAC (mixtas) y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (mixta). 28.

Avidesa en ningún momento solicitó antes que Manufacturas Alimenticias para registro el signo MAC. El signo solicitado para registro por Avidesa fue MC POLLO SU POLLO RICO (mixto), y es así como debe usarlo y no de otra manera como pretende: usurpando la marca legalmente registrada por Manufacturas Alimenticias. Avidesa no puede probar que haya usado la marca MAC POLLO (mixta) para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza desde hace 50 años y, mucho menos, que la haya obtenido antes del derecho que le asiste a Manufacturas Alimenticias.

GACETA OFICIAL 29. 23/11/2015 17 de 42 El lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, por cuanto es un complemento de la marca estaría especificando la marca MAC. En consecuencia, conllevaría al público en general a pensar que se trata de un comercial emitido por Manufacturas Alimenticias, ya que hace alusión directa a la marca MAC, denominación que ha venido identificando a Manufacturas Alimenticias desde su creación, desde hace 31 años y en forma continua, pública e ininterrumpida.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 30. Que, los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 31. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 32.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: C. Solicitados: 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales. Requisitos para el registro de un lema comercial. 2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 4. Partículas de uso común en la conformación de signos. 5. Familia de marcas. 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (…) Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. (…)”.

GACETA OFICIAL D. 23/11/2015 18 de 42 ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. EL LEMA COMERCIAL. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN LEMA COMERCIAL. 33. Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro consiste en el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, para ser asociado con la marca FIGURATIVA registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 34.

De acuerdo con el artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 35. Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). 36. Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: - “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486).

Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. - El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo). 37. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas GACETA OFICIAL 23/11/2015 19 de 42 comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. 38. Por lo tanto, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, el requisito de perceptibilidad incluido dentro del requisito de distintividad. 39.

En consecuencia, la Sala Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 40. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA solicitado por AVIDESA MAC POLLO S.A. y las marcas sobre la base de las cual se presentaron las oposiciones pertenecientes a la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTD. – PRODUCTOS MAC que contienen la partícula MAC; y, MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. que contienen la partícula MC. 41.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 43. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que GACETA OFICIAL 23/11/2015 20 de 42 el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 45.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 46.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 47.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 49. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 50. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 51.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 52. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el GACETA OFICIAL 23/11/2015 21 de 42 consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 53. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 54.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 55. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 56. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos. 57. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. GACETA OFICIAL 23/11/2015 22 de 42 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 58. En el cotejo que haga la Sala consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 3.

59. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el lema comercial denominativo solicitado a registro, MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, para acompañar a la marca FIGURATIVA registrada para distinguir productos de la Clase 29 y las marcas registradas a favor de MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTD. – PRODUCTOS MAC que contienen la partícula MAC; y, MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. que contienen la partícula MC.

Comparación entre signos denominativos. 60. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que la Sala consultante deberá tener presente que: 1.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 61. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 62.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. GACETA OFICIAL 63. 23/11/2015 23 de 42 Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 64. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 65. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). Comparación entre signos denominativos y mixtos. 66. Cuando la Sala consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 67. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 68. Sobre la base de estos criterios la Sala consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el GACETA OFICIAL 23/11/2015 24 de 42 denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos precedentemente. 69. En el caso concreto, la Sala consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 4.

70. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS. LA MARCA DÉBIL. El Tribunal interpretará el tema propuesto por ser de gran importancia en el caso concreto, ya que el registro del lema comercial solicitado MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA fue otorgado, sin embargo, no se concedió el uso exclusivo sobre la partícula MAC por considerarla de uso común. Partículas de uso común. 71.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 72.

Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. 73.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 74.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 75. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el GACETA OFICIAL 23/11/2015 25 de 42 estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta). 76.

La Sala consultante debe determinar si la partícula MAC es de uso común dentro de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, también, deberá determinar si dicha partícula acompañada de otros elementos denominativos es distintiva. La marca débil. 77. El tema ha sido tratado dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de 2013, en el que el Tribunal señala: “Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.2 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.3 78. La Sala consultante deberá determinar si el término MAC se ha convertido en débil respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. FAMILIA DE MARCAS. 79. En el presente caso, se interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate si el lema comercial solicitado MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA pertenece a una familia de marcas. Por lo que, el Tribunal interpretará el tema. 2 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984, pp. 78 y 79.

OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192. 3 GACETA OFICIAL 23/11/2015 26 de 42 80. El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”.

(Proceso 80-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta). 81. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). 82. Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

(Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa). 83. El consultante deberá determinar si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA pertenece a una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. La Sala Consultante debe analizar si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. GACETA OFICIAL 23/11/2015 27 de 42 SEGUNDO: No son registrables los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin que sea posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: La Sala consultante debe determinar si la partícula MAC es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.

QUINTO: El consultante deberá determinar si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA pertenece a una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO GACETA OFICIAL 23/11/2015 28 de 42 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 262-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: CORPORACIÓN BIOTEC S.A.C. Marca: “GEM FRESH” (denominativa).

Expediente Interno: 820-2014-0-1801-JR-CA-25. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 820-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 29 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 820-2014-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Corporación Biotec S.A.C. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú 2. Antecedentes: 1. El 9 de noviembre de 2011, Corporación Biotec S.A.C. solicitó el registro de la marca “GEM FRESH” (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación GACETA OFICIAL 23/11/2015 29 de 42 Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. Personal Products S.A. formuló oposición manifestando que es titular de la marca “FEM FRESH” (mixta) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y que los signos en conflicto son confundibles, ya que existe identidad entre los productos que distinguen y además porque son gráfica y fonéticamente similares, lo cual puede inducir a error al consumidor, quien podría asumir que el signo solicitado es una versión más reciente de su marca registrada. 3.

Mediante Resolución 3046-2012/CSD-INDECOPI de 14 de septiembre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado al considerar que los signos en conflicto distinguen algunos productos vinculados y entre ellos existen semejanzas que podrían generar riesgo de confusión en el público consumidor. 4.

El 10 de octubre de 2012, Corporación Biotec S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 3046-2012/CSD-INDECOPI. 5. Mediante Resolución 3516-2013/TPI-INDECOPI de 14 de octubre de 2013, la Sala del Tribunal del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 3046-2012/CSDINDECOPI que denegó el registro del signo solicitado GEM FRESH (denominativo). 6.

Corporación Biotec S.A.C. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 3516-2013/TPI-INDECOPI. 7. Mediante Sentencia de 29 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 8.

Corporación Biotec S.A.C. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: − − − Cómo determinar si existe conexión competitiva entre los productos (farmacéuticos y veterinarios) que pretende distinguir el signo solicitado, con los productos que distingue la marca registrada (productos cosméticos, pañitos húmedos, polvo íntimo de tocador para higiene femenina) si ambos pertenecen a clases distintas (Clase 5 y 3 respectivamente).

Cómo determinar el riesgo de confusión entre un signo denominativo y otro mixto cuando ambos comparten un mismo término (FRESH), cuyo significado es de conocimiento general y los elementos denominativos que no comparten (GEM y FEM) guardan gran similitud al tener como única diferencia la primera letra, aunque ésta en el signo solicitado podría darle fonéticamente un sonido distinto al de la marca registrada.

¿La existencia de otras marcas registradas (en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza) que contengan algunos de los términos denominativos del signo solicitado y de la marca registrada (FRESH, GEM, FEM) o términos similares eliminaría el riesgo de confusión? GACETA OFICIAL 23/11/2015 30 de 42 3. Argumentos de la demanda: 10.

Corporación Biotec S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − − − El signo solicitado GEM FRESH (denominativa) no sería confundible con la marca registrada FEM FRESH (mixta). Coexisten diversas marcas que comparten la denominación GEM, FEM y FRESH y que permite decir que dichos elementos son usados en varias marcas respecto de productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La naturaleza de los productos de la marca solicitada y de la marca registrada es totalmente distinta. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda argumentando lo siguiente: − − Entre los signos confrontados existe riesgo de confusión ya que los mismos identifican productos vinculados entre sí y que existe similitud gráfica-fonética.

El hecho que existan otras marcas que contengan las partículas GEM, FEM o FRESH acompañadas de otros elementos no elimina de ninguna manera el riesgo de confusión existente, toda vez que los signos confrontados presentan una conformación especial distinta a las de otras marcas registradas, lo que determina que entre los signos en cuestión exista riesgo de confusión. 5.

Sentencia de Primera Instancia 12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: − − Existe riesgo de confusión entre los signos en disputa, toda vez que los signos en controversia presentan semejanzas tanto gráficas, fonéticas y conceptuales. Los productos farmacéuticos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos cosméticos que distingue la marca registrada. 6.

Argumentos del recurso de apelación 13. Corporación Biotec S.A.C. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contenciosa administrativa. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada1. 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL C. 23/11/2015 31 de 42 CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

Palabras en idioma extranjero (FRESH). Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (GEM, FEM, FRESH). Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 15. En el presente caso, Corporación Biotec S.A.C. solicitó el registro del signo “GEM FRESH” (denominativo) para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ante dicha solicitud de registro, Personal Products S.A. formuló oposición sobre la base de su marca previamente registrada “FEM FRESH” (mixta) que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, el INDECOPI denegó el registro del signo solicitado por considerarlo confundible con la marca base de la oposición. 16.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo 2 (…). Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/11/2015 32 de 42 de confusión sería absoluto.

Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/11/2015 33 de 42 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 4 5 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 34 de 42 Reglas para realizar el cotejo de signos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 23/11/2015 35 de 42 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 17. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 18. En el presente caso se deberá comparar el signo solicitado “GEM FRESH” (denominativo) con la marca previamente registrada “FEM FRESH” (mixta). Ante ello, corresponde realizar un análisis de la comparación entre signos de naturaleza denominativa y mixta, por ello se procede a reproducir los mismos: GEM FRESH Signo solicitado Marca registrada 19.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 20.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). 21.

Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/11/2015 36 de 42 22. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 23.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 24. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: − Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 25.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 26. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “GEM FRESH” (denominativo) y la marca registrada “FEM FRESH” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO (FRESH). 27. Tal como ha sido citado en los párrafos precedentes, el signo solicitado tiene en su constitución la palabra “FRESH” que es un término en inglés cuya traducción al GACETA OFICIAL 23/11/2015 37 de 42 castellano significa “fresco”9, por lo que resulta necesario analizar el tema de las palabras en idioma extranjero. 28.

En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 29.

La Sala Consultante deberá determinar si la palabra “FRESH” que comparten en su conformación los signos en conflicto sería o no un elemento en idioma inglés 9 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=fresh GACETA OFICIAL 23/11/2015 38 de 42 conocido por el público consumidor y si, además, resulta un vocablo genérico, descriptivo o de uso común en relación con los productos que pretende identificar en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS (GEM, FEM, FRESH). 30. En el presente caso, la demandante ha señalado que los términos GEM, FEM y FRESH serían elementos comunes en la conformación de diversas marcas registradas en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente referirnos al análisis de los signos conformados por partículas de uso común. 31.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los GACETA OFICIAL 23/11/2015 39 de 42 negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 32.

La Sala Consultante deberá determinar si las partículas GEM, FEM y FRESH son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.

5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 3 Y 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 33. En el presente caso, se pretende el registro del signo “GEM FRESH” (denominativo) para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Mientras que la marca registrada “FEM FRESH” (mixta) distingue “productos cosméticos, pañitos húmedos impregnados con lociones cosméticas y polvo íntimo de tocador para higiene femenina” de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 34.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente10. 35.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en 10 Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 23/11/2015 40 de 42 dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”11. 36.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva. 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA 23/11/2015 41 de 42 COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “GEM FRESH” (denominativo) y la marca registrada “FEM FRESH” (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Al efectuar el cotejo comparativo entre el signo “GEM FRESH” (denominativo) y la marca “FEM FRESH” (mixta), la Sala Consultante deberá determinar el elemento característico de la marca mixta y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas de comparación entre signos denominativos.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si la palabra “FRESH” es o no una palabra en idioma extranjero conocida por el público consumidor y si, además, resulta ser un vocablo genérico, descriptivo o de uso común en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente.

CUARTO: La Sala Consultante deberá determinar si las partículas GEM, FEM y FRESH son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común. La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Deberá tenerse en cuenta que, en principio, de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

QUINTO: GACETA OFICIAL 23/11/2015 42 de 42 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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