Año XXXII – Número 2639 Lima, 25 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 081-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: M (mixta). Demandante: TELEFÓNICA S.A. Proceso interno: 20110189 PROCESO 094-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: STRIDES DIFENAC (mixta) Demandante: Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. Proceso interno Nº. 201000021. PROCESO 100-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 258 y 259 de la misma Decisión. Marca: DAPAC (denominativa). Demandante: AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.Proceso interno Nº. 2003-00301. PROCESO 081-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: M (mixta). Demandante: TELEFÓNICA S.A. Proceso interno: 2011-0189. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/11/2015 2 de 48 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 108 de 26 de enero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 27 de enero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso interno 2011-0189.

El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandada: Tercero interesado: TELEFÓNICA S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Hechos. 1. El 19 de octubre de 2007, Empresas Públicas de Medellín E.S.P solicitó el registro de la marca “M” (mixta), para distinguir: “Prestación de servicios de acueducto, energía y gas”; servicios comprendidos en la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 31 de diciembre de 2007, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 584, bajo publicación 330, página 79. 3. El 13 de febrero de 2008, Telefónica S.A. y Telefónica Móviles de Colombia S.A., filial en Colombia y licenciataria de Telefónica S.A., presentaron oposición contra la solicitud de registro de marca presentada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sobre la base de sus marcas M (mixtas), previamente registradas a su favor para distinguir productos GACETA OFICIAL 25/11/2015 3 de 48 en las Clases 1 a 19 y 21 a 34, así como servicios contenidos en las Clases 35 a 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 26 de marzo de 2009, mediante Resolución 13644, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca “M” (mixta). 5. El 8 de abril de 2009, Telefónica S.A. y Telefónica Móviles de Colombia S.A. presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la decisión contenida en la Resolución 13644 de 26 de marzo de 2009. 6.

El 30 de junio 2009, mediante Resolución 33045, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la reposición presentada y confirmó la decisión contenida en la Resolución 13644. 7. El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 39013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró infundada la apelación presentada por Telefónica S.A. y confirmó la decisión contenida en la Resolución 13644. 8.

En junio de 2011, Telefónica S.A. interpuso demanda de nulidad contra las citadas resoluciones emitidas por la SIC. 9. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172 y demás concordantes de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. TELEFÓNICA S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. La marca “M” (mixta), otorgada a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., al reproducir las marcas registradas en favor de Telefónica S.A., causa el mismo impacto visual entre los consumidores, careciendo la marca atacada del elemento de distintividad, ocasionando confusión y asociación entre los consumidores.

La marca “M” (mixta) imita y reproduce el elemento sustancial, esencial y predominante de la marca previamente registrada, causando confusión y permitiendo con ello que un tercero pueda percibir la fama, el prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo que explota legalmente Telefónica S.A a nivel nacional e internacional. 11.

La marca atacada se aprovecha de la notoriedad y el reconocimiento de las marcas “M” (mixtas) de Telefónica S.A., que fueron registradas previamente y son conocidas tanto a nivel nacional como mundial por los consumidores, especialmente en los países miembros de la Comunidad Andina. Se trata de un signo notorio que designa todo tipo de productos y servicios, que son efectivamente comercializados.

Por lo tanto, el público consumidor creerá que los productos comercializados bajo la marca atacada son GACETA OFICIAL 25/11/2015 4 de 48 productos de Telefónica S.A., más aún cuando el signo solicitado es casi idéntico a las marcas opositoras “M” (mixta), lo cual evidencia que la marca otorgada está creando un riesgo de confusión y asociación entre los consumidores. 12.

Las marcas “M” (mixtas) previamente registradas a favor de Telefónica S.A. distinguen servicios en la Clase 39 que son exactamente los mismos que distingue la marca “M” (mixta) registrada a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. De esta manera, obra la causal de irregistrabilidad, ya que en primer lugar la marca “M” (mixta) resulta muy similar y casi idéntica a las marcas de Telefónica S.A. y, en segundo lugar, porque la marca otorgada pretende distinguir servicios protegidos y estrechamente relacionados con los servicios que distinguen las marcas “M” (mixtas) registradas a favor de Telefónica S.A., lo que evidencia el riesgo de confusión. Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que: 13. Entre la marca solicitada “M” (mixta) y la marca previamente registrada “M” (mixta) consistente en el diseño de una letra no existen semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, esto obedece a que si bien las marcas coinciden en la incorporación de la letra “M”, el diseño que cada una de ellas contiene es particular y distintivo, lo cual les imprime la suficiente distintividad a cada una de ellas. 14.

Comparados los signos en controversia, contienen trazados distintos que los vuelven diferenciables, no habiéndose encontrado semejanzas entre las mismas, lo que permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado, pues no existe riesgo de confusión. 15. Al concluirse que las marcas mixtas en debate no presentan semejanzas o identidades entre sí capaces de inducir al público consumidor a error, se hace irrelevante e innecesario el estudio de la notoriedad alegada por Telefónica S.A. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. presenta contestación a la demanda manifestando que: 16. La marca solicitada “M” (mixta) puede ser representada gráficamente y no carece de distintividad, pues lleva un diseño gráfico que permite diferenciarla. Desconocer lo anterior también haría carente de distintividad la marca opositora “M” (mixta), pues en ambos casos se trata de la letra “M” que va acompañada de un diseño tan particular y caprichoso que permite individualizarlas y distinguirlas.

Por ello, las causales absolutas de irregistrabilidad invocadas por Telefónica S.A. no tendrían cabida pues la marca es susceptible de representación gráfica y no es carente de distintividad. 17. La marca solicitada “M” (mixta) no es similarmente confundible con la marca opositora “M” (mixta), por sus inconfundibles rasgos gráficos, resultando indiferente que los servicios que ambos identifican sean coincidentes, pues el solo hecho de que los signos no sean confundibles es razón suficiente para permitir su coexistencia. La única similitud entre ambos signos es la forma de la letra “M”, la cual no solo varía entre ser minúscula y la otra mayúscula, sino que de acuerdo a los criterios jurisprudenciales vigentes, resulta irrelevante a efecto del cotejo de marcas por tratarse de marcas mixtas consistentes en un única letra, donde lo que se debe estudiar es el elemento gráfico únicamente.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 5 de 48 18. Tratándose de marcas mixtas compuestas por una única letra pero con diseño particular, se debe precisar que el cotejo de marcas debe hacerse ya no por sus elementos denominativos, sino únicamente sobre los gráficos debido a que pese a que normalmente el elemento denominativo de las marcas mixtas es el preponderante, en los casos en que se trata de una única letra o número, la jurisprudencia andina ha entendido que el carácter o letra como tal no podrá ser apropiable, sino sus gráficos.

O lo que es igual, lo que se protegerá en las marcas mixtas consistentes en una única letra con diseño gráfico, será su arte, mas no la denominación. 19. En el caso concreto, se debe señalar que la SIC no se ha pronunciado frente a la notoriedad de la marca “M” (mixta) registrada a favor de Telefónica S.A. toda vez que la misma no ha sometido a estudio dicha calidad, y no obra prueba en contrario en el expediente.

Ello en virtud de que la notoriedad de la marca es una declaratoria que hace exclusivamente la Entidad. Adicionalmente, no existe pretensión alguna en la demanda tendiente a que se declare la notoriedad de la marca opositora. Por tanto, un fallo mediante el cual se declare que el signo “M” es una marca notoriamente conocida, constituiría la promulgación de un fallo ultra petita.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 20. Que, los artículos 134, 135, 136, 148, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 21. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 22.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - 1 2 Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. Los demás artículos solicitados por el consultante no serán interpretados por no ser aplicables al caso concreto. De oficio: 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

GACETA OFICIAL 25/11/2015 6 de 48 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas. Las marcas constituidas por letras. 3.

La marca notoriamente conocida y su prueba. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 23. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo M (mixto) solicitado por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición M (mixta) registrada a favor de TELEFÓNICA S.A. 24.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 25.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 26. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 7 de 48 productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 27. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 28.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 29.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 30.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 31.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 32. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 8 de 48 34. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 36. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 37.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 38. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 39. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos. 40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). GACETA OFICIAL 25/11/2015 9 de 48 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS. 42. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado M es mixto, y las marcas sobre las cuales se deniega el registro M también son mixtas. 43. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 44. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman, esto es, si el signo opositor a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 45. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: GACETA OFICIAL 46. 25/11/2015 10 de 48 En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 47. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 48.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 49. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos mixtos en conflicto.

Las marcas constituidas por letras. 50. En el presente caso EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. solicita el registro de una marca mixta constituida por la letra “M”. TELEFÓNICA S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas “M” mixtas. Por este motivo el Tribunal interpretará el tema de las marcas mixtas constituidas por una sola letra y la determinación de los elementos relevantes en este tipo de marcas. 51.

El Tribunal, en reciente jurisprudencia emitida dentro del Proceso 64-IP-2015, de 27 de mayo de 2015, marca: W (mixta), ha manifestado: “Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo.

Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación. GACETA OFICIAL 25/11/2015 11 de 48 Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca3, dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo.

Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso. Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera calidad”, puede no calificar como suficientemente distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente.

La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra “H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como computadoras, máquinas, motores o herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.

Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo.

Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

(…) 3 Véase, por ejemplo, la Decisión “a” de la OAMI (R91/98-2). Asimismo, según señala la sección de Propiedad Intelectual del Gobierno de Australia: “Una marca es un derecho que es otorgado para una letra, número, palabra, frase, sonido, olor, forma, logotipo, gráfico y/o aspecto del empaquetado”. Traducción libre de: “A trade mark is a right that is granted for a letter, number, word, phrase, sound, smell, shape, logo, picture and/or aspect of packaging”.

Cf. Australian Government, IP Australia, “Trade Marks”, disponible en web: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/, consultado el 17 de abril de 2015. Véase la lista de lo que puede constituir una marca en “Types of Trade Marks”: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-rightip/trade-marks/types-of-trade-marks/. GACETA OFICIAL 25/11/2015 12 de 48 La normativa andina no prohibe el registro de marcas compuestas de una sola letra pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida.

Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto”. 52.

El Juez consultante deberá tomar los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al momento de valorar la distintividad del signo solicitado M (mixto) y deberá determinar los elementos relevantes en los signos conformados por una sola letra, los cuales deberán ser capaces de otorgarle distintividad al signo solicitado.

3. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. 53. El Tribunal interpretará el tema, en vista a que la sociedad demandante TELEFÓNICA S.A. manifestó que sus marcas M (mixtas) son notoriamente conocidas. 54. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013: “1.

Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. GACETA OFICIAL 2. 25/11/2015 13 de 48 La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, GACETA OFICIAL 25/11/2015 14 de 48 por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario4. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: 4 - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 25/11/2015 15 de 48 Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.5 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 6 3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 5 6 MONTEAGUDO, MONTIANO, España, 1995.

Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid GACETA OFICIAL 25/11/2015 16 de 48 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013). 55.

Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente: - “Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad.

Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos. - En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio.

En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (…). - En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

GACETA OFICIAL - 25/11/2015 17 de 48 El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP2013, ya citado). 56. Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El Juez consultante deberá tomar los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al momento de valorar la distintividad del signo solicitado M (mixto) y deberá GACETA OFICIAL 25/11/2015 18 de 48 determinar los elementos relevantes en los signos conformados por una sola letra, los cuales deberán ser capaces de otorgarle distintividad al signo solicitado.

TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 25/11/2015 19 de 48 PROCESO 094-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: STRIDES DIFENAC (mixta). Demandante: Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. Proceso interno Nº. 2010-00021. Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 242 de 3 de febrero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 9 de marzo de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00021.

El auto de 19 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: STRIDES ARCOLAB LIMITED Hechos. 1.

El 15 de junio de 2007, Strides Arcolab Limited (en adelante, Arcolab) solicitó el registro de la marca STRIDES DIFENAC (mixta) para distinguir productos referidos a un producto farmacéutico a base de diclofenaco de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 31 de enero de 2008, la citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 588. Tridex Farmacéutica S.A. (en adelante, Tridex) presentó oposición GACETA OFICIAL 25/11/2015 20 de 48 argumentando que la marca solicitada era confundible con las marcas TRIDEX (denominativa y mixtas), registradas en las Clases 3, 5 y 35 a su nombre. 3.

El 29 de julio de 2008, mediante Resolución 26686, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada. 4. Tridex presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 26686. 5.

El 26 de agosto de 2008, mediante Resolución 30926, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 26686. 6. El 19 de septiembre de 2008, mediante Resolución 35132, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 26686. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 7.

Tridex interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 30926, 1263 y 26686. Demanda que fue admitida a trámite el 8 de marzo de 2010. 8. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. TRIDEX interpuso demanda en la que manifiesta que: 9. La marca STRIDES DIFENAC (mixta) resulta confundible con las marcas TRIDEX (denominativa y mixtas) registradas por Tridex dado que incluye la expresión STRIDES, aunque pretenda desvirtuar su semejanza agregando la denominación DIFENAC. 10. La denominación DIFENAC es apócope del principio activo diclofenaco, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos.

Tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible exclusivamente a una persona en particular. Desde esta perspectiva, lo usual es que se haga abstracción de dicha palabra con ocasión del examen de confundibilidad. En conclusión, la expresión DIFENAC es una expresión débil y su fuerza distintiva se encuentra diluida. 11.

STRIDES es una transliteración de las marcas TRIDEX (denominativa y mixtas) y el hecho que a STRIDES se le coloque a modo de apellido DIFENAC no enerva el citado criterio. Si ello fuese así, se autorizaría la imitación de marcas con la condición de ponerles apellido. 12. La Superintendencia se ocupó de precisar las diferencias figurativas entre los signos en conflicto, omitiendo considerar que una de las marcas TRIDEX es denominativa, concretamente la que corresponde al Certificado 124064.

La parte gráfica de la marca solicitada STRIDES (mixta) cuenta con círculos que no le otorgan ninguna distintividad al signo solicitado, siendo preponderante la parte denominativa identificada con la expresión GACETA OFICIAL 25/11/2015 21 de 48 STRIDES. Por otro lado, la expresión DIFENAC está escrita en un tamaño sustancialmente menor, por lo que parece una parte explicativa de STRIDES. 13.

El consumidor promedio no cuenta la primera S de STRIDES como una sílaba y le parecería sorprendente enterarse que la S al final de una palabra otorga una tonalidad suave, mientras que la X, una fuerte. Adicionalmente, la gramática y ortografía de los signos es más que semejante, entra en los campos de la identidad. Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda manifestando que: 14. La marca concedida es una marca mixta que se compone de una parte denominativa, STRIDES DIFENAC, y una parte gráfica, que en conjunto la hacen distintiva. Si observamos en conjunto la marca concedida STRIDES DIFENAC (mixta) y las marcas opositoras TRIDEX (denominativa y mixtas), resulta claro que la marca concedida STRIDES DIFENAC (mixta) es suficientemente distintiva y diferenciable de las marcas TRIDEX (denominativa y mixta) previamente registradas a favor de Tridex, toda vez que cuenta con elementos adicionales. 15.

Entre la marca concedida STRIDES DIFENAC (mixta) que distingue productos de la Clase 5 y las marcas TRIDEX (mixtas) que distinguen productos de la Clase 5 y servicios de la Clase 35 y TRIDEX (denominativa) que distingue productos de la Clase 3 no se desconoce ni el interés general de los consumidores, ni los intereses o derechos de los particulares. 16.

La expresión DIFENAC contenida en la marca concedida no le da al registro creado un carácter evocativo. Por lo tanto, no resultaba pertinente aplicar la regla de excepción. Ahora, si en gracia de discusión, la expresión DIFENAC llegara a ser considerada evocativa, ello no resultaría relevante en tanto la marca concedida STRIDES DIFENAC (mixta) cuenta con otros elementos que la hacen diferente y diferenciable.

En consecuencia, la marca concedida no es susceptible de inducir al consumidor en error, ni respecto a los productos que ampara, ni respecto al origen empresarial de dichos productos. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 17. Que, los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 18.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 19. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - 1 Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

No se interpretará el artículo 150 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: GACETA OFICIAL C. 25/11/2015 22 de 48 CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 3. Marcas farmacéuticas. Elementos de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 4. Conexión competitiva entre productos y servicios en las Clases 3, 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 20. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado STRIDES DIFENAC (mixto) y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición TRIDEX (denominativa y mixtas). 21.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 22.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 23. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 25/11/2015 23 de 48 24. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 25.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 26.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 27.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 28.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 29. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 30. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 31.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. GACETA OFICIAL 25/11/2015 24 de 48 32. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 33. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 34.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 35. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 36. El demandante manifiesta que el consumidor promedio no cuenta la primera S de STRIDES, por lo tanto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta la pronunciación de los signos en conflicto, STRIDES y TRIDEX para determinar la posible similitud sonora de los signos al ser pronunciados por el consumidor medio. 37.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 38. De igual manera, el Juez consultante deberá tener especial cuidado al analizar la similitud ideológica de los signos en conflicto, STRIDES2 y TRIDEX3 y verificar si gozan de una diferencia ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 39. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 2 3 A manera ilustrativa, el término STRIDES significa Zancadas (www.wordreference.com).

A manera ilustrativa se menciona que la palabra TRIDEX es de fantasía ya que no cuenta con ningún significado conocido. GACETA OFICIAL 25/11/2015 25 de 48 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 40. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2.

41. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado STRIDES DIFENAC es mixto, mientras que las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición TRIDEX son denominativas y mixtas. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo solicitado.

Comparación entre signos mixtos. 42. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 43. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los GACETA OFICIAL 25/11/2015 26 de 48 consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 44. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 45. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo de los signos en conflicto. 46.

Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: 47.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 48. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 49.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará GACETA OFICIAL 25/11/2015 27 de 48 especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 50. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 51. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 52. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 53. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. MARCAS FARMACÉUTICAS. ELEMENTOS DE CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS.

USO COMÚN EN LA 54. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. Igualmente Tribunal interpretará el tema de los signos de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas en razón a que en el proceso interno se manifiesta que el término DIFENAC es frecuentemente utilizado en marcas farmacéuticas que contienen diclofenaco. 55.

El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 56.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 28 de 48 57. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). 58. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). 59. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado). 60. Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).

Términos de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 61. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 62. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y GACETA OFICIAL 25/11/2015 29 de 48 en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). 63. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 64.

Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 029-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA MIXTA).

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS CLASES 3, 5 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 65. La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó el registro del signo STRIDES DIFFENAC (mixto) para distinguir productos de la Clase 54 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas TRIDEX (denominativa y mixtas) para identificar productos de las Clases 35 y 5 y servicios de la Clase 356 de la Clasificación Internacional de Niza. 66.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos y servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos y servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos y servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos y servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos y servicios. 4 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbacidas.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasas y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 5 6 GACETA OFICIAL 67. 25/11/2015 30 de 48 En relación con lo mencionado, primero, el Tribunal manifiesta, que los criterios jurisprudenciales que se citan a continuación pueden ser utilizados en los casos de conexión competitiva entre productos o productos y servicios, segundo, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). GACETA OFICIAL 25/11/2015 31 de 48 68. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 69. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos y servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 70.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos y servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 71.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos y servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 72.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 73. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, GACETA OFICIAL 25/11/2015 32 de 48 PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos STRIDES DIFENAC (mixto) y TRIDEX (denominativo y mixtos) sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

El demandante manifiesta que el consumidor promedio no cuenta la primera S de STRIDES, por lo tanto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta la pronunciación de los signos en conflicto, STRIDES y TRIDEX para determinar la posible similitud sonora de los signos al ser pronunciados por el consumidor medio. De igual manera, el Juez consultante deberá tener especial cuidado al analizar la similitud ideológica de los signos en conflicto, STRIDES7 y TRIDEX8 y verificar si gozan de una diferencia ideológica.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

CUARTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas 7 8 A manera ilustrativa, el término STRIDES significa Zancadas (www.wordreference.com). A manera ilustrativa se menciona que la palabra TRIDEX es de fantasía ya que no cuenta con ningún significado conocido.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 33 de 48 relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca.

El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si el término DIFENAC es de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 100-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la GACETA OFICIAL 25/11/2015 34 de 48 República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 258 y 259 de la misma Decisión. Marca: DAPAC (denominativa). Demandante: AKTIEBOLAGET ELECTROLUX. Proceso interno Nº. 2003-00301. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 230 de 2 de febrero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 4 de febrero de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2003-00301;

El auto de 19 de agosto 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: AKTIEBOLAGET ELECTROLUX Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

PROMOLUX S.A. Hechos. 1. El 17 de enero de 2002, Promolux S.A. solicitó el registro de la marca DAPAC (denominativa) para distinguir “ceras, brilladoras, lustramuebles, desengrasantes, limpiavidrios, desinfectantes, desincrustante, detergentes, shampoo para alfombras y jabones” en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 516 de 2002, sin ser objeto de oposición dentro del plazo legal. 3. El 29 de octubre de 2002, mediante Resolución 34464, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca DAPAC a favor de Promolux S.A. GACETA OFICIAL 25/11/2015 35 de 48 4.

Aktiebolaget Electrolux interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Resolución 34464. 5. El 25 de septiembre de 2003, mediante Resolución 26878, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó parcialmente el artículo 1 de la Resolución 34464, que fue limitada para distinguir únicamente ceras, brilladores, lustra-muebles, desengrasantes, limpia-vidrios, desinfectantes, detergentes, champú para alfombras y jabones. 6.

Aktiebolaget Electrolux interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derechos contra la Resolución 34464. Demanda que fue admitida a trámite el 10 de octubre de 2003. 7. El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX interpuso demanda en la que manifiesta que: 8. La expresión DAPAC no es una palabra acuñada por la imaginación de los propietarios de Promolux S.A. La palabra DAPAC corresponde a las siglas de la estrategia de venta del grupo LUX, identificada por los empleados y, a través de ellos, por el público consumidor. 9.

El registro de la marca DAPAC forma parte de una estrategia que fue diseñada para aparentar que los productos y servicios de Promolux S.A. eran los mismos de Lux y de Servilux, lo cual constituye un acto tendiente a crear confusión, con el fin de apoderarse de la clientela de estas últimas. 10. El registro de la marca DAPAC (denominativa) fue obtenido de mala fe, buscando causar confusión directa en el consumidor, para aprovecharse del prestigio y reconocimiento del que gozan los productos o servicios de las empresas del grupo Lux, revistiéndose para ello de una aparente legalidad.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que: 11. La SIC realizó un examen de registrabilidad concienzudo, observando detenidamente la distintivdad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además a su registrabilidad frente a terceros. 12. La SIC no encontró vulneración de derecho alguno, por lo que otorgó el registro de la marca solicitada DAPAC (denominativa), teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca que se ha tramitado bajo el expediente indicado en la referencia, cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, por lo tanto no existía ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro. 13.

En lo que atañe a los cargos de mala fe y conductas de competencia desleal alegadas por Aktiebolaget Electrolux, éstos no habrían sido demostrados dentro de la vía gubernativa. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no corresponde a la GACETA OFICIAL 25/11/2015 36 de 48 jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer ni decidir sobre acciones por competencia desleal.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. Promolux S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: 14. La producción de un acto administrativo nada tiene que ver con su utilización. Se pretende confundir al Juez utilizando una argumentación deductiva sobre operaciones normales debidamente justificadas por los administradores de acuerdo a las circunstancias, de donde infiere presuntos actos de competencia desleal, hechos que tal como se plantean, se quieren mostrar como ciertos cuando en realidad serían posteriores a la expedición del acto administrativo acusado y cuyo examen es de competencia exclusiva del juez ordinario. 15.

No le corresponde al Juez Administrativo hacer declaraciones judiciales sobre actos de competencia desleal que además no han existido y que en el remoto caso de que fueran declarados por el Juez Competente, esto es, la Jurisdicción Ordinaria, en nada afectan la validez del acto administrativo pues se trataría de hechos posteriores, que no han ocurrido. 16.

Llama la atención que en esta demanda no se haga ninguna alusión o precisión de hechos presuntamente irregulares sobre la formación y expedición del acto administativo que otorgó el registro de la marca DAPAC (denominativa), sino sobre lo que la demandante considera una indebida utilización del nombre comercial PROMOLUX registrado ante la Cámara de Comercio. 17.

Los signos mixtos en conflicto no son confundibles por contener tipos de letras y contornos diferentes, siendo más susceptibles de ser asociados con otros fabricantes de electrodomésticos u otros productos. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 18. Que, los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 19.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 20. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: 1 Solicitado: 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

GACETA OFICIAL C. 25/11/2015 37 de 48 De oficio: 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad de signos cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal: la mala fe. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 2.

La acción de nulidad de marcas: límites. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS CUYO REGISTRO SE HUBIESE SOLICITADO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL: LA MALA FE. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 21. El presente tema será abordado por el Tribunal, en virtud a que la sociedad demandante manifiesta que el registro de la marca DAPAC (denominativa) fue obtenida de mala fe y para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 22.

Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 23.

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor". 2 Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 38 de 48 24. Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe. 25.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. 26. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. 27.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. 28. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. 29.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida3. 30. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que el demandado PROMOLUX S.A. actuó de mala fe.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 31. Para abordar el presente tema, el Tribunal se remite a la jurisprudencia emitida dentro del Proceso 54-IP-2013, de 24 de julio de 2013: “Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, después se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, se determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada, desviación de la clientela y aprovechamiento de la reputación ajena. 1.

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde 3 La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 39 de 48 se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura.4 De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado. 2.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: 4 El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” GACETA OFICIAL 25/11/2015 40 de 48 "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." 5 “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". 6 De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”.7 El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Éstos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: 5 6 7 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general.

Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, pág.

47. GACETA OFICIAL 25/11/2015 41 de 48 “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".

(Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008) El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: - No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). - La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. - 8 Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico8.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo.

GACETA OFICIAL 25/11/2015 42 de 48 mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…).

(FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.9 El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. 3.

La competencia desleal por confusión con una marca registrada. El artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar 9 “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. GACETA OFICIAL 25/11/2015 43 de 48 confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

El análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

(…) La competencia desleal por desvío de la clientela. En el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos.

Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal. La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado.

Para el caso particular es muy importante que la corte consultante determine: - Posible práctica deshonesta: solicitud del registro del signo denominativo (…). - Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto.

Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habría acto de competencia desleal. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico.

La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. GACETA OFICIAL 25/11/2015 44 de 48 La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente: - Posible práctica deshonesta: la solicitud de registro del signo denominativo DAPAC (…). - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.

Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial”. 32.

El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial.

2. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE MARCAS: LÍMITES. 33. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de la nulidad de un registro de marca. 34. Al respecto, el Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 90-IP-2010, que: “(…) uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907 de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa).

La nulidad relativa procede cuando un registro de marca hubiese sido concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 10 o cuando se demuestre la mala fe del solicitante. 10 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 25/11/2015 45 de 48 El Tribunal ha señalado que: “De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado (…). Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de una marca.

Por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando, los parámetros regulados por la normativa comunitaria.

Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3.

La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

GACETA OFICIAL 4. 25/11/2015 46 de 48 De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de una marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”. 35.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. 36.

Por lo tanto, el juez consultante deberá determinar si corresponde la nulidad relativa del registro del signo DAPAC (denominativo). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la sociedad PROMOLUX S.A. solicitó el registro del signo DAPAC (denominativo) de mala fe.

La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Sí procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.

SEGUNDO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. GACETA OFICIAL 25/11/2015 47 de 48 Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

TERCERO: La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico. Se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La nulidad relativa procede cuando un registro de marca hubiese sido concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando se demuestre la mala fe del solicitante.

El Juez consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 25/11/2015 48 de 48 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú