Año XXXIII – Número 2655 Lima, 25 de enero de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 168-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA.

Demandante: NOVARTIS AG. Proceso interno: 06317-2012-01801-JR-CA-15. PROCESO 170-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA.

Demandante: ABBIE BIOTECHNOLOGY LTD. Proceso interno: 00924-2010-0-1801-JR-CA08 PROCESO 188-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los literales e) y g), y último inciso del artículo 135 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00301. Actor: GIROFLEX S.A. Marca: FORMA (mixta) PROCESO 168-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/01/2016 2 de 41 Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA.

Demandante: NOVARTIS AG. Proceso interno: 06317-2012-0-1801-JR-CA-15. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 06317-2012-01801-JR-CA-15;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandada: Tercero interesado: NOVARTIS AG Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. FARMAINDUSTRIA S.A. Hechos. 1. El 8 de noviembre de 2006, Novartis AG solicitó la patente de invención para COMPUESTOS ORGÁNICOS. 2.

El 20 de julio de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud de patente por COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA. 1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 3 de 41 3. El 10 de septiembre de 2007, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial El Peruano. 4. El 4 de diciembre de 2007, Farmaindustria S.A. formuló oposición a la citada solicitud de patente. 5. El 25 de febrero de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10, el examinador de patentes concluyó que: − Las reivindicaciones 1 a 27 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

El 6 de julio de 2010, Novartis AG dio respuesta al Informe Técnico JC 05-10, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 15 reivindicaciones. 6. El 23 de julio de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10/a, el examinador de patentes concluyó que: − Las reivindicaciones 1 a 12 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486. − Del mismo modo, las reivindicaciones 13 a 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

El 16 de agosto de 2010, Novartis AG contesta el nuevo informe expedido adjuntando para ello un nuevo pliego de 8 reivindicaciones. 7. El 1 de septiembre de 2010, mediante Informe Técnico JC 05-10/b, el examinador de patentes concluyó que: − Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. − Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486. 8.

El 14 de septiembre de 2010, mediante Resolución 71-2010/CIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la oposición formulada por Farmaindustria S.A. y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada. 9.

El 6 de octubre de 2010, Novartis AG presentó recurso de apelación. 10. Mediante el informe técnico elaborado por la examinadora de patentes Pamela Marianella Robladillo Salas, se concluyó que: − Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. − Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 4 de 41 11. El 11 de junio de 2012, mediante Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 712010/CIN-INDECOPI. 12. El 17 de septiembre de 2012, Novartis AG interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI. 13.

El 19 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Novartis AG. 14. El 2 de septiembre de 2014, Novartis AG interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 13 de mayo de 2014. 15. El 9 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

16. NOVARTIS AG interpuso demanda en la que manifestó que: 17. La falta de notificación de los argumentos denegatorios de la segunda instancia administrativa, constituye un vicio de procedimiento que invalida y determina la nulidad de la Resolución 1004-2012/TPI-INDECOPI. Las reivindicaciones objetadas (1 a 5) no pueden considerarse como repetitivas debido a que cada una de ellas define de forma diferente la materia de la invención. 18.

El documento D1 revela una mezcla física de dos compuestos, mientras que la invención solicitada se encuentra relacionada a un complejo supramolecular, el cual comprende una red tridimensional de las dos mitades farmacéuticas, átomos de sodio y agua. Los documentos del estado del arte no anticipan ni hacen evidente la materia de la invención solicitada.

En consecuencia, se cumple con el requisito de nivel inventivo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 19. La Administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico, siendo facultativa la notificación de informes posteriores, por lo que la falta de notificación de un informe emitido en segunda instancia (cuarto informe) no afecta de ninguna manera el debido procedimiento. 20.

Adicionalmente, las reivindicaciones 1 a 5 carecen de claridad y concisión por referirse a un mismo compuesto, aunque expresado de distinta manera, sin aportar ninguna materia nueva patentable. 21. Finalmente, las reivindicaciones 6 a 8 carecen de nivel inventivo, toda vez que la demandante no ha acreditado que el compuesto que se pretende proteger presente alguna ventaja o efecto inesperado frente a lo descrito en el antecedente que se aprecia en el documento D2.

El documento D1, por su parte, sugiere el efecto anhipertensivo de GACETA OFICIAL 25/01/2016 5 de 41 la solicitud de patente, dado que presentan los mismos ingredientes y la patente solicitada no tiene un efecto inesperado, careciendo por ello de nivel inventivo. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 22.

Es facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente el notificar dos o más veces sus inconformidades respecto al incumplimiento de los requisitos de patentabilidad. En tal sentido, la Sala del Tribunal del INDECOPI no se encontraba obligada a notificar el informe técnico emitido en segunda instancia administrativa, motivo por el cual no existe afectación al derecho al debido procedimiento de la demandante. 23.

Respecto a la alegación de Novartis AG relativa a que las reivindicaciones objetadas no pueden considerarse repetitivas, debe tomarse en cuenta lo indicado por la examinadora de patentes en el último informe técnico emitido, quien expone claramente los elementos que respaldan sus conclusiones, expresando respecto a la concisión de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud presentada por Novartis AG, que el elemento de concisión contenido en el artículo 30 de la Decisión 486 exige en las solicitudes de registro de patente la determinación más precisa del compuesto a proteger, no siendo coherente para cumplir con dicha exigencia de concisión el pretender reivindicar el mismo compuesto bajo diversas denominaciones. 24.

En cuanto al nivel inventivo debe tenerse presente que conforme fue analizado por la examinadora de patentes, el documento D1 anticipa los efectos de la combinación de los compuestos químicos esenciales, entre los que se sugiere el efecto antihipertensivo mejorado, producto de la combinación de los ingredientes activos de ambos compuestos.

Finalmente, Novartis AG no ha podido acreditar la eficacia comparativa en la carencia de efectos secundarios. Argumentos del recurso de apelación. NOVARTIS AG presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 25. Se afectó su derecho de defensa al no poder contestar el informe técnico del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, más aún cuando existen diferencias entre el último informe de primera instancia y el informe de segunda instancia administrativa. 26.

Respecto a la afirmación relativa a que no se ha podido acreditar la eficacia comparativa en la carencia de efectos secundarios, la demostración de una eficacia comparativa no debe ser lo relevante en el análisis del nivel inventivo toda vez que dicho análisis debe estar basado en el principio de no obviedad entre la invención y el antecedente más cercano. 27.

En este sentido, la invención reivindicada no resulta obvia frente al antecedente citado por la resolución cuestionada, por cuanto el nivel inventivo es sustentado en la complejidad de estabilizar el complejo supramolecular reivindicado en una sola entidad química dotada de una red de enlaces químicos. Finalmente, la demostración del efecto inesperado no es un requisito para reconocer el nivel inventivo de una invención, más aún cuando la invención en sí misma no resulta obvia tomando en cuenta los mencionados antecedentes.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 6 de 41 Solicitud del Juez consultante. 28. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: − − − − − − ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas respecto al otorgamiento de patentes? ¿Cuáles serían las razones jurídicas para tratar de forma distinta a ambos informes cuando su contenido técnico puede ser el mismo? En tal sentido, ¿resulta necesario que el Tribunal notifique, antes de resolver el informe técnico que sirvió de sustento a su decisión si éste contiene las mismas conclusiones que el informe técnico que sustentó la decisión de la primera instancia administrativa frente a las mismas reivindicaciones? ¿La labor jurisdiccional sólo debería comprobar la falta de notificación del informe técnico o debería exigir además que el demandante especifique cuál es la parte del informe (por contener, supuestamente, un nuevo elemento que no le fue comunicado) que agravia su derecho y su importancia para hacer variar la decisión de la Autoridad Administrativa? Esto estando a lo señalado por el principio de relevancia de la nulidad.

¿De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, cuáles son los requisitos o criterios que se deben tomar en cuenta a fin de considerar que una solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo? ¿De acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, se puede considerar a una reivindicación carente de claridad si es reiterativa de las anteriores? B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 29.

Los artículos 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 30. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 31.

El Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. 2 Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiere a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este GACETA OFICIAL 25/01/2016 7 de 41 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. El requisito de nivel inventivo. 2. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 3. De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. El requisito de nivel inventivo. 32. El Juez consultante solicitó la interpretación del artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que se debate si la solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo, y pidió que el Tribunal se pronuncie sobre ¿De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, cuáles son los requisitos o criterios que se deben tomar en cuenta a fin de considerar que una solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo? 33.

Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 34.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 8 de 41 es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). 35. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). 36. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida3 (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 37. Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene: 38. Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en 3 Office européen des brevets, op.cit.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 9 de 41 la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 39. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo.

El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. 40. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. 41. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica. 42.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 43. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 44. Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. 45.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 46. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. 47.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente. 48. El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. 49.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. GACETA OFICIAL 25/01/2016 10 de 41 50. La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). 51.

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. 52. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. 53.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. 54.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. 55. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? 56.

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”. (Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado). 57.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta. 2.

Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión. 28. En el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones, de esta manera, el Juez consultante consulta al Tribunal ¿De acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, se puede GACETA OFICIAL 25/01/2016 11 de 41 considerar a una reivindicación carente de claridad si es reiterativa de las anteriores? Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 29.

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. 30. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.4 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.5 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. 4 5 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovaní. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. GACETA OFICIAL 25/01/2016 12 de 41 De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”6.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA). 31. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.7 32.

En el caso de autos, el Juez consultante, deberá determinar la claridad y la concisión de las reivindicaciones presentadas por la NOVARTIS AG dentro de la solicitud de patentabilidad de COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA Y UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA. 3. De la notificación de los informes técnicos. 33.

El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el informe técnico emitido en segunda instancia (cuarto informe) no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. 34. Por su parte, el Juez consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas respecto al otorgamiento de patentes? Sobre ¿Cuáles serían las razones jurídicas para tratar de forma distinta a ambos informes cuando su contenido técnico puede ser el mismo? En tal 6 7 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.

Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, p. 48. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina, p.

42. GACETA OFICIAL 25/01/2016 13 de 41 sentido, ¿resulta necesario que el Tribunal notifique, antes de resolver el informe técnico que sirvió de sustento a su decisión si éste contiene las mismas conclusiones que el informe técnico que sustentó la decisión de la primera instancia administrativa frente a las mismas reivindicaciones?; y, sobre ¿La labor jurisdiccional sólo debería comprobar la falta de notificación del informe técnico o debería exigir además que el demandante especifique cuál es la parte del informe (por contener, supuestamente, un nuevo elemento que no le fue comunicado) que agravia su derecho y su importancia para hacer variar la decisión de la Autoridad Administrativa? Esto estando a lo señalado por el principio de relevancia de la nulidad. 35.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 36.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere GACETA OFICIAL 25/01/2016 14 de 41 para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos GACETA OFICIAL 25/01/2016 15 de 41 casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente.

Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 37.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

SEGUNDO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

TERCERO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la GACETA OFICIAL 25/01/2016 16 de 41 segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/01/2016 17 de 41 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 170-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA.

Demandante: ABBIE BIOTECHNOLOGY LTD. Proceso interno: 00924-2010-0-1801-JR-CA-08. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 009242010-0-1801-JR-CA-08;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: 1 ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. (antes ABOTT LABORATORIES LTD.) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.

GACETA OFICIAL Tercero interesado: 25/01/2016 18 de 41 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DE ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES (ADIFAN). Hechos. 1. El 15 de agosto de 2003, Abbvie Biotechnology Ltd. (en adelante, Abbvie) solicitó el registro de la invención denominada FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA, adjuntando un pliego de 23 reivindicaciones. 2.

El 15 de octubre de 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la presente invención por el de FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA. 3. El 27 de diciembre de 2004, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial “El Peruano”. 4.

El 18 de marzo de 2005, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (en adelante, Adifan) formuló oposición a la citada solicitud de patente. 5. El 13 de septiembre de 2007, mediante Informe Técnico JC 08-07, el examinador de patentes concluyó que: − − Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

La reivindicación 23 referida al uso no resulta patentable. El 18 de enero de 2008, Abbvie dio respuesta al Informe Técnico JC 08-07, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 22 reivindicaciones. 6. El 27 de marzo de 2008, mediante Informe Técnico JC 08-07/A, el examinador de patentes concluyó que: − − Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 13 a 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486. 7. El 10 de julio de 2008, mediante Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la oposición formulada por Abbvie y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada. 8.

El 19 de agosto de 2008, Abbvie presentó recurso de apelación contra la Resolución 7792008/OIN-INDECOPI, adjuntando un nuevo pliego de 6 reivindicaciones. 9. El 27 de mayo de 2009, mediante el Informe Técnico PCG 49-2009, la examinadora de patentes concluyó que: − 10. Las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

El 9 de noviembre de 2009, mediante Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión contenida en la Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI. GACETA OFICIAL 25/01/2016 19 de 41 11. El 9 de febrero de 2010, Abbvie interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI. 12.

El 16 de octubre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Abbvie y, en consecuencia, declaró nula la Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI. 13. Mediante escrito de 30 de octubre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 2014. 14.

El 10 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

ABBVIE interpuso demanda en la que manifestó que: 15. Se vulneró el principio del debido procedimiento debido a que se omitió notificar a las partes el Informe Técnico PCG-49-2009 que sustentó la decisión final emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI con la que se denegó la patente solicitada por Abbvie. 16. Quien solicita el registro de una patente de invención puede, en cualquier momento del trámite, modificar la memoria descriptiva y sus reivindicaciones, motivo por el cual estas modificaciones deben ser admitidas y las reivindicaciones solicitadas aprobadas. 17.

En el nuevo pliego de 6 reivindicaciones se eliminaron los términos imprecisos objetados, en los cuales la formulación se encuentra definida por los componentes que forman parte de la misma. Adicionalmente, las reivindicaciones 1 a 6 constituyen nuevas reivindicaciones en las cuales se han enmendado las observaciones. Finalmente, en ninguno de los documentos que sustentan la oposición se enseñan o sugieren los elementos que contienen estas reivindicaciones, por lo que éstas resultan novedosas e inventivas.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 18. El hecho de que la Administración requiera por una sola vez a los solicitantes para que subsanen omisiones de fondo, y una vez notificado el solicitante, en caso éste no logre subsanarlo, existen dos opciones a seguir: i) la potestad discrecional de decidir si se notifica dos o más veces al solicitante; o, ii) denegar la patente al no cumplir el primer requerimiento de subsanación. Finalmente, la solicitud de registro de patente de invención objeto de análisis no cumplía con el requisito de claridad, ya que las reivindicaciones han sido expresadas de manera oscura e imprecisa.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: GACETA OFICIAL 25/01/2016 20 de 41 19. De conformidad a interpretaciones prejudiciales realizadas por el Tribunal Andino, la notificación del nuevo informe técnico emitido por el evaluador externo será obligatoria siempre que: i) no reitere conclusiones; y, ii) habiéndose reiterado conclusiones, éstas se funden en otros puntos o elementos no contenidos en el antecedente.

Caso contrario, la notificación será facultativa. 20. En el caso concreto, el Informe Técnico PCG 49-2009 contiene observaciones que no se desprenden de los Informes Técnicos JC 08-07 y JC 08-07/A. En consecuencia, constituyen hechos nuevos, máxime si en el último pliego de 6 reivindicaciones presentado se denota una modificación del planteamiento de sus pliegos anteriores, por lo que correspondía la notificación del Informe Técnico PCG 49-2009.

Argumentos del recurso de apelación. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de demanda y agregando los siguientes argumentos: 21. La patente no podía ser otorgada, sobre la base no sólo de una nueva observación, sino que en el nuevo pliego de reivindicaciones presentado en forma conjunta con el recurso de apelación de fecha 18 de agosto de 2008 no se logró desvirtuar las razones que sirvieron de sustento a la denegatoria expedida en primera instancia administrativa.

Es decir, no se lograron absolver las observaciones efectuadas a través de los informes técnicos previos. 22. Adicionalmente, el Juez no ha evaluado que el Informe Técnico PCG 49-2009 no sólo incluía una nueva observación, sino que reiteraba las observaciones previamente notificadas a través de los Informes Técnicos JC 08-2007 y JC 08-2007, las cuales no fueron absueltas, por lo que correspondía la denegatoria de la patente.

Finalmente, el Informe Técnico PCG 49-2009 no debía ser notificado, porque ello no era obligatorio, y porque si así se hubiera hecho, el procedimiento hubiera durado indefinidamente, no sólo en primera sino en segunda instancia. Solicitud del Juez consultante. 23. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: − − − − ¿Cómo debe interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los criterios para definir si una reivindicación cumple con el requisito de claridad? ¿Podría interpretarse que necesariamente existe afectación de este requisito si una reivindicación se redacta usando términos genéricos? ¿Cómo debe interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486, respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo es pertinente realizar una modificación de la solicitud de patente? ¿Debe entenderse que existe un límite al número de modificaciones que pueda realizar el solicitante? ¿Cuáles son los criterios para determinar si una modificación excede lo permitido por la norma? ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos elaborados por examinadores externos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? ¿Cómo debe interpretarse el artículo 51 de la Decisión 486, en lo referido a si para interpretar una reivindicación, ésta puede sustentarse en sí misma, o necesariamente requiere que el sustento obre en la memoria descriptiva? GACETA OFICIAL 25/01/2016 21 de 41 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 24.

Los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 25.

Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 26. El Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. 2 “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. GACETA OFICIAL 25/01/2016 22 de 41 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 2.

De la modificación de una solicitud de patente. 3. De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 27. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones.

Por su parte el Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre ¿Cómo debe interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los criterios para definir si una reivindicación cumple con el requisito de claridad? ¿Podría interpretarse que necesariamente existe afectación de este requisito si una reivindicación se redacta usando términos genéricos? y ¿Cómo debe interpretarse el artículo 51 de la Decisión 486, en lo referido a si para interpretar una reivindicación, ésta puede sustentarse en sí misma, o necesariamente requiere que el sustento obre en la memoria descriptiva? 28.

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. 29. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.3 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…) Artículo 51.- el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas. 3 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.

99. GACETA OFICIAL 25/01/2016 23 de 41 protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”4. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”5.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA). 4 SALVADOR, Jovaní, Carmen.

“El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. 5 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, p.

48. GACETA OFICIAL 25/01/2016 24 de 41 30. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.6 31.

Finalmente, el artículo 51 deja claro que el alcance de la protección que confiere la patente, debe, necesariamente, estar determinado por el contenido de las reivindicaciones. 32. En el caso de autos, el Juez consultante, deberá determinar la claridad y la concisión de las reivindicaciones presentadas por ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD para el registro de la patente de invención para FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA. 2.

De la modificación de una solicitud de patente. 33. El juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre ¿Cómo debe interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486, respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo es pertinente realizar una modificación de la solicitud de patente? ¿Debe entenderse que existe un límite al número de modificaciones que pueda realizar el solicitante? ¿Cuáles son los criterios para determinar si una modificación excede lo permitido por la norma? 34.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 35.

De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.

De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). 6 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina, p.

42. GACETA OFICIAL 25/01/2016 25 de 41 El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.

(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 36. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 37. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 38.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.

(Proceso 21-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 39. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 40.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del GACETA OFICIAL 25/01/2016 26 de 41 invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). 41. El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios expuestos en el momento de analizar la modificación de una solicitud de patente. 3. De la notificación de los informes técnicos. 42. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el Informe Técnico PCG-49-2009 no le fue notificado.

Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 43. Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 44.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 45.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 27 de 41 El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 28 de 41 El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 46. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

SEGUNDO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 29 de 41 TERCERO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE 30 de 41 Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 188-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los literales e) y g), y último inciso del artículo 135 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00301. Actor: GIROFLEX S.A. Marca: FORMA (mixta). Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1145 de 20 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-0301. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de septiembre de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: GIROFLEX S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

HECHOS: GACETA OFICIAL 25/01/2016 31 de 41 Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad GIROFLEX S.A., el 24 de agosto de 2007 solicitó el registro de la marca mixta FORMA para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “Muebles y artículos de los muebles en general, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases”. 2.

Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 589 de 29 de febrero de 2008, no se presentaron oposiciones. 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 37291 de 30 de septiembre de 2008, negó el registro solicitado. Argumentó que el signo no tiene distintividad. El término forma puede ser utilizado por los empresarios que se dedican al diseño y la fabricación de muebles. 4.

La sociedad GIROFLEX S.A., interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el citado acto administrativo. 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 48948 de 26 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto. 6.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 52216 de 11 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Decisión contenida en la Resolución 37291 de 30 de septiembre de 2008. 9. La sociedad GIROFLEX S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 10.

Mediante providencia de 18 de febrero de 2014, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11. Manifiesta, que la expresión FORMA tiene varias definiciones, lo que implica que las personas le dan un significado gramatical concreto dentro del contexto en que se encuentren. 12.

Señala, que la marca “FORMA” es una característica secundaria de los productos que la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es registrable, ya que no hace relación a las características esenciales de los productos que pretende amparar. GACETA OFICIAL 25/01/2016 32 de 41 13. Indica, que el término “FORMA” no puede ser descalificado, ya que hace parte del lenguaje ordinario.

Se puede seguir utilizando en su sentido natural y obvio. 14. Argumenta, que la expresión “FORMA” es evocativa. 15. Precisa, que la marca “FORMA” no sólo se encuentra registrada en Perú para productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, sino en varios países de Suramérica. Tiene distintividad adquirida de conformidad con el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 16. La corte consultante mediante auto decidió que “no se tiene por contestada la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber sido presentada la contestación en forma extemporánea”. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 17. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los literales e) y g), así como el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. 1 Decisión 486 “(…) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. GACETA OFICIAL C. 25/01/2016 33 de 41 CUESTIONES A INTERPRETARSE. 19.

En armonía con lo expuesto, los temas que serán objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos de uso común y descriptivos. B. Los signos evocativos. C. La distintividad adquirida o sobrevenida. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD. EL CASO DE LOS SIGNOS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVOS. 20. Como en el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado FORMA (mixto) carece de distintividad y forma parte del lenguaje ordinario, se hace necesario tratar el tema propuesto. 21. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 22.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) Distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 23.

En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que GACETA OFICIAL 25/01/2016 34 de 41 cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). Signos de uso común y descriptivos. 24. Para tratar este acápite se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de abril de 2013, en el marco del proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas2”. 2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 25/01/2016 35 de 41 25. La corte consultante debe determinar si el signo FORMA (mixto) es de uso de común o descriptivo en la Clase 20 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

B. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 26. Como quiera que la sociedad demandante argumentara que el signo solicitado FORMA (mixto) es evocativo de muebles, se tratará el tema de los signos evocativos. 27. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: “El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema3. A continuación se transcribirá: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento de la marca cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, 3 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 36 de 41 sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )"4. 28. Así las cosas, la corte consultante deberá establecer si el signo solicitado es evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

C. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA. 29. La demandante argumentó que el signo solicitado tiene distintividad adquirida de conformidad con el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486. 30. De conformidad con lo anterior, se tratará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007: “En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado.

La Decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura”. La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: 1. Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo. 4 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y

79. DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE GACETA OFICIAL 25/01/2016 37 de 41 Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial5 y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” (Proceso 92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28 de setiembre de 2004). 5 Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela.

Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público”. GACETA OFICIAL 2. 25/01/2016 38 de 41 Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. 3. De la prueba del uso constante. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso, real, efectivo y constante en el mercado.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de productos y servicios que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los GACETA OFICIAL 25/01/2016 39 de 41 supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 4. Determinación de si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva6. Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 6 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). GACETA OFICIAL 25/01/2016 40 de 41 Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial”. 31. Como corolario de lo anterior, el Tribunal recalca que para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, la corte consultante debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad.

La corte consultante debe determinar si el signo FORMA (mixto) es de uso común o descriptivo en la Clase 20 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

SEGUNDO: La corte consultante deberá establecer si el signo solicitado es evocativo de “muebles” y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

TERCERO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

Para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, la corte consultante debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era GACETA OFICIAL 25/01/2016 41 de 41 distintivo se ha convertido en tal por su uso, real, efectivo y constante en el mercado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú