Año XXXIII – Número 2713 Lima, 18 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 126-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00212-00. Actor: CORPORACIÓN REY S.A. Marca denominativa IDEAL PROCESO 153-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: LES LABORATORIES SERVIER. Patente: “NUEVA SAL DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN” Expediente Interno: 2011-00440-00 PROCESO 171-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio se interpretará el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima. Apelante: TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG. Marca: “TIENDAS OECHSLE” y logotipo. Expediente Interno: 7723-2012-0-1801-JR-CA-15 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA 18/04/2016 DE LA COMUNIDAD 2 de 47 ANDINA PROCESO 126-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno N° 2008-00212-00. Actor: CORPORACiÓN REY S.A. Marca denominativa IDEAL. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 0816 de 18 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2008-00212-00. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de septiembre de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. GACETA OFICIAL 18/04/2016 3 de 47 Partes: Demandante: CORPORACiÓN Demandada: LA NACiÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO. Tercero Interesado: REY S.A. COLOMBIANA DE INDUSTRIA Y IDEAL FASTENER CORPORATION.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad IDEAL FASTENER COPORATION, el 22 de julio de 2005 solicitó el registro como marca del signo denominativo IDEAL, para amparar los siguientes productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza: "encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales". 2.

Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad CORPORACiÓN REY S.A., formuló oposición sobre la base de su solicitud para el registro de la marca denominativa IDEAL (productos de la Clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza). 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 23739 de 31 de julio de 2007, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado.

Argumentó que la solicitud base de la oposición fue denegada mediante la Resolución No. 21776 de 18 de agosto de 2006 y, por lo tanto, el fundamento de la oposición desapareció. 4. La sociedad CORPORACiÓN REY reposición yen subsidio de apelación. S.A., presentó recurso de 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 30666 de 24 de septiembre de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. 6.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 2409 de 31 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 2 GACETA OFICIAL 18/04/2016 4 de 47 7. La sociedad CORPORACiÓN REY S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones anteriormente mencionadas. 8.

Mediante providencia de 25 de junio de 2014, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Manifiesta, que el mejor derecho que tiene IDEAL FASTENER CORPORATION sobre la expresión IDEAL está en entre dicho; en Perú se está tramitando una demanda iniciada por CORPORACiÓN REY S.A. El fallo final influiría en los procesos que se tramitaron en Colombia, incluyendo el presente proceso.

Como la demanda que se cursa en Perú está llamada a prosperar, definitivamente incidiría de manera directa en la suerte de la marca IDEAL (Clase 26), que en Colombia se tramita a nombre de la sociedad CORPORACiÓN REY S.A., Y también la que se tramita a nombre de IDEAL FASTENER CORPORATION. 10.lndica, que se debió suspender el proceso de registro de la marca denominativa IDEAL, mientras se decide el proceso judicial en Perú. Esta figura de la suspensión mientras hay disputas judiciales es de aplicación en Perú. Si bien no hay norma expresa que prevea esta figura, es perfectamente viable en el sistema comunitario andino. 11.

Expresa, que en "Colombia se aplicó indebidamente esta norma contenida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues se concedió una marca sin considerar el derecho de prelación que le asiste a otra persona sobre la misma expresión, derivado no sólo de un mismo trámite en este país sino de otro trámite de registro en otro país, el cual está pendiente de ser definido por un trámite judicial cuya suerte tendrá incidencia directa en lo que aquí se decida, de manera que resultan nulas las decisiones adoptadas ya que el camino a seguir era el de declarar la suspensión del proceso administrativo y no el de entrar a decidir el fondo sobre un asunto cuya suerte puede cambiar dependiendo de lo que se decida en otro proceso". 12.Adiciona, que lo anterior está respaldado en las garantías constitucionales, en especial en el derecho al debido proceso.

También se encuentra soportado en los principios que rigen la función administrativa. 13.lndica, que se está vulnerando la Convención General Interamericana sobre Protección de Marcas y Comercial. 6 lv 3 GACETA OFICIAL b. Argumentos de la contestación 18/04/2016 5 de 47 de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 14.Señala, que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es inequívocamente el ordenamiento legal vigente y aplicable en materia de Propiedad Industrial. 15.lndica, que en virtud del principio de legalidad, una vez producido y en firme un acto administrativo, no puede ser suprimido ni apartado de la vida jurídica mientras no haya sido declarado nulo. 16.

Expresa, que de conformidad con lo anterior, no resulta procedente la suspensión pretendida por el demandante, ya que encontrándose en firme la resolución que negó el registro de la marca IDEAL para la CORPORACiÓN EL REY S.A., no hay lugar para aplicar la causal contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Por parte del Tercero Interesado. 17.EI apoderado de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, en la contestación de la demanda dice atenerse a las pruebas que resulten en el debate jurídico y que estén ajustadas a derecho.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 18. La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.' 19. Se hará la interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 20. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. El análisis de registrabilidad cuando se negó el registro de la marca sustento de la oposición. B. ¿Se debería suspender el trámite de registro de una marca cuando está pendiente una controversia judicial que pudiera afectar el mismo? b Decisión 486 U( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". 4 GACETA OFICIAL D. 18/04/2016 6 de 47 ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. EL ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD CUANDO SE NEGÓ REGISTRO DE LA MARCA SUSTENTO DE LA OPOSICiÓN. EL 21. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que la solicitud base de la oposición fue denegada mediante la Resolución No. 21776 de 18 de agosto de 2006 y, por lo tanto, el fundamento de la oposición desapareció. Sostuvo que una vez en firme la resolución que negó el registro de la marca IDEAL para la CORPORACiÓN REY S.A., se tornó en inaplicable la causal contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 22.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. 23. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 24.

El último párrafo siguiente: del artículo 147 de la Decisión 486 prevé lo "La interposición de una oposicron con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente". 25. De los artículos mencionados se desprende que si se llegare a negar el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta quedaría sin sustento. B. ¿SE DEBERíA SUSPENDER EL TRÁMITE DE REGISTRO DE UNA MARCA EN COLOMBIA CUANDO ESTÁ PENDIENTE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL EN EL PERÚ QUE PUDIERA AFECTAR EL MISMO? 6 ~\V ~ 26.

La demandante argumentó que se debió suspender en Colombia el proceso de registro de la marca denominativa IDEAL, mientras se decide el proceso judicial en el Perú. La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que no era procedente la suspensión pretendida por la demandante. Indicó que, en virtud del principio de legalidad, una vez producido y en firme un acto administrativo, no puede ser suprimido ni apartado de la vida jurídica mientras no haya sido declarado nulo. 5 GACETA OFICIAL 27.

De conformidad propuesto. con 18/04/2016 lo anterior, el Tribunal abordará 7 de 47 el tema 28. Las resoluciones que conceden y deniegan registros de marcas, una vez se encuentran en firmes gozan de presunción de legalidad. Esto quiere decir que despliegan sus efectos jurídicos y deben ser acatadas mientras no sean declaradas nulas mediante los procedimientos contencioso administrativos previstos en cada uno de los países miembros. 29.

No obstante lo anterior, mediante el principio de complemento indispensable", la normativa interna podría regular la figura de la suspensión del trámite de registro de marcas, mientras se resuelve otro proceso nacional o internacional que influya en su resolución, sobre todo si lo que busca es expedir decisiones coherentes y armónicas. 30.

Este principio se encuentra sustentado en el artículo Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: 276 de la "Artículo 276 Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros". 31. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si en la normativa colombiana se consagra la figura de la suspensión por litispendencia, con el objetivo de establecer si es aplicable o no en el proceso interno. En virtud de lo anteriormente expuesto, 2 Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: "(,..) no es posible la expedición de nonnas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas".

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena W 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir nonnas sobre asuntos regulados por las notmes comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar nonnas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normss comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia nonna comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio." (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril 2010). 6 GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL SIGUIENTE 18/04/2016 i';¿..Ju311CIA uc LA.

CO;~¡uN¡uJI,O ANDiNA 8 de 47 ¿¡'~JrfE ~L PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: De una lectura de los artículos 136 literal a) y 147 último párrafo de la Decisión 486, se desprende que si se llegare a negar el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta quedaría sin sustento.

SEGUNDO: Mediante el principio de complemento indispensable, la normativa interna podría regular la figura de la suspensión del trámite de registro de marcas, mientras se resuelve otro proceso nacional o internacional que influya en su resolución, sobre todo si lo que busca es expedir decisiones coherentes y armónicas. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si en la normativa colombiana se consagra la figura de la suspensión por litispendencia, con el objetivo de establecer si es aplicable o no al proceso interno. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que partiCiParo~e{?:~~7n Cecilia l.utsa AyllóftQuinteros MAGISTRADA \ -, __~í·jt¡l-lQ¡ Hernán.o~~r~ Zambrano ~GISTRADO ( 7 GACETA OFICIAL 18/04/2016 9 de 47 sez"o. 1-,1;..a De acuerdo ':nn si ~:rt;c',l:r:) 00 (~e! Estatuto d,:;l T:;!:,:;.'p:·¡l, ~:í:-";é~!n;:'ui;.;:--ne!ltl:? b prese~te truerpreracron t'reJuo,clal el Presidente y,,,::-,,_ -'.{¿1,(_~ iIr/t(~~~ - PRESIDENTE.-.~ ~Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

I r PROCESO 126-IP-2015 I 8 GACETA OFICIAL 18/04/2016 10 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 153-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: LES LABORATORIES SERVIER. Patente: "NUEVA SAL DE PERINDOPRIL y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN" Expediente Interno: 2011-00440-00. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. Mediante Resolución 1/2016 de 15 de enero de 2016 se resolvió conceder licencia por enfermedad al Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez y, en consecuencia, no participa en du adopción. VISTOS: El Oficio 1000 de 7 de abril del 2015, recibido por este Tribunal el 9 de abril del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00440-00.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 08 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Demandante: A ~( LES LABORATORIES SERVIER. GACETA OFICIAL Demandado: 18/04/2016 11 de 47 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 4 de noviembre de 2004, la sociedad LES LABORATORIES SERVIER presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente para la invención denominada "NUEVA SAL DE PERINDOPRIL y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN". 2.

El 11 de enero de 2008, mediante oficio 397, se notificó al solicitante el resultado del examen de patentabilidad efectuado por el Jefe de la División de Nuevas Creaciones, que manifestaba que el requisito de nivel inventivo no se cumplía a cabalidad. 3. El 19 de mayo del 2008, la sociedad LES LABORATORIES SERVIER dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio 397, y modificó su solicitud de patente. 4.

El 11 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, notificó al solicitante el Oficio 10568, respecto de la claridad de las reivindicaciones. 5. El 20 de enero de 2010, la sociedad LES LABORATORIES SERVIER dio respuesta a las observaciones y manifestó que no existe ningún motivo para desvirtuar el nivel inventivo de la materia reivindicada. 6.

El 10 de marzo del 2011, el Superintendente de Industria y Comercio por Resolución 12643, decidió denegar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "NUEVA SAL DE PERINDOPRIL y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN", por falta de nivel inventivo. 7. El 12 de abril de 2011, la sociedad LES LABORATORIES SERVIER interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 33153 el 21 de junio de 2011 confirmando la negación del privilegio de patente. 8.

Inconforme con esta decisión, LES LABORATORIES SERVIER presentó acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 12643 de 10 de marzo de 2011 y 33153 de 21 de junio de 2011, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. (\ {; f 2 GACETA OFICIAL 9. 18/04/2016 12 de 47 Mediante providencia de 7 de abril del 2015, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la acción de nulidad:

10. LES LABORATORIES SERVIER, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que existe una incorrecta interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la solicitud de patente sí tiene nivel inventivo. Que la solicitud presentada tiene carácter inventivo porque busca proveer una nueva sal de perindopril con mayor estabilidad y biodisponibilidad y que por consiguiente no presenta los inconvenientes conocidos del compuesto perindopril en relación al almacenamiento y/o degradación. Que para determinar la existencia de nivel inventivo se tienen que apreciar las circunstancias particulares del caso, en especial las diferencias que se presentan entre el invento y el estado de la técnica.

De igual forma, el examinador a cargo del caso deberá alejarse de consideraciones subjetivas y basar su análisis en una apreciación objetiva y técnica de la invención, teniendo en cuenta la realidad y circunstancias determinadas en el momento en que surgió la invención. Que si bien la invención debe ser resultado de una actividad creativa del hombre, ello no significa que no puedan usarse procedimientos y etapas generales de métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, como es el caso de la producción de sales.

Que se debe tener en cuenta que la presente solicitud se refiere en particular a una sal de perindopril con argina que es una característica fundamental de la presente invención y la misma resuelve un problema técnico planteado. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad:

11. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de la República del Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3 GACETA OFICIAL 18/04/2016 13 de 47 - La patente solicitada por el demandante hace referencia a una sal de argina de perindropil y sus hidratos, así como sus composiciones farmacéuticas carentes de nivel inventivo, violando por ende, lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486. - Que las mejora en estabilidad y biodisponibilidad tal, dado que no hay resultados que biodisponibilidad. en las sales, no es presenten mayor - Que existe una ausencia de efecto técnico sorprendente persona conocedora de la materia.

B. para la NORMAS A SER INTERPRETADAS. 12. El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, los cuales se interpretarán por ser procedentes. C. MATERIAS A SER TRATADAS: 1. Los requisitos de patentabilidad. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.

Aplicación del Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención. 2. El nivel inventivo en relación con la combinación conocidos. de compuestos 3. El Manual Andino de Patentes. Su valor Jurídico. D. ANALlSIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. 1. Los requisitos de patentabilidad. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.

Aplicación del Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención. 13. En el presente proceso la sociedad LES LABORATORIES SERVIER presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), solicitud de patente para la invención denominada "NUEVA SAL DE PERINDOPRIL y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN".

Consecuentemente, resulta necesario referirnos al concepto de invención. La Jurisprudencia ha Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. ( ) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 4 GACETA OFICIAL 18/04/2016 14 de 47 establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual "( ) la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico"." Este Tribunal reiteradamente ha expresado que "( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industría"." 14.

De conformidad con lo anterior y a fin de analizar el tema de los requisitos de patentabilidad en relación con el caso sub lite, como en ocasiones anteriores, el Tribunal, se remitirá al proceso 104-IP-2013, Patente: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA", interpretación prejudicial de 16 de julio de 2013, en el cual desarrolló el tema planteado. 15.

El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 Y 19 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención 16. 2 3 ~ [? I Sobre este requisito la doctrina ha señalado que "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC. Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.OAC. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 GACETA OFICIAL 18/04/2016 15 de 47 "Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido." 17. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: "Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) "Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado". b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad" "( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible". e) "Carácter Universal de la Novedad" "( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero".

"( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país". d) "Carácter público de la novedad" "( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente". 5 18.

Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 19.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 20. En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo".

Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. 21. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que 4 5 6 ZUCCHERINO, Daniel R., "MARCAS Perrot. 1997. Pág. 150. Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL". Editado por Abelcdo CABANELLAS, Guillermo.

"DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07 -IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004). SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 6 GACETA OFICIAL 18/04/2016 16 de 47 antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 22.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. 23. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios en relación a este tema que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con 7 GACETA OFICIAL 17 de 47 18/04/2016 base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad".' 24. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: "a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. e) Determinar cuál es el contenido (anterioridades) en la fecha de prioridad. del Estado de la Técnica d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica"." b) Nivel Inventivo 7 8 t.. ~-,.~ ".\¡; \ b. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 N° 428. de 16 de abril de GACETA OFICIAL 18/04/2016 18 de 47 25.

Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. 26.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente. 30.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención"." 27.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de \ \1 \f 9 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cil. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 9 ANDINA. GACETA OFICIAL 18/04/2016 19 de 47 cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo.

El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y, - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? 10 GACETA OFICIAL 18/04/2016 20 de 47 Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AS donde A y S son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y S, no habrá nivel inventivo. Í\\ \ b\: \ 11 (; ~\~ GACETA OFICIAL 18/04/2016 21 de 47 En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos condiciones de plantearse el problema?; medios en la materia en - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel. t'IVO.()" Inven.1o 28.

Sobre el análisis de novedad en relación con los compuestos químicos, el Tribunal considera pertinente adoptar los criterios plasmados en el Manual Andino de Patentes: "9.4.4.1. Química Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo.

Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación. En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricación, para que haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado.

Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general. Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad.

Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad.

Si un compuesto tiene varios isómeros o esteroisómeros, cada uno de ellos se considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado o 10 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 12 GACETA OFICIAL 18/04/2016 22 de 47 no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos. Si ya han sido mencionados no son nuevos a condición de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separarlo y aislarlo en fecha de publicación de este documento.

En este caso de productos naturales, hay que señalar que su actividad por sí sola (sin fórmula química o características físicoquímicas) no es suficiente para definir sin ambigüedad el producto. Si un producto es conocido en forma purificada, por ejemplo por su actividad y parámetros, una reivindicación que tenga por objeto la fórmula del compuesto no sería nuevo.

Cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran en parte del estado de la técnica y que no aprecia ningún efecto nuevo en el campo de solapamiento". 29.

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 30. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad".

Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda"." 31. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado. 32.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que "Tal y como lo establece Gómez Segade (oo.) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la 11 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. (\ ~f 13 GACETA OFICIAL 18/04/2016 23 de 47 invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )".12 c) Susceptibilidad de aplicación industrial. 33.

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486. 34. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 3.

El nivel inventivo en compuestos conocidos. relación con la combinación de 35. Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante sostuvo que la invención cuya patente se solicita "( ) tiene carácter inventivo porque busca proveer una nueva sal de perindopril con mayor estabilidad y biodisponibilidad y que por consiguiente no presenta los inconvenientes conocidos del compuesto perindopril en relación al almacenamiento y/o degradación", mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, afirma que la patente solicitada "( ) hace referencia a una sal de argina de perindopril y sus hidratos, así como sus composiciones farmacéuticas carentes de nivel inventivo", en tal virtud, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. 36.

Para el propósito indicado, se transcribe lo expuesto por este Tribunal en la interpretación prejudicial No. 198-IP-2006 de 25 de enero de 2007 que hace referencia a este tema 13: "En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. 12 13 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004.

Caso: solicitud de patente ''TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9- OXO-TAX-11-EN-13-ILO", publicado en la G.OAC. No. 1061 de 29 de abril de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Patente: "UNA COMPOSICiÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA". 14 PARA LA PREVENCiÓN GACETA OFICIAL 18/04/2016 24 de 47 Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Al efecto, vale la pena citar que: "Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos"." 37.

En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto. 38. Daniel R. Zuccherino, en su libro "PATENTES DE INVENCiÓN", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: "Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay lnvento.:" 39. 14 15 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCION", 15 Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL 18/04/2016 25 de 47 genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. 40. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. 41.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: "La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (Proceso N° 21-IP-2000.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). 42. Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, "las oficinas de patentes puedan hacer 16 GACETA OFICIAL 18/04/2016 26 de 47 un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención".

(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.)". 43. Finalmente, hay que tener en cuenta lo que establece el Manual para el examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, el cual sobre el tema, expresa lo siguiente: "Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural sólo separarlo.

Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación. En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricación, para que haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado.

Una formula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de la formula qenerar"." "La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos. No es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en relación (carácter técnico) entre ellos.

La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: -¿estaba un técnico con conocimientos condiciones de plantearse el problema?; ¡~ {< f 16 medios en la materia en Manual para el examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 70 a 71. Disponible en http://www.comunidadandina -org/publiclpatentes/pdf. 17 GACETA OFICIAL 18/04/2016 27 de 47 -¿de resolverse en la forma en que se reivindica?; y, -¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo"." 3.

El Manual Andino de Patentes. Su valor Jurídico. 44. El Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico del Manual Andino de Patentes. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el proceso 09-IP-2014, magistrado ponente José Vicente Troya Jaramillo: "En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comisión de la Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Países Miembros 18 y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.

Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, U( ) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486).

En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas." ( ) El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y J tt 17 18 Ibídem, págs. 76 a 78. Recordemos que Venezuela fue parte de la Comunidad Andina hasta el año 2005, por lo que formó parte de la elaboración de este Manual. 18 GACETA OFICIAL 18/04/2016 28 de 47 utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada.

El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador; en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario. Lo que sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí solo".

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: ANDINA EMITE EL PRIMERO: El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 Y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 16 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la "no obviedad", esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

SEGUNDO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las A {! f 19 GACETA OFICIAL combinaciones industrial. si son 18/04/2016 novedosas, tienen altura inventiva 29 de 47 y aplicación TERCERO: El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador; por lo que no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario.

Lo que sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí sólo. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. 20 GACETA OFICIAL 18/04/2016 30 de 47 ~g® De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación p:ejUdicial el Presidente y el. r! /1 r > Jl-t,1,'''<> ~/ Dr. He !~.~ /~/ /./,,/ ':> ( án Romero Zambrano RESIDENTE -. ~-./_~'~ r.."-' __ ~C:=-~~~ni 1 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 153-IP-2015 21 GACETA OFICIAL 18/04/2016 31 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 171-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio se interpretará el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima. Apelante: TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG. Marca: "TIENDAS OECHSLE" y logotipo. Expediente Interno: 7723-2012-0-1801-JR-CA-15. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. Mediante Resolución 1/2016 de 15 de enero de 2016 se resolvió conceder licencia por enfermedad al Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez y, en consecuencia, no participa en du adopción. VISTOS: El Oficio 7723-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú solicitó la interpretación prejudicial dentro del proceso interno 0-1801-JR-CA-15.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 08 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Apelante: TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG. GACETA OFICIAL 32 de 47 18/04/2016 Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: TIENDAS PERUANAS S. A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: f 1.

El 2 de junio de 2008, Javier Alesandri Hernández Casahuamán, solicitó el registro de la marca TIENDAS OECHSLE y logotipo (mixta) para distinguir prendas de vestir en general de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 20 de agosto de 2008, Augusto José Rey Vallarino y Javier Alesandri Hernández Casahuamán, manifestaron que mediante contrato de cesión de 20 de agosto de 2008, Javier Alesandri Hernández Casahuamán, transfirió a favor de Augusto José Rey Villarino los derechos sobre la solicitud. 3.

El 24 de agosto de 2008, se publicó el extracto de la solicitud en el diario oficial "El Peruano". 4. El 12 de septiembre de 2008, Tomás Carlos Oechsle Sigg formuló oposición alegando básicamente que la marca de TIENDAS OECHSLE es una copia de su apellido paterno. 5. El 3 de octubre de 2008, Augusto José Rey Vallarino, oposición. 6. El 16 de diciembre de 2008, Tiendas Peruanas S.A. manifestó que Augusto Rey Vallarino, mediante contrato de 3 de noviembre de 2008, le cedió los derechos de la solicitud. 7.

El 08 de abril de 2009, mediante Resolución 000892-2009/CSDINDECOPI se declaró infundada la oposición formulada por el señor Tomás Carlos Oechsle Sigg y se concedió el registro de la marca solicitada. 8. El 7 de mayo de 2009, Tomás Carlos Resolución 000892-2009/CSD-INDECOPI. 9. El 19 de abril de 2009, mediante Resolución 0856-2010ITPIINDECOPI se declaró nula la Resolución apelada 000892-2009/CSD- 2 Oechsle contestó Sigg, apeló la la GACETA OFICIAL 18/04/2016 33 de 47 INDECOPI tras verificarse que con anterioridad a la fecha de presentación de registro el señor Wilson Romero Ríos (hoy INVERSIONES OECHSLE S.A.C.) solicitó el 23 de octubre de 2007 el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación OECHSLE para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que la Comisión haya tenido en consideración dicha solicitud al momento de realizar el examen de registrabilidad. 10.

El 16 de septiembre de 2010 mediante Resolución 2007-2010/CSDINDECOPI se declaró infundada la oposición formulado por el señor Tomás Carlos Oechsle Sigg y se concedió el registro de la marca de producto solicitada por Tiendas Peruanas S.A. 11. El 14 de octubre de 2010, el opositor Tomás Carlos Oechsle Sigg interpuso recurso de apelación contra la Resolución de primera instancia administrativa. 12.

El 24 de septiembre de 2012, mediante Resolución 1767-2012ITPIINDECOPI se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el opositor contra la Resolución 2007-2010/CSDINDECOPI. 13. El 12 de noviembre de 2012, Tomás Carlos Oechsle Sigg interpuso demanda contenciosa administrativa a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 1767-2012ITPI-INDECOPI. 14.

EI17 de abril de 2013 ellNDECOPI 15. El 27 de mayo de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución número Nueve, el Juzgado Vigésimo Sexto de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda. 16. El 11 de junio de 2014 Tomás Carlos Oechsle Sigg interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada. 17.

Mediante providencia de 30 de enero de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando que se pronuncie respecto a: - contestó la demanda.

En caso de que una disposición de derecho interno como el artículo 161.1 de la Ley 27444 establezca mejores cond iciones para un administrado que una norma comunitaria como el artículo 146 de la Decisión 486, ¿cuál de ellas debe prevalecer en el caso concreto? ~\ 3 GACETA OFICIAL 18/04/2016 34 de 47 - Ante la formulación de nuevos argumentos de oposición fuera del plazo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 y en caso éstos nuevos argumentos tengan por objeto denunciar la existencia de indicios de la comisión de un acto de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión Andina 486.

¿Puede elevarlos a la autoridad administrativa competente para resolver la oposición formulada? - Cuáles son los alcances y la oportunidad para evaluar la existencia de los actos de competencia desleal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Argumentos administrativa: 18. contenidos en la demanda contenciosa El señor TOMÁS OECHSLE SIGG, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Sostiene que el signo solicitado es una copia del apellido paterno de la familia OECHSLE. - Afirma que desde el siglo XIX la familia Oechsle ha sido propietaria de la tienda de artículos de lujo, ropa, zapatos y artículos domésticos en la Plaza de Armas.

También han sido propietarias de las tiendas Oechsle con productos de cristalería, juguetes y ropa de niño. - Enuncia que se quiere registrar una marca prácticamente idéntica y por ende confundible o asociativa con su apellido paterno y con la otra empresa Tiendas Oechsle sin disponer de la respectiva autorización. Argumentos de la contestación administrativa (INDECOPI): 19. a la demanda contenciosa El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Argumenta que solo al momento de la oposición se deben exponer todos aquellos motivos por los cuales se considera que el registro de un determinado signo afectaría sus derechos. - Afirma que no se ha acreditado que el apellido Oechsle sea identificado de una manera equívoca por parte del público consumidor por lo que de ninguna manera afectará a su identidad o prestigio. 4 GACETA OFICIAL - 18/04/2016 Sostiene que se ha llegado a la conclusión de que el signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna prohibición. Argumentos de la contestación administrativa (Tercero Interesado): 20. 35 de 47 a la demanda contenciosa En el expediente no obra la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte de la empresa TIENDAS PERUANAS S.A. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia: 21.

El Vigésimo Sexto Juzgado Permanente de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, al concluir que el que interpone apelación debe fundamentarla indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.

Argumentos del Recurso de Apelación: 22. Tomás Carlos Oechsle manifiesta lo siguiente: Sigg, dentro de su recurso de apelación - Afirma que la ley no prohíbe que los fundamentos y alegaciones la oposición se amplíen luego de presentada la oposición. de - Enuncia que la autoridad de oficio puede denegar el registro de una marca si luego del examen de registrabilidad, la marca se encontrara incursa en alguna causal para no registrarla independientemente de que dicha causal no haya sido manifestada por el opositor.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 23. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. Se interpretarán las normas solicitadas por ser aplicables al caso en análisis. Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. t 5 GACETA OFICIAL 18/04/2016 36 de 47 De oficio se interpretará el artículo 136 literal e) de la Decisión 4862.

C. CONTENIDO DE LA PONENCIA 24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Preeminencia de la norma comunitaria. 2. De la oposición al registro de una marca. (nuevos argumentos fuera del plazo establecido en la Decisión 486). 3. El registro de un apellido como marca. 4.

El registro de una marca para perpetrar un acto de competencia desleal. D. ANALlSIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. 1. Preeminencia de la norma comunitaria. 25. Tomás Carlos Oechsle Sigg, en su escrito de demanda de impugnación de resolución administrativa afirma que "( ) en parte alguna de la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial para la Comunidad Andina, ni tampoco el Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial, ni por último de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) se establece que el Opositor a un registro de marca deba formular todos sus argumentos en el escrito de Oposición", y que luego de esto se prohíba tomar en cuenta argumentos adicionales que se hayan expuesto a lo largo del procedimiento administrativo para mayor fundamento de la oposición. 26.

En vista de tales argumentos, como quiera que en el presente proceso se plantea la aplicación de la normativa interna por vacío de la norma comunitaria o simplemente su falta de aplicación y para pronunciarnos acerca del cuestionamiento formulado por el Juez Consultante, esto es: "( ) En caso de que una disposición de 2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: signos cuyo uso en el comercio afectara (..) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 6 GACETA OFICIAL 18/04/2016 37 de 47 3 derecho interno como el artículo 161.1 de la Ley 27444 establezca mejores condiciones para un administrado que una norma comunitaria como el artículo 146 de la Decisión Andina 4864• ¿Cuál de ellas debe prevalecer en el caso concreto?", resulta pertinente abordar el tema de la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y su operatividad en relación con el principio de complemento indispensable. 27.

Para lo anterior se reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 36-IP-2012. "El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de "Preeminencia del Derecho Comunitario Andino", soportándolo en otros principios: el de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". 28.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. 29.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de 3 4 Artículo 161.- Alegaciones. 161.1. Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver. Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. ~ k, f 7 GACETA OFICIAL 18/04/2016 38 de 47 Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004;

Proceso 34-AI- 2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990;

Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 30. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 31.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: del Ordenamiento "En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales".

(Proceso 01-AI- 2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). 32. t Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última.

Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 8 GACETA OFICIAL 18/04/2016 39 de 47 "( ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). 33.

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 34.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio." (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010)". 35.

Para contestar la pregunta formulada por la Corte Consultante, en relación a cuál norma debe prevalecer, si la norma comunitaria o la disposición de derecho interno, el Tribunal advierte que la norma comunitaria establece un plazo para presentar la oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca y, por lo tanto, no es aplicable ninguna norma nacional en cuanto al término para presentar oposiciones. 2.

De la oposición al registro fuera del plazo establecido \ \/ de una marca. (Nuevos argumentos en la Decisión 486). 36. El apelante, Tomás Carlos Oechsle Sigg, en antes aludido escrito de demanda de impugnación de resolución administrativa afirma también que la autoridad al momento de resolver no se ha pronunciado sobre todos los argumentos y alegaciones que el opositor expuso para fundamentar su oposición, v.gr., "( ) el plazo de preclusión establecido en el arto 146 de la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial para la Comunidad Andina, exclusivamente se refiere al término para formular la Oposición fundamentada pero ello no prohíbe que los fundamentos y alegaciones de la oposición se amplíen luego de presentada la Oposición".

En definitiva, se alega la falta de aplicación de la norma comunitaria y demás normas internas al resolver el caso concreto, por lo que resulta procedente referirnos al tema de la oposición al registro de la marca, en especial, a la inclusión de nuevos argumentos fuera del plazo establecido en la Decisión 486. 37. Lo arriba manifestado guarda relación con la pregunta formulada por la Corte consultante en el sentido de determinar si ante "( ) la \~ I t t 9 GACETA OFICIAL 18/04/2016 40 de 47 formulación de nuevos argumentos de oposición fuera del plazo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 y en caso éstos nuevos argumentos tengan por objeto denunciar la existencia de indicios de la comisión de un acto de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión Andina 486 ¿Puede evaluarlos la autoridad administrativa competente para resolver la oposición formulada?". 38.

Al respecto debemos manifestar que, como se tiene dicho, quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, la norma comunitaria al usar el término "oposición fundamentada" se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de su oposición. Tan importante resulta este tema, que el artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición. El legítimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional Competente. 39.

Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indicado precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. 40.

Al desarrollar el tema de la "Preeminencia de la norma comunitaria" concluimos que la norma comunitaria establece un plazo para presentar oposición fundamentada al registro de una marca, por lo que resulta evidente que la formulación de nuevos argumentos de oposición fuera de dicho plazo", por más que éstos nuevos argumentos tengan por objeto denunciar la existencia de indicios de la comisión de los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486, no pueden ser evaluados por la autoridad administrativa competente al momento de resolver el trámite de oposición por haber sido presentados de manera extemporánea. 3.

El registro de una competencia desleal. 5 marca para perpetrar Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10 un acto de GACETA OFICIAL 41. 18/04/2016 41 de 47 Finalmente, para absolver la pregunta realizada por el Juez consultante, esto es: "( ) ¿Cuáles son los alcances y la oportunidad para evaluar la existencia de los actos de competencia desleal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión Andina 486?", es necesario puntualizar: El artículo 137 de la Decisión 486, establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 42.

La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 43. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.

El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario.

Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario. 44.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. 45. El análisis que haga el Juez nacional competente, debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 11 GACETA OFICIAL 46. 18/04/2016 42 de 47 Afín a lo manifestado anteriormente, si bien de las normas analizadas se colige que dentro el procedimiento de oposición resulta improcedente que la autoridad administrativa competente evalúe cualquier fundamento o argumento de oposición presentado fuera del plazo establecido en la norma, tampoco es menos cierto que la oportunidad para evaluar los indicios razonables que le permitan inferir que se ha solicitado un registro para consolidar los actos de competencia desleal a los que se hace referencia en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, bien puede ser al realizar el correspondiente examen de registrabilidad conforme a lo dispuesto en el Art. 150 de la antes referida Decisión. 4.

El registro de un apellido como marca. 61. Debido a que en el presente caso, el apelante, Tomás Carlos Oechsle Sigg, aduce que no es viable el registro de la marca TIENDAS OECHSLE y logotipo (mixta) porque es "( ) una copia del apellido paterno de la familia OECHSLE", afirmando además que "( ) desde el siglo XIX la familia Oechsle ha sido propietaria de la tienda de artículos de lujo, ropa, zapatos y artículos domésticos en la Plaza de Armas.

También han sido propietarias de las tiendas Oechsle con productos de cristalería, juguetes y ropa de niño", se hace necesario acudir a la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 57-IP-2003, Marca: "FLORISTERíA JARDíN KENNEDY" (Mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 967, de 18 de agosto de 2003, respecto a la utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc.: "Sobre la causal en referencia, es decir, la utilización como marca de los nombres, apellidos y seudónimos, es preciso anotar, adicionalmente, que a diferencia de lo que ocurría con el literal f) de la Decisión 344, la prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no limita su alcance sólo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo para que se configure el impedimento, el que la utilización del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales. rr 62.

El tratadista Jorge Otamendi ha manifestado sobre el particular que: "Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia.

Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'. En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas ~ t t 12 GACETA OFICIAL 18/04/2016 43 de 47 circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve.

Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia"." 63.

Es de destacar que la doctrina y la jurisprudencia han señalado con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos.

Y, en consonancia con este criterio, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos. 64. Corresponde entonces al Juez Consultante de acuerdo con los elementos fácticos y probatorios que obran en el proceso, definir si efectivamente la utilización de la expresión "OESCHLE" dentro del conjunto denominativo objeto de registro como marca, afecta la identidad o prestigio de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, teniendo en cuenta que la identidad de una persona es el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a los demás, entre los cuales se encuentra su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, mientras que el prestigio implica realce, estimación, renombre y buen crédito. 65.

Para determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de las personas es preciso establecer el conocimiento que pueda existir de éstas en el público consumidor en general, aspecto que viene derivado en la mayoría de los casos: de la publicidad, difusión y explotación de la imagen que se ha hecho de éstas debido a su profesión o actividad, de tal manera que el consumidor tiene una clara y directa remisión a ellas al escuchar u observar ciertas denominaciones o imágenes que los identifican.

Del mismo es pertinente determinar si el signo TIENDAS OECHSLE y logotipo (mixto) que se pretende registrar afectaría de alguna manera la identidad o prestigio de las personas que se buscan proteger. 66. El nombre como medio de identificación del individuo es un atributo de la personalidad que por su naturaleza no se presta a su comercialización. Así, todo lo concerniente al nombre y apellido resulta 6 OTAMENDI, Jorge.

DERECHO Edición 2002. página 96. DE MARCAS, 13 editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta GACETA OFICIAL 18/04/2016 44 de 47 aplicable a los seudónimos, firmas y caricaturas, y se deberá aplicar las mismas consideraciones, siempre y cuando identifique de forma individual a una persona. 67. La normativa andina establece varias salvedades para el registro de los nombres, entre los cuales se encuentra el principio general de que podrán registrarse como marca únicamente cuando corresponda al solicitante o cuando exista la certeza de que la marca a registrar sea identificada por la generalidad del público como distinta al peticionario; en consecuencia, se protegen los nombres que son identificados de forma amplia por el público, debido a su notoriedad.

Esta protección se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre solicitado para su registro corresponda a un nombre totalmente identificable y conocido por el público, pues de lo contrario se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre notorio se solicita, pudiendo únicamente ser la persona titular del nombre, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido. 68.

En el caso que hubiera una solicitud de registro como marca de un nombre perteneciente a un personaje conocido del ámbito político, artístico, social o deportivo, se deberá admitir únicamente cuando el personaje conocido manifieste su consentimiento y rechazarse cuando el que brinda la autorización sea un tercero cuyo nombre coincida con dicho personaje.

EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última. En relación con la consulta formulada sobre cuál norma debe prevalecer en el caso de que una disposición de derecho interno establezca mejores condiciones para un r-, •• {'t 14 GACETA OFICIAL 18/04/2016 45 de 47 administrado que una norma comunitaria, este Tribunal se pronuncia en el sentido que la norma aplicable al caso concreto será la contendida en el ordenamiento jurídico comunitario.

SEGUNDO: Si la norma comunitaria establece un plazo para presentar oposición fundamentada al registro de una marca, resulta evidente que la formulación de nuevos argumentos de oposición fuera de dicho plazo, por más que éstos tengan por objeto denunciar la existencia de indicios de la comisión de los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486, no pueden ser evaluados por la autoridad administrativa competente al momento de resolver el trámite de oposición por haber sido presentados de manera extemporánea.

TERCERO: El artículo 137 consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.

Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.

La corte consultante deberá determinar si el signo mixto TIENDAS OECHSLE y logotipo fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Por otra parte, si bien de las normas analizadas se colige que dentro del procedimiento de oposición resulta improcedente que la autoridad administrativa competente evalúe cualquier fundamento o argumento de oposición presentado fuera del plazo establecido en la norma, sin embargo, la Oficina Nacional competente al proceder a realizar el posterior examen de registrabilidad podría denegar el registro solicitado si tf 15 GACETA OFICIAL 18/04/2016 46 de 47 la norma, sin embargo, la Oficina Nacional competente al proceder a realizar el posterior examen de registrabilidad podría denegar el registro solicitado si llega a tener indicios razonables que dicho registro se solicita para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, al tenor de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con lo dispuesto en el artículo 150 del mismo cuerpo legal.

CUARTO: No son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o sujetos de la caricatura o del retrato.

Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

¿ De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que l (.,Ve ! participaron en su adopción. Cecilia LUiS(;AYIIL ~OS MAGISTRADA \ \ Hernán - ¡J!t§_~fi:j M~DO._ 16 GACETA OFICIAL 18/04/2016 47 de 47 SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 171-IP-2015 17