Año XXXIII – Número 2716 Lima, 20 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 239-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-00182-00. Actor: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA. Marca mixta YOKOMOTOS PROCESO 247-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literal d) y 84 de la misma Decisión Marca: KETOSYN (denominativa). Demandante: LABORATORIOS MEDIHEALTH S.A. Proceso interno Nº. 17811-2013-12888 PROCESO 251-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 172, 258 y 259 de la misma Decisión. Caso: Competencia Desleal marca SALAMANDRAS (denominativa). Actor: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A. Proceso interno Nº. 201100147 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA 20/04/2016 DE LA COMUNIDAD 2 de 60 ANDINA PROCESO 239-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno N° 2009-00182-00. Actor: SOCIEDAD COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA. Marca mixta YOKOMOTOS. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 1520 de 19 de mayo de 2015, recibido por este Tribunal el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 13 y 29 de la Constitución Política, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 136 literal a), 143, 150 Y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que f GACETA OFICIAL 20/04/2016 3 de 60 su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 27 de octubre de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: SOCIEDAD COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA Demandada: Tercero Interesado: LA NACiÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO. COLOMBIANA DE INDUSTRIA y LA SOCIEDAD YOKOMOTOR S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA., el 18 de abril de 2007 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta YOKOMOTOS para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza: "cadenas, batería, bandas de frenos, balineras, bielas, kit de pistones, guayas árboles de levas, comandos, lámparas de alumbrado, válvulas, velocímetros, piñones, pedales de encendido y sus partes, kit de reparación y sus partes, amortiguadores y de más productos de la Clase 12 internacional para motocicletas". 2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 581 del 31 de octubre de 2007. Estando dentro del término legal la sociedad YOKOMOTOR S.A., presentó oposición sobre la base de su marca mixta YOKOMOTOR, para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima". 3.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 26696 de 29 de Julio de 2008, ~ f \ 2 GACETA OFICIAL 20/04/2016 4 de 60 reso'vió deC!::V3í fundéFh la cposición presentada y negó 21 regis:r:) de la marca solicitada. 4. La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA., interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 5.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 34246 del 11 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto. 6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 51510 de 04 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando lo decidido en la resolución 26696 de 29 de julio de 2008. 7.

La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones. 8. Mediante providencia de 20 de mayo de 2014 la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Afirma, que la Superintendencia de Industria y Comercio modificó de manera ilegal la solicitud de registro de la marca mixta YOKOMOTOS, pues extendió su cobertura a vehículos automotores. Lo anterior cambia el sentido y el objeto de la solicitud inicial. La Superintendencia dio por sentado que el Oficio radicado el 9 de julio de 2007 solicitaba una modificación, cuando dicho escrito pretendía dar contestación y aclaración al requerimiento No. 005825 de 15 de mayo de 2007, pero por un error mecanográfico se incluyó a los vehículos automotores.

Dicho error fue corregido en el escrito de contestación a la oposición. La Superintendencia no tuvo en cuenta esto y, por lo tanto, violó el artículo 143 de la Decisión 486. 10. Sostiene, que los signos en conflicto están compuestos por palabras y partículas de uso común, genéricas y descriptivas: YOKO, MOTOR, MOTOS. 11.lndica, que YOKO es un término en idioma japonés que significa "al lado o el lado". 12.lndica, que el elemento relevante en el signo solicitado es el gráfico, mientras en el opositor es el denominativo. 3 GACETA OFICIAL 20/04/2016 5 de 60 '13.Argumenta, que el signo solicitado ampara motocicletas, mientras e: opositor automotor.

No existe conexión competitiva entre los productos amparados. 14. Expresa, que los actos administrativos demandados no se motivaron adecuadamente. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 15.lndica, que los signos en conflicto son confundibles. 16. Agrega, que los productos tienen conexión competitiva. que amparan los signos en conflicto 17.

Sostiene, que la palabra YOKO aunque tiene significado en español no es comúnmente utilizada en nuestro idioma. Por parte del Tercero Interesado. 18. Argumentó, que los signos en conflicto son confundibles aspectos fonético, gramatical e ideológico. en los 19.1ndicó, que el prefijo YOKO no es de uso común. No es comprensible para el consumidor promedio. 20.

Sostiene, que los productos que amparan los signos en conflicto están dentro de la misma clase y tienen los mismos canales de comercialización. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 21. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 13 y 29 de la Constitución Política, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 136 literal a), 143, 150 Y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 22.

No se interpretarán las normas nacionales, ya que el Tribunal no tiene competencia para ello. Sin embargo, se interpretarán las normas comunitarias solicitadas, salvo el artículo 151 que no es pertinente para resolver el caso concreto 1. 1 Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( ) 4 GACETA OFICIAL C. 6 de 60 CUESTiONES A INTERPi<ET AH.S:';:.

A. B. C. D. E. F. G. D. 20/04/2016 La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común, genéricas y descriptivas. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.

La conexión competitiva en productos de la misma clase. La modificación de la solicitud de marca. Oportunidad. Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, integral, autónomo y motivado. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 23.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR son confundibles. 24. Para abordar el tema propuesto, el Tribunal diferenciará cada uno de los mencionados riesgos en el mercado. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: "Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o Artículo 143.· El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. ( ) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. ( )". 5 GACETA OFICIAL 20/04/2016 7 de 60 servicios. o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad".

Sobre el riesgo de confusión manifestado lo siguiente: o de asociación, el Tribunal ha "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: "SHERATON"). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 2 PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMíA GLOBALlZADA".

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente: "La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos 'marca renombrada', 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". 6 GACETA OFICIAL 20/04/2016 8 de 60 Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En el cotejo se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. r-, 7 GACETA OFICIAL 20/04/2016 9 de 60 numerosas Interpretaciones Prejudíciaies, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006." 25. En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores parámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 26. En el proceso interno se procederá a la comparación entre los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR. Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. 27. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013: "El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas", loqotipos", íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". 3 4 "El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: "Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, o producto. (...)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 22a. edición. 2001. marca (RAE), 8 GACETA OFICIAL (~) {r'-,- ''"~,.. 'VVl r(~/:'e.:~rJ ':_;.)-·/i-.J-.(.".,;j,~" 20/04/2016 ",,'"' r,,),.., 10 de 60 I d (;.;I /·;Cllf}rr0 1 I r.1Ltr.~I!~aCrO:::}f1 L..,p·~e¡¿l l ¡ICJ',S,.. de Canagena N° 821 del " ae agosto de 2002, diseno industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La Corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado". 28.

En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR. 9 f GACETA OFICIAL C. ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD POR PALABRAS DE USO DESCRIPTIVAS. 20/04/2016 11 de 60 DE SIGNOS COMPUESTOS COMÚN, GENÉRICAS Y 29. La demandante sostuvo que los signos en conflicto están compuestos por palabras y partículas de uso común, genéricas y descriptivas: YOKO, MOTOR y MOTOS. 30.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para esto el Tribunal reitera la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015. 31. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como elementos descriptivos, genéricos o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 32.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 33. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 34.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas". 35. Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de \ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles". OTAMENDI Jorge.

"DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 10 GACETA OFICIAL 20/04/2016 12 de 60 los -1'C'~¡;':":';: e:: d:ld. (' valor, cestmo, ere. 36. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 37.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 38. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 39.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 40.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate". 41. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras o partículas genéricas conformen un signo distintivo. 42.

La denominación genenca determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento, ya que se crearía una 11 GACETA OFICIAL 20/04/2016 13 de 60 (le un signo deoe ser apreciada en.eíac.on directa C0n los productos o servicios de que se trate. 43. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que se desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 44. Sin embargo, una expresión genérica podría ser distintiva cuando se use para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 45.Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 46. La Corte consultante debe determinar si las expresiones YOKO, MOTOR y MOTOS son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común, genéricas o descriptivas.

D. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO DE MARCAS. EN LA CONFORMACiÓN 47. La demandante argumentó que YOKO es un término en idioma japonés que significa "al lado o el lado". La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que la palabra YOKO aunque tiene significado en español no es comúnmente utilizada en nuestro idioma. 48. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. f 12 GACETA OFICIAL 20/04/2016 14 de 60 49.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto. 50.

Este Tribunal, con un criterio perfectamente 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: aplicable a la Decisión "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(...) Al tenor de lo establecido en el arto 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (...)".

(Proceso N° 69-IP2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 51. La Corte consultante deberá determinar si el término YOKO hace parte del conocimiento común, para de esta manera establecer la distintividad del signo YOKOMOTOS (mixto), de conformidad con lo expresado en la presente providencia. E. LA CONEXiÓN CLASE.

COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA 52. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: "cadenas, batería, bandas de frenos, balineras, bielas, kit de pistones, guayas árboles de levas, comandos, lámparas de alumbrado, válvulas, velocímetros, piñones, pedales de encendido y sus partes, kit de reparación y sus partes, amortiguadores y de más productos de la Clase 12 internacional para motocicletas".

La marca mixta YOKOMOTOR ampara los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima". 53. La demandante afirma que entre los productos signos en conflicto no existe conexión competitiva. que amparan los 13 GACETA OFICIAL 20/04/2016 15 de 60 54.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-IP-2014: "El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El artículo 151 de la Decisión 486 hace viable la utilización de la mencionada clasificación internacional, así: "Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

Para garantizar esto es, que al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: "La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios".

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos? 6 7 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob. Cit. Pág. 278. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005. prejudicial de 19 de octubre 14 GACETA OFICIAL 20/04/2016 16 de 60 oisirnues aunque se encuentren ubicados en la rrusma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, 15 GACETA OFICIAL 20/04/2016 17 de 60 relación entre los productos comercializados también Influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)"). 55. La Corte consultante deberá establecer si efectivamente se trata de productos diferentes. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

F. LA MODIFICACiÓN DE MARCA. OPORTUNIDAD. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 56. La demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio modificó de manera ilegal la solicitud de registro de la marca mixta YOKOMOTOS, ya que extendió su cobertura a vehículos automotores. Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad. 57.

Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro de marcas la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina nacional competente al realizar el examen de forma. f 16 GACETA OFICIAL 20/04/2016 18 de 60 ele ia misma disposición, solo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición. 59. De lo anterior surge una pregunta: ¿qué son los aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: "(,..) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro". (Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003). 60.

Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse 'en cualquier momento del trámite'.

Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: '(...) La limitación o, 17 GACETA OFICIAL 20/04/2016 19 de 60 restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (...) el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado'. (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A. C. N° 236, de 26 de noviembre del mismo año, caso 'MONOJ.

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto. y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones.

Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que 'las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria'.

(Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.G. N°. 177, de 20 de abril del mismo año)". (Proceso 182-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). t: 61. De conformidad con lo anterior, la Corte consultante deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria. 18 GACETA OFICIAL 20/04/2016 20 de 60 62.

Este criterio ha sido adoptado en anteriores Interpretaciones Prejudiciales, dentro de las que se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006; e Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2008, expedida el 13 de febrero de 2008. G. EL EXAMEN DE REGISTRABILlDAD DE REGISTRO DE MARCAS.

AUTÓNOMO Y MOTIVADO. QUE REALIZA LA OFICINA DE OFICIO, INTEGRAL, 63. La demandante argumentó que los actos demandados no se motivaron adecuadamente. administrativos 64. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013. 65.

El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 66. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro." (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: "MONARC-M"). 19 GACETA OFICIAL 67. En '-:um':J " 'L::; 20/04/2016 21 de 60 ~.:"'o;..,!>·'::k-:c'':'X1to·S. ~i T;t.u,'"") ¡i da 18 [':;cisi..:m 486 regula el procecirniento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: "El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA"). 68.Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 8 Se destacan ¡ las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005. 20 GACETA OFICIAL 20/04/2016 22 de 60 69. Por demás, se debe aqreqsr otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.

Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 70. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "(...) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio eaetenteoo'", No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos". En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. 9 f Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012. publicada en 21 GACETA OFICIAL 20/04/2016 23 de 60 Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. e f SEGUNDO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR.

TERCERO: La Corte consultante debe determinar si las expresiones YOKO, MOTOR y MOTOS son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común, genéricas o descriptivas.

CUARTO: La Corte consultante deberá determinar si el término YOKO hace parte del conocimiento común, para de esta manera establecer la distintividad del signo YOKOMOTOS (mixto), de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: La Corte consultante deberá establecer si efectivamente se trata de productos diferentes. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 22 GACETA OFICIAL 20/04/2016 24 de 60 t:i1 ccncordancia cen el ultuno párrafo aei artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. _-/.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ""~. /(iL¿¿O/ Hernán.omejoZarnbrano GISTRADO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. I PROCESO 239-IP-2015 I 23 GACETA OFICIAL 20/04/2016 25 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 26 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 227 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 288de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 29 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 30 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 31 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 32 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 33 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 34 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 35 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 36 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 37 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 38 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 39 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 40 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 41 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 42 de 60 GACETA OFICIAL 20/04/2016 43 de 60 GACETA OFICIAL TRIBUNAL 20/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 44 de 60 ANDINA PROCESO 251-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 172, 258 Y 259 de la misma Decisión. Caso: Competencia Desleal marca SALAMANDRAS (denominativa). Actor: MEDERER GMBH Y TROLLI IBERICA S.A. Proceso interno N°. 2011-00147. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 1594 de 27 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales d) y f) Y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00147.

El auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, A. 111 ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: TROLLI IBERICA S.A. GACETA OFICIAL Demandado: Tercero interesado: 20/04/2016 45 de 60 MEDERER GMBH Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

COLOMBIANA DE SUMINISTROS MÉDICOS HOSPITALARIOS - COLMED LTOA. PROCAPS S.A. Hechos. 1. El 29 de agosto de 2003, la sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios Limitada (COLMED) presentó solicitud de registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa) para distinguir productos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

EI18 de marzo de 2004, la sociedad COLMED transfirió a la sociedad Procaps S.A. la solicitud de registro. 3. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, Mederer GMBH presentó oposición contra la referida solicitud de registro por considerar que la marca SALAMANDRAS (denominativa) fue solicitada con el fin de cometer posteriores actos de competencia desleal.

Manifiesta que: La sociedad COLOMBIANA DE SUMINISTROS MÉDICOS HOSPITALARIOS LIMITADA COLMED, solicitante de la marca, ALlNOVA S.A. y PROCAPS S.A. hacen parte del mismo grupo económico entre cuyas actividades se encuentra la explotación o comercialización de productos alimenticios y entre ellos especialmente gomas de mascar o gomitas. La sociedad Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. conforman un mismo grupo económico.

MEDERER GMBH Y PROCAPS S.A. han tenido relaciones comerciales. PROCAPS S.A. a través de sus filiales fue representante para comercializar gomas de mascar en Colombia producidas en el exterior por MEDERER GMBH Y TROLLI IBÉRICA S.A. PROCAPS adquirió la titularidad de la marca TROLLI en Colombia para competir comercialmente con MEDERER GMBH Y TROLLI IBÉRICA S.A. desponjándolos de un signo notoriamente conocido no solo en Colombia sino a nivel internacional y aprovechando el buen prestigio de los productos TROLLI.

Las gomas de mascar TROLLI tuvieron como referencia, entre otras las siguientes BALLENA SOUR, CATERPILLARS, GLOWWORNS, ORCAS, PUFFS, SALAMANDRAS, SQUIGGLES, TIBURÓN AZUL, CULEBRAS mismas que PROCAPS S.A. solicita éstas mismas referencias como marcas, lo que impediría que MEDERER GMBH Y TROLLI IBÉRICA S.A. continuacen usando tales referencias. 2 GACETA OFICIAL 20/04/2016 46 de 60 4.

El 25 de junio de 2004, mediante Resolución 13829, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado SALAMANDRAS (denominativo). 5. Procaps S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 13829. 6.

El 29 de junio de 2009, mediante Resolución 15602, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 13829. 7. EI19 de noviembre de 2009, mediante Resolución 58572, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 13829 y concedió el registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa). 8.

Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. interpusieron acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Resolución 58572. Demanda que fue admitida a trámite el 2 de diciembre de 2011. 9. El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales d) y f) Y 137 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. TROLLI BERICA S.A. Y MEDERER GMBH interpusieron demanda en la que manifestaron que: 10. No se debió conceder el registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa) toda vez que en la Decisión 486 se encuentra consagrada como causal de irregistrabilidad de un signo distintivo como marca cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o el extranjero. 11.

Mederer GMBH es titular del signo TROLLI en diferentes países. La comercialización de la marca TROLLI realizada por Mederer GMBH incluye el uso de marcas o nombres de referencia, entre ellos la marca SALAMANDRAS (denominativa). 12. Entre Mederer GMBH y las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda. existe una relación comercial. Estas últimas forman parte de un mismo conglomerado económico y cometen actos de competencia desleal al licenciarse las marcas que son propiedad de Mederer GMBH.

Argumentos de la contestación a la demanda. 3 GACETA OFICIAL 20/04/2016 47 de 60 La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. La SIC aplicó el principio de la independencia judicial en el estudio de registrabilidad del signo SALAMANDRAS (denominativo). 14. El acto administrativo acusado, expedido por la entidad demandada se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables a marcas, por lo que no es nulo. 15.

La resolución acusada fue producto de un examen de registrabilidad previo que se hizo para determinar la procedencia del registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa). Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. PROCAPS S.A. y COLMED LTOA. contestaron siguiente: lo 16. La marca SALAMANDRAS (denominativa) posee la suficiente distintividad para ser concedida tanto en las letras empleadas como en el aspecto fonético y demás exteriores gramaticales, conceptuales y auditivos. 17.

Procaps S.A. y Colmed Ltda. nunca han sido distribuidores o representantes de Mederer GMBH ni de Trolli Ibérica S.A. La relación comercial que existió se limitó única y exclusivamente a un "contrato de suministro" y versó única y exclusivamente sobre productos marcados con la expresión TROLLI y en ningún momento se extendió al signo SALAMANDRAS (denominativo), cuya titularidad ostenta Procaps S.A. 18.

La marca SALAMANDRAS (denominativa) en nada guarda similitud con el signo opositor que conlleve a presumir la infracción de derechos de un tercero o la existencia de riesgo de confusión alguno en el público consumidor, ya que la expresión SALAMANDRAS contiene elementos que le dan suficiente fuerza distintiva y capacidad individualizadora.

B. b la demanda señalando INTERPRETACiÓNPREJUDICIAL. 19. Que, los artículos 136 literales d) y f) Y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 20.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 4 GACETA OFICIAL 21. 20/04/2016 48 de 60 Que, el Tribunal interpretará los artículos solicitados 136 literal d) y 1371 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De oficio interpretará los artículos 172, 258 Y 2592 de la misma Decisión. No interpretará el literal f) del artículo 136 por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La acción de nulidad. Su prescripción. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

( )". "Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 2 "Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

( ) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, e) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

( )". 5 GACETA OFICIAL 2. 3. 20/04/2016 49 de 60 Signos idénticos o que se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.

LA ACCiÓN DE NULIDAD. SU PRESCRIPCiÓN. 22. En el proceso interno se aduce la caducidad de la acción, por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 23. Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 24.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 25.

De conformidad con lo anterior yen relación con los actos administrativos que conceden registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 26. Cuando la norma comunitaria utiliza el término "acción", se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas 6 GACETA OFICIAL 20/04/2016 50 de 60 de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 27. 28. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en "acciones especiales de nulidad", por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas".

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: "( ) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia".

2. SIGNOS IDÉNTICOS O QUE SE ASEMEJEN A UN SIGNO DISTINTIVO DE UN TERCERO, CUANDO EL SOLICITANTE SEA O HAYA SIDO UN REPRESENTANTE, UN DISTRIBUIDOR O UNA PERSONA EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR EL TITULAR DEL SIGNO PROTEGIDO. 29. La sociedad demandante manifiesta que el signo SALAMANDRAS (denominativo) fue solicitado para perpetrar actos de competencia desleal ya que es titular de las marcas TROLLI registradas en diferentes países cuya comercialización realizada por MEDERER GMBH incluye el uso de marcas o nombres de referencia entre ellos la marca SALAMANDRAS (denominativa). 30.

Igualmente manifiesta que no se debió conceder el registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa) ya que se encuentra incursa en la causal de 7 GACETA OFICIAL 20/04/2016 51 de 60 irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro. 31.

Este Tribunal ha emitido pronunciamiento 2012, en el cual esgrimió lo siguiente: al respecto en el Proceso 48-IP- La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. 32. El Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse".

En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno.

3. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. CONCEPTO DE ACTO DESLEAL. DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSiÓN, ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR DESVIACiÓN DE LA CLIENTELA Y ACTOS DE COMPETENCIA 3 http://www.rae.es 8 GACETA OFICIAL 20/04/2016 52 de 60 DESLEAL POR APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACiÓN AJENA.

DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. 33. El Tribunal abordará el tema en virtud a que la parte demandante presentó oposición en virtud a que el signo SALAMANDRAS (denominativo) fue solicitado con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal. Para abordar el tema, primero se desarrollarán los conceptos necesarios sobre la competencia desleal.

Este Tribunal seguirá los criterios jurisprudenciales emitidos dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-1P-2009. Concepto de Acto Desleal. 34. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como competencia desleal. En virtud del artículo 1Obis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. 35.

El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 36.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que "son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor". (Proceso 38-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999). 37.

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). 38. "La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de '\ '~ e 9 GACETA OFICIAL 20/04/2016 53 de 60 honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios".

(Narvaez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). 39. Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 40. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)". (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47). 41. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. 2. 3. 42. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

Que el acto o la actividad sean indebidos. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: "En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 10 GACETA OFICIAL 20/04/2016 54 de 60 Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo".

(Proceso 143-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1436, de 1 de diciembre de 2006, marca: COATEL). 43. Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consultante debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de la sociedad demandante. De los actos Industrial. 44. de competencia desleal vinculados a la Propiedad El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa.

Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Actos de competencia desleal por confusión. 45. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: "1.

No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 11 GACETA OFICIAL 20/04/2016 55 de 60 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3.

Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( ). (FLlNT BLANCK, Pinkas: ''Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca: CALCIORAL)".

(Proceso 143-IP-2006, ya citado). 6 46. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, yen especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: "En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. 47.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 12 GACETA OFICIAL 20/04/2016 56 de 60 48.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo." (Proceso 116-IP-2004, ya citado). 49. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 50.

Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo confusión de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase en un acto de competencia desleal. 51.

Se hace esta pequeña diferenciación virtud a que la demandante encuadra su conducta en actos de confusión, imitación y desviación de clientela, sin embargo, en el desarrollo de la demanda no se hace alusión directa a la imitación como acto de competencia desleal, sino más bien, la demanda se centra en los actos de competencia desleal por confusión entre los signos SALAMANDRAS (denominativo) y TROLLI. 52.

Por lo tanto, en el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. Actos de competencia desleal por desviación de clientela. 53.

Respecto a la desviación de clientela, el Tribunal ha manifestado: "En el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos.

Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal. b 13 GACETA OFICIAL 20/04/2016 57 de 60 La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado.

Para el caso particular es muy importante que la Corte consultante determine: • Posible práctica deshonesta: solicitud del registro marcario del signo denominativo ( ). • Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto.

Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habría acto de competencia desleal. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico".

Proceso 54-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALlV RUS MK mixta). Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. 54. El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal. 55. Al respecto el Tribunal ha manifestado: "En un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales.

Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial. En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca".

(Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N°. 2053 de 22 de mayo de 2012, Caso: COMPETENCIA DESELAL 14 20/04/2016 GACETA OFICIAL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHOS MARCARlOS. Balón total 90 aerow). 56. 58 de 60 INFRACCiÓN DE De conformidad con lo anterior, el juez consultante deberá determinar si la acción desplegada por COLOMBIANA DE SUMINISTROS MÉDICOS HOSPITALARIOS LIMITADA Y PROCAPS, cumple los requisitos para ser considerada un acto de competencia desleal relacionado con la propiedad industrial.

De las acciones de competencia desleal. 57. El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. 58. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad. 59.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. 60.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. 61. El artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: ANDINA, EMITE EL PRIMERO: La nulidad relativa, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 15 GACETA OFICIAL 20/04/2016 59 de 60 El Juez consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

TERCERO: Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada.

Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. Si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. 16 GACETA OFICIAL 20/04/2016 60 de 60 Leonor Perdomo Perdorno", ~p'iJR~~, ~ 't~'~ ( / }t~ Hernán Ij-omero Zambrano MAGISTRADO " Luis ost? fM, MAplS a'~~';~ ~ñez ADa De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman i_Qualmentela presen~~. nte",¡et ?/1 LuisJos Brito, P ión:reiUdiCialel Presidentey el sec:~~/;l_~ t W1/1- ~ansecoNúñez SIDENTE -)} ( j/~/~? ~ __ ~ust~~ __'::::, ~------------SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 251-IP-2015 4 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 17