Año XXXIII – Número 2724 Lima, 22 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 336-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo formulado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta). Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. - IMPOBE S.A. Proceso interno: 2011-00079 PROCESO 338-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 241 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, República de Colombia.
Marcas: “SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR DE LO AUTÉNTICO” (mixta), “SOPAS Y POSTRES DE LA ABUELA” (mixta) y “SOPAS Y POSTRES MRG” (mixta). Expediente Interno: 2013238596 PROCESO 343-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: LS IS (mixta).
Demandante: LS CORP. Proceso interno: 1820-2014-0-1801-JR-CA-26 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/04/2016 2 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 336-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo formulado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta). Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. - IMPOBE S.A. Proceso interno: 2011-00079. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 2167 de 7 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 9 de julio de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), i) y 1)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00079, iniciado por IMPOBE S.A. El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, l',1 A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: -. { GACETA OFICIAL 22/04/2016 3 de 49 Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. - IMPOBE S.A Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
DUNA ENTERPRISES S.R.L. Hechos. 1. El 7 de mayo de 2003, Duna Enterprises S.L. solicitó el registro de la marca GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta) para distinguir productos en la Clase 8. 2. Publicado el extracto de la solicitud no se presentaron oposiciones. 3. El 17 de diciembre de 2003, mediante Resolución 35022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta) para distinguir productos en la Clase 8, sin que se presentara recurso alguno en contra de dicha resolución. 4.
Duna Enterprises S.L. concedió licencia de uso de la marca GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta) a Italian Beauty Ltda., sociedad creada en Colombia para comercializar dicha marca. 5. En 2007, IMPOBE S.A interpuso la demanda de cancelación por falta de uso de la marca GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta), demanda que fue posteriormente retirada. 6.
El 18 de febrero de 2011, IMPOBE S.A interpuso acción de nulidad contra la Resolución 35022. 7. El 21 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), i) y 1)de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. IMPOBE S.A interpuso demanda en la que manifiesta que: 8. Italian Beauty Ltda. traduce literalmente "belleza italiana", sin tener ningún vínculo con este país, ya que ni sus socios son italianos, ni la sociedad fue creada en este país, ni sus productos son provenientes de allá como quieren demostrar al público general al utilizar la marca con la expresión GAMA ITAL Y, con el fin de dar a entender que son una serie de productos de belleza italianos y así lucrar creando confusión en los consumidores ya que prefieren un 2 GACETA OFICIAL 22/04/2016 4 de 49 producto europeo que uno chino, argentino, uruguayo o de otro país, como lo demuestra la contestación a un derecho de petición expedido por la Dian en el cual se consigna que las importaciones hechas por Italian Beauty Ltda. han sido un 23.8% de Uruguay, 46.7% de Panamá, 2.95 de Argentina y 26.7% de China, siendo ésta una de las pruebas aportadas a la División de Protección al Consumidor de la SIC mediante las cuales se profirieron las resoluciones 23207 de 30 de abril de 2010 Y 42377 de 13 de agosto de 2010, que sancionaron a Italian Beauty Ltda. por esta conducta, ya que no solo crean confusión con el nombre de la sociedad y la marca sino que además los vendedores ofrecen los productos como italianos sin serios. 9.
La expresión PROFESSIONAL es un término o signo absolutamente irregistrable por ser genérico, descriptivo o evocativo de características o medios de comercialización de servicios de la Clase 8. Así, la SIC debió limitar la comparación jurídico-analítica de la marca registrada GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta). 10. Al haber definido cada palabra por separado, se da a entender que la proyección que da la marca al público en español es "productos Italiano Profesionales".
Uno de los principales requisitos para determinar si una expresión puede ser empleada como marca, es que no induzca a un engaño al público consumidor, y en el caso concreto, no solo lo hace con uno de sus elementos sino con todos ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas, ya que sus productos no son italianos. 11.
Del signo registrado como marca GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta), ninguna palabra es reivindicable y protegible, toda vez que aislada o individualmente considerados, la palabra "gama", según significado del diccionario de la real academia de la lengua española trae como significado: "Serie de elementos que pertenecen a una misma clase o categoría". 12.
En conclusión, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC infringió, por falta de aplicación, el artículo 135 literales g), i) Y 1)de la Decisión 486, al conceder el registro como marca del signo GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto). Más aun cuando esta indicación ya no es solo en cuanto a la calidad sino como indicación geográfica engañosa, no obstante ser evidente en el trámite administrativo que de los elementos lingüísticos del precitado signo, ninguno es susceptible de atribución de derechos de marcas por cuanto todos son genéricos o descriptivos y, en consecuencia, absolutamente irregistrables.
Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. Para el caso concreto, si bien es cierto que se está ante una acción de nulidad simple, es posible establecer que el fin último de ésta es procurar la anulación del acto administrativo a fin de que se cancele el registro de la marca GAMA 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 5 de 49 ITAL Y PROFESSIONAL (mixta).
Sin embargo, la Resolución 35022, por la cual se concedió el registro de la citada marca, fue notificada el 26 de enero de 2004, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno en contra de dicha resolución. Así las cosas, para que resultara procedente la presente acción, la demanda debió ser presentada por el demandante antes del día 26 de mayo de 2004, cosa que no ocurrió, pues como se puede advertir, loa demanda de nulidad fue radicada ante la Jurisdicción el 24 de febrero de 2011. 14.
En relación con el nivel de confusión que puede generarse en relación con la denominación geográfica a la que hace alusión el signo distintivo, es preciso señalar que, contrario a los señalamientos formulados por IMPOBE S.A., no se configuran los presupuestos necesarios para que se configure dicha causal de irregistrabilidad. Si en gracia de discusión, se admitiera que Italia es un país fuertemente caracterizado por sus avances en materia de belleza, no obra en el expediente prueba alguna de su vinculación a los productos comprendidos en la Clase 8, materia de registro, por lo que mal habría de admitirse la configuración de tal denominación de origen. 15.
Sobre la supuesta infracción al artículo 173 de la Decisión 486, la SIC mantiene su posición sobre la registrabilidad de la marca controvertida. En este orden de ideas, al no considerar la existencia de nulidad alguna sobre el registro, tanto en el trámite como a la presente fecha, no estaba obligada a notificar nulidad alguna al titular de la marca. 16.
IMPOBE S.A. no prueba de forma precisa que se haya interpuesto acción alguna por competencia desleal, relacionada con el signo distintivo en conflicto, ante la SIC o la jurisdicción ordinaria. Sobre el particular, resulta claro que IMPOBE S.A. no mencionó con precisión, cuál en su concepto, sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud de marca, ni la persona natural o jurídica que lo perpetró, ni los efectos reales del acto considerado desleal, ni la existencia pasada, presente o futura, de acción alguna en tal sentido.
Argumentos interesado. de la contestación DUNA ENTERPRISES manifestando que: 17. S.L. de la demanda por parte del tercero presentó contestación a la demanda Para el caso concreto, es pertinente advertir, los siguiente hechos: Duna Enterprises S.L. derivó su intención de registro y posterior derecho del signo demandado, de varios registro anteriores obtenidos desde el año 2003, sin contar los concedidos en el año 2005 y 2006, es decir, la marca demandada, si bien no distinguía los mismos productos del certificado demandado, para predicar de ello el concepto de marca derivada, no es menos cierto, que en aras de ampliar su mercado, el cual es incluyente con los productos previamente registrados, presentó dentro de los parámetros establecidos en 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016 6 de 49 la norma comunitaria una nueva solicitud de registro, hecho éste que desde ningún punto de vista constituye un actuar doloso o fraude a la ley. 18.
La expresión GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta), objeto de la presente demanda, no obedece de forma directa y clara a características propias de productos tales como aparatos o dispositivos calentados eléctricamente, tales como pinzas, tenacillas, planchas y plaquetas para rizar, encrespar, alisar y trenzar el cabello; rizadores o encrespadores del cabello calentados eléctricamente.
En efecto, la expresión en mención en nada refiere a características propias de los productos en mención, menos aún, bajo el análisis fraccionado que se hace por parte de IMPOBE S.A 19. No existe desde ningún punto de vista una relación directa entre el signo y los productos objeto de la presente acción. Nótese, como no encaja dentro de ninguna de los supuestos posibles de forma directa y clara alguna característica propia de los productos en mención, en relación con la expresión GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta). 20.
En cuanto al engaño respecto a la indicación geográfica, si no existe conexidad entre las características propias del lugar indicado y el producto para el cual se solicita la protección, el signo se convierte en registrable, como sucedió en el presente caso. En efecto, como se puede apreciar, al incluir la expresión Italy (Italia) en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión a cualidades propias del producto del lugar de origen.
Como Italia no es una zona geográfica que se caracterice e individualice de forma particular por su producción de los productos amparados por el signo en controversia, más aun si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos a la marca en mención, los cuales le otorgan la suficiente distintividad. B.INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 21.
Que, el artículo 135 literales e), i) y 1) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 22. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 23.
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina'. "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de 5 GACETA OFICIAL C. 22/04/2016 7 de 49 CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1.
Irregistrabilidad de signos descriptivos. Signos descriptivos en idioma extranjero. 2. Irregistrabilidad de signos engañosos por la procedencia geográfica. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS. DESCRIPTIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO SIGNOS 24. En el proceso interno se manifiesta que el signo GA.MA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) es un signo en idioma inglés y descriptivo para distinguir los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 25. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 26. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto ( (Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). r. 27.
A ¡~I I Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo ( ) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación. incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
( )". 6 p GACETA OFICIAL 22/04/2016 8 de 49 a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros".
(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SAL TIN y etiqueta). 28. Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar".
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). 29. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado".
(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N°. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 30. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Signos descriptivos. 31. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 32.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 9 de 49 dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 33.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta "¿cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, "( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación".
(Proceso 27-IP-2001, G.O.AC. N°. 686 del 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA", citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A", publicado en la G.O.A.C. N°. 189 de 15 de septiembre de 1995). 34. El Tribunal ha señalado que: "Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza".
El Tribunal continúa diciendo: "La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto ( ) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil".
(Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.AC. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta). 35. El Juez consultante deberá determinar si el signo GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés; posteriormente, el Juez consultante deberá determinar si el signo GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) es descriptivo en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2. 36.
IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS PROCEDENCIA GEOGRÁFICA. ENGAÑOSOS POR LA El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no '_ ! 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 10 de 49 exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado".
(Proceso 82-IP2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891, de 29 de enero de 2003). 37. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: "El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir". (Proceso 38-IP99.
Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 539, de 28 de febrero de 2000). 38. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. 39.
La Corte consultante deberá determinar si el signo mixto GA.MA ITAL Y PROFESSIONAL, podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El Juez consultante deberá determinar si el signo GA.MA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) tendría un significado conocido por el público 9 GACETA OFICIAL 22/04/2016 11 de 49 consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés; posteriormente, el Juez consultante deberá determinar si el signo GA.MA ITAL Y PROFESSIONAL (mixto) es descriptivo en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
SEGUNDO: La corte consultante deberá determinar si el signo mixto GA.MA ITALY PROFESSIONAL, podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adoP.Ción. (¡ / [L~b Cecilia Lu~a Aylloñ-Óuinteros..MAGISTRADA Hernán om ro Zambrano AGISTRADO Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA t¡;;~¿' 1/ Wí~~ i~ez LUiSJOa MAG(s'TRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 2 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 12 de 49 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 336-IP-2015 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016 134 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 14 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 15 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 16 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 17 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 18 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 19 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 20 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 21 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 22 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 23 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 24 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 25 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 26 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 27 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 28 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 29 de 49 GACETA OFICIAL 22/04/2016 30 de 49 GACETA OFICIAL TRIBUNAL 22/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 31 de 49 ANDINA PROCESO 343-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: Ls 15 (mixta).
Demandante: Ls CORP. Proceso interno: 1820-2014-0180 1-J R-CA-26. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El Oficio 1820-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 1820-2014-0-1801-JR-CA-26.
El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. GACETA OFICIAL Demandante: Demandado: 22/04/2016 32 de 49 LS CORP. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1.
El 24 de junio de 2011, LS Corp. solicitó el registro de la marca LS IS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 y servicios en la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, no se presentaron oposiciones contra dicha solicitud dentro del plazo legal. 3.
EI20 de marzo de 2012, mediante Resolución 4943-2012/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó de oficio el registro de la marca solicitada en la Clase 9 por ser confundible con la marca LS LEROY SOMER (mixta) previamente registrada en la misma Clase 9, y otorgó el registro de la marca solicitada en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 13 de abril de 2012, LS Corp. presentó recurso de apelación contra la Resolución 4943-2012/DSD-INDECOPI. 5. EI18 de noviembre de 2013, mediante Resolución 3867-2013/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 4943-2012/050-1 NDECOPI. 6. El 21 de febrero de 2014, LS Corp. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 3867-2013/TPIINDECOPI. 7.
El 22 de diciembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 8. El 7 de enero de 2015, LS Corp. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 22 de diciembre de 2014. 9. El 9 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Contencioso de la Corte.¡ /' e-s:.. ~- 2 GACETA OFICIAL 22/04/2016 33 de 49 LS CORP. interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. Si se realiza el examen comparativo entre la marca solicitada LS IS (mixta) y la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta), se comprueba que son diferentes gráficas, fonética y conceptualmente. Además de tener colores, diseños y elementos diferentes, cualquier consumidor razonable, al pronunciar la marca solicitada LS IS (mixta) dirá L-SIS, mientras que al pronunciar la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) dirá LEROYSOMER, ya que la figura abstracta es impronunciable. 11.
La marca solicitada LS IS (mixta) es específica al momento de detallar los aparatos e instrumentos eléctricos que busca distinguir, mientras que la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) es demasiado genérica. El hecho de que la marca registrada distinga "únicamente aparatos electrónicos y aparatos e instrumentos eléctricos" de la Clase 9, no le confiere derecho sobre todos los productos enumerados en dicha clase internacional. 12.
El hecho que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI consideren que la figura LS representa las letras LS, no le otorga al propietario de la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) exclusividad sobre el uso de dichas letras y no poseen fuerza distintiva. 13. Adicionalmente, es preciso recordar que las marcas, al momento de ser comparadas, deben ser observadas en su totalidad, en su conjunto, sin desmembraciones artificiales.
Por lo tanto, lo que se debe comparar son las marcas LS IS (mixta) y LS LEROY SOMER (mixta), y no los elementos LS e LS, que, cabe resaltar, ni siquiera se parecen. Argumentos de la contestación a la demanda. EIINDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 14. En el presente caso, LS IS (mixto) pretende distinguir algunos de los mismos productos que distingue la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta), a saber, aparatos e instrumentos eléctricos comprendidos en la Clase 9.
En consecuencia, es posible concluir objetivamente que los productos que busca distinguir el signo solicitado LS IS (mixto) están incluidos dentro de los que distingue la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta). 15. El examen de registrabilidad en materia de marcas es un examen de derecho, no de hecho. En ese sentido, para efectos registrales, nada importa si la titular de la marca LS LEROY SOMER (mixta) utiliza ésta solo para distinguir ciertos aparatos e instrumentos eléctricos.
Lo cierto es que su marca se encuentra registrada para distinguirlos en general y, por lo tanto, debe ser protegida. _.<.1 t..J.. 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 34 de 49 '16. I"\preclados los signos en conflicto, es innegable que al coincidir en el empleo de la denominación relevante LS, aplicados además a algunos de los mismos productos, inevitablemente el público incurrirá en confusión respecto al origen empresarial de los mismos.
Incluso, aun cuando asuma que los productos que estos signos distinguen provienen de empresarios diferentes, debido a que coinciden en la denominación relevante LS, se presente el riesgo de que se asuma que entre tales empresarios puede existir algún tipo de relación o vinculación de carácter empresarial u organizativa, cuando ello no es cierto. 17.
Si bien el público consumidor puede no confundir los productos brindados bajo el signo LS IS (mixto) con los productos brindados bajo la marca LS LEROY SOMER (mixta), de modo que compre uno por otro, sí confundirá el origen empresarial de dichos productos debido a que los signos que los distinguen coinciden en el empleo de la denominación relevante LS. 18.
De acuerdo con la descripción de la marca entregada por su titular al momento de solicitar el registro, ésta es precisamente LS LEROY SOMER (mixta). Adicionalmente, refuerza la asociación que el público hará del logotipo con la denominación LS, con la otra denominación que la acompaña LEROY SOMER, cuyas iniciales precisamente dan lugar a la denominación LS que la precede.
Finalmente, cabe señalar que LS no forma parte de ninguna otra marca registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 9. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera considerar que: Instancia declaró infundada la demanda al 19. El procedimiento administrativo materia de revisión es uno en el que se ha discutido la registrabilidad del signo solicitado LS IS (mixto), para lo cual el INDECOPI debe evaluar los productos para los cuales las marcas se encuentran registradas y no qué productos en el mercado en realidad están identificando las marcas en cuestión, siendo que esto último sí es materia de cuestionamiento en un procedimiento de cancelación de marca registrada; razón por la cual, al advertir que algunos de los productos detallados por LS Corp. en su solicitud se encuentran comprendidos dentro del género de los aparatos eléctricos e instrumentos eléctricos que distingue la marca LS LEROY SOMER (mixta), es correcto concluir que existe identidad de algunos productos. 20.
En el aspecto fonético, se advierte que los signos en cuestión suscitan impresiones de conjunto diferentes, presentando diferentes secuencias vocálicas, consonánticas y distintas sílabas tónicas. En el aspecto gráfico, se advierte que los signos presentan impresiones diferentes, ya que no obstante las representaciones gráficas de las letras LS en ambos, están conformados por elementos adicionales diferentes, como las denominaciones LEROY SOMER e IS y la distinta distribución de los elementos.,) (~" 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016 35 de 49 2-¡.
Se advierte que la conjunción de letras LS se encuentra en una posición distintiva y autónoma en ambas marcas, toda vez que: i) es distintiva porque no está presente en otras marcas registradas a favor de terceros en la Clase 9, y no es genérica ni descriptiva; ii) es autónoma al no haber perdido su individualidad en ambas marcas. 22. La impresión de conjunto de los signos no siempre comprende a toda la marca.
En el caso concreto, se ha advertido que todas las denominaciones que conforman las marcas confrontadas son parte de la impresión de conjunto suscitada por dichos signos. Sin embargo, ello no implica que se desconozca el hecho que al coincidir en el empleo de una misma denominación relevante (LS), aun diferenciándose en otros elementos, estas marcas susciten riesgo de confusión indirecta o riesgo de asociación. 23.
En conclusión, se advierte riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por lo siguiente: existe identidad entre algunos de los productos que distinguen las marcas confrontadas; ii) no obstante el grado de atención de los consumidores y las diferencias gráficas y fonéticas de los signos, al contener ambos la conjunción de las letras LS en una posición distintiva y autónoma, y en la misma ubicación (al inicio del signo) se colige que suscitarán el mismo recuerdo en el consumidor.
Ello podrá inducir al consumidor en la creencia de que dichas marcas pertenecen a la misma empresa o que aun tratándose de empresas distintas, crea que entre ellas existe vinculaciones comerciales u organizativas. Argumentos del recurso de apelación. LS CORP. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial manifestando lo siguiente: 24.
La marca solicitada LS IS (mixta) es específica al momento de detallar los aparatos e instrumentos eléctricos que busca distinguir, mientras que la marca registrada LS LEROY SOMER (mixta) es demasiado genérica. No siendo posible que, por esta generalidad, se interprete prácticamente que LS LEROY SOMER (mixta) distingue todos los aparatos e instrumentos eléctricos que se enumeran en la Clase 9. 25.
En consecuencia, las causales por las que fue denegada en primera instancia administrativa la marca LS IS (mixta) han desaparecido, pues ha quedado acreditado que, observadas las marcas en su conjunto, éstas resultan ser diferentes y pueden ser claramente diferenciadas, bastando una simple observación de ambas para determinar que son distintas y que pueden coexistir sin problemas en el mismo mercado sin temor a que puedan ser confundidas. 26.
El hecho de que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI consideren que la figura abstracta LS representa las letras LS, no le otorga al propietario de la 1 ¿.". 5 GACETA OFICIAL 22/04/2016 36 de 49 ¡;alea registrdua L.3 Li.:Í={C (' SOivlER (mixta) exclusividad sobre el uso de dichas letras, ya que éstas son de carácter genérico y no poseen fuerza distintiva.
¡ 27. Adicionalmente, al momento de realizar la comparación de marcas, éstas deben ser observadas en su totalidad, en su conjunto, sin desmembraciones artificiales. Por lo tanto, lo que se debe comparar son las marcas LS IS (mixta) y LS LEROY SOMER (mixta) y no los elementos LS y LS, que, cabe resaltar, ni siquiera se parecen. Solicitud del Juez Consultante. 28.
El Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: i. ¿Si dos signos que distinguen productos vinculados o semejantes de la misma Clase comparten una partícula semejante, puede afirmarse por ello la existencia de riesgo de confusión a pesar que poseen elementos adicionales que también resultan relevantes? ii. ¿El hecho que en una determinada Clase solo se encuentre registrado un signo con características consideradas confundibles con las del signo solicitado (el cual pretende distinguir productos vinculados a los distinguidos por la marca registrada), implica que por ello se deba denegar el registro de éste? iii.
¿Puede decirse que existe riesgo de confusión si a pesar de la semejanza entre los signos, los productos que distinguen, que también son semejantes y/o vinculados, van dirigidos a un público especializado? iv. ¿En el caso de autos, teniendo en cuenta la forma como están presentados los signos en conflicto, puede afirmarse la existencia de riesgo de confusión por el hecho que uno de sus elementos es semejante y porque además distinguen productos vinculados y/o semejantes? B. INTERPRETACiÓNPREJUDICIAL. 29.
Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 30. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 31.
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: /..-, /.__,./ 6 GACETA OFICIAL;:;¡o¡ic¡\:aco: '136 uterai a) de la Decisión 22/04/2016 486 37 de 49 de la Comisión de la Comunidad Andina". C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. 3. Conexión competitiva entre productos de la misma Clase. 4. El público especializado y el carácter distintivo de un signo. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 32.
Con el fin de contestar las preguntas del Juez consultante, el Tribunal pasa a desarrollar los temas propuestos. 1. IRREGISTRABILlDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 33. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo LS IS (mixto) solicitado por LS CORP. y la marca sobre la base de la cual se denegó, de oficio, el registro del signo LS LEROY SOMER (mixto). 34.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 35.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )". 7 GACETA OFICIAL 36. 22/04/2016 38 de 49 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibílídad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación economice", 37. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 38.
El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo>. 39. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 40.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en 2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.OAC. 3 Proceso 85-IP-2004, JEANS. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON. publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED ~..
L;, 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 39 de 49 función de los productos o servicios de que se trate, independientemente la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. ¿''' de 41. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 42. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los siqnos", 43. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 44.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, dado que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 45. Con relación a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica"5. 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. 5 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de septiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. 1. 9 GACETA OFICIAL ¡.( /04/2016 40 de 49 ¿¡ I C;:¡ •• secuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 47.
La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 48. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 49. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo de signos. 50. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos inteqrantes'". 2.
En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 6 Fernández-Novoa, p.215.
Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A, Madrid 1984, 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 41 de 49 '_.;_.._;:__::.;il ~;(;;( h.,:,..:.. LSGn cuenta ias semejanzas y no ias diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. i.• 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa", 51. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2.
COMPARACiÓN 52. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos LS IS y LS LEROY SOMER ambos de naturaleza mixta con parte denominativa compuesta. ENTRE MARCAS MIXTAS. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. 53. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo ebstrecto": 54. En efecto, el Tribunal ha manifestado que: "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores:". 7 8 9 Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 Y ss.
Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: CASA (mixta). FERNÁNDEZ-NOVOA, 1984, pp. 237-239. Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo SA, Madrid 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016 42 de 49 55. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos a continuación: 56. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo de los signos en conflicto. 57.
Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario, si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: 58.
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo un menor valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: i. ii. iii. 59.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
Adicionalmente, con relación a los signos con parte denominativa compuesta, el Tribunal considera que el Juez Consultante deberá tomar en consideración los siguientes criterios: /7 12 GACETA OFICIAL 1. 22/04/2016 43 de 49 U J:C;Jc:on de idS pé:li~}L;ras. Ld primera palabra genera recordación por parte del público consumidor. una mayor 11.
Extensión de las palabras. Las palabras más cortas, por lo general, producen un mayor impacto en la mente del público consumidor. 111. Sonoridad de las palabras. Mientras mayor la fuerza tónica de una palabra comprendida dentro del signo con parte denominativa compuesta, tendrá un mayor impacto en la mente del consumidor. IV. Grado de distintividad intrínseca del signo. Las palabras evocativas, descriptivas, genéricas o de uso común contenidas dentro del signo registrado, conllevarán a que éste sea considerado como un signo débil.
Mientras mayor sea la proximidad de la palabra evocativa o descriptiva con los productos o servicios distinguidos por el signo, éste último tendrá un mayor grado de debilidad. V. Grado de distintividad extrínseca del signo. Debe analizarse el grado de distintividad del signo teniendo en cuenta las palabras comunes con otros signos previamente registrados.
VI. Marcas derivadas y familias de marcas. Si la palabra que compone el signo es el elemento estable en una marca derivada o de una familia de marcas, tendrá una mayor relevancia. VII. Notoriedad. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida dentro del territorio subregional andino, ello tendrá especial relevancia a efectos de determinar la protección reforzada del signo. 60.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o del Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 61. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 62. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: adopten palabras 13 GACETA OFICIAL 22/04/2016 44 de 49 "No existe pronloicion alguna para que jos signos a reqistrerse eaooten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)10. 63.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 64. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: "En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de '(,..) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)' (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distíntividad al signo, podrá ser objeto de reqistro'", 65.
En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE.
66. LS CORP manifiesta que solicitó el registro del signo LS IS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Níza", especialmente "aparatos e instrumentos electrónicos", 10 11 12 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001. Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005.
Aparatos usados como interface entre los humanos y las máquinas (human machine interfac (HMI)); interruptores eléctricos aislados con gas; equipos eléctricos de conmutación aislados COOI gas; corta circuitos eléctricos a gas; conmutadores eléctricos de alta tensión; controladores de automatización en fábricas; máquina y aparatos para el manejo y gestión del tráfico (aparatos de control); máquinas y aparatos de señalización de tráfico; software grabado para computadoras u ordenadores; programas operativos grabados para computadoras u ordenadores; corta circuitos a aire; corta circuitos eléctricos para protección de fugas a tierra; relés digitales de protección (eléctricos); transformadores eléctricos moldeados (mold transformers); aparatos reconocedores de radio frecuencia; aparatos de identificación de radio frecuencia (RF-ID); lectoras de identificación de radio frecuencia (RF-ID); tarjetas (tags) electrónicas para identificación de radio frecuencia (RF-ID); aparatos eléctricos recargadores inalámbricos; acumuladores eléctricos para aparatos inalámbricos de comunicación; convertidores de señales para aparatos inalámbricos de comunicación; amplificadores para aparatos inalámbricos de comunicación; corta circuitos eléctricos encapsulados (molded case circuit breakers); máquinas y aparatos automáticos de distribución de energía eléctrica que se utilizan para reducir al mínimo las secciones dañadas y el período de tales daños, en caso de un apagón eléctrico, mediante el control de la información de las condiciones y fallas mecánicas de los equipos de distribución de energía eléctrica en tiempo real y control de los equipos de distribución de energía eléctrica de forma remota mediante el uso de equipos de comunicación; sistemas de control distribuidos; paneles de distribución eléctrica para propósitos industriales; 14 GACETA OFICIAL 22/04/2016 45 de 49 rruemras qce la marca soore la base de la cual se deniega el registro LS LEROY SOMER también distingue productos de la Clase 913. 67.
Con el fin de dar respuesta al Juez Consultante, el Tribunal advierte que para determinar la existencia de conexión competitiva entre productos o servicios, el Juez Consultante deberá analizar la naturaleza y finalidad de los productos o servicios distinguidos por los signos confrontados, ya que la sola pertenencia de éstos a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra la conexión competitiva entre ambos.
4. EL PÚBLICO SIGNO. 68. Se interpretará el presente tema en virtud de la tercera pregunta formulada por el Juez Consultante, es decir, si puede determinarse la existencia de riesgo de confusión si a pesar de la semejanza entre los signos, los productos que distinguen, que también son similares y/o conexos, van dirigidos a un público especializado. 69.
A este respecto, cabe transcribir la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), expedida dentro del caso C-311/11 P, relativo a la registrabilidad de la marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH: ESPECIALIZADO Y EL CARÁCTER DISTINTIVO DE UN "Respecto de la tercera parte del primer motivo, procede recordar en primer lugar que el Tribunal General constató, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que el público pertinente está constituido por un público germanófono especialista en informática, cuyo nivel de conocimiento y de atención en dicho sector es superior al del público en general.
A este respecto, debe constatarse que el hecho de que el público pertinente es especializado no puede ejercer una influencia determinante sobre los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter distintivo de un signo. Si bien es cierto que el grado de atención del público pertinente especializado es, por definición, más elevado que el del consumidor medio, no por ello se deduce aparatos controladores para usarse en instalaciones de tratamiento de agua limpia y de aguas residuales; acumuladores de energía eléctrica tipo fuel cel/s; cámaras infrarrojas; máquinas y aparatos lectores de mediciones a distancia; controladores de telemetría; transformadores hidráulicos; inversores (electricidad); máquinas y aparatos electrónicos que automáticamente detectan violaciones de reglas de tráfico (a saber, el no respetar las señales de tráfico, el violar los límites de velocidad y el cambiarse de carril en la calzada) y las hacen cumplir; máquinas y aparatos para la cobranza electrónica de peajes; transformadores eléctricos, relés para vehículos eléctricos; convertidores de energía eléctrica para vehículos eléctricos; cargadores de electricidad para vehículos eléctricos; aparatos y máquinas de telecomunicaciones; partes de máquinas de telecomunicaciones./", Orugas para tanques, máquinas de golpeo, máquinas de moldeo a inyección, eliminadoras de basura; robots, taladros eléctricos manuales, cortadoras eléctricas, moledoras eléctricas, sierras eléctricas. i ¿"';') 15 GACETA OFICIAL 22/04/2016 46 de 49 necesariamente que basta un menor carácter disti;¡uvO público pertinente es especializado.
CLanaa::;: En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce (véanse, en particular, las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 44; de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI, C-286/04 P, Rec. p. 1-5797, apartado 22, y de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. 1-9375, apartado 82).
Pues bien, tal principio quedaría en entredicho si el umbral de carácter distintivo de un signo denominativo dependiera, de modo general, del grado de especialización del público pertinente"14. 70. En consecuencia, el hecho de que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar el carácter distintivo de un signo. Como el Tribunal ha manifestado en diversas oportunidades, para valorar si un signo cuenta con carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce tal signo. Sin embargo, el citado principio quedaría en entredicho si dicha valoración dependiera del grado de especialización del público pertinente.
E. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL JUEZ CONSULTANTE. 71. En el caso concreto, el Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de las siguientes preguntas que serán respondidas a continuación: i. ¿Si dos signos que distinguen productos vinculados o semejantes de la misma Clase comparten una partícula semejante, puede afirmarse por ello la existencia de riesgo de confusión a pesar que poseen elementos adicionales que también resultan relevantes? En primer lugar, la pertenencia de los productos distinguidos por los signos en conflicto a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no presupone la existencia de similitud ni conexión competitiva entre tales productos.
En segundo lugar, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula compartida por ambos signos es propiamente una partícula de uso común. Finalmente, en virtud del criterio de que los signos cotejados deben ser apreciados en su conjunto, se debe valorar la impresión que podrían causar otros elementos gráficos - por ejemplo, por su ubicación, color y tamaño - comprendidos en los signos mixtos. 14 /J f Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 12 de julio de 2012, asunto C-311/11 P, caso: marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, Smart Technologies ULC c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), apartados 4750, especialmente párrafo 48.
I jJ I 16 GACETA OFICIAL ii. 22/04/2016 47 de 49 ¿t:j hecho que en una determinada Clase solo se encuentre registrado un signo con características consideradas confundibles con las del signo solicitado (el cual pretende distinguir productos vinculados a los distinguidos por la marca registrada), implica que por ello se deba denegar el registro de éste? El Tribunal reitera que, la pertenencia de productos o servrcios identificados por los signos objeto de examen de confundibilidad a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no presupone la existencia de similitud, ni tampoco de conexión competitiva, entre dichos productos o servicios comprendidos en una misma Clase. iii.
¿Puede decirse que existe riesgo de confusión si a pesar de la semejanza entre los signos, los productos que distinguen, que también son semejantes y/o vinculados, van dirigidos a un público especializado? A este respecto, el Tribunal reitera lo expuesto previamente en la presente providencia, en el sentido que el hecho que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar la existencia de un riesgo de confusión entre signos compuestos.
Como el Tribunal ha manifestado en anteriores oportunidades, para valorar si un signo es confundible o no al grado de causar riesgo de confusión, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce dicho signo. Sin embargo, tal principio quedaría en entredicho si el umbral del carácter distintivo de un signo dependiera del grado de especialización del público pertinente. iv.
¿En el caso de autos, teniendo en cuenta la forma como están presentados los signos en conflicto, puede afirmarse la existencia de riesgo de confusión por el hecho que uno de sus elementos es semejante y porque además distinguen productos vinculados y/o semejantes? El Tribunal recuerda que no le es posible dirimir las controversias objeto de los procesos internos que originan las interpretaciones prejudiciales que le son allegadas.
En ese sentido, el Tribunal únicamente provee a los tribunales nacionales de pautas interpretativas pertinentes para que éstos puedan resolver la respectiva controversia aplicando de manera uniforme la normativa comunitaria andina. Sin embargo, el Tribunal considera que, según ha expresado en reiteradas ocasiones, la semejanza o similitud de alguno de los elementos de los signos cotejados, así como el hecho que ambos signos amparen productos similares o conexos, no determina per se la existencia de un riesgo de confusión. Por lo tanto, la existencia de un ~ ¿/ e 17 GACETA OFICIAL 22/04/2016 48 de 49 riesgo ae confusión decera 38, evaluaca ¡JJf,;,;1.Juez C0nsu¡~aíite, ~,aSG por caso, según los criterios interpretativos previamente desarrollados en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Con relación a los signos con parte denominativa compuesta, el Tribunal considera que se debe tener en consideración: (i) la ubicación de las palabras;
(ii) la extensión de las palabras; (iii) la sonoridad de las palabras; (iv) el grado de distintividad intrínseca del signo; (v) el grado de distintividad extrínseca del signo; (vi) si la palabra que compone el signo es el elemento estable en una marca derivada o de una familia de marcas; y, (vii) si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida dentro del territorio subregional andino.
TERCERO: El Tribunal advierte que, para determinar la existencia de conexión competitiva entre productos o servicios, el Juez Consultante deberá analizar la naturaleza y finalidad de los productos o servicios distinguidos por 18 GACETA OFICIAL 22/04/2016 49 de 49 los sign<)~ C01 u.orua.ros. jd que ía sota pertenencia de éstos él uno misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra la conexión competitiva entre ambos.
CUARTO: El hecho de que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar el carácter distintivo de un signo. Para valorar si un signo cuenta con carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce tal signo. El citado principio quedaría en entredicho si dicha valoración dependiera del grado de especialización del público pertinente.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente lnterpjétación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adop~ió./ j/ 'j. I '·I~ D Cecilia L '. a ~yllón Quinteros MAGISTRADA Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 343-IP-2015 19