Año XXXIII – Número 2799 Lima, 9 de setiembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 483-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado (Perú) Expediente interno del Consultante: 07077-2013-01801-JR-CA-25 Referencia: Signos en conflicto DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA y DORINA PROCESO 488-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia) Expediente interno del Consultante: 201000349 Referencia: Marcas A ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa) PROCESO 492-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00559 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca FIGURATIVA Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 09/09/2016 2 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 483-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado (Perú) Expediente interno del Consultante: Referencia: 07077-2013-0-1801-JR-CA-25 Signos en conflicto AREQUIPEÑA y DORINA DORIA MANTEQUILLA Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 7077-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 23 de septiembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 07077-2013-0-1801-JR-CA-25; y El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: UNILEVER N.V. 1 GACETA OFICIAL Demandados: 09/09/2016 3 de 49 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA INDECOPI, PROPIEDAD INTELECTUAL REPÚBLICA DEL PERÚ. ERNESTO LUPERCIO DEL CARPIO RUCASTO. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 14 de marzo de 2011, ERNESTO LUPERCIO DEL CARPIO RUCASTO (en adelante ERNESTO LUPERCIO), solicitó el registro de la marca mixta DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA, para distinguir los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: "mantequilla y quesos" (Expediente Nº 449283-2011 ). 2.2.

El 14 de junio de 2011, UNILEVER N.V. (en adelante UNILEVER), presentó oposición sobre la base de su marca denominativa DORINA, registrada en Perú bajo el Certificado 21050 para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: "aceites comestibles, grasas y margarinas". 2.3. El 7 de marzo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 785-2012/CSD-INDECOPI declaró infundada la oposición presentada por UNILEVER y otorgó el registro solicitado. 2.4.

El 30 de marzo de 2012, UNILEVER interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 31 de mayo de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1835-2013ffPI­ INDECOPI resolvió recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 2.6. El 3 de septiembre de 2013, UNILEVER interpuso demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.7.

El 24 de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve declaró infundada la demanda. 2.8. El 11 de mayo de 2015, UNILEVER interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2 GACETA OFICIAL 09/09/2016 4 de 49 2.9.

El 23 de septiembre de 2015, la Quinta Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó J nterpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda interpuestos por UNILEVER 3.1. Adujo que el elemento denominativo del signo solicitado es el relevante, que la forma del rectángulo es de uso común, que la figura de una vaca es descriptiva y que la bandera peruana no es reivindicable. 3.2.

Sostuvo que la palabra relevante del signo solicitado es DORIA, mientras la expresión "100% peruana" no es reivindicable, como tampoco lo es la expresión "mantequilla arequipeña" por cuanto la misma es descriptiva del producto y del lugar de procedencia. 3.3. Asimismo, que la grafía contenida en el signo solicitado no le otorga suficiente distintividad, motivos por los que estima que el cotejo debe hacerse entre DORIA y DORINA para concluir que los signos son ortográfica y fonéticamente confundibles. 4.

Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI 4.1. Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista ortográfico ni fonético y que las denominaciones DORIA y DORINA son claramente diferenciables. 4.2. Manifestó que la figura de una vaca hace parte de una pluralidad de elementos que le dan distintividad al conjunto marcario y que el INDECOPI realizó un análisis global de ambos signos 5.

Participación de ERNESTO LUPERCIO 5.1. De conformidad con los datos plasmados en la Sentencia signada como Resolución Nueve de 24 de abril de 2015, ERNESTO LUPERCIO fue declarado en rebeldía. 6. Fundamentos de la Sentencia de Pri mera Instancia 6.1. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nueve de 24 de abril de 2015, declaró infundada la demanda, a lo cual expuso: "(...) para determinar que existe riesgo de confusión o de asociación entre dos signos materia de Litis se debe considerar una serie de criterios establecidos (...) al apreciar de forma sucesiva los signos y sus aspectos en conjunto, el juzgado concluye que no genera riesgo de confusión en tanto que el signo del señor Carpio contiene elementos gráficos que lo diferencian de la denominación DORINA. 3 GACETA OFICIAL 09/09/2016 5 de 49 "(...) la naturaleza y la forma de comercialización de /os productos se puede observar que resultan productos similares en tanto la marca DOR/NA (denominativa) distingue aceites comestibles, grasas y margarinas de la Clase 29 de ta clasificación internacional, mientras que la marca DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixta) distingue mantequilla y quesos de la misma clase evidenciando que tiene distintos canales de comercialización. "(...) la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, se debe tener en cuenta el elemento de mayor relevancia que conforma el signo mixto, pues, teniendo en consideración dicho elemento, se debe determinar si existe semejanza gráfica, fonética y conceptual ( ) de este modo, se ha acreditado que la coexistencia de ambas marcas en el mercado no causará riesgo de confusión en el público consumidor en tanto los signos son diferentes y distinguible entre si.

Por lo tanto, el razonamiento realizado por el /ndecopi al cotejar los signos en materia resulta de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo No 1075 y a la jurisprudencia elaborada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. "( ) por consiguiente, de conformidad con to prescrito en las normas indicadas, las consideraciones expuestas, y el dictamen fiscal FALLO: declarando INFUNDADA la demanda". 7.

Argumentos del Recurso de Apelación 7.1. UNILEVER reiteró los argumentos expuestos en la demanda. B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, y se atenderá la siguiente pregunta formulada por la Corte Consultante: ¿ Cuáles son los criterios que deben utilizarse para determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos signos semejantes en el aspecto denominativo, pero en el que uno de ellos complementa este elemento con otros figurativos comunes en la clase? Además, de oficio se interpretará el artículo 135 literales g) y e) de la misma normativa. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del g) producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; Articulo 136. -No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 GACETA OFICIAL 09/09/2016 6 de 49 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. Análisis de registrabilidad de signos conformados por elementos gráficos y denominativos de uso común y descriptivos. 2. 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto) es confundible con la marca DORINA (denominativa), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

( )". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial plasmado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de a) 2 ( )". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudiciales: 55-IP-2013 del 8 de mayo de 2013 y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013. 5 GACETA OFICIAL 09/09/2016 7 de 49 registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección. de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, la Corte Consultante deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los servicios amparados con los los signos DORIA 6 GACETA OFICIAL 09/09/2016 8 de 49 MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto) y DORINA (denominativo), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos3: 2. 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde. se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, en consecuencia para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se Je presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos 2.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA con el signo denominativo DORINA, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de significado, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 3 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP2009. 7 GACETA OFICIAL 09/09/2016 9 de 49 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas4 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2. 3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.2.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto como el elemento denominativo del signo mixto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 5: 4 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del 8 GACETA OFICIAL 09/09/2016 10 de 49 2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, la Corte Consultante deberá realizar el cotejo del signo mixto mixto DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA y el denominativo DORINA en conflicto para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP2015. 9 GACETA OFICIAL 09/09/2016 11 de 49 elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 3.

Análisis de registrabilidad de signos conformados por elementos gráficos y denominativos de uso común y descri ptivos. 3.1. Como en el proceso interno se controvierte que la bandera peruana, la figura de la vaca y las expresiones "mantequilla arequi peña" y "100% peruana" son descriptivas, y que la forma de un rectángulo es de uso común, cuyos elementos están contenidos en uno de los signos en conflicto, se abordará el tema en referencia con base en pautas de interpretación trazadas por el Tribunal al respecto6• 3.2.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras o expresiones, que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: MNo podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 3.4.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los elementos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación de uso común. 3.5. Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 6 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015. 10 GACETA OFICIAL 09/09/2016 12 de 49 3.6.

Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 3.7.

Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 3.8.

En línea de principio los elementos descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y consecuencialmente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro. 3.9.

En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 3.10.

De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 11 GACETA OFICIAL 09/09/2016 13 de 49 3.11.

No obstante, si la exclusión llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 3.12.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 3.13. La Corte Consultante pregunta: "¿Cuáles son los criterios que deben utilizarse para determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos signos semejantes en el aspecto denominativo, pero en el que uno de ellos complementa este elemento con otros figurativos comunes en la clase?" 3.14.

De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la Corte Consultante deberá determinar si la figura de una vaca, de la bandera peruana, la forma de rectángulo, y las expresiones "mantequilla arequipeña" y "100% peruana", son de uso común o descriptivas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común o descriptivos que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.11. 4.

La conexión competitiva en productos de la misma Clase (29) 4.1. La marca mixta DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA se solicitó para amparar "mantequilla y quesos" de la Clase 29, mientras la marca denominativa DORINA se encuentra registrada para amparar "aceites comestibles, grasas y margarinas" de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 12 GACETA OFICIAL 09/09/2016 14 de 49 4.2.

Las Clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinan la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios alli indicados expresamente conforme igualmente lo previene el articulo 151 de la Decisión 486 de 2000 (Párrafo Segundo). Por lo tanto, es perfectamente posible que puedan existir marcas idénticas o similares en la misma Clase sin que ello genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, siempre y cuando amparen productos que sean diferentes o que no sean idénticos o similares. 4.3.

Para orientar el análisis de conexión competitiva en el presente asunto, el Tribunal habrá de considerar los referentes jurisprudenciales en los cuales este tema ha sido tratado7, sobre la base de poder desentrañar cierta relación o grado de vinculación entre los productos y/o servicios de los signos en conflicto, con capacidad de generar conexión competitiva, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo matizando así la regla de especialidadª como se explican a continuación: 4.3.1.

La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o serv1c1os se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se Je atribuya dicha presunción. 4.3.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o serv1c1os. almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 7 8 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 111-IP-2013 del 16 de octubre de 2013; y 25-lP-2014 del 29 de mayo de 2014.

El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 13 GACETA OFICIAL 09/09/2016 15 de 49 4.3.3.

Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seria menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.3.4.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 4.3.5. Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos (intercambiables} o complementarios, la incidencia de conexión competitiva seria mayor. En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro9 • Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La relación precio-demanda en la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 10 • Para apreciar la sustitución entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, 9 10 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: MW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. "Introducción a la Economla", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. 14 GACETA OFICIAL 09/09/2016 16 de 49 los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

El análisis de la complementariedad entre productos y/o servicios, por su parte, debe realizarse, igualmente, teniendo en consideración los canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, el género, la naturaleza, la utilización, etc. Aunque, a diferencia de otros criterios propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos11.

A este respecto, cabe indicar que los productos o serv1c1os accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud12 • 4.4. En conclusión, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, es necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Asimismo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

En este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 13 11 Al respecto, cabe citar, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: �22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores perlinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución los puntos de venta de esos productos, procede señalar. en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando -en particular, en el apartado 43 de esa sentencia- que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especfficamente en ese contexto no podlan desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierlo que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar. por si mismo. la existencia de dicha similitud." v 12 13 (Subrayado por fuera del texto).

Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Ver Interpretaciones prejudiciales reca[das en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 15 GACETA OFICIAL 09/09/2016 17 de 49 4.5. En el caso concreto, la Corte Consultante al resolver el recurso de apelación interpuesto por UNILEVER, deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que amparan los signos DORIA MATEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto} y DORINA (denominativo}, de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07077-2013-0-1801..JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del el Tribunal. articulo 90 el Estatu � z Cecilia Lu�keros c__M�G::;_;p¿ r e mbrano m m'}JP-h, Herná. �TRADO Herná11· mero Zam TE � Hugo R iro Góme Apac M GISTRADO SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 GACETA OFICIAL 09/09/2016 18 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 488-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia} Expediente interno del Consultante: 2010-00349 Referencia: Marcas A ALDO (mixta} y ALDO PANETTI (denominativa} Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El oficio 3153, recibido el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Articulo 136 literal a} de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno Nº 2010-00349; y, El auto de 20 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Aldo Group lntemational AG 1 GACETA OFICIAL 2. 09/09/2016 19 de 49 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Silvano Aldo Sicilia Guzzo Hechos relevantes 2.1. El 18 de febrero de 2008, Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro de la marca A ALDO (mixta) para distinguir "tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y mesa, incluyendo pañuelos" comprendidos en la clase 24 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza") 1. 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud, Aldo Group lnternational AG, formuló oposición, dentro del plazo, al registro de la marca solicitada sobre la base de la presunta similitud ortográfica, fonética e ideológica o conceptual con la marca ALDO PANETTI (denominativa), registrada en las clases 182, 253 y 354 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

El 27 de febrero de 2009, mediante Resolución 09330, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta por Aldo Group lntemational AG, por no estar comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.4. El 30 de abril de 2009, mediante Resolución 21600, la División de Signos Distintivos resolvió no acceder al planteamiento de revocatoria directa de la Resolución 09330 y, en consecuencia, confirmó dicha Resolución. Expediente administrativo 08-16050. 2 Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería. 3 Prendas de vestir, calzado, articulas de sombrerería. 4 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

GACETA OFICIAL 09/09/2016 20 de 49 2.5. El 16 de julio de 201 o. Aldo Group lntemational AG, presentó acción de nulidad contra las resoluciones 09330 de 27 de febrero de 2009 y 21600 de 30 de abril de 2009, expedidas por la División de Signos Distintivos de la SIC. 2.6. El 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva solicitud de interpretación prejudicial. 3.

Argumentos de la demanda Aldo Group lntemational AG interpuso manifestando esencialmente lo siguiente: demanda de nulidad 3.1. La jurisprudencia establece las reglas para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión entre ellas; en el caso del cotejo de las marcas ALDO PANETII (denominativa) y A ALDO (mixta}, en cuanto a la similitud ortográfica, se constatará que ALDO está escrita de la misma manera y demuestra que existe una reproducción parcial del signo previamente concedido; esta similitud del 50% entre las marcas confrontadas sucede igual respecto a la similitud fonética, siendo común a las dos marcas la acentuación en la silaba AL. 3.2.

En lo que concierne a la similitud ideológica o conceptual, según la resolución impugnada, ambas marcas evocan al atributo de la personalidad del nombre de las personas porque ALDO corresponde a un nombre y PANETII es un apellido. Tomando en cuenta el concepto de las expresiones confrontadas, carece de sentido que no se haya considerado que existe un riesgo de confusión frente a los consumidores.

La Administración señala que las palabras cotejadas distinguen suficientemente a las dos marcas. 3.3. Los motivos que dan lugar a la negación de una marca no requieren de la materialización de un riesgo, sino de la existencia del mismo; así, siendo evidente la existencia de un riesgo de confusión derivado de la similitud ideológica o conceptual, carece de fundamento afirmar que las dos marcas pueden coexistir en el mercado. 3.4.

Existe riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haberse permitido el registro de la marca A ALDO {mixta) cuando ya existía la marca ALDO PANETII (denominativa). En palnbras del Tribunal, "esta confundibilidad se presenta cuando existe el riesgo de que el consumidor final asocie el origen empresarial de un producto con el origen de otro; así, el simple riesgo de confusión es motivo suficiente para denegar el registro de una marca, pues la confusión indirecta se presenta automáticamente cuando hay reproducción parcial de los signos". 3 GACETA OFICIAL 09/09/2016 21 de 49 3.5.

Al examinarse en conjunto los signos, por tratarse del cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas. Así, la marca ALDO PANETTI (denominativa} y la marca A ALDO (mixta}, tienen solo un elemento común, pero el mismo representa la palabra más distintiva de la primera marca reproducida. 3.6.

La complementariedad de las marcas es evidente, si se tiene en cuenta que existe una conexión competitiva de los productos de la clase 24 con la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, los mismos que se relacionan fácilmente al punto que el consumidor pensará que tanto la materia prima como el producto final de las marcas son del mismo empresario, por lo que no hay lugar a la coexistencia de las mismas en el mercado. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo básicamente: a} Las pretensiones formuladas por el accionante carecen de apoyo jurídico y sustento legal para que prosperen. La SIC no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; por el contrario, se fundamenta en esta, así como en la jurisprudencia y la doctrina aplicable al caso concreto. b} Conforme a los documentos acompañados al expediente, se concluye en forma clara y precisa que la SIC, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes; en consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos de la SIC se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas. 4.2.

No se encuentra en el expediente escrito de contestación a la demanda por parte de Silvano Aldo Sicilia Guzzo, tercero interesado en el proceso. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada5 • 5 MArtlculo 13G.- No podrán regi�trarsa como marcas ar,uollos sianos curo uso en el comercio afectara indebidamentu un derecho de tercero, en particular cuando: 4 GACETA OFICIAL 09/09/2016 22 de 49 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. 4. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. Conexión competitiva entre las clases 24 y 18, 25 y 35.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. 1.1. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca A ALDO (mixta) solicitada por Silvano Aldo Sicilia Guzzo, y la marca ALDO PANETTI (denominativa), registrada a favor de Aldo Group lntemational AG, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )". a) ( )". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto do los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o d.J asociación; 5 GACETA OFICIAL 09/09/2016 23 de 49 1.1.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumido�. 1.3 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados7. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales 6 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 1 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6. 6 GACETA OFICIAL 09/09/2016 24 de 49 pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia8 • 1.4 c) Gráfica {figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan9. d) Conceptual {ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante10• Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 11 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.3. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan 8 lbid. 9 Asl, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 10 lbíd. 11 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. a. 7 () ¡í/V GACETA OFICIAL 09/09/2016 25 de 49 insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor12 • 1.4.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir13. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registra bles14. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca A ALDO (mixta), solicitada por Silvano Aldo Sicilia Guzzo, y de la marca ALDO PANETII (denominativa), registrada a favor de Aldo Group lntemational AG, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda. 2.2.

Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo compuesto y uno mixto con parte denominativa compuesta, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.

Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 1.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso15• 12 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP·2015. 13 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512·1P·2014.

Asl, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316·1P·2015, ya citado. 14 15 Véase, a modo referencial, Procesos 55·1P·2013, p. 12; 17S.IP·2015, p. 10. 8 GACETA OFICIAL 09/09/2016 26 de 49 1.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial16, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión 17• b} Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 18 ( i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 16 Véase, a modo referencial, Proceso 129-IP-2015, p. 10. 17 En to que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión�.

Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacfficamente en el ámbito comerciar.

Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse et riesgo de confusión es aquel en et que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, a:racterlsUca o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca descril.Je el gráfico de la otra. 18 Véase, a modo referencial, Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. 9 GACETA OFICIAL (iv) 09/09/2016 27 de 49 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Comoquiera que el elemento denominativo del signo mixto solicitado es compuesto y el signo opositor es uno denominativo compuesto (integrado por dos o más palabras 19), para realizar un cotejo adecuado se debe analizar el grado de preponderancia de las palabras que lo componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca; a tal efecto son aplicables los siguientes parámetros:20 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f} Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la preponderancia en el conjunto. 19 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Véase, a modo referencial, Proceso 12-IP2014, p.10. 20 Véase, a modo referencial, Proceso 178-IP-2015, p. 12. 10 GACETA OFICIAL 09/09/2016 29 de 49 2.5 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. 3.1.

En el caso concreto, Aldo Group lntemational AG, en su escrito de demanda de nulidad, considera, al igual que la División de Signos Distintivos de la SIC, que las marcas en conflicto evocan un atributo de la personalidad, el nombre propio, en tanto ALDO corresponde a un nombre y PANETTI a un apellido. Sin embargo, manifiesta asimismo que, tomando en cuenta el concepto de las expresiones confrontadas, carecería de sentido que no se haya considerado que existe un riesgo de confusión frente a los consumidores.

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema. 3.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal e), cuyo tenor es el siguiente: 3.3. El literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta de l solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

(... )". 3.4. Sobre la causal en referencia, es decir, la utilización como marca de los nombres, apellidos y seudónimos, es preciso destacar que la prohibición 11 GACETA OFICIAL 09/09/2016 30 de 49 prevista en el Articulo 136 literal e} de la Decisión 486, a diferencia de lo que establecía el Artículo 83 literal f} de la Decisión 344, no limita su alcance solo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento subjetivo adicional para que se configure el impedimento de registro, que la utilización del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales21 • 3.5.

A este respecto, Otamendi explica: "Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vi/as', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.

En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchi/1' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individua/izar/as, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia',¿2. 3.6.

Cabe destacar que la Doctrina y la Jurisprudencia han señalado, con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos.

En consonancia con lo anterior, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos 23 • 3.7. El nombre como medio de identificación del individuo es un atributo de la personalidad que por su naturaleza no se presta a su 21 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 57-IP-2003 de 9 de julio de 2003, p. 6. 22 OTAMENDI, Jorge, "Derecho de marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 4ª edición 2002, p. 96; citando, entre otros, en los Procesos 1-IP-2011, p. 15, y 171-IP-2015, pp. 12-13. 23 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 171-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, p. 13. 12 GACETA OFICIAL 09/09/2016 31 de 49 comercialización. Sin embargo, la normativa andina establece varias salvedades para el registro de nombres propios, entre los cuales se encuentra el principio general de que podrán registrarse como marca únicamente cuando corresponda al solicitante o cuando exista la certeza de que la marca a registrar sea identificada por la generalidad del público como distinta al peticionario24 • 3.8.

En consecuencia, se protegen los nombres que son identificados de forma amplia por el público, debido a su notoriedad. Esta protección se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre solicitado para su registro corresponda a un nombre totalmente identificable y conocido por el público, pues de lo contrario se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre notorio se solicita, pudiendo únicamente ser la persona titular del nombre, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido25. 3.9.

Sin embargo, es preciso destacar que el nombre de pila per se, no identifica a una persona como tal. Si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se volverla inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla. El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre.

Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre}, no se verían afectados con la inscripción, si esta tuviera relación únicamente al nombre propio de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos26• 3.1 O. Otra corriente de tratadistas estima que la expresión "nombre" hace relación únicamente al apellido, que es el que identifica a las personas y que puede ser materia de protección marcaria.

Aquí también, surge la inquietud de que, si el apellido que se utiliza como marca es "Pérez", "Ramirez" o "García"; ¿cuántas personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta dificultad revestiría solicitar la autorización a todos los que se apellidan Pérez, Ramirez o García?. Desde luego hay excepciones con apellidos notorios como "Churchill", ºDe Gaulle", "Picasso", en los cuales la autorización exigida por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o a sus herederos2 7. 24 En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 171-IP-2015, ya citada, p. 14. 2$ lbld. 26 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95 de 19 de septiembre de 1995, p. 13.

Asl, la interpretación prejudictal emitida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 13. 13 GACETA OFICIAL 09/09/2016 31 de 49 3.11. La identificación cabal de una persona es pues siempre el nombre completo, es decir, el primer nombre y el apellido, utilizados conjuntamente28 • Si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada ha de referirse a esos casos y no solo al nombre propio o solo al patronímico, excepto en el caso de los apellidos notorios.

Esta prohibición subsiste cuando se vaya a utilizar, para el registro, un nombre ajeno; no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta29• 3.12. A este respecto, cabe destacar que, en relación con los derechos de un homónimo de usar su nombre con fines comerciales, dicho homónimo también podría usar su nombre como marca bajo reserva de introducir un elemento de distinción para evitar toda confusión30.

En ese sentido, lo que pretende proteger la norma objeto de análisis no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así, la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro de marcas si cada nombre es registrado de una manera peculiar y distintiva con respecto al otro31. 3.13.

En consecuencia, la inscripción de un nombre propio no está sujeta a la regla especialísima respecto a la inscripción del nombre y apellido o solo de este. Ese vocablo se sujeta a las reglas comunes sobre la inscripción en cuanto sea confundible con otro previamente inscrito o solicitado. Es decir, el nombre propio, por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, no será registrable de existir un signo idéntico o similar registrado o solicitado con anterioridad32 • 3.14.

En cualquier caso, solicitado el registro de un nombre (nombre y apellido o solo apellido), este no se encuentra eximido del correspondiente examen de registrabilidad ni tampoco de la posibilidad de ser sujeto de 28 Véase, al respecto, lo explicado por Manuel Pachón: "A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcarlo colombiano, equivale únicamente al nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el sólo apellido.

Los nombres geográficos también son nombres propios, pero su regulación legal es diferente "{PACHÓN MUNOZ, Manuel, "Manual de Propiedad Industrial", Temis, 1984, p. 96; citado en el Proceso 23IP-99 p. 10. 29 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 13. 30 Véase, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia dictada dentro del Proceso de oposición de la marca Lafite Rotschild et Mouton Rotschild contra el signo Alfred Rotschild.

Cf. Chamoulaud­ Trapiers, Annie. Droit des affaires, Edilions Bréal, 2007, p. 136. 31 Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 14. 32 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 15. 14 GACETA OFICIAL 09/09/2016 32 de 49 oposición por la confundibilidad, en los términos señalados, con otro signo previamente registrado o con solicitud prioritaria.

El nombre pasa, por lo tanto, de ser un atributo de la personalidad y de la propia individualidad de la persona, a convertirse en elemento de análisis y observaciones para efectos del registro de marcas33• 3.15. En el presente caso, en tanto la marca solicitada a registro A ALDO (mixta) contiene únicamente un primer nombre, sin hacer alusión a ningún nombre patronímico o apellido, no afectaría la identidad o prestigio de persona alguna, por cuanto no sería apto para identificar cabalmente a ninguna persona en particular.

Adicionalmente, se deberá proceder a realizar el correspondiente examen de registrabilidad, sujetándose a las reglas comunes de inscripción de signos, teniendo en cuenta la naturaleza mixta del signo solicitado y la posibilidad de usar un nombre como marca bajo reserva de introducir un elemento de distinción (gráfico en este caso) para evitar la confusión con signos previamente registrados que contengan el mismo nombre. 4.

Conexión competitiva entre las clases 24 y 18, 25 y 35. 4.1. Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó el registro de la marca A ALDO (mixta) para distinguir "tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y mesa, incluyendo pañuelos" comprendidos en la clase 24. Por su parte, ALDO PANETTI (denominativa), signo sobre la base del cual se formuló la oposición al registro, se encuentra registrada para distinguir productos comprendidos en las clases 1834 y 25 35, así como servicios en la clase 35 36 de la Clasificación I ntemacional de Niza.

Por lo tanto, el Tribunal estima pertinente referirse al presente tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486 37• 33 /bid. 34 Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artfculos de guamicionerla. 35 Prendas de vestir, calzado, artlculos de sombrerería. 36 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 37 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.�Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 15 GACETA OFICIAL 09/09/2016 33 de 49 4.3.

Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes38 • 4.1.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza39. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines40, la tecnología empleada, la finalidad o función41, Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.· (Subrayado por fuera del texto).

En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-lP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. 39 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 40 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 41 Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo "know-how" y persiguen un mismo propósito general.

Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza {lnsütut Féderal de la Propriété lntellectuelle), "Directivas en maliéra des marques·, Bema, 2014, p. 170. 16 GACETA OFICIAL 09/09/2016 34 de 49 el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios42 • Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios43 • Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud44 • c} El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos o servicios45. o En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro46• 42 Véase, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50115 P, Kurt Hesse e/ OAMI - Hubert Ampferl Dr. lng. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: Kun factor entre muchos otros. como la naturaleza. la utilización o los canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos" (Subrayado por fuera del texto). 43 En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

Cabe indicar que no existe, generalmente. riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo. podrla darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrlan ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado. /bid. 44 45 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los producto3 o servicios. 46 Véase, en ese sentido. la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA.

Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudenc:;ia". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quíto, 2004, p. 400. 17 GACETA OFICIAL 09/09/2016 35 de 49 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro47• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

El análisis de la concurrencia del factor o indicio referido a la complementariedad entre productos o servicios, por su parte, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.). Aunque, a diferencia de otros criterios de propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o serv1c1os identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos4ª. 47 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "él efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. "Introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. 48 Al respecto, cabe citar, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea {Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: "22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando -en particular, en el apartado 43 de esa sentencia- que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especlficamente en ese contexto no podlan desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por sf mismo, la existencia de dicha similitud." {Subrayado por fuera del texto). 18 GACETA OFICIAL 09/09/2016 36 de 49 A este respecto, cabe indicar que los productos o serv1c1os accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal.

En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud49. 4.2. Finalmente, cabe indicar que puede existir similitud entre un producto y un servicio. En tal caso, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor, si el titular de una marca de servicio puede igualmente dedicarse a la fabricación o distribución de los respectivos productos o, a la inversa, si el titular de una marca de producto puede prestar los correspondientes servicios.

En tal caso, el consumidor percibirá el producto y el servicio como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados como similares a estos (servicio postventa)5º. 4.3. Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito 51• 4.4.

En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado A ALDO (mixto) y los productos contenidos en las clases 18 y 25, así como los servicios incluidos en la clase 35 de la referida Clasificación, que distingue la marca opositora.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2010-00349, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 49 Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. 50 lbld., p. 179. 51 Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002, ya citado, p. 8;

Proceso 68-IP-2002, ya citado, p.11. 19 GACETA OFICIAL 09/09/2016 37 de 49 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �{' CeciliM A;.;;,iouinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente inter re ación_P-rejudicial el Presidente y el Secretario.

Juli Cesar Navarro SECRETARIO (E) Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 GACETA OFICIAL 09/09/2016 38 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 492-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00559 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca FIGURATIVA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS: El Oficio 3151, recibido el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00559; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandantes: TROLLI IBÉRICA S.A. 1 GACETA OFICIAL 09/09/2016 39 de 49 MEDERER GMBH. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: PROCAPS S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 4 de abril de 2008, Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH presentaron cancelación por falta de uso contra la marca FIGURATIVA 1, registrada a favor de PROCAPS S.A. para distinguir productos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) 2• 2.2.

El 17 de febrero de 2009, mediante Resolución 6177, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) denegó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA. Sin embargo, canceló parcialmente el registro de la marca, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos". 2.3.

En consecuencia, el certificado correspondiente a la marca FIGURATIVA se modificó y se redujo a distinguir: "dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería". 2.4. Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. ' Certificado No. 281110. 1 Chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria, helados comestibles: todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas): condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos· y limitar a únicamente dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confiteria. 2 GACETA OFICIAL 09/09/2016 40 de 49 2.5.

El 20 de abril de 2009, mediante Resolución 18118, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 6177. 2.6. El 17 de julio de 2009, mediante Resolución 36007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 6177. 2.7. Mediante escrito de septiembre de 2009, Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH presentaron acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado contra las Resoluciones 6177, 18118 y 36007. 2.8.

El 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486. 3. Argumentos de la demanda de nulidad Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH interpusieron demanda en la que manifestaron que: 3.1.

En el presente caso, el uso de la marca FIGURATIVA no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir, en su forma figurativa, sino que se aportó como única prueba de uso un disco compacto que contiene fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI CLASSIC BEARS acompañada de la figura registrada como marca. 3.2.

Que dentro del expediente no aparecen pruebas, ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI CLASSIC BEARS tenga incorporada la figura cuya cancelación se demanda, ni aparece prueba alguna del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486. 3.3. De la jurisprudencia andina, se desprende que es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, denominativa o figurativa, ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca figurativa, mixta o denominativa, la identifica. 3.4.

Por lo tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca mixta denominativa a través del uso de un signo que combine elementos gráficos y denominativos. 3 GACETA OFICIAL 09/09/2016 41 de 49 3.5. En el presente caso, en ninguna parte se prueba que al signo mixto efectivamente usado en el comercio se le hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda señalando que: 4.1.1. Los productos que hacen relación a la marca FIGURATIVA registrada, se acompañaron de la expresión CLASSIC BEARS, la cual es utilizada de manera simultánea con la marca FIGURATIVA registrada. En las facturas, las expresiones TROLLI CLASSIC BEARS nos referirán directamente los productos amprados por la marca FIGURATIVA registrada. 4.1.2.

Adicionalmente, si observamos los empaques aportados por la parte accionada, se evidencia que los mismos están conformados por los elementos mencionados, en la parte superior la marca TROLLI, bajo ella la expresión CLASSIC BEARS y en la parte inferior hacia la derecha, en un tamaño importante, la marca FIGURATIVA registrada, esto es, figura de osos con sus oseznos. 4.1.3.

En este caso, la marca FIGURATIVA y la marca TROLLI son utilizadas conjuntamente. Además, cada una de ellas tiene una posición importante en el conjunto, toda vez que tienen una distancia suficiente que permite al consumidor diferenciarlas la una de la otra. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las marcas figurativas, en principio, son impronunciables, por lo cual es válido que el titular de una marca figurativa la acompañe de expresiones que faciliten al consumidor solicitarla en el mercado, lo cual resulta evidente en el caso en estudio. 4.1.4.

La modalidad en que se efectuó la comercialización de los productos identificados con la marca FIGURATIVA fue a través de autorización a la empresa PROCAPS S.A., quien facturó a nombre de otras empresas e incluso particulares, las gomas TROLLI CLASSIC BEARS, lo cual se evidencia de las facturas. 4.1.5. Finalmente, teniendo en cuenta el valor unitario de cada producto y las ventas realizadas en el periodo correspondiente, se concluye que debieron ser muchas las unidades que se comercializaron toda vez que el valor de las ventas fue cuantioso y seguramente correspondió a un porcentaje importante del mercado relevante. 4.2.

En su contestación PROCAPS S.A. como tercero interesado manifestó que: 4 GACETA OFICIAL 09/09/2016 42 de 49 4.2.1. El Artículo 165 de la Decisión 486 no tiene relación alguna con los hechos y argumentos esgrimidos en la demanda. Por lo tanto, existen motivos suficientes para denegar la totalidad de las pretensiones allí incluidas. Esto es así porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o de plena jurisdicción, tiene una naturaleza particular que se concreta en que no basta la lesión de un derecho, sino que dicha afectación tiene que venir dada por un acto administrativo teñido de ilicitud. 4.2.2.

PROCAPS S.A. demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca en el mercado colombiano, para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.3. Aparentemente, Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH desconocen que un registro de marca figurativa solo exige el uso de la gráfica completa, sin importar qué diseños adicionales o expresiones de más se usen en conjunto con aquella. 4.2.4.

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Andino, se evidencia que el acervo aportado al expediente coincide totalmente con la marca figurativa registrada, en el sentido de que era el mismo dibujo y no una versión parcial o distinta de manera alguna. En efecto, la marca figurativa siempre se ha usado con elementos denominativos, como refiere el citado Tribunal.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 1653 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 3 "Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular. por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior. no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vla administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para /os cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de fa marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito�. 5 GACETA OFICIAL 09/09/2016 43 de 49 2. De oficio se interpretará el Artículo 1664 inciso tercero de la Decisión 486. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso. 2.

La cancelación parcial de un registro de marca. 3. De la prueba de uso de la marca. 4. El uso de la marca de manera diferente a la registrada. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso. 1.1. Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH presentaron cancelación por falta de uso en contra la marca FIGURATIVA, registrada a favor de PROCAPS S.A. para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón por lo cual se abordará esta figura. 1.2.

Los artículos 165 a 170, salvo el 1695 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. 1.3. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. 1.4.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. " "Artículo 166."( ) El uso de una marca en modo tal que difiera de fa forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará fa cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca·. 5 El Articulo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 6 GACETA OFICIAL 09/09/2016 44 de 49 1.5.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.6.

Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.7. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. 1.8. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.8.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.8.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc. 7 GACETA OFICIAL 09/09/2016 45 de 49 1.9.

Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca FIGURATIVA fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. 2. La cancelación parcial de un registro de marca 2. 1. La autoridad nacional de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486 canceló parcialmente el registro de la marca FIGURATIVA, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "chocolate, café, té, azúcar, arroz. tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel. jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos", por lo que se revisa en este punto la cancelación parcial de una marca quedando vigente únicamente para dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería. 2.2.

La disposición antes citada es clara. en el sentido de que cabe la cancelación parcial de una marca, siempre y cuando la falta de uso afecte a uno o algunos de los productos o servicios contenidos en el certificado de registro, y tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 2.3. Esta llamada identidad o similitud de los productos o servicios debe ser entendida como la conexión competitiva entre los mismos, ya que por más que el titular no pruebe fehacientemente en un proceso de acción de cancelación que uso su marca, si probó que otro producto o servicio relacionado sí está en el mercado, es suficiente como para que la autoridad no cancele ese registro. 2.4.

La razón por la que no se debe cancelar parcialmente una marca cuando sus productos son relacionados es precisamente por salvaguardar al público consumidor en tanto en cuanto si obtenida la cancelación del registro y si se tratan de productos de la misma línea, va a considerar que se trata del mismo productor. 2.5. Siguiendo la línea de este Tribunal, la Interpretación Prejudicial dictada dentro del proceso 180-IP-2006, estableció entre los requisitos para la procedencia de la cancelación parcial: el no uso que los productos o servicios o que tales productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los autorizados.

Que sean similares supondría, como expresa la jurisprudencia, que sean conexos" o relacionados11 -coloquialmente hablando- y. entonces, el Tribunal enuncia: "Si por un lado la norma impide el registro de 8 11 11 GACETA OFICIAL 09/09/2016 46 de 49 signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados". 2.6.

Por otra parte, en ejercicio del derecho preferente que le confiere la ley al solicitante de una acción de cancelación, por más que consiga que se cancele parcialmente el registro, el día de mañana al presentar la solicitud de registro puede ser objeto de oposición por parte del titular de la marca cancelada, argumentado riesgo de confusión por tratarse de productos relacionados, o en su defecto la propia autoridad de oficio puede denegarla por falta de distintividad en aplicación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 2.7.

Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro, para lo cual debemos recordar que el Articulo 136 literal a) enuncia como prohibición para el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca anterior sea solicitada o registrada, ya sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. 2.8.

Por tal motivo, el simple hecho de que se canceló un producto relacionado con el que sí está en uso, puede causar asociación o confusión y por tanto la solicitud del signo no es admisible a registro como marca por carecer de distintividad. 2.9. La figura de la acción de cancelación parcial debe ser entendida bajo el presupuesto de que es pertinente siempre y cuando los productos o servicios a cancelarse, no posean conexión competitiva respecto de los productos o servicios que quedan vigentes. 2.1 O. Para cancelar parcialmente un registro, necesariamente la autoridad debe analizar todos estos aspectos y así se evitarán inoficiosas solicitudes de registro que pueden ser rechazadas o en su defecto crear riesgo de confusión en el público consumidor. 3.

De la prueba de uso de la marca 3.1. Afirma el actor que dentro del expediente no aparecen pruebas, ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI CLASSIC BEARS tenga incorporada la figura cuya cancelación se demanda, ni aparece prueba alguna del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486, por lo que se revisará el tema relacionado con la prueba de uso de una marca. 9 GACETA OFICIAL 09/09/2016 47 de 49 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios. 3.3.

El mismo articulo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 3.4.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo. 4.

El uso de la marca de manera diferente a la registrada 4.1. Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH manifiesta que el uso de la marca FIGURATIVA no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir, en su forma figurativa, sino que se aportó como única prueba de uso un disco compacto que contiene fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI CLASSIC BEARS acompañada de la figura registrada como marca. 4.2.

El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 4.3. Por lo tanto, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 4.4.

La norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro de una marca, tomando en cuenta los siguientes criterios: en 10 GACETA OFICIAL 09/09/2016 48 de 49 una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. 4.5.

De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. 4.6.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. 4.7. Por lo tanto, la corte consultante deberá delimitar lo siguiente: 4.7.1. Si el signo figurativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, 4.7.2.

Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. 4.8. Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 4.9.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la marca en controversia es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial. 4.10. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca FIGURATIVA en el mercado. 11 GACETA OFICIAL 09/09/2016 49 de 49 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00559, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. i° La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artic o s to del Tribunal. �¡: z Cecilia �a �teros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente terpretacióñ - r · icial el Presidente y el Secretario.

Julio esar Navarro SECRETARIO (E) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12