Año XXXIII – Número 2801 Lima, 9 de setiembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 506-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00844-2013-01801-JR-CA-15 Referencia: Patente involucrada: ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL PÉPTIDO AMILOIDE BETA Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LOS MISMOS PROCESO 508-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 1449-2014-01801-JR-CA-25 Referencia: Marcas involucradas RALPH LAUREN y logotipo (mixta), POLO BY RALPH (denominativa), RALPH RALPH LAUREN, LAUREN RALPH, LAUREN POLO, POLO JEANS CO., POLO SPORT, RLX POLO SPORT y RALPH AMÉRICA PROCESO 520-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00155 Referencia: Marcas involucradas: UNOMEDICAL (mixta) y U.M. UNION MEDICAL (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 09/09/2016 2 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 506-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00844-2013-0-1801-JR-CA-15 Referencia: Patente involucrada: ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL PÉPTIDO AMILOIDE BETA Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LOS MISMOS.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. VISTOS: El Oficio 844-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 5 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 00844-2013-0-1801JR-CA-15; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. 1 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno. 09/09/2016 3 de 53 Demandante: Rinat Neuroscience Corp. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi), República del Perú. 2. Hechos relevantes. 2.1. El 27 de abril de 2006, Rinat Neuroscience Corp. (en adelante, "Rinat"), reivindicando prioridades extranjeras en base a la solicitud 60/676, 093 presentada el 29 de abril de 200 5 y la solicitud 60fi 04,818 presentada el 1 de agosto de 200 5 en los Estados Unidos de América, solicitó ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, "el lndecopi") el registro de patente para ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL PÉPTIDO AMILOIDE BETA Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LOS MISMOS 1 · 2.2.

El 16 de septiembre de 2009, mediante el Informe Técnico CJE292009, se comunicó que: Las reivindicaciones 1 a 40 carecen de claridad. Las reivindicaciones 1 a 3 carecen de soporte en la descripción, por lo que no cumplen con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 41 a 44 que definen métodos terapéuticos, no son patentables en concordancia con el Articulo 20 literal d) de la Decisión 486. 2. 3.

El 20 de enero de 201O, con el objeto de subsanar las supuestas observaciones de falta de claridad, Rinat presentó un nuevo pliego de 31 reivindicaciones, presentando asimismo argumentos en relación a las objeciones al nivel inventivo. 2.4. El 26 de febrero de 2010, mediante Resolución 291-2010/DIN­ INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI resolvió denegar la solicitud de registro de patente. 2.5.

El 25 de marzo de 20 10, Rinat presentó recurso de apelación contra la Resolución 291-2010/DIN-INDECOPI. 1 La referida denuncia fue tramitada mediante expediente administrativo 443-2006/0IN. 2 GACETA OFICIAL 09/09/2016 4 de 53 2.6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, por acuerdo de sesión, dispuso que sólo es posible presentar nuevos pliegos reivindicatorios hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y no cabe interponer recurso impugnativo de apelación sustentándolo en un nuevo pliego de reivindicaciones por cuanto no se estaría cuestionando la decisión adoptada por la Dirección en primera instancia, sino que se busca que la segunda instancia haga un examen de un nuevo documento no evaluado por la Dirección. 2.7.

El 23 de octubre de 2012, mediante Resolución 1967-2012/TPI­ INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 2912010/DIN-INDECOPI, señalando lo siguiente: - Las reivindicaciones 1 a 25 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 26 a 31 no son susceptibles de ser protegidas en concordancia con el Artículo 14 de la Decisión 486, que sólo considera patentables los productos o procedimientos. 2.8. El 31 de enero de 2013, Rinat interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones 1967-2012/TPI-INDECOPI y 291-2010/DIN-INDECOPI. 2.9.

El 6 de abril de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Rinat. 2.1O. El 17 de abril de 2015, el lndecopi presentó recurso de apelación contra la sentencia de 6 de abril de 2015. 2.11. El 25 de septiembre de 2015, mediante Resolución 4, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda. Rinat presentó demanda contencioso administrativa manifestando que: 3.1. Constituye una vulneración al derecho de defensa la falta de notificación del informe técnico CJE29-2009/a, sobre la base del cual 3 GACETA OFICIAL 09/09/2016 5 de 53 la Sala del lndecopi sustentó su decisión, informe que no ha sido notificado en ninguna etapa del procedimiento administrativo. 3.2.

La Oficina de Invenciones emitió un segundo informe técnico en respuesta a un nuevo pliego de reivindicaciones presentado por ellos y el mismo no se les notificó. 3.3. La Sala del lndecopi, al considerar que no era posible admitir a trámite el nuevo pliego de reivindicaciones, ha vulnerado el contenido del Artículo 34 de la Decisión 486, el cual permite al administrado realizar modificaciones en el pliego de reivindicaciones en cualquier momento e inclusive hasta después de otorgada una patente. 3.4.

El examinador de patentes ha realizado una inadecuada evaluación del pliego de reivindicaciones presentado, la misma que contraviene abiertamente la práctica regular en el ámbito de patentes, asi como la regla que dispone el análisis obligatorio de reivindicación por reivindicación. 4. Argumentos de la contestación a la demanda. El lndecopi presentó contestación a la demanda expresando que: 4.1.

El trámite vinculado a la aplicación de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 corresponde a uno de primera instancia. De la lectura del Artículo 45 de la citada Decisión se advierte que la notificación de los informes posteriores al primero, corresponde a una facultad discrecional de la autoridad administrativa. En este contexto, era obligatorio notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, mas no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas. 4.2.

El pliego de reivindicaciones presentado carece del requisito de claridad establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486. En tal sentido, la falta de claridad y concisión no sólo entorpecerá la determinación inequívoca del objetivo técnico de la patente, sino que obstaculizará la verificación de su novedad y altura inventiva. 4.3. Conforme a la competencia resolutiva en vía de revisión del Tribunal del lndecopi no es posible modificar las reivindicaciones de la solicitud de patentes en segunda instancia administrativa por cuanto el recurso de apelación en la vía administrativa tiene una naturaleza revisora de los fundamentos en primera instancia administrativa. 4 GACETA OFICIAL 5. 09/09/2016 6 de 53 Sentencia de Primera Instancia. El Juzgado de primera instancia, al dictar sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda, al considerar que: 5.1.

Valorando el conjunto de informes técnicos emitidos en el presente proceso, se tiene que el Informe Técnico CJE29-2009/a reproducía la conclusión del Informe Técnico CJE29-2009, con respecto a la falta de claridad del pliego de reivindicaciones postulado, ello al haberse reafirmado por el examinador técnico que el contenido de las reivindicaciones también carecía de claridad.

Por lo tanto, al reproducir el Informe Técnico CJE20-2009/a la misma conclusión sin que incluya nuevos elementos o diversos elementos no existiría la obligación de notificar dicho informe. 5.2. El Informe Técnico CJE29-2009/a no fue puesto en conocimiento de la solicitante antes de la emisión de la Resolución 291-2010/DIC­ INDECOPI, sin embargo, al ser notificada con la resolución de primera instancia administrativa, Rinat tuvo la oportunidad de contradecir los fundamentos expuestos en dicho informe, derecho que fue efectivamente ejercido conforme se desprende del tenor del recurso de apelación presentado ante la emisión de la Resolución 291-2010/DIN­ INDECOPI. 5.3.

Sin embargo, se puede determinar que el análisis relativo la no patentabilidad de las reivindicaciones 26 a la 31, efectuado en el Informe Técnico CJE29-2009, con respecto al Informe Técnico CJE292009/a, constituye un elemento nuevo en el análisis efectuado por los evaluadores de patentes en primera instancia. En efecto, nótese que los cuestionamientos realizados en el Informe Técnico CJE29-2009 se referían a la falta de claridad y sustento en la memoria descriptiva, así como la falta de patentabilidad de la materia reivindicada, mientras que los contenidos en el Informe Técnico CJE-2009/a se encontraban circunscritos a la falta de claridad del pliego postulado, y que en ninguno de ellos se hace mención alguna a la condición de uso de parte de la materia reivindicada, sin embargo, en la Resolución 19672012/TPI-INDECOPI se considera este extremo como fundamento para la denegatoria de la patente solicitada sin que medie argumento alguno por parte del administrado. 5.4.

En efecto, al concluir el evaluador de patentes en el Informe Técnico sin número que las reivindicaciones 26 a 31 no eran susceptibles de ser protegidas por tratarse de invenciones de uso, este extremo constituía un elemento nuevo sobre el cual Rinat nunca tuvo la oportunidad de manifestarse, pues no existió pronunciamiento al respecto en los antecedentes.

En consecuencia, se puede establecer que, en el presente caso, sí correspondía la notificación al solicitante 5 GACETA OFICIAL 09/09/2016 7 de 53 del informe técnico emitido en segunda instancia, pues contenía una conclusión distinta con respecto a sus antecedentes, sirviendo incluso de sustento para la emisión del acto administrativo. 5.5.

Finalmente, no se considera viable que el Tribunal del INDECOPI se pronuncie sobre hechos, circunstancias u omisiones no acontecidas en primera instancia administrativa y que no puedan ser susceptibles de un control posterior. Aceptar un criterio contrario supondría desnaturalizar los mecanismos procedimentales y de control diseñados para la instancia de revisión administrativa; máxime cuando se aprecia de la normativa examinada que el procedimiento técnico vinculados a la evaluación de la solicitud de registro de patentes se encuentra reservada a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del lndecopi, órgano que no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre las modificaciones planteadas por la recurrente.

En consecuencia, si bien se aprecia que la demandante cuestiona el acto administrativo por el cual el lndecopi no admitió a trámite el nuevo pliego de reivindicaciones planteado, no se encuentra un vicio de nulidad sobre dicho extremo, correspondiendo desestimar lo argumentado al respecto. 6. Argumentos del recurso de apelación. El lndecopi presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial, aduciendo que: 6.1.

En el presente caso, correspondía aplicar el Artículo 45 de la Decisión 486 y no el 46 como aplicó erróneamente el Juzgado, toda vez que no nos encontramos ante un Informe emitido por un experto externo. 6.2. La autoridad administrativa cumplió con notificar las inconformidades encontradas en la solicitud presentada pero las mismas no fueron subsanadas, por lo que en aplicación del Artículo 45 de la Decisión 486 se procedió a rechazar la solicitud de patente. 6.3.

En consecuencia, en la sentencia apelada se establece erróneamente que el Tribunal del lndecopi debió notificar el informe técnico a afectos de que el solicitante pueda absolverlo y/o proponer un nuevo pliego de reivindicaciones antes de emitir resolución que ponga fin al procedimiento, lo cual resulta imposible pues este planteamiento originaría un nuevo análisis técnico y así sucesivamente.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 45 y 462 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6 GACETA OFICIAL 09/09/2016 8 de 53 2. De oficio, se interpretarán los artículos 30 y 34 3 de la citada Decisión, con la finalidad de analizar cuándo se puede modificar una patente, tema materia del proceso interno. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 2. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos. 3. Modificaciones a la solicitud de patente. Su oportunidad. 4. Preguntas del consultante. "Artículo 45.• Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dfas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dlas adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a fa notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente·. "Articulo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre fa patentabifidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a} copia de la solicitud extranjera; b} copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c} copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d} copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e} copia de cualquier resolución o faflo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente articulo la oficina nacional competente denegará la patente". 3 MArtfculo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". (...} "Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que corresponderla a la divulgación contenida en la solicitud inicial. n Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error materia. 7 GACETA OFICIAL 09/09/2016 9 de 53 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1.

Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 1.1. El Informe Técnico CJE29w2009, enunció que la patente solicitada ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL PÉPTIDO AMILOIDE BETA Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LOS MISMOS en sus reivindicaciones 1 a 40 carecía del requisito de claridad. De igual manera el consultante solicita a este Tribunal se analice este requisito, por lo que se abordará este tema y además el requisito de concisión ligado al de claridad. 1.2.

Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Articulo 29 de la Decisión 486.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática4 • 1.3. Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. 1.4. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 1.5.

La normativa comunitaria contempla, as1m1smo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones5 • 1.6. La doctrina sostiene al respecto que "( ) en pnnc1p10, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos( ) Pero( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse 4 s Revisar Proceso 243-IP-2013.

Revisar Proceso 165-IP-2013. 8 GACETA OFICIAL 09/09/2016 10 de 53 que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". 6 1.7. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que "Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )", en cambio, "( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente".' 1.8. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección8. 1.9. La observancia de los requisitos permitirá determinar el "objeto", características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable9. 6 ÁLVAREZ, Alicia. "Derecho de Patentes". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 7 SALVADOR, Jovanl, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. e 9 Revisar Proceso 10-IP-2014.

Revisar Proceso 243-IP-2013. 9 GACETA OFICIAL 09/09/2016 11 de 53 1.1 O. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia 10• 1.11.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo 1 1. 1.12. Según la normativa andina, Articulo 26 de la Decisión 486, "la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción". El Artículo 28 enuncia que "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla" 12. 1.13.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación 13. 1.14. Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término" 14. 1.15.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas 15. 1 º Revisar Proceso 9-IP-2014. 11 Revisar Proceso 257-IP-2013. 12 Revisar Proceso 47-IP-2014. 13 Revisar Proceso 190-IP-2015. 14 Gura de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnologla.

Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. 15 Revisar Proceso 104-IP-2013. 10 GACETA OFICIAL 09/09/2016 12 de 53 1.16. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad16• 1.17.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar /os requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individua/mente consideradas, así como al conjunto de todas." 1.18.

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: "El requisito de concisión del Arl. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La 16 Revisar Proceso 243-IP-2013, ya citado. 11 GACETA OFICIAL 09/09/2016 13 de 53 finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas." 1.19.

Por lo antes expuesto el juez consultante, deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. 2. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos. 2.1. Para resolver la inquietud del consultante en relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal manifiesta que la Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industria 1 17• 2.2.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente18. 2.3.

El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del Articulo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente19. 17 Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES" y 104-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA". 18 lbidem. 19 Ibídem. 12 GACETA OFICIAL 09/09/2016 14 de 53 2.4.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes20• 2.5. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa21. 2.6.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del Artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí si es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del Artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último22• 2.7.

Este Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habria ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes23. 20 Ibídem. 21 Ibídem. 22 Revisar Proceso 80-IP-2015. 23 Revisar Proceso 53-IP-2014. 13 GACETA OFICIAL 09/09/2016 15 de 53 2.8. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes24• 2.9.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico25 • 2.1 O. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: "Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el Artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabi/iad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acaffea la invalidez del acto que concede o deniega una patente." (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013)." 2.11. En consecuencia, cada vez que la Oficina de Patentes pida informes a expertos externos, debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos. 24 Revisar Proceso 28-IP-2015.:is Revisar Proceso 239-IP-2013. 14 GACETA OFICIAL 3. 09/09/2016 16 de 53 Modificaciones a la solicitud de patente.

Su oportunidad. 3.1. Rinat enuncia que la Sala del lndecopi, al considerar que no era posible admitir a trámite el nuevo pliego de reivindicaciones, ha vulnerado el contenido del Articulo 34 de la Decisión 486, el cual permite al administrado realizar modificaciones en el pliego de reivindicaciones en cualquier momento e inclusive hasta después de otorgada una patente, por lo que se analizará este tema. 3.2.

El párrafo primero del Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

De lo anterior se desprende lo siguiente: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. • De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486)26 • 3.3. El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: "Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a 26 Revisar Proceso 127-IP-2013. 15 GACETA OFICIAL 09/09/2016 17 de 53 un alquilo C1-C6 yen /as modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada.

Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales. Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible.

Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc." 3.4. Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial27• 3.5.

El Tribunal aclara que para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad. 3.6. El juez consultante deberá verificar que la petición de modificación realizada por la solicitante, cumpla con los requisitos determinados en la presente interpretación. 4.

Preguntas del consultante. 27 Revisar Proceso 21-IP-2000. 16 GACETA OFICIAL 1. 09/09/2016 18 de 53 De cómo deberá interpretarse y/o aplicarse el artículo 45 y 46 de la Decisión 486, en lo pertinente a la legislación peruana; toda vez que el hecho de no notificar en segunda instancia administrativa al solicitante con el informe técnico emitido por un examinador externo, estaría atentando contra el debido procedimiento administrativo, pues éste contenía conclusiones distintas con respecto a sus antecedentes.

Tal como se enuncia en el punto 2.3. la notificación prevista en el Artículo 45 es distinto a la notificación de los informes técnicos contemplados en el Articulo 46. La notificación del Artículo 45 busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del Articulo 45).

Con la notificación del Artículo 46 por su parte, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes y que debido a la importancia que tendrían dichos informes para la concesión o denegatoria de la patente, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que dentro del trámite existan este tipo de informes técnicos necesariamente deben ser notificados al solicitante. 2.

De qué aspectos se deben tomar en cuenta para que una patente cumpla con el requisito de claridad. Tal como ya se desarrolló en el punto 1 de la presente interpretación prejudicial, conforme el Artículo 28 de la Decisión 486, la descripción de la patente deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona entendida en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de 17 GACETA OFICIAL 09/09/2016 19 de 53 conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00844-2013-0-1801-JR-CA15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Est del Tribunal. b Cecilia �{;;;�ros MAGISTRADA.. De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpr · · n-Prejtidici I el Presidente y el Secretario.

Julio esar Navarro SE RETARIO (E) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 GACETA OFICIAL 09/09/2016 20 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso 508-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 1449-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia Marcas involucradas RALPH LAUREN y logotipo (mixta), POLO BY RALPH (denominativa), RALPH RALPH LAUREN, LAUREN RALPH, LAUREN POLO, POLO JEANS CO., POLO SPORT, RLX POLO SPORT y RALPH AMÉRICA Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N º 1449-2014-0 / 51ª SECA-CSJLI-PJ, de fecha 6 de octubre de 2015, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Corte Superior de Justicia de Lima solicita Interpretación Prejudicial del Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486 1 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N º 01449-2014-0-1801-JR-CA-25; y, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articulo 155.- El registro de una maroa confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comeroio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1 6 r GACETA OFICIAL 09/09/2016 21 de 53 El Auto del 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandados: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Naciby Nadia Nuñez Seif 2. Hechos relevantes: 2.1. El 1 de diciembre de 2011, THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (en adelante, POLO) interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial, contra Naciby Nadia Nuñez Seif (en adelante, señora Núñez), manifestando que: Es titular de la marca constituida por el diseño de un jugador de polo (figurativa) registrada con Certificado 33841, la marca RALPH LAUREN (denominativa) registrada con Certificado 33688 y la marca RALPH LAUREN (mixta) registrada con Certificado 34644, todas para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales gozan de notoriedad.

La denunciada es titular de las siguientes marcas: a) La marca RALPH AMERICA (denominativa), registrada con Certificado 68524 que identifica prendas de vestir, incluyendo calzados, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. b) La marca figurativa conformada por un caballero medieval con su escudo y lanza montado a caballo, registrada con Certificado 128856 que identifica prendas de vestir, incluyendo calzados y zapatillas de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

( )". h f 2 GACETA OFICIAL 09/09/2016 22 de 53 c) La marca RALPH AMERICA (denominativa), registrada con Certificado 170333 que distingue exclusivamente calzados de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La denunciada licenció las marcas inscritas a su favor con Certificados 68524 y 128856, a la empresa Pana Textil S.A.C. y Corporación Beirut S.A.C. 2 Las marcas antes referidas resultarían confundibles y con ello, a decir del denunciante, se configuraría un acto de mala fe. 2.2.

Mediante Resolución del 16 de diciembre de 2011, la Secretarla Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) admitió a trámite la denuncia por infracción. 2.3. El 3 de abril de 2012, la señora Núñez fue declarada rebelde debido a que no cumplió con absolver el traslado de la denuncia. 2.4.

Mediante Resolución 2837-2012/CSD-INDECOPI del 24 de agosto de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró improcedente la denuncia interpuesta en virtud a los siguientes argumentos: a) La accionante no ha presentado ni ofrecido medio probatorio alguno a fin de acreditar que las marcas sustento de su denuncia tienen la calidad de notoriamente conocidas. b) Los argumentos alegados por la denunciante no son susceptibles de ser calificados como "actos de infracción" porque constituyen un ejercicio legítimo de los derechos de la denunciada. 2.5.

El 1 O de septiembre de 2012, POLO interpuso recurso de apelación. 2 El 19 de octubre de 2011, mediante Expediente 471047·2011/DSD, POLO interpuso denuncia por infracción en contra de la seilora Núilez y en contra de las empresas Pana Textil S.A.C. y contra Corporación Beirut S.A.C. Cabe precisar que la Dirección de Signos Distintivos decidió abrir expedientes independientes para cada denunciado. 3 {J I GACETA OFICIAL 09/09/2016 23 de 53 2.6.

Por Resolución 3727-2013/TPI-INDECOPI del 4 de noviembre de 2013, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del lndecopi confirmó la Resolución impugnada. Señaló que la señora Núñez ejerció su derecho al otorgar las licencias de uso de sus marcas registradas con Certificados 68524 y 128856, no siendo ello causal de infracción. Asimismo, señaló que POLO no presentó ni ofreció pruebas que acrediten que sus marcas eran notoriamente conocidas. 2.7.

El 10 de febrero de 2014, POLO interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. 2.8. Mediante Auto de 28 de marzo de 2014, se admitió la demanda interpuesta en contra del lndecopi y de la señora Núñez. 2.9. El 19 de junio de 2014, el lndecopi contestó la demanda, alegando que la señora Núñez no incurrió en infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante. 2.1O.

Por Sentencia del 29 de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta. 2.11. El 14 de mayo de 2015, POLO interpuso recurso de apelación. l 2.12. Mediante Auto del 2 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso incoado por la demandante y dispuso solicitar interpretación prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de POLO: 3.1. La Resolución 3727-2013/TPI-INDECOPI del 4 de noviembre de 2013, no se encuentra arreglada a la ley porque se ha probado que la señora Núñez comercializó productos infractores. 3.2. Las empresas licenciatarias Pana Textil $.A.C. y Corporación Beirut S.A.C. sostuvieron que tenlan derecho a usar las marcas por cuyo uso las denuncia POLO, toda vez que esas marcas han sido licenciadas por parte de la señora Núñez. 3.3.

La señora Núñez participó en la infracción conjuntamente con Pana Textil S.A.C. y Corporación Beirut S.A.C., las cuales ya fueron sancionadas, por lo que procede también sancionar a la señora Núñez, por haber sido parte de esta infracción de los derechos de POLO. 4 b I GACETA OFICIAL 09/09/2016 24 de 53 3.4. La licenciante tiene perfecta información de cómo las licenciatarias usan las marcas licenciadas y si permite el uso las marcas licenciadas que son confundibles con las de terceros, lo hace porque obtiene lucro ilícito de ello. 3.5.

Las empresas licenciatarias no usan las marcas licenciadas por parte de la señora Núñez, inscritas con Certificados Nº 68524 y 128856, sino que bajo el pretexto de dicha licencia, utilizan marcas que infringen las de POLO. 3.6. La señora Núñez y las empresas Pana Textil S.A.C. y Corporación Beirut S.A.C. son responsables por la infracción a las marcas de POLO.

El lndecopi ya sancionó a esas dos empresas (mediante 4425-2013fTPI­ y 2289-2012/DSD-INDECOPI Resoluciones INDECOPI), y que solo faltaría sancionar a la señora Núñez. 4. Argumentos de la contestación de la demanda del lndecopi: 4.1. No corresponde sancionar al titular de una marca por ejercer los derechos conferidos en virtud a su registro, como es el licenciar una marca. 4.2.

La demandante ampara su argumento en el hecho de que las empresas a las cuales la señora Núñez licenció sus marcas {Pana Textil S.A.C. y Corporación Beirut S.A.C.), fueron sancionadas en otros procedimientos al haberse constatado que utilizaban signos que vulneraban los derechos de propiedad industrial de la demandante, respecto de las marcas inscritas bajo Certificados 34644, 33841 y 33196. 4.3.

La autoridad administrativa constató que las empresas Pana Textil S.A.C. y Corporación Beirut S.A.C. utilizaban en el mercado signos similares a las marcas inscritas con Certificados 34644, 33841 y 33196 a favor de la demandante, lo cual podría causar riesgo de confusión en el público consumidor. Sin embargo, ninguno de los signos por los cuales dichas empresas fueron sancionadas, fueron las marcas licenciadas por la señora Núñez.

Las referidas empresas utilizaron signos distintos a los licenciados para cometer las infracciones. 4.5. El comportamiento cuestionado por la demandante; es decir, licenciar marcas, no es susceptible de ser calificado como un acto de infracción, ya que ello únicamente constituye un ejercicio legitimo de un derecho que le corresponde en su calidad de titular de una marca. 5 GACETA OFICIAL 5. 09/09/2016 25 de 53 Sentencia del Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima: 5.1.

La señora Núñez, titular de las marcas registradas con Certificados 68524 y 128856, tiene el derecho exclusivo a otorgarlas en licencia a terceros, siendo que el ejercicio de dichos derechos en modo alguno puede constituir causal de infracción al derecho marcarte alguno; por el contrario, constituye un ejercicio legitimo de su derecho otorgado por la autoridad administrativa a través de un registro marcario, lo cual se encuentra amparado por las normas contenidas en la Decisión 486. 5.2.

No se advierte que la autoridad administrativa haya sancionado a las empresas licenciatarias por usar supuestamente las marcas licenciadas por la señora Núñez; se les ha sancionado por usar signos similares a las marcas de la ahora demandante, los cuales resultaban confundibles entre si. 5.3. La Resolución 3727-2013/TPI-INDECOPI ha sido emitida de acuerdo a las normas de propiedad industrial, no habiendo incurrido en causal alguna de nulidad, por lo que declaró infundada la demanda. 6.

Recurso de apelación interpuesto por POLO: 6.1. No se tuvo en cuenta que POLO, no solo denunció a la señora Núñez, sino también a las empresas licenciatarias Pana Textil S.A.C. y Corporación Beirut S.A.C. La Dirección de Signos Distintivos del lndecopi abrió expedientes independientes para cada denunciado, cuando en realidad se trataba de una sola infracción realizada por varias personas. 6.2.

El Juzgado de Primera Instancia no advirtió que las empresas Pana Textil S.A.C. y Corporación Beirut S.A.C. señalaron que la señora Núñez actuó como su testaferro. 6.3. Contrariamente a lo sostenido en la sentencia materia de apelación, la señora Núñez participó en la infracción de las marcas de POLO, infracción en la que también participaron las empresas licenciatarias, y que fueron ya sancionadas, por lo que en consecuencia procede también sancionar a la señora Núñez, por haber sido parte de esta infracción de los derechos de POLO. 6.4.

Ambas empresas licenciatarias han pretendido disfrazar la infracción de sus marcas con el pretendido uso de las marcas de la señora Núñez, garantizado por el contrato de licencia que ella les otorgó. 6 GACETA OFICIAL 09/09/2016 26 de 53 6.5. La señora Núñez, quien licenció sus marcas a las empresas licenciatarias, era corresponsable del uso que a dichas marcas se les diera, asf como también de la modificación de las mismas hasta el punto de transformarlas en marcas infractoras. 6.6.

Las empresas licenciatarias (infractoras), se encuentran plenamente relacionadas con la familia Núñez Seif, quienes sistemáticamente pretenden registrar signos cada vez más similares a las marcas de POLO. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 155 (Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.3 2.

De oficio procede la interpretación del Artf culo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en consideración que la demandante cuestiona la responsabilidad de la demandada en calidad de licenciante de sus marcas. 4 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN5 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.

El derecho al uso exclusivo de una marca. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/culo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( } d} usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;, r Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.

La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia". 5 Polo sel\aló que tres de los signos que sustentan su denuncia (inscritos con Certificados 33841, 33688 y 34644) tienen la calidad de notorios.

Las resoluciones administrativas de primera y segunda instancia determinaron que POLO no ofreció medio probatorio alguno a fin de acreditar que sus marcas tienen la calidad de notoriamente conocidas. En el presente caso, la cuestión controvertida radica en si existirla o no infracción marcaria por parte de la sel'\ora Núi'\ez. No serla necesario erectuar un análisis adicional respecto del concepto de "notoriedad". 7 I GACETA OFICIAL 09/09/2016 27 de 53 2.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. 3. De las licencias de uso de las marcas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca 1.1.

Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.2. La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 6 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendt): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado.

(i) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.3. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto 6 De modo referencial. ver Proceso 418-IP-2015, p. 8, de fecha 13 de Junio de 2016.

B b I GACETA OFICIAL 09/09/2016 28 de 53 o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. 2.1. En el presente caso resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Articulo 155.· El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, /os siguientes actos: (...) d) (...)" usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servidos, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 2.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 7 a) b) 7 Suietos activos, dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

(ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial. Sujetos pasivos, son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Ver Interpretación Prejudícial recalda en el Proceso 367·1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 9 f; f GACETA OFICIAL 09/09/2016 29 de 53 2.3. El comportamiento determinado en el Literal d) del Articulo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.ª 2.3.1.

Elementos para calificar la conducta contenida en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: 2.3.1.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar'. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplío espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 2.3.1.2.

Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado9. e 9 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el •...riesgo d& confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el •...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, si adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". {Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recalda en el Proceso 70-IP-2008). 10 t tl GACETA OFICIAL 09/09/2016 30 de 53 2.3.1.3.

Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.4. Los mencionados derechos de exclusión pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.10 2.5.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma. 11 2.6.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo o los signos utilizados en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar los signos registrados con el o los supuestamente infractores, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios que se mencionan a continuación. 3.

De las licencias de uso de las marcas 3.1. La demandante argumentó que la señora Núñez, quien licenció sus marcas a las empresas licenciatarias, era corresponsable del uso que a dichas marcas se les diera, asl como también de la modificación de las mismas hasta el punto de transformarlas en marcas infractoras. 3.2. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad de disposición que tiene su titular.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomla de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación correspondiente. 12 10 De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p. 7. 11 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. 12 De modo referencial. ver Proceso 131-IP-2012, p.17 de fecha 3 de diciembre de 2012. 11 GACETA OFICIAL 09/09/2016 31 de 53 3.3.

Las licencias tienen una función económica importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. 13 3.4. La licencia de la marca se encuentra regulada en Capítulo IV del Titulo VI de la Decisión 486.

El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalla. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. 3.5. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí le impone una limitación. El Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regaifas, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. 14 3.6.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, de acuerdo a lo estipulado en el Artlculo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. 3.7. Sobre el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente 15: a) La cesión que presupone básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca), el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada. b) La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión. 13 lbldem. 14 lbldem. 15 lbldem. 12 GACETA OFICIAL 09/09/2016 32 de 53 c) En la licencia, una de las notas caracterlsticas es que el titular no se desprende de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos. d) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca. 3.8.

De conformidad con lo mencionado anteriormente, dada la naturaleza del contrato de licencia de marca, su celebración no configura un tipo de infracción marcaría. Sin embargo, el licenciante, dentro de sus facultades como titular de la marca, deberá verificar el cumplimiento de lo estipulado en dicho contrato con relación al uso adecuado de su marca.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 1449-2014-0-1801-JR­ CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 13 GACETA OFICIAL 09/09/2016 33 de 53 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la pres Ate1ñterpretación-Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 09/09/2016 34 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 520-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00155 Referencia: Marcas involucradas: UNOMEDICAL (mixta) y U.M. UNION MEDICAL (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3254, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00155; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Unión Medical S.A. 1 GACETA OFICIAL Demandada: 09/09/2016 35de 53 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Unomedical A/S. 2. Hechos relevantes 2.1. El 14 de mayo de 2004, Unomedical A/S solicitó el registro de la marca UNOMEDICAL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)2 • - ••• Unomed1ca1 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Unión Medica! S.A. presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de la marca UM UNIÓN MEDICAL (mixta), registrada en la Clase 103 y 254 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Dispositivos de autotransfusión, dispositivos médicos de drenaje, cánulas, trocars, cánulas para el oxigeno, cánula para la cirugía oftalmológica, bolsas para las pfemas, bolsas para la cama, bolsas para na, medidores de orina, bolsas para la sangre, tubos duodenales, tubos para el estómago, tubos endo­ traqueales y traqueales, tubos de oxígeno, electrodos ecg, electrodos para uso médico, instrumentos para el lavado de cavidades corporales, incluyendo cepillos para la limpieza de las cavidades corporales, guantes para uso médico, inhaladores, incluyendo para uso médico, catéteres, incluyendo los catéteres para la uretra, catéteres para oxigeno, tubos de alimentación, catéteres foley, catéteres percutáneos, catéteres de pvc, catéteres para el recto, catéteres para succión, inyectores para uso médico, cortinas quirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, aparatos e instrumentos médicos, aparatos e instrumentos urológicos, cuchillos, Incluyendo para uso quirúrgico, lancetas para uso quirúrgico, escalpelos, cuchillas para escalpelos, tazas o copas para uso médico, bombas, incluyendo bombas para uso médico, bombas para el estómago, jeringas, y aparatos para inyectar para uso médico, jeringas para la uretra, esponjas, quirúrgicas, máscaras de oxígeno, nebulizadores para la medicina, succionadores quirúrgicos, succionadores respiratorios, succionadores para la tráquea, manijas para succionadores, juego de succionadores, forceps, extractores de mucosidad, agujas para suturar, juegos de infusión, bombas de infusión, aparatos e instrumentos para la anestesia, vestuario especial para los cuartos de operación, uridomes. 2 Expediente interno No. 04-44893. 3 Aparatos acústicos para personas sordas, agujas de uso médico, almohadas de aire, colchones de aire para uso médico, aparatos terapéuticos, aparatos de análisis para uso médico, aparatos de anestesia, bacinillas higiénicas, biberones, aparatos ortopédicos, camas construidas especialmente para cuidados médicos, aparatos médicos para ejercicios corporales, cuchillería quirúrgica, aparatos e instrumentos dentales, electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, estetoscopios, férulas, incubadoras, láser para uso médico, aparatos para limpiar las cavidades del cuerpo, maletines especiales para instrumentos médicos, mesas de operación, aparatos de radiologla, aparatos e instrumentos para la producción de rayos x, recipientes para la aplicación de medicamentos, aparatos para respiración artificial, sondas. 4 Vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, camisas, pantalones, faldas, chaquetas, guantes, lencería interior, impenneables, medias, para uso hospitalario, clínico e industrial; calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos, para uso hospitalario, cllnico e industrial. 2 GACETA OFICIAL __ _____ ___ _:..�.;a::::: 09/09/2016 36 de 53 __,____-..====--== __.,_ _, _ Union Medical S.A. ot1c••r••llEI IUDICDtlltal1 UflPUP*I•• -.1uUH1Ulaal DIU NIU8111,..tQl.lllltD(A- 2.3.

El 26 de agosto de 2005, mediante Resolución 20647, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitada UNOMEDICAL (mixta). 2.4. Unión Medical S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 20647. 2.5.

El 30 de enero de 2007, mediante Resolución 1735, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 20647. 2.6. El 10 de abril de 2007, mediante Resolución 10278, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 20647. 2.7.

Unión Medical S.A. interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 20647, 1735 y 10278. Demanda que fue admitida a trámite el 9 de noviembre de 2012. 2.8. El 15 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda Unión Medical S.A. interpuso demanda en la que manifestó que: 3.1. La marca solicitada para registro UNOMEDICAL (mixta), y concedida por la SIC para distinguir productos en la Clase 1 O de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada UNIÓN MEDICAL (mixta), a nombre de Unión Medical S.A., para identificar productos idénticos en la misma Clase 1 O. 3.2.

Encontramos que las dos marcas en conflicto evocan exactamente el mismo concepto y, por lo tanto, la posibilidad de confusión en caso de coexistencia de las mismas en el mercado es inminente y en esta medida 3 GACETA OFICIAL 09/09/2016 37 de 53 la SIC ha debido declarar la irregistrabilidad de la marca UNOMEDICAL {mixta). 3.3. Al corresponder la marca UM UNIÓN MEDICAL {mixta) a una marca evocativa y registrable, cuya protección se debe extender a sus aspectos intrínsecos y extrínsecos, estaba la SIC en la obligación de denegar la marca UNOMEDICAL {mixta).

Al no hacerlo desconoció los derechos previamente adquiridos por Unión Medica! S.A. y, por lo tanto, la marca registrada por Unomedical S.A. se encuentra incursa en causal de nulidad. 3.4. Resulta evidente la relación de conexión entre los mencionados productos en la Clase 1O y la actividad de comercio realizada por Unión Medical S.A. En consecuencia, la marca UNOMEDICAL {mixta) se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto es prácticamente idéntica al nombre comercial UNIÓN MEDICAL y su uso en el comercio para identificar productos de la Clase 1 O causa necesaria confusión con las actividades realizadas bajo el nombre comercial UNIÓN MEDICAL. 3.5.

Unión Medical S.A., por una parte, ha hecho uso del nombre comercial desde el año 2003. Por otra parte, dicha sociedad comercializa sus productos a través de establecimientos de comercio, identificados con la enseña comercial UNIÓN MEDICAL y, hasta el momento, tal uso no ha cesado en el tiempo. En virtud de lo anterior, se le debe otorgar la protección en los términos de la Decisión 486. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda señalando que: 4.1.1. Es necesario resaltar que, bajo criterios jurisprudencia les y doctrinarios de confundibilidad, se encuentra que los signos enfrentados UNOMEDICAL (mixto) y UM UNIÓN MEDICAL (mixto), después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto analizadas en conjunto, cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores, puesto que la marca registrada UNIÓN MEDICAL (mixta) cuenta con cinco sílabas y dos palabras, mientras que la marca concedida UNOMEDICAL {mixta) tiene una menor extensión, es decir, cuatro sílabas y una palabra. 4.1.2.

A pesar de que coinciden las letras MEDICAL, examinados en conjunto de manera no fraccionada, UM UNIÓN MEDICAL / UNIÓN MEDICAL / UNOMEDICAL/UM UNIÓN ME DICAL/ MEDICA/UNIÓN UNOMEDICAL, la marca concedida resulta en entidad nueva, perceptible visual y fonéticamente, de una manera distinta e 4 GACETA OFICIAL 09/09/2016 38 de 53 individualizada, no siendo susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación. 4.1.3.

Con todo lo anterior, queda plenamente demostrado que la marca UNOMEDICAL (mixta) y las marcas UNIÓN MEDICAL (mixta) UM UNIÓN MEDICAL (mixta) no presentan similitud que pueda causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad que Unión Medical S.A. tiene sobre las marcas UNIÓN MEDICAL (mixta) y UM UNIÓN MEDICAL (mixta). 4.1.4.

Habiéndose demostrado que las marcas en contienda son disímiles, se hace improcedente en el presente caso realizar el estudio de relación ente productos amparados por éstas, pues con tal estudio se busca determinar, en aquellos eventos en que se presentan marcas con un grado de similitud y que, por lo tanto, presentan riesgo de confundibilidad, si pueden coexistir o no en el mercado. 4.2.

Unomedical A/S presentó contestación a la demanda en los siguientes términos: 4.2.1. Al comparar en conjunto las marcas UNOMEDICAL (mixta) y UM UNIÓN MEDICAL (mixta), no se encuentran semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre los consumidores, ya que solo basta observar los signos distintivos enfrentados para notar la distintividad de la que gozan ambas marcas. 4.2.2.

Mientras uno de los signos consiste en una sola expresión: UNOMEDICAL, el otro está conformado por una sigla y dos palabras: UM UNIÓN MEDICAL. Claramente, la primera marca cuenta con menos vocales, cuya sucesión sonora de la segunda y la longitud de ambas marcas es ciertamente desemejante. Una tiene diez letras y la otra consta de catorce.

Las raíces y las terminaciones de ambas marcas tampoco se asemejan de un modo relevante o significativo, salvo por la expresión "MEDICAL", que es de uso común en los productos en la Clase 1 O, siendo por tanto inapropiable individualmente, por constar en más de seis registros de marcas cuyos propietarios son distintos entre sí. 4.2.3. Es necesario concluir que, los signos contrastados no son confundibles, puesto que las impresiones visuales generadas por cada diseño son tan diferentes que permiten su distinción y evidencian con incontestable claridad que los signos son distintivos entre sí y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime cuando uno consiste en un diseño de una sola línea horizontal y el otro en tres niveles dispuestos de modo vertical saturados de texto y diseño. 5 GACETA OFICIAL 09/09/2016 39 de 53 4.2.4.

En virtud de lo expuesto con anterioridad, se concluye que Unión Medical S.A. no puede pretender impedir la coexistencia pacífica en el mercado de su signo distintivo UM UNIÓN MEDICAL (mixta) con el de Unomedical A/S, puesto que no existe riesgo de confusión o asociación, y la marca UNOMEDICAL (mixta) no se asemeja ni reproduce la marca de la parte demandante.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b} de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada norma por no considerarse pertinente. Procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y b) de la misma normativa5• 2.

De oficio se interpretarán los artículos 190 y 191 de la Decisión 4866 • C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Ámbito de protección del nombre comercial. 3.

Comparación entre signos mixtos. 4. Palabras de uso común en la Clase 1O (MEDICAL). 5. Conexión competitiva entre productos en la Clase 1O y 25. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 5 �Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...r 6 "Articulo 190.• Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir." "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

" 6 GACETA OFICIAL 09/09/2016 40 de 53 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para real izar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos UNOMEDICAL y UM UNIÓN MEDICAL son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 1.2. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7• 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee8• 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica9• 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, 7 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-lP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 397-IP-2015. 9 lbidem. 7 GACETA OFICIAL 09/09/2016 41 de 53 para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante1°. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos11: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes., 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 10 lbidem. l1 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-lP-2009. 8 GACETA OFICIAL 09/09/2016 42 de 53 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 1O de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1. 7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos mixtos UNOMEDICAL y UM UNION MEDICAL. 2.

Ámbito de protección del nombre comercial 2.1. La sociedad demandante afirma que es evidente la relación de conexión entre los productos en la Clase 10 que ampara el signo solicitado y la actividad de comercio realizada por Unión Medica! S.A. En consecuencia, la marca UNOMEDICAL (mixta) se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto es prácticamente idéntica al nombre comercial UNIÓN MEDICAL. 2.2.

Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2013: "El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 9 GACETA OFICIAL 09/09/2016 43 de 53 El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 12 • Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión( ). • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social".

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.3. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 12 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo disUntivo que Identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486.

En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 10 GACETA OFICIAL 09/09/2016 44 de 53 b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 2.5.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 2.6.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el 11 GACETA OFICIAL 09/09/2016 45 de 53 primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 2.7.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcaría haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcaría al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados13• 2.8.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo UNOMEDICAL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto UM UNION MEDICAL era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 2.9.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.1O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Protección en relación con signos idénticos y similares 2.11. El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.12.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud sí su registro pudiera 13 Revisar Proceso 99-IP-2014. 12 GACETA OFICIAL 09/09/2016 46 de 53 generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 2.13.

Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. 2.14.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 3. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. 3.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 14 para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. 14 Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 13 GACETA OFICIAL 3.3.2. 09/09/2016 47de 53 Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 3.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos UNOMEDICAL y UM UNION MEDICAL. 4.

Palabras de uso común en la Clase 1 O (MEDICAL) 14 GACETA OFICIAL 09/09/2016 48 de 53 4.1. Unomedical A/S en su escrito de contestación argumentó que "MEDICAL", es de uso común para identificar productos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo por tanto inapropiable individualmente, por constar en más de seis registros de marcas cuyos propietarios son distintos entre sí. Se abordará este tema siguiendo la línea que el Tribunal ha trazado en la materia15• 4.2.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos. 4.3.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais". 4.4.

Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.5. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la 15 El Tribunal ha reiterado su posición en una linea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan las siguientes providencias: Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013;

Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-IP-2015 15 GACETA OFICIAL 09/09/2016 50 de 53 Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 4.6.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 4.7. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la palabra MEDICAL es de uso común en la Clase 1 O de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis. 5.

Conexión competitiva entre productos en la Clase 1 O y 25. 5.1. El signo solicitado UNOMEDICAL ampara productos de la Clase 10, mientras que los signos opositores UM UNION MEDICAL productos de las clases 1 o y 25 1 ª. 5.2. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en la misma clase y en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza se deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 5.3.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencia! de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y 16 Detalle de los productos revisar acápite de antecedentes, numerales 2.1. y 2.2. 16 GACETA OFICIAL 09/09/2016 50 de 53 accesorios;

(vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) lntercambiabilidad de los productos o servicios17• 5.4. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. e) Similares medios de publ icidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serian competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y 11 V Revisar Proceso 423·1P·2015. 17 GACETA OFICIAL 09/09/2016 51 de 53 chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir) 18• 5.5.

El Tribunal sostiene que en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito19• 5.6.

Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes20• 5.7.

También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben 18 Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004.

MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)". 19 Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en la G.O.A.C. Nº 871 del 11 de diciembre de 2002 º 2 Revisar Proceso 210-IP-2015. 18 GACETA OFICIAL 09/09/2016 52 de 53 utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro21 • 5.8.

Asimismo, analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor22 • 5.9.

Serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad23. 5.1 O. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio.

Es necesario tomar en cuenta el tipo de consumidor al que está destinado el producto, si se trata de un producto especializado o más bien si es una mercancía particular. 5.11. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.

Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00155, la que deberá 21 Jbldem. 22 Ibídem. 23 Proceso 50-lP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. 19 GACETA OFICIAL 09/09/2016 53 de 53 adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LuisR,lÁros MA� ''""'..,,.,, /.,,, · iro Gómez P. ac GISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presentepterpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario· � --- om��:ambraho­ _nJ:J�•DENTE Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20