Año XXXIII – Número 2823 Lima, 11 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 426-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00260. Referencia: Cancelación por no uso y renuncia. Marca denominativa CLARKS PROCESO 499-IP-2015 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú). Expediente interno del Consultante: 9921-2013-0-1801-JR-CA25. Referencia: Infracción de Derechos de Autor y derechos conexos (comunicación pública). PROCESO 516-IP-2015 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00127. Referencia: Cancelación marca MONGOL (denominativa) Para nosotros la Patria es América 11/10/2016 GACETA OFICIAL 2 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 426-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno 2008-00260 del Consultante: Referencia: Cancelación por no denominativa CLARKS uso y renuncia. Marca Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2808, recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del articulo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2008-00260; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: f Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Tercero Interesado: JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ GACETA OFICIAL 2. 11/10/2016 3 de 48 Hechos Relevantes: 2.1. El 28 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 50798 concedió a WARNER-LAMBERT COMPANY (en adelante WARNER LAMBERT), el registro de la marca denominativa CLARKS, bajo el certificado 130439, para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, Helados comestibles (...) y demás productos de la Clase 30" (Expediente administrativo 92 299621). 2.2.
El 26 de junio de 2002, JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ presentó acción de cancelación por no uso de la mencionada marca. 2.3. El 9 de diciembre de 2002, WARNER-LAMBERT presentó renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca en cuestión. 2.4. El 24 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 42051 aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad sobre la marca denominativa CLARKS. 2.5.
El 29 de enero de 2003, WARNER-LAMBERT contestó la acción de cancelación por no uso. Argumentó que la acción de cancelación debería ser rechazada porque hubo una renuncia total sobre los derechos de la marca denominativa CLARKS. 2.6. El 12 de febrero de 2003, JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 42051 del 24 de diciembre de 2002. 2.7.
El 23 de diciembre de 2003, la División de Signos Distintivos mediante Resolución 36430 resolvió el recurso de reposición, revocando la decisión contenida en la Resolución 42051. No aceptó la renuncia planteada por WARNER-LAMBERT, ya que: i) el doctor José Antonio Lloreda carecia de la facultad para solicitar la renuncia; y, ii) de conformidad con el principio de imparcialidad, se debió tramitar primero la acción de cancelación y después a solicitud de renuncia. 2.8.
El 22 de enero de 2004, WARNER-LAMBERT solicitó el cambio de nombre a WARNER LAMBERT COMPANY LLC. asi como el traspaso de la marca en cuestión a CADBURY ADAMS USA LLC. (en adelante CADBURY). b f 2.9. El 24 de enero de 2004, CADBURY ADAMS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 36430. 2 GACETA OFICIAL 11/10/2016 4 de 48 2.1 O. El 27 de febrero de 2005, la marca denominativa CLARKS (certificado 130493), expiró sin que fuera renovada por CADBURY. 2.11.
El 25 de febrero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 5530 confirmó lo decidido en la Resolución 36430. Argumentó que como la solicitud de cancelación es un trámite dependiente de la renuncia, debió resolverse primero. 2.12. El 3 de julio de 2008, CADBURY presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los dos últimos actos administrativos mencionados anteriormente. 2.13.
El 27 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 2809, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentados por CADBURY ADAMS USA LLC.: 3.1. Sostuvo que está en la libertad de renunciar total o parcialmente a los derechos derivados de la marca denominativa CLARKS.
Indica que esto lo puede hacer en cualquier tiempo, excepto cuando existan embargos o derechos reales de garantia inscritos en la entidad correspondiente. 3.2. Afirmó que según la norma comunitaria no existe limitación para ejecutar la renuncia planteada y que la Superintendencia vulneró el principio de imparcialidad. 3.3. Agregó que renunciar a un derecho constituye la manifestación de la voluntad del titular, directa y reflexivamente encaminada a producir el efecto jurídico, que en el caso sub lite consistió en la renuncia de un derecho para no ser más dueño de éste. 4.
Argumentos de la Contes tación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1. En resumen, señaló que los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normatividad supranacional vigente, en especial con base en los artículos 165 y 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que no existia estipulación expresa que facultara a JOSÉ ANTONIO LLOREDA para disponer del derecho de su poderdante. 5.
Del Tercero Interesado JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ: La Corte Consultante no envió la contestación del Tercero Interesado. f 3 GACETA OFICIAL B. 11/10/2016 de 48 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del articulo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente y de oficio, se interpretará el artículo 168 de la misma normativa1.
C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho preferente en el marco de la acción de cancelación por no uso y su relación con la renuncia a los derechos sobre el registro. D. ANÁLSIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho preferente en el marco de la acción de cancelación por no uso y su relación con la renuncia a los derechos sobre el registro. 1.
Los problemas jurídicos a resolver en el proceso interno son: 1.1. ¿El apoderado de la demandante estaba facultado para renunciar al derecho sobre la marca denominativa CLARKS? 1.2. ¿La solicitud de renuncia debió tramitarse después de resuelta la solicitud de cancelación sobre la marca denominativa CLARKS? 2. La demandante sostuvo que la única limitación a la renuncia es la existencia de embargos o derechos reales de garantía inscritos en la entidad correspondiente.
En el procedimiento administrativo interno, la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que sobre la base del principio de imparcialidad se debió tramitar la acción de cancelación y posteriormente la solicitud de renuncia. 3. De conformidad con Jo anterior, se abordará el tema planteado. Para esto se realizará una interpretación sistemática de los artículos 168 y 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ) "Articulo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vfa administrativa.
( ) Articulo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o se,vicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantla inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de /os titulares de dichos derechos.
La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente". 4 GACETA OFICIAL 11/10/2016 6 de 48 4. El derecho preferente es la potestad que se le otorga a quien obtiene la cancelación por no uso de una marca, para que si solicita el registro de la misma, su trámite se atienda antes que cualquier otro presentado con posterioridad a la solicitud de cancelación2 • 5.
El derecho preferente tiene las siguientes caracteristicas: 5.1. Oportunidad para invocarlo (artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina): podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de tres meses siguientes a la fecha en que quedó en firme el acto administrativo que declaró la cancelación. Se materializa con la solicitud de registro de una marca sustancialmente idéntica a la que se pretende cancelar o se canceló. 5.2.
Efecto de su invocación: se retrotraen los efectos al momento en que se solicitó la cancelación de la marca por no uso, es decir, que cualquier solicitud de registro sobre un signo idéntico o similar después de la solicitud de cancelación, deberá tramitarse con posterioridad a la solicitud del titular del derecho preferente. Lo anterior implica que el titular del derecho preferente podría oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero; así mismo, si no prospera su oposición, podria iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro en dichas circunstancias. 6.
Por otro lado, la figura de la renuncia sobre el registro de una marca (articulo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), tiene las siguientes caracterlsticas: 6.1. Legitimación activa: la detenta el titular de la marca o quien esté facultado por dicho titular, de conformidad con un poder válidamente otorgado y donde se exprese claramente la facultad de renuncia. 6.2.
Efecto: la eliminación total o parcial del registro correspondiente, una vez sea admita e inscriba por la oficina competente. Seria parcial si la renuncia es restringida para un grupo de productos o servicios. 6.3. Límites: El articulo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé que no se admitirá la renuncia si existen embargos o derechos reales de garantia inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales la del 25 de abril de 2007 dentro del Proceso 46-IP-2007; la del 20 de febrero de 2015 en el Proceso 96-IP-2014; y la del 2 de marzo de 2016 dentro del Proceso 286-IP-2015. 5 GACETA OFICIAL 7. 11/10/2016 7 de 48 Si bien el acto de renuncia se deriva de las facultades emanadas del derecho exclusivo sobre la marca, no pueden ejercerse de forma aislada e independiente de otras figuras y derechos interconectados al registro de la misma.
El caso particular nos muestra un escenario especial: la relación imbricada entre el acto de renuncia y la solicitud anterior de cancelación por no uso, ya que esta última no tendría razón de ser de desaparecer el registro de la marca objeto de la cancelación. En consecuencia, aunque no lo conste expresamente en el articulo 171, la solicitud previa de cancelación debe ser resuelta antes de la renuncia al registro de la marca, por lo siguiente: 7.1.
El derecho de marcas se soporta en un principio transversal que inspira a todo el ordenamiento jurídico: el principio de buena fe. Al caso particular se aplica en el sentido de que el titular del derecho exclusivo sobre la marca, si bien tendría la potestad de renunciar a la misma, no puede abusar de su derecho para conculcar otros que tienen el mismo peso relativo y de ejercicio concurrente, como sería el derecho preferente que se desprende de la acción de cancelación. 7.2.
En este sentido, el ordenamiento jurídico andino no serf a coherente de permitirse que el titular del derecho sobre una marca, al ver que se tramita una cancelación por no uso, renunciara a la misma para dejar sin piso jurídico el trámite de cancelación y, como efecto, el derecho de preferencia invocado o que pudiera invocarse. Seria una práctica contraria al propio sistema de protección de los derechos industriales, ya que evidentemente dejarla inútil una figura tan importante como la cancelación por no uso. ---� 7.3.
El ordenamiento jurídico debe permitir que los derechos concurran y puedan ejercerse de manera honesta y transparente. Esto nos indica que se debe proteger el derecho de preferencia frente al acto abusivo de renuencia, ya que de no ser así se haria nugatoria la finalidad de la acción por cancelación representada en: i) depurar el registro eliminado las marcas ociosas o vagas; y ii) permitir que otros competidores accedan a dichos signos distintivos no usados mediante el derecho de preferencia. 8.
De conformidad con lo expresado en la presente providencia, la Corte Consultante deberá: 8.1. Determinar si el apoderado de WARNER-LAMBERT, mediante un poder expedido de conformidad con la normativa nacional, estaba investido de la facultad de renunciar al registro de la marca denominativa CLARKS. f 8.2. Determinar si la solicitud de cancelación por no uso del signo denominativo CLARKS se presentó antes de la renuncia radicada por WARNER-LAMBER, para establecer si la oficina competente 6 GACETA OFICIAL 11/10/2016 8 de 48 preservó el sistema de protección de la propiedad industrial al no aceptar la renuncia mencionada, de conformidad con los parámetros fijados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00260, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estat el Tribunal. ti�. l.. Cecilia LuD M Hugo De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la present erpretac10 rejudicial el Presidente y el Seer t rio.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. f 7 GACETA OFICIAL 11/10/2016 9 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 499-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 9921-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Infracción de Derechos de Autor y derechos conexos (comunicación pública) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 9921-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 2 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita la interpretación prejudicial del Artículo 37 literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso interno 9921-2013-0-1801JR-CA-25.
El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. 1 11/10/2016 GACETA OFICIAL A.
ANTECEDENTES. 1. Partes en el proceso interno 10 de 48 Demandante: Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP). Demandadas: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI}, República del Perú. Unión Peruana (UNIMPRO). 2. de Productores Fonográficos Hechos relevantes 2.1.
El 2 de marzo de 2011, la sociedad de gestión colectiva Unión Peruana de Productores Fonográficos (en adelante, "la UNIMPRO") denunció al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (en lo sucesivo, "el IRTP"} por supuestamente realizar actos de comunicación pública sin cumplir con la obligación de pago de la correspondiente remuneración equitativa y única a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores fonográficos cuyos derechos gestiona la denunciante 1. 2.2.
El 1 de junio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor dispuso lo siguiente: a} b) Admitir a trámite la denuncia interpuesta por presunta infracción al Artículo 37 de la Decisión 351 y a los Artículos 133 y 137 del Decreto Legislativo 822. Requirió a la denunciada a efectos de que cumpla con presentar sus declaraciones reales de ingresos directos e indirectos por concepto de publicidad de los anunciantes que contratan sus espacios por el período comprendido de enero de 2008 a septiembre de 201O. 2.3.
El 14 de junio de 2011, el IRTP absolvió el traslado de la denuncia. 2.4. El 26 de diciembre de 2011, mediante Resolución 629-2011/CDA INDECOPI, la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, "el INDECOPI") resolvió lo siguiente: a) Declarar fundada la denuncia interpuesta por la UNIMPRO en contra del IRTP por infracción al Artículo 37 de la Decisión 351.
La referida denuncia fue tramilada mediante expediente administrativo 427-2011/DDA. 2 GACETA OFICIAL b) c) d) e) 11/10/2016 11 de 48 Imponer a la denunciada una sanción de multa ascendente a 18,2 UIT. Ordenar a la denunciada que cumpla con el pago por reparación de omisiones, el cual asciende a SI. 65 582,37. Denegar la solicitud de reconocimiento de las remuneraciones devengadas a favor de la denunciante.
Ordenar la inscripción de la Resolución en el Registro de 1 nfractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los derechos conexos. 2.5. El 9 de febrero de 2012, el IRTP presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 629-2011/CDA-INDECOPI. 2.6. El 23 de abril de 2012, la UNIMPRO absolvió el traslado de la apelación presentada por el IRTP y se adhirió a la misma en el extremo referido al monto de la reparación de omisiones, manifestando que el cálculo efectuado es contrario al tarifario. 2.7.
El 9 de agosto de 2012, el IRTP absolvió el traslado de la adhesión a la apelación. 2.8. El 7 de agosto de 2013, mediante Resolución 2676-2013/TPI INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió revocar la Resolución 629-2011/CDA INDECOPI en el extremo que ordenó a la denunciada que cumpla con abonar a favor de la denunciante la suma de SI. 65 582,37 nuevos soles por concepto de reparación de omisiones, y confirmar la Resolución 6292011/CDA-INDECOPI de 26 de diciembre de 2011 en los extremos que: a) b) c) Declaró fundada la denuncia interpuesta por la UNIMPRO en contra del IRTP.
Impuso una sanción de multa al IRTP, modificando el monto de la misma, el cual queda fijado en 10 UIT. Ordenó inscribir la Resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los derechos conexos. 2.9. El 28 de noviembre de 2013, el IRTP interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones 629-2011/CDA-INDECOPI y 2676-2013/TPI-INDECOPI. 2.1O.
El 1O de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por el IRTP. 2.11. Por escrito de 27 de abril de 2015, el IRTP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 1O de abril de 2015. 3 GACETA OFICIAL 11/10/2016 12 de 48 2.12.
El 18 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda El IRTP presentó demanda contencioso administrativa manifestando lo siguiente: 3.1.
La Comisión cree que es suficiente señalar que como en las actividades con fines culturales se realiza una "explotación" de los fonogramas, entonces también corresponde pagar por los actos de comunicación pública de fonogramas que se realicen en aquellas transmisiones. Sin embargo, para llegar a tal conclusión, ni la Comisión ni el Tribunal analizan los dispositivos normativos que el IRTP expone como respaldo, no los desvirtúan, no hay una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico ni adecuada a la finalidad del IRTP. 3.2.
Cómo podría el IRTP realizar una explotación de los fonogramas si específicamente se ha manifestado que "el IRTP mantiene una finalidad social, ausente de fines comerciales, siendo nuestros contenidos netamente culturales, educativos e informativos", y que, en tal sentido, la difusión de las obras protegidas por el Derecho de Autor se divulga teniendo en cuenta los límites al derecho de explotación contemplados en la legislación. 3.3.
La Autoridad administrativa no ha realizado un razonamiento mínimo sobre la naturaleza del organismo público ejecutor, adscrito en aquel período al Ministerio de Cultura y actualmente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Tampoco ha considerado que el IRTP fue creado con la única finalidad de operar los medios de radiodifusión de propiedad del Estado, llevando contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento; que sus funciones no contemplan actividad empresarial estatal, sino que se constituye como la ejecución de políticas públicas y competencias en materia de radiodifusión, que tienen como único fin el acceso a los contenidos antes mencionados a la mayor cantidad de peruanos, con especial atención de aquellas zonas que la televisión no atiende. 3.4.
Tampoco es cierto que existan recursos directamente recaudados por la escasa publicidad comercial en la parrilla de programación del IRTP, la cual se obtiene mediante contratos de canje publicitario que no conllevan a ganancia alguna para el IRTP. Con ello se muestra que la autoridad administrativa no realizó el más mínimo análisis sobre la naturaleza del 4 GACETA OFICIAL 11/10/2016 13 de 48 IRTP, atribuyéndole una función de explotación comercial que evidentemente no posee. 3.5.
En el presente caso, se ha utilizado una fórmula general y vacía de fundamentación para aparentar una argumentación sobre las cuestiones que el IRTP ha planteado tanto en los descargos como en la apelación, que es insuficiente, en tanto no dice nada ni logra desvirtuar el alegato de impugnación, pues ni la Comisión ni la Sala determinan cuál es el fundamento legal o doctrinario para llegar a la conclusión de que aun cuando existen normas que respaldan la postura del IRTP no debe considerarse su finalidad estrictamente educativa y cultural para efectos de la exención de responsabilidad. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. El INDECOPI presentó contestación a la demanda expresando que: 4.1.1. La finalidad perseguida por la denunciada no modifica su deber de pagar los actos de comunicación pública de fonogramas que se efectúen con sus transmisiones. Asimismo, se ha verificado que no resultan de aplicación, en el presente caso, los límites establecidos en la legislación sobre Derecho de Autor, toda vez que los actos materia de la denuncia no resultan similares a los supuestos de hecho descritos en la legislación. 4.1.2.
El hecho que los servicios brindados por la denunciada se califiquen, según la Ley de Radio y Televisión, como servicios de radiodifusión educativa, no exime de la responsabilidad de efectuar el pago de la remuneración única y equitativa que corresponde a los productores de fonogramas. En efecto, los productores de fonogramas tienen el derecho de percibir el pago por concepto de remuneración única y equitativa por toda comunicación pública que se haga de sus fonogramas, no siendo relevante si la entidad, persona o institución que realiza dicha comunicación pública actúa con fines educativos o no, siendo las únicas excepciones las establecidas en la legislación sobre Derecho de Autor y derechos conexos. 4.1.3.
Es preciso destacar que la demandante no niega haber efectuado las comunicaciones de fonogramas, ni que tal comunicación se haya efectuado sin consentimiento de sus titulares. En efecto, en el presente caso, se aprecian diversos medios probatorios que acreditan la comunicación pública de fonogramas efectuada por el IRTP. En consecuencia, la denunciada habría infringido la legislación sobre Derecho de Autor y derechos conexos, al haber efectuado la comunicación pública de fonogramas sin cumplir con 5 GACETA OFICIAL 11/10/2016 14 de 48 el pago de la respectiva remuneración que la Ley establece a favor de los productores de fonogramas. 4.1.4.
La demandante alega que la divulgación de las obras las habría efectuado dentro de los límites al derecho de explotación de las obras, sin embargo, tal afirmación resulta infundada. En efecto, al analizar los supuestos de límites al Derecho de Autor de la legislación se aprecia que las comunicaciones efectuadas por la demandante no pueden ser consideradas dentro de los límites al derecho de explotación de obras.
En tal sentido, los límites establecidos en la legislación sobre Derechos de Autor son taxativos, no pudiendo ser interpretados de manera extensiva ni hacerse extensivos a situaciones no contempladas. 4.1.5. Al analizar la legislación, se aprecia que el único supuesto en el que la normativa permite la comunicación pública de obras, siempre que la comunicación pública persiga fines educativos, es aquella que requiere que los actos de comunicación pública sean realizados por una institución de enseñanza, su personal o estudiantes de la misma, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el público lo conformen estudiantes de la institución o personas vinculadas a la misma, lo cual no ocurre en el presente caso, puesto que se trata de una entidad estatal encargada de transmitir programas a través de una señal de radiodifusión. De igual manera, la comunicación pública efectuada por la demandante no se encontraría dentro de los limites legales al Derecho de Autor contemplados por la legislación nacional. 4.2.
La UNIMPRO presentó contestación a la demanda alegando lo siguiente: 4.2.1. La demandante señala que nunca ha dejado de reconocer los derechos exigidos por UNIMPRO, sin embargo, pese a haber sido notificada desde el año 2004 respecto a la obligación generada con los actos de comunicación pública de fonogramas administrados por la UNIMPRO, realizados a través de su programación emitida por Canal 7 y Radio Nacional, a la fecha no ha cumplido en modo alguno con pagar la remuneración equitativa y única a favor de los productores fonográficos y artistas intérpretes y ejecutantes afectados con tales actuaciones, lo que se aleja de la postura asumida por la demandante en este punto de sus fundamentos de hecho, y no se condice con lo señalado. 4.2.2.
En la misma justificación para el no pago, la demandante señala que es un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura y que, como tal, tiene la licencia exclusiva para operar los medios de 6 GACETA OFICIAL 11/10/2016 15 de 48 radiodifusión de propiedad del Estado. Al respecto, cabe señalar que ninguna ley otorgada para regular organismos del Estado puede darse en contra de la legislación especial y además es importante añadir que el hecho que el IRTP ostente autorizaciones para realizar actividades de radiodifusión no es óbice para que pretenda explotar un patrimonio privado perteneciente a particulares como es el repertorio fonográfico que ha sido encomendado a y administrado por la UNIMPRO. 4.2.3.
En este caso particular, debe señalarse que, en principio, la legislación nacional establece una excepción cuando se trate específicamente de citas, entendiéndose como tal la reproducción de fragmentos o extractos de una obra, lo cual no viene realizando la denunciada, pues en sus distintos programas presenta música variada, sin contemplar esta situación, por la razón de que ello no sería posible frente a las características de determinados programas que emite desde su señal, por ejemplo, del programa "Una y Mil Voces", el programa "Hola Perú", el programa "Los Pimpollos", el programa musical "Imagen de la Música" y el programa "Magazine Metrópolis", entre otros programas de televisión. Además de los programas de Radio Nacional, en los cuales se aprecia la comunicación pública del repertorio musical administrado por la UNIMPRO, en los cuales no cabe bajo ningún concepto contemplar las excepciones legales. 4.2.4.
En el presente caso ocurre todo lo contrario, el uso que viene realizando la demandante al repertorio de la UNIMPRO se aleja de los usos honrados, pues la utilización en este caso atenta contra la explotación normal de las producciones fonográficas cuyos derechos gestiona la UNIMPRO, causando perjuicio a sus respectivos titulares. 5. Sentencia de primera instancia El Juzgado de primera instancia, al dictar sentencia, declaró infundada la demanda, al considerar lo siguiente: 5.1.
El hecho que un tercero comunique al público fonogramas sin autorización del titular del derecho conexo, de buena fe y sin ninguna finalidad de lucro, no implica que ese tercero no se encuentre infringiendo los derechos patrimoniales o de explotación del autor o del titular de sus derechos o de los derechos conexos; toda vez que la norma es clara y precisa al indicar que solo se estará frente a la limitación de dichos derechos patrimoniales en los supuestos que ella misma estipula independientemente que el acto de comunicación pública, reproducción o transformación se realice sin la intención de causar perjuicio al titular del Derecho de Autor o del derecho conexo. 7 GACETA OFICIAL 11/10/2016 16 de 48 5.2.
Para determinar si el accionar del IRTP se encuentra dentro de los actos permitidos dentro del régimen de limitación o excepción al Derecho de Autor, debe superar la denominada prueba de los tres pasos, que consiste en que: (i} La excepción o el límite se encuentre establecido por una norma con rango de ley; (ii} No sea contrario a la explotación normal de la obra; y, (iii} No cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor. 5.3.
Luego de realizar el referido análisis, el Juzgado verifica que la conducta del IRTP no se encuentra exenta del pago de remuneración a la UNIMPRO, pues no se encuentra subsumida en ninguno de los supuestos contemplados por la legislación. Por lo tanto, al no superar el primer paso para poder estar dentro de los actos permitidos dentro del régimen de limitación o excepción al Derecho de Autor y derechos conexos, se verifica que la parte actora ha infringido la normativa pertinente. 5.4.
Respecto de las remuneraciones exigidas, se observa que la resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó el extremo que ordenaba el pago de las remuneraciones dejadas de pagar. Por lo tanto, no tiene asidero alguno argumentar que no se ha cumplido la norma referida a las remuneraciones que cobran las entidades de gestión colectiva, en tanto no se le ha cobrado remuneración alguna por la comunicación al público de los fonogramas que pertenecen al repertorio de la UNIMPRO. 6.
Argumentos del recurso de apelación El IRTP presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial, aduciendo lo siguiente: 6.1. El Juzgado no ha considerado en absoluto lo detallado y afirmado en los antecedentes de la demanda, direccionando el sustento de la sentencia respecto de la obligación de pago bajo la consideración de que el IRTP se negaría a reconocer la obligación de pago, lo que no es cierto, por cuanto se exigió desde el inicio una graduación justa, como se tiene de los mismos antecedentes referidos por esta parte. 6.2.
En consecuencia, el IRTP no ha desconocido los Derechos de Autor ni derechos conexos y tampoco se ha negado a reconocer el derecho de remuneración sobre ellos, lo que se cuestiona es la aplicación de un tratamiento y tarifa que comúnmente se opone a empresas de carácter privado, cuando se tiene de la naturaleza del IRTP, que es un organismo público ejecutor que desempeña políticas de difusión de contenido educativos, recreativos, informativos y culturales, la finalidad institucional del IRTP se orienta exclusivamente al fomento de la educación, cultura, 8 GACETA OFICIAL 11/10/2016 17 de 48 información y entretenimiento sin fines de lucro, y tiene limitaciones de carácter presupuesta! por ser parte del Estado. 6.3.
Tampoco se ha tomado en cuenta que el IRTP señaló las causales de exención de pago de manera genérica a efecto de que se tomen en cuenta haciendo un análisis global de las razones que inspiran aquellas que en realidad es la ausencia de interés en lucro, y que teniendo en cuenta la misma naturaleza de la entidad, debieron ser analizadas en este sentido, valorándose lo que es materia de cuestionamiento y que es en efecto la graduación injusta de la tarifa para la entidad. 6.4.
Para la imposición de la sanción de la que el IRTP fue objeto en segunda instancia administrativa, no se ha valorado en absoluto que la entidad no ha obtenido provecho ilícito alguno y no se ha negado a cumplir con el pago, por el contrario, ha pedido un cálculo razonable de la tarifa para efectos de cumplir con su obligación. 6.5. El IRTP ha cuestionado la multa y la sanción impuesta, haciendo mención a determinadas normas que establecen la naturaleza de la difusión que ha realizado y que justifican la graduación de la sanción, no pudiéndose sancionar de igual modo al IRTP como a cualquier otra entidad que tenga fines comerciales y de lucro.
En consecuencia, no se ha tomado en consideración la real pretensión del IRTP, cual es una justa graduación de las tarifas impuestas por la sociedad de gestión colectiva denunciante en instancia administrativa. 7. Solicitud del consultante El Tribunal consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: ¿ Una institución del Estado sin fines de lucro, que tiene autorización para operar dentro del ámbito de la radiodifusión y por objeto la promoción de la cultura y la educación, se encuentra exenta de la obligación de pagar la remuneración correspondiente por la comunicación pública de fonogramas a la sociedad de gestión colectiva correspondiente? B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1.
El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 37 literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada2• 2 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. "Arllculo 37.- Los productores de fonogramas tienen del derecho de: ( ) 9 GACETA OFICIAL 11/10/2016 18 de 48 2.
De oficio, se interpretarán los Artículos 21 y 42 de la citada Decisión, por cuanto, en el proceso interno se controvierte la posibilidad de configuración de una limitación o excepción al derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a percibir una remuneración por la comunicación pública de sus prestaciones3• C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4.
La comunicación pública de la obra. Derechos y obligaciones que genera. El fonograma y el derecho a percibir una remuneración por cada utilización o copia con fines comerciales. Limitaciones o excepciones al derecho a percibir una remuneración por la comunicación pública de fonogramas. La regla de los tres pasos. Pregunta formulada por el consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La comunicación pública de la obra. Derechos y obligaciones que genera. 1.1. La UNIMPRO denunció al IRTP por supuestamente realizar actos de comunicación pública sin cumplir con la obligación de pago de la correspondiente remuneración equitativa y única a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores fonográficos cuyos derechos gestiona la denunciante.
En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema. 1.2. Respecto al tema de la "comunicación pública", el Tribunal, en relación a la interpretación de los Artículos 13 y 15 de la Decisión 351 de la d) (...)". 3 Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con /os artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan /as legislaciones internas de los Palses Miembros.
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. "Arlfcu/o 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Palses Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legltimos intereses del titular o titulares de los derechos." "Arlfculo 42.- En los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Arlistas Intérpretes o Ejecutantes, /os Productores de Fonogramas y /os Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los Países Miembros podrán establecer /Imites a los derechas reconocidos en el presente Capitulo." 10 GACETA OFICIAL 11/10/2016 19 de 48 Comisión del Acuerdo de Cartagena ha manifestado en reiterada jurisprudencia que se debe entender por comunicación pública el acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.
En consecuencia, no habrá comunicación pública cuando este tenga lugar en el plano estrictamente doméstico, y que no esté integrado a una red de difusión de cualquier tipo. Asimismo, no es preciso que el público tenga un acceso efectivo a la obra, siendo suficiente que se dé la mera posibilidad de dicho acceso para que el acto de comunicación sea público4 • 1.3.
Cabe precisar que, para la doctrina, el concepto de público, al menos en lo que se refiere al acto de comunicación pública, viene modulado no tanto por el número de colectivo al que va destinada la obra, sino por la dimensión económica que tal colectivo tiene respecto a su explotación5 • 1.4. La Decisión 351 establece, de manera no exhaustiva, las modalidades o tipos de actos de comunicación pública, los cuales comprenden, en consecuencia, a todas aquéllas por las cuales el público pueda llegar a tener acceso efectivo de la obra6. 1.5.
Adicionalmente, para que opere la infracción por falta de autorización de comunicación de una obra, deben darse las siguientes condiciones: 7 a) Se debe considerar la existencia de Derechos de Autor, es decir, que las obras musicales sean reconocidas como creación a favor de sus titulares. b) Que se haya efectuado la comunicación pública de esos derechos sin autorización de la sociedad que los representa. 1.6.
En el caso que nos ocupa, es preciso desarrollar específicamente la cuestión relativa a la comunicación pública de la obra con respecto a temas musicales; en ese sentido, el Tribunal procede a determinar si lo establecido en el Artículo 37 literal d) de la Decisión 351, que concede a los productores de fonogramas el derecho a percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines 4 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 97-IP-2010 de 29 de septiembre de 2010, p. 16; citada en el Proceso 118-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, p. B. 5 Así, BERCOVITZ-CANO, Rodrigo, ªManual de Propiedad Intelectual", tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 180-181: citado en la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 97-lP-2010, ya citada, p. 16. 6 Véase, en ese sentido, la precitada Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 97-IP2010, p. 17; citada en el Proceso 118-IP-2015, ya citado, p. 9. 7 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 118-IP-2015, ya citada, p. 9. 11 GACETA OFICIAL 11/10/2016 20 de 48 comerciales, puede hacerse extensivo a los autores y a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales incorporadas en obras audiovisuales. 1. 7.
A este respecto, en primer lugar, conviene destacar que la Doctrina, la normativa comunitaria andina y las legislaciones nacionales reconocen tres categorías de beneficiarios de derechos conexos: 8 a) b) c) Los artistas intérpretes o ejecutantes9 • Los productores de fonogramas 10• Los organismos de radiodifusión11. 1.8. Es preciso indicar que, a partir del momento en que el artista intérprete o ejecutante otorga su consentimiento para que su prestación sea incorporada a una fijación de imágenes, o de sonidos e imágenes, la "protección mínima" 12 deja de serle aplicable.
Esto quiere decir que, a 8 Véase, el Capítulo X de la Declsión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativo a los derechos conexos; véase también, OMPI, "Comprendre le Droit d'auteur et les Droits connexes", publicación de la OMPI 909(F), Ginebra, p. 20. Dlsponible en web: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/909/wipo pub 909.pdf. 9 El Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define al artista intérprete o ejecutante como la "persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra".
De manera similar, el Artículo 2 (a) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, concibe como ·artistas intérpretes o ejecutantes", "todos /os actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artisticas o expresiones del folclore". 10 El Articulo 3 de la Decisión 351 define al "productor de fonogramas" como la "persona natural o jurídica baja cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos·.
El Articulo 2 (d) Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), por su parte, define la segunda categoría de beneficiarios de derechos conexos, cual es aquella de los "productores de fonogramas", como "la persona natural o jurldica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos". 11 El Artículo 3 de la Decisión 351 define al "organismo de radiodifusión" como "empresa de radio o televisión que transmite programas al público". 12 Al respecto, el numeral 1 del Articulo 7 (Mínimo de protección que se dispensa a los artistas intérpretes o ejecutantes) de la Convención de Roma establece lo siguiente: "1.
La protección prevista por la presente Convención en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes comprenderá la facultad de impedir: (a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, excepto cuando la interpretación o ejecución utilizada en la radiodifusión o comunicación al público constituya por si misma una ejecución radiodifundida o se haga a parlir de una fijación;
(b ) la fijación sabre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada; 12 GACETA OFICIAL 11/10/2016 21 de 48 partir de ese instante, el artista deja de estar protegido contra cualesquiera utilizaciones que puedan hacerse de su prestación incorporada a una obra audiovisual, lo mismo si esta última ha sido producida para ser explotada en las salas cinematográficas, que si lo ha sido para la televisión13. 1.9.
El consentimiento del artista es necesario para la radiodifusión (por radiofonía o por televisión) y para la comunicación al público de su interpretación o ejecución directa o "en vivo", a condición de que no se interponga en ese proceso una radiodifusión o una fijación de esa interpretación o ejecución. En efecto, en lo que atañe a la radiodifusión y a la comunicación al público, los derechos del artista interprete o ejecutante se limitan a las prestaciones que no hayan sido ya radiodifundidas o fijadas14. 1.1 O. De conformidad con la jurisprudencia emanada de este Tribunal, se deja al legislador nacional de cada País Miembro el cuidado de decidir si los artistas, una vez que han dado su conformidad para que sus prestaciones sean incluidas en una emisión de radiodifusión, pueden ser protegidos contra la retransmisión, contra la grabación realizada para esa retransmisión y contra la utilización de esta grabación con el mismo fin, y el de determinar en qué medida pueden serlo.
En otras palabras, se encomienda al legislador nacional la valoración del alcance que, en el espacio y en el tiempo, posee la conformidad o autorización otorgada por el artista 15• (c) la reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución: (i) (ií) (iii) \ 13 si la fijación original se hizo sin su consentimiento; si se trata de una reproducción para fines distintos de los que hablan autorizado; si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 15 que se hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en ese articulo".
Véase, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 118-IP-2015, ya citada, p. 11: "( ) con arreglo al tenor del articulo 19 de la Convención de Berna, a partir del momento en que el artista intérprete o ejecutante otorga su consentimiento para que su prestación sea incorporada a una fijación de imágenes, o de sonidos e imágenes, el articulo 7 de la Convención, que establece la protección mlnima, deja de serle aplicable: Véase, asimismo, OMPI, "Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas", publicación de la OMPI 617($), Ginebra, 1982, p. 93.
Disponible en web: http://www. wipo.intledocs/pubdocsles/copyright/617/wipo pub 617.pdf. 14 En ese sentido, la precitada interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 118-IP-2015, p. 13. Véase también, OMPI. "Gula de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas·. Op. Cit., p. 46. 15 lnterpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 118-IP-2015, ya citada, p. 14. 13 GACETA OFICIAL 11/10/2016 22 de 48 1.11.
En suma, se otorga a los artistas intérpretes o ejecutantes la posibilidad de oponerse a determinadas operaciones {"protección mínima"}, para las cuales no han concedido expresamente su autorización, tales como la radiodifusión o comunicación al público de su interpretación o ejecución directa; fijación de esta en un soporte material; reproducción de esta fijación cuando ha sido hecha originariamente sin su consentimiento, o cuando es reproducida con fines distintos de aquellos para los cuales habían dado su consentimiento, o distintos de los permitidos por ley16. 1.12.
En consecuencia, en principio -dependiendo de cada legislación nacional-, el artista intérprete o ejecutante únicamente goza del derecho de oponerse a determinadas operaciones, para las cuales no ha concedido expresamente su autorización, sin gozar, en cambio, de derechos morales ni del derecho de percibir regalías por aquellas operaciones para las cuales efectivamente prestó su consentimiento.
En cambio, será competencia exclusiva de cada País Miembro el legislar respecto de los supuestos en que el artista haya otorgado expresamente su consentimiento17• 1.13. El autor o compositor, por su parte, siempre tendrá derecho a percibir dos tipos de regalías -además de gozar de derechos morales de autor18cuales son la correspondiente por la ejecución pública de su obra y la de derechos fonomecánicos19 • Además, estos "gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma"2 a diferencia de los artistas intérpretes o ejecutantes, como se explicó precedentemente21 • º, 1.14.
En consecuencia, el autor gozará de derechos exclusivos sobre su obra y tendrá derecho a percibir las regalías correspondientes por concepto de reproducción, adaptación, fijación, comunicación pública o incorporación de su obra en una obra audiovisual, haya brindado o no su consentimiento, pudiendo incluso prohibir tales actos de explotación o 16 Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 118-IP-2015, ya citada, p.14. 17 /bid. 16 Cf. artículo 6 bis del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 28 de septiembre de 1979, enmendado el 28 de septiembre de 1979. 19 En ese sentido, GAMBOA, Eduardo.
"Los derechos de autor, tema fundamental para los compositores de cine", Fonoteca Nacional del Conaculta, 11 de febrero de 2012. 20 Cf. Artículo 9 literal 1 del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. 21 En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 11B-IP-2015, ya citada, pp. 14-15. 14 GACETA OFICIAL 11/10/2016 23 de 48 utilización de su propia obra, sin perjuicio de la suscripción de eventuales contratos22. 1.15.
En conclusión, mientras los autores o compositores de obras musicales gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir la adaptación audiovisual de sus obras, el artista intérprete o ejecutante en principio dependiendo de cada legislación nacional- tiene derecho únicamente a oponerse a ciertas operaciones específicas, anteriormente referidas, para las cuales no ha prestado su consentimiento23. 2.
El fonograma y el derecho a percibir una remuneración por cada utilización o copia con fines comerciales. 2.1. En virtud de que en el proceso interno se discute el incumplimiento de la obligación del pago de la correspondiente remuneración por cada utilización de fonogramas por parte de IRTP a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores fonográficos cuyos derechos administra UNIMPRO, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. 2.2.
El concepto de fonograma ha sido desarrollado por la doctrina especializada en el tema de Derechos de Autor y derechos conexos como soporte de sonido, concepto diametralmente diferente del de publicación24. 2.3. Se entiende por "fonograma" a toda fijación de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, y por "copia", al soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte sustancial de los sonidos fijados en dicho fonograma2s. 2.4.
En consecuencia, para hallarnos en presencia de un fonograma, se requiere que se produzca una fijación en un determinado soporte 22 Al respecto, cabe indicar que, en las deliberaciones de Roma, se convino que, dentro de ese contexto, el término "contrato" designa también los convenios colectivos, así como las decisiones de una comisión arbitral alll donde este sea el procedimiento habitual para zantar los conflictos entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los organismos de radiodifusión. Cf.
OMPI, "Gula de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas", Op. Cit., pp. 50-51. 23 OMPI, "Gula de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas", Op. Cit., p. 16. 24 Cabe indicar que el Articulo 3 de la Decisión 351 define "publicación" como "{p]roducción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la abra." 25 Así, SCIARRA, Alejandro, "La Protección de los derechos conexos de los productores de fonogramas", en: Congreso sobre Derecho de Autor y derechos conexos, Montevideo, p. 670; citado en el Proceso 6-IP-97 de 13 de mayo de 1998, pp. 8-9. 15 GACETA OFICIAL 11/10/2016 24 de 48 tangible, cualquiera que sea el procedimiento tecnológico utilizado.
Dicha fijación habrá de ser exclusivamente sonora, pues si incorporase un plano o secuencia de imágenes nos encontraríamos ante una grabación audiovisual. Finalmente, la fijación puede referirse a la ejecución de una obra o puede referirse a otro tipo de sonidos no constitutivos de una creación intelectual26 • 2.5. La relación jurídica que se establece entre el productor del fonograma y sus fonogramas, posee un contenido de carácter puramente patrimonial; al efecto, se le reconocen los derechos de reproducción, distribución, alquiler, préstamo y comunicación pública.
De igual manera, estará activamente legitimado para ejercer las acciones derivadas de infracciones a los derechos de reproducción y distribución27• 2.6. De lo expuesto, es posible concluir que los autores del fonograma (artistas) gozan de un derecho de autor que les corresponde como consecuencia de sus prestaciones de carácter intelectual o artístico, y los productores del fonograma (empresarios) de un derecho afín o conexo derivado de las prestaciones económicas o empresariales que han acometido2ª. 2.7.
Si bien "fonograma" es "toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que na sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisua/'29; esta definición de fonograma no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual3°.
En 26 FERNANDEZ-ALBOR, Angel, "Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor", Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, tomo XVII, p. 121; citado en el Proceso 6-IP-97, ya citado, p. 9. 27 En ese sentido, la interpretación prefudicial expedida dentro del Proceso 6-IP-97, ya citada, p. 9. 28 En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 6-IP-97, ya citada, pp. 9-10. 29 Tratado de la OMPl sobre Interpretación o Efecución y Fonogramas (WPPT): "Articulo 2.- Definiciones A los fines del presente Tratado, se entenderá por: (... ) "fonograma� toda fijación de los sonidos de una ejecucfón o interpretación o de otros (b) sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual;, r. 30 Declaración concertada respecto del Artlculo 2(b) del WPPT: "Queda entendido que la definición de fonograma prevista en el Articulo 2(b) no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisuar. 16 GACETA OFICIAL 11/10/2016 25 de 48 princ1p10, ello dependerá de cada legislación, debiendo desarrollarse mediante la aplicación del principio del complemento indispensable31 • 2.8.
En consecuencia, el concepto de fonograma no comprende las fijaciones en obras cinematográficas o audiovisuales. Además, el productor de fonogramas32, como beneficiario de derechos conexos, no podrá alegar ninguna afectación de derechos sobre el fonograma por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual, a diferencia del autor o compositor de la obra, de conformidad con lo explicado precedentemente.
Cabe señalar que, a pesar de ello, el productor de fonogramas gozará, en principio, del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas33 • 2.9. A este respecto, cabe indicar que, la referida reproducción puede hacerse, bien a partir de la matriz (reproducción directa), o bien a partir del disco ya prensado (reproducción indirecta); y, en este último caso, bien haciendo una grabación del mismo, o bien captándolo a través de una emisión de radiodifusión, y reproduciéndolo mediante un aparato apropiado.
Adicionalmente, ha de entenderse que la protección se dispensa tanto contra la reproducción parcial como contra la reproducción total del fonograma34 • 2.1 O. Es preciso indicar que, cuando un fonograma divulgado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación pública, el usuario deberá pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a ambos.
La normativa interna de cada País Miembro podrá, a falta de acuerdo entre estos, determinar las condiciones en que se realizará la correspondiente distribución de la referida remuneración35. 31 32 En ese sentido, la precitada interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 118-IP-2015, pp. 19-20. El Articulo 3 de la Convención de Roma define, en el literal c), como "productor de fonogramas•, "la persona natural o jurfdica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros ft sonidos.
JJ Asl, la precitada interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 118-IP-2015, p. 20. Véase, asimismo, lo establecido en el Artículo 1O de la Convención de Roma: "Derecho de reproducción de los productores de fonogramas Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas ft. 34 En ese sentido, la interpretación pretudicial expedida dentro del Proceso 118-IP-2015, ya citada, p. 21.
Véase también, OMPI, "Gula de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramasft, Op. Cit., p. 57. JS Véase, al respecto, la precitada interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 118IP-2015, pp. 22; la cual cita el Artículo 12 de la Convención de Roma: 17 GACETA OFICIAL 11/10/2016 26 de 48 2.11. En consecuencia, en caso de que un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción del mismo, se utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el respectivo País Miembro podrá elegir entre atribuir únicamente a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho de percibir una remuneración equitativa, atribuir este derecho únicamente a los productores de fonogramas o atribuírselo a la vez a ambos.
Adicionalmente, la remuneración deberá ser única y, posteriormente, deberá ser repartida entre los interesados36 • 2.12. Finalmente, cabe destacar que, para poder acceder a la "protección mínima" otorgada a los productores de fonogramas, es preciso que se cumplan las tres condiciones desarrolladas en la presente providencia, referidas a la naturaleza del fonograma (solo es aplicable a los fonogramas publicados con fines comerciales), al carácter que reviste su utilización (utilización directa) y a la finalidad que esta utilización persigue (utilización para su radiodifusión o para su comunicación al público).
La referida protección podrá ser ampliada -pero no reducida por las legislaciones nacionales de los Países Miembros37. 2.13. Con respecto a esta última condición, cabe reiterar que, el concepto de "productores de fonogramas" no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual38 • En consecuencia, en principio, ello también dependerá de cada legislación, debiendo desarrollarse a la luz del principio del complemento indispensable39. •Articulo 12. - Utilizaciones secundarias de los fonogramas Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los arlistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros.
La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre elfos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración". 36 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 118-IP-2015, ya citada, p. 24. 37 lb(d, p. 25. 3B Véase, al respecto, la Declaración concertada respecto del Artículo 2(b) del WPPT: "Queda entendido que la definición de fonograma prevista en el Articulo 2(b) no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisuar. 39 Así, la precitada interpretación prejudicial recaída en el Proceso 118-IP-2015, p. 25. 18 GACETA OFICIAL 3. 11/10/2016 27 de 48 Limitaciones o excepciones al derecho a percibir una remuneración por la comunicación pública de fonogramas.
La regla de los tres pasos. 3.1. IRTP afirma que fue creado con la única finalidad de operar los medios de radiodifusión de propiedad del Estado, llevando contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento: que sus funciones no contemplan actividad empresarial estatal, sino que se constituye como la ejecución de políticas públicas y competencias en materia de radiodifusión, que tienen como único fin el acceso a los contenidos antes mencionados a la mayor cantidad de peruanos, con especial atención de aquellas zonas que la televisión no atiende.
En tal virtud, el Tribunal considera necesario desarrollar el tema propuesto. 3.2. A este respecto, es importante destacar que los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, pueden encontrarse restringidos por limitaciones y excepciones, establecidas, en primer lugar, por la normativa comunitaria, y, en segundo lugar, por las legislaciones nacionales de los Países Miembros. 3.3.
La primera excepción o limitación a los derechos patrimoniales del autor o titulares de derechos conexos, a ser tomada en consideración por las autoridades nacionales competentes, la constituye, lógica e indefectiblemente, aquellos actos que respondan a una utilización para uso privado40 • 3.4. Adicionalmente, el Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina establece las siguientes excepciones al pago de remuneración y a la autorización del autor o de titulares de derechos conexos: a) 40 Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;
Véase, por ejemplo, el Articulo 15 de la Convención de Roma sobre la protección de tos artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. "Articulo 15 {Excepciones autorizadas: 1. Umitaciones a la protección; 2. Paralelismo con el derecho de autor] 1. Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes:, r. a) cuando se trate de una utilización para uso privado; 19 GACETA OFICIAL 11/10/2016 28 de 48 b} Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, articulas lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro; c} Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines: (1} Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o, (2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado. d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga; e} Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa, publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente; f} Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información; g} Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras; h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una 20 GACETA OFICIAL 11/10/2016 29 de 48 obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público; i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla.
El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional; j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones. 3.5.
La citada lista no es taxativa, por cuanto puede ser complementada con las eventuales limitaciones o excepciones a los Derechos de Autor y derechos conexos que puedan establecer los Países Miembros mediante sus legislaciones nacionales, siempre que no atenten contra la normal explotación del objeto de protección del respectivo derecho conexo y que no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares, de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.6.
La regla de los tres pasos. 3.7. De acuerdo a lo explicado precedentemente, las limitaciones o excepciones a los Derechos de Autor y derechos conexos que puedan establecerse mediante las legislaciones internas de los Países Miembros deberán cumplir con la denominada "regla de los tres pasos":41 41 La "prueba del criterio triple·. denominada "regla de los tres pasos·. establece lo siguiente: "Se reserva a las legislacíones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legltimos del autor".
Cf. Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI, "Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al Derecho de Autor y a los derechos conexos en el entorno digital", Ginebra, 2003, disponible en web: 21 GACETA OFICIAL a) 11/10/2016 30 de 48 Que se trate de un caso especial. Una excepción o limitación prevista en la legislación nacional debe estar claramente definida.
Sin embargo, no es necesario identificar explícitamente todas y cada una de las situaciones posibles a las que podría aplicarse la excepción siempre que su alcance sea conocido y particularizado. Esto garantiza un grado suficiente de certidumbre jurídica42 • En consecuencia, el establecimiento de casos especiales se refiere a que la norma nacional así lo prevea, tal y como se desprende del Artículo 21 de la Decisión 351.
Sin embargo, tales limitaciones o excepciones deberán cumplir asimismo con las dos condiciones siguientes, así como resultar conformes a los Principios y demás disposiciones normativas contempladas por la jurisprudencia y normativa comunitarias andinas. b) Que no se atente contra la normal explotación de la obra43. La frase "explotación normal" comprende "además de las formas de explotación que generan actualmente ingresos importantes o apreciables, las formas de explotación que, con cierto grado de WWW.WIPO.INTIEDOCSIMDOCSICOPYRIGHTIESISCCR 91SCCR 9 7.DOC.
Véase también, el documento de la Electronic Frontier Foundation, "La Prueba de los Tres Pasos·, disponible en Internet: https://www.eff.orqlsites/default/files/filenodeltpp 3pasos.pdf. Véase, algunos ejemplos, en Knowledge Ecology lntemational, "More on the 3-step test in global copyright negotiations·. disponible en web: http:/lkeionline.orqlnode/1568. 42 Cf.
Grupo Especial de la OMC, p. 46. Adicionalmente, en cuanto al significado de "especial", el Grupo Especial de la OMC afirmó que este término significa que se requiere algo más "que una definición erara a fin de cumplir la norma de ra primera condición. Además, las excepciones o limitaciones deben ser limitadas en cuanto a su campo de aplicación o excepcionales en su alcance.
En otras palabras, una excepción o limitación debe ser estricta en sentido cuantitativo y en el cualitativo. Esto sugiere un ámbito reducido, asl como un objetivo excepcional o caracterlstico. Por su parte, el catedrático Ginsburg manifiesta que la frase "determinados casos especiales· deberla recibir una interpretación normativa, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, el propósito de una determinada excepción será objeto de examen en el marco de la segunda y tercera regla, es decir cuando atente contra la explotación normal de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor. 43 Al respecto, el Articulo 3 de la Decisión 351 define �usos honrados· de la siguiente manera: "Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un periuicio irrazonable a los intereses leqftimos del autor." (Subrayado por fuera del texto). \ \ "-----J Véase también, la excepción al derecho exclusivo de reproducción de la obra contempladas en los numerales 2) de los Articulas 9 y 10 de la Convención de Berna sobre Derechos para la protección de las Obras Literarias y Artfsticas: •Articulo 9. - ( ) 2) r r. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un periuicio iníustificado a los intereses leqftimos del autor. 22 GACETA OFICIAL 11/10/2016 31 de 48 probabilidad y plausibilidad, podrían adquirir considerable importancia económica o práctica" 44.
En consecuencia, las excepciones previstas en la legislación nacional que no entren en competencia económica (en el presente o en el futuro) con los usos no exentos no deberían oponerse esta condición45• Una excepción o limitación de un derecho exclusivo en la legislación nacional llega a atentar contra una explotación normal de la obra, interpretación, ejecución, fonograma o emisión, si las utilizaciones, que en principio están comprendidas en ese derecho pero se hallan exentas en virtud de la excepción o la limitación, entran en competencia económica con las formas en que los titulares de derechos consiguen normalmente un valor económico de su derecho de la obra, interpretación, ejecución, fonograma o emisión y por lo tanto los priva de percibir utilidades comerciales importantes o apreciables" 46• c) Que no se perjudiquen los legítimos intereses del titular47.
Los "intereses" en cuestión son los del autor, del artista intérprete o ejecutante, del productor de fonogramas o del organismo de radiodifusión correspondiente. En cuanto a los otros términos utilizados en esta condición, "perjuicio" connota "daño, detrimento o lesión," mientras que "injustificado" y "no injustificado" connotan el hecho de no ser "proporcionado" o "dentro de los límites de la razón, ni mucho menor ni mucho mayor de lo que podía considerarse probable o apropiado" o "de un monto o tamaño justo, promedio o considerable" 48• Obviamente, será más difícil demostrar el "perjuicio injustificado" que si se trata de probar únicamente que ha habido "perjuicio"49• Grupo Especial de la OMC, p. 65, párr. 6.180.
Aunque de manera indirecta, este punto fue comentado en el programa del Grupo de Estudio Sueco/BIRPI para la Conferencia de Estocolmo: "En tal sentido, el Grupo de Estudio {1964] obsetvó que, de una parte, era evidente que todas las fonnas de explotar una obra que tenían, o podfan adquirir, considerable importancia económica o práctica debían en principio reservarse a los autores; fas excepciones que pudieran restringir las posibilidades de que dlsponian /os autores a este respecto eran inaceptables.
Por otra parte, no debla olvidarse que las leyes nacionales contenían ya una serie de excepciones en favor de diversos intereses públicos y culturales y que seria Inútil suponer que los pafses estarían dispuestos en este momento a abolir esas excepciones de manera apreciable." Actas 1967, Vol. 1, p. 112 (Doc S/1 ). Grupo Especial de la OMC, p. 66, párr. 6.183.
Asimismo, cabe indicar que no toda utilización de una obra, que en principio esté comprendida en el alcance de los derechos exclusivos y entrañe utilidades comerciales, atenta necesariamente contra la explotación nonnal de dicha obra. SI este fuera el caso, el presente requisito careceria de sentido, pueslo que la explotación nonnal equlvaldrla al pleno uso de los derechos exclusivo.
Cf. Grupo Especial de la OMC, p. 65, párrafo 6.182. 47 UI supra, pie de página 43. 48 SOED, p. 2496 (significado de "razonable"). Actas 1967, Vol 11, p. 883 (observación del Profesor E. Ulmer, Presidente de la Comisión Principal 1). Asimismo, en el mismo sentido se declara ro siguiente en la página 63 de la Gula de fa OMPI: "( ) cada copia causa perjuicio: una simple fotocopia puede sustituir al ejemplar de una revista, el cual queda asi 23 I (J GACETA OFICIAL 11/10/2016 32 de 48 Por lo tanto, las palabras "{ni cause] un perjuicio injustificado" permiten establecer excepciones que puedan ocasionar un perjuicio importante o sustancial a los intereses legítimos del autor, siempre y cuando: a) la excepción satisfaga de otro modo la primera y segunda condición precitadas; y, b) sea proporcionada o se halle dentro de los límites de lo razonable, es decir, no sea injustificada.
El requisito de proporcionalidad supone evidentemente que pueden existir condiciones sobre el uso que hagan que el perjuicio ocasionado esté "justificado", por ejemplo, cuando esos intereses estén protegidos mediante el requisito de que el uso deberá efectuarse sujeto a ciertas condiciones o directrices, que dicho uso deberá atribuirse o incluso que deberá efectuarse un pago al respecto50 • 3.8.
En conclusión, los Países Miembros de la Comunidad Andina podrán establecer, mediante sus legislaciones nacionales, excepciones o limitaciones a los Derechos de Autor y a los derechos conexos, siempre que los actos contemplados en las mismas no interfieran con la explotación normal del objeto de protección del respectivo derecho (e.g., el fonograma) y no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de su titular o derecho habiente. 3.9.
En el presente caso, se debe determinar si los supuestos actos de comunicación pública de fonogramas efectuados a través de. las emisiones transmitidas por el organismo de radiodifusión pueden subsumirse en alguna de las excepciones o limitaciones contempladas, en primer lugar, por la normativa comunitaria andina (i.e., Artículo 22 de la Decisión 351 ), y, en segundo lugar, por la legislación nacional del respectivo País Miembro (Artículo 21 de la Decisión 351 ), la cual deberá cumplir con la "regla de los tres pasos", de conformidad con los criterios señalados en la presente providencia. 4.
Pregunta formulada por el consultante El Tribunal consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: ¿ Una institución del Estado sin fines de lucro, que tiene autorización para operar dentro del ámbito de la radiodifusión y por objeto la promoción de invendido y si el autor, en virtud de su articulo, está asociado a los beneficios de la edición perderá los ingresos que le habrían correspondido por ese ejempla,". 50 r Esta úlUma posibilidad recibe el apoyo específico de los comentarios contenidos en el Informe de la Comisión Principal 1, en relación con el ejemplo siguiente, ofrecido por el Profesor Ulmer, el Presidente de esa Comisión, en el curso de los debates: "( ) un gran número de copias destinadas a utilizarse en proyectos industriales es posible que no perjudique de manera injustificada los intereses legítimos del autor, siempre y cuando se pague una remuneración equitativa con arreglo a la legislación nacional.
Si se trata de un pequeño número de copias es posible que no haga falta pagar nada, especialmente si son de uso individual o cientlfico�. Actas 1967, Vol.11, pp.1145-1146. Los comentarios del Profesor Ulmer aparecen en la página 883 (traducción de la Oficina Internacional). 24 GACETA OFICIAL 11/10/2016 33 de 48 la cultura y la educación, se encuentra exenta de la obligación de pagar la remuneración correspondiente por la comunicación pública de fonogramas a la sociedad de gestión colectiva correspondiente? De acuerdo a lo manifestado en la presente interpretación prejudicial, para que una institución del Estado, con o sin fines de lucro � que incluso tenga por objeto la promoción de la cultura y la educación-, se encuentre exenta de la obligación de pagar la respectiva remuneración por la comunicación pública de fonogramas a la correspondiente sociedad de gestión colectiva, su actuación debe poderse subsumir en alguna de las excepciones o limitaciones contempladas en la normativa comunitaria (Artículo 22 de la Decisión 351) o en la legislación nacional (Artículo 21 de la Decisión 351 ).
Sin embargo, estas últimas deberán cumplir con las condiciones de la denominada "regla de los tres pasos": a) debe ser un caso especial; b) debe ser un acto que no inteñiere con la explotación normal de la obra; y finalmente, c) no debe causar un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor; de conformidad con los criterios desarrollados precedentemente en la presente providencia. De lo contrario, en principio, toda entidad, pública o privada, con o sin fines de lucro, con autorización para operar dentro del ámbito de la radiodifusión o sin ella, que tenga por objeto la promoción de la cultura y la educación o cualquier otro distinto, deberá cumplir con la obligación de pagar la correspondiente remuneración equitativa por concepto de la comunicación pública de fonogramas, contemplada en el Artículo 37 literal d) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 9921-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretació prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopc· n de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 1 Estat to del Tribunal. /V\¡ Cecilia Luisa · llóniluÍnteros MAGISTRADA 25 GACETA OFICIAL 11/10/2016 34 de 48 Hug Ramiro Gómez pac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26 11/10/2016 GACETA OFICIAL 35 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 516-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00127 Referencia: Cancelación marca MONGOL (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS: El Oficio 3253, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00127; y, El Auto de 1O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. 1 GACETA OFICIAL 2. 11/10/2016 36 de 48 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Sanford Colombia S.A. Hechos relevantes 2.1. El 20 de diciembre de 2001, mediante Resolución 42860, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca MONGOL (denominativa) 1 a favor de Industria Colombiana de Lápices S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
El 28 de febrero de 2005, Sanford Colombia S.A. solicitó a la SIC la cancelación por falta de uso del registro de la marca MONGOL. 2.3. El 14 de julio de 2006, mediante Resolución 19005 se denegó la acción de cancelación al encontrarse la compañia Industria Colombiana de Lápices S.A. en Liquidación obligatoria, amparada por una justa causa para no usar la marca, exceptuándose de probar su uso. 2.4.
El 6 de marzo de 2008, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. compró varios activos de Industria Colombiana de Lápices S.A., en liquidación obligatoria, entre ellos la marca MONGOL (denominativa). 2.5. El 25 de febrero de 2009, Sanford Colombia S.A. solicitó nuevamente la cancelación del registro de la marca MONGOL (denominativa) para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, esta vez en contra del nuevo titular del signo, la compañía Eberhard Faber de Colombia S.A.S. 2.6.
El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 50252, la SIC denegó la cancelación del registro por no uso. Contra la citada Resolución, Sanford Colombia S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 2.7. El 28 de enero de 2010, mediante Resolución 3746, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición confirmó la Resolución 50252. 2.8.
El 26 de octubre de 2011, mediante Resolución 58315, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación revocó la Resolución 50252 y canceló el registro de la marca. Expediente 01-029150. 2 GACETA OFICIAL 2.9. 11/10/2016 37 de 48 El 26 de marzo de 2012, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado contra la Resolución 58315. 2.1O.
El 16 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Articulo 165 de la Decisión 486. 3. Argumentos de la demanda de nulidad Eberhard Faber de Colombia S.A.S., manifestó lo siguiente: 3.1.
La marca MONGOL (denominativa) era de propiedad de Industria Colombiana de Lápices S.A., que se encontraba en proceso de liquidación obligatoria desde el momento en que la SIC concedió el registro de la marca MONGOL (denominativa) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha liquidación llevó a que sobre la marca recayera una medida cautelar para garantizar exclusivamente el pago de las deudas a sus acreedores. 3.2.
Esta situación ha calificado como justa causa para la falta de uso de la marca y enerva cualquier acción de cancelación suspendiendo el cómputo de cualquier término para demostrar su uso. 3.4. Solo a partir del momento en que la marca MONGOL (denominativa) se transfiere a Eberhard Faber de Colombia S.A.S., se levanta la medida cautelar, y solo en ese momento se debe comenzar a contar el periodo consagrado en el Artículo 165 de la Decisión 486.
En consecuencia, solo a partir de 6 de marzo de 2008, cuando se supera la causal justificativa de la falta de uso y la marca puede volver a cumplir su función económica, se pueden comenzar a contabilizar los tres años para poder probar el uso de la marca, esto es, hasta el 6 de marzo de 2011. 3.5. Solo habían pasado once meses y diecinueve días desde el día de la liberación de la marca, cuando Sanford Colombia S.A. presentó por segunda vez una acción de cancelación por falta de uso con el fin de aprovechar el cambio de titular y el lapso de tiempo que requiere un producto para salir al mercado.
Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio, en lo principal contestó lo siguiente: 4.1.1. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, 3 GACETA OFICIAL 11/10/2016 38 de 48 durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 4.1.2.
Del análisis efectuado por la SIC, se encontró que Eberhard Faber de Colombia S.A.S. no logró probar el uso de la marca MONGOL (denominativa), durante el periodo relevante, del 6 de marzo de 2008 al 25 de febrero de 2009. 4.1.3. En cuanto al argumento de Eberhard Faber de Colombia S.A.S. sobre la fuerza mayor el hecho de que medie una cesión de marca no es causal para no hacer uso de la marca. 4.1.4.
Si era previsible el hecho de que el nuevo titular estaba adquiriendo una marca no usada, con el riesgo de una acción de cancelación por falta de uso, podía tomar las medidas necesarias para iniciar la comercialización inmediata del producto para enervar cualquier posibilidad de cancelación del registro de dicha marca. 4.1.5. El plazo para interponer recurso contra la Resolución 58315 feneció el 23 de marzo de 2012, tenemos que la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2012, fecha para la cual ya había operado el fenómeno de la caducidad de la acción a través de la cual discute el demandante la legalidad del acto administrativo. 4.2.
Argumentos principales de la contestación de Sanford Colombia S.A. como tercero interesado: 4.2.1. A partir del 6 de marzo de 2008, el registro de la marca se encontraba expuesto a cancelación por no uso, considerando que ya habían transcurrido más de tres años desde su concesión y que a partir de tal fecha, en razón de su cesión, se levantaba la supuesta justificación por no uso que recaía sobre la marca MONGOL {denominativa). 4.2.2.
En concordancia con la SIC, Octavio Paredes E.U., hoy Eberhard Faber de Colombia S.A.S. sabia a ciencia cierta que estaba aceptando un activo intangible, que no había sido usado en el mercado. Era entonces de total conocimiento para Eberhard Faber de Colombia S.A.S. el hecho que debía iniciar un uso inmediato de la marca MONGOL (denominativa) para evitar una eventual acción en cancelación, y aún pasados once meses y diecinueve días, esta compañia no tomó acciones orientadas a hacer un uso efectivo y real de la marca. 4.2.3.
Habiéndose liberado la marca el 6 de marzo de 2008, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. tuvo hasta el 25 de febrero de 2009 para poner en uso la marca MONGOL (denominativa) de manera efectiva. Teniendo en cuenta el tipo de producto a distinguirse con dicha marca ("lápices"), el tiempo para iniciar el uso de la marca es más que prudencial y 4 GACETA OFICIAL 11/10/2016 39 de 48 suficiente, por tratarse de un producto cuyo proceso de fabricación se encuentra en el estado del arte que no requería de actividades complejas para ponerlos en el comercio. 4.2.4.
En conclusión, Eberhard Faber de Colombia S.A.S., de manera temeraria y engañosa evitó mencionar el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 2008 y el 25 de febrero de 2009, tiempo en que debía haber actuado para poner en uso la marca que adquirió. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial Articulo 1652 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretará los artículos 166 y 1673 de la antes citada Decisión, toda vez que se debe analizar lo referente a la prueba de uso y la carga de la prueba en una acción de cancelación, la cual es materia principal en el proceso interno. 2 "Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o seTVicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros. a fuerza mayor o caso fortuito''. 3 "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta fa naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que díñera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca�.
"Articulo 167. - La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros�. 5 GACETA OFICIAL 11/10/2016 40 de 48 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 2. De la prueba de uso de la marca. 3. Motivos justificantes para el no uso de la marca. Distinción entre la fuerza mayor y caso fortuito. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento 1.1.
Sanford Colombia S.A. solicitó a la SIC la cancelación por falta de uso del registro de la marca MONGOL, por lo que se revisará este tema. Legitimación cancelación y oportunidad para adelantar un trámite de 1.2. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.3.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo. Lo anterior quiere decir que, para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. 1.4. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.
El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 1.5.
El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a 6 GACETA OFICIAL 11/10/2016 41 de 48 partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca4• Falta de uso de la marca 1.6.
El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.7.
Al respecto, el Tribunal señala que para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. 1.8.
En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación5 • 1.9.
De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización6 • 4 Para mayor referencia revisar los procesos: Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.0.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 5 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL e Proceso 104-IP-2014, 7 GACETA OFICIAL 11/10/2016 42 de 48 1.1 O. Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.
En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio7 • 1.11. Por ello se presume una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercadoª. 1.12.
El Tribunal manifiesta que el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 1.12.1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.12.2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 9 7 Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005. 8 Ibídem. 9 Proceso 180-IP-2006. 8 11/10/2016 GACETA OFICIAL 1.13. 43 de 48 En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ratifica que los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco 1º. 1.14.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercia 1 1 1. 1.15.
En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como lápices, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado cinco unidades con la denominación de la marca que pretende probar su uso, al tratarse de un producto de consumo masivo, debe justificarse su uso en las cantidades propias del público consumidor al que está dirigido.
Efectos de la cancelación de la marca por no uso 1.16. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. �_)1.17.
La decisión respecto de la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. 1.18. Una vez analizado lo anterior, se deberá establecer si la marca MONGOL (denominativa) fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. 10 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.0.A.C. 199, de 26 de enero de 1996..\,, Proceso 103-IP-2014. 9 GACETA OFICIAL 11/10/2016 44 de 48 2.
De la prueba de uso de la marca 2.1. Del análisis efectuado por la SIC, se determinó que Eberhard Faber de Colombia S.A.S. no logró probar el uso de la marca MONGOL (denominativa), durante el periodo relevante, del 6 de marzo de 2008 al 25 de febrero de 2009, en razón de lo cual se analizará el tema de la prueba de uso de una marca dentro de una acción de cancelación. 2.2.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios 12. 2.3.
El mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 2.4.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo 13. 3.
Motivos justificantes para el no uso de la marca. Distinción entre la fuerza mayor y caso fortuito 3.1. De los hechos contenidos en el proceso interno se desprende que la marca MONGOL (denominativa) fue registrada originariamente por Industria Colombiana de Lápices S.A., compañía que desde la concesión del registro de la marca se encontraba en proceso de liquidación obligatoria y que, para asegurar el pago de sus acreedores, la autoridad competente ordenó una medida cautelar sobre la marca de su propiedad. 12 Proceso 53-IP-2013. 13 Ibídem. 10 GACETA OFICIAL 11/10/2016 45 de 48 3.2.
Por su parte Eberhard Faber de Colombia S.A.S. transfirió la marca MONGOL (denominativa) a su favor y argumentó que la marca no se usó por fuerza mayor al encontrarse impedida al recaer sobre ella una medida cautelar, por lo que tiempo que debe contarse para acreditar la falta de uso es a partir de que se levantó la medida que pesaba sobre la marca, esto es, cuando se transfirió el signo a su favor, es decir, a partir del 6 de marzo de 2008. 3.3.
En este sentido, este Tribunal analizará lo relacionado a la justificación por el no uso de una marca y la diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito. 3.4. De acuerdo con el párrafo final del Artículo 165, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado.
El Tribunal señala que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal. Caso fortuito y fuerza mayor 3.5.
En cuanto al caso fortuito y la fuerza mayor el Tribunal pasa a examinar los criterios establecidos al respecto por la doctrina para identificar determinadas situaciones como de fuerza mayor o caso fortuito, así: 3.6. En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como "un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible".
Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, "por ser imprevisible e irresistible, no ( ) separable de la actividad considerada y ( ), en consecuencia, no produce por si mismo efecto de exoneración". Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: "Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito( )" no indemnizable, concluye el Tribunal. 3.7.
La fuerza mayor "se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ( )". "La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse ( ) El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente 11 GACETA OFICIAL 11/10/2016 46 de 48 del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resístír." 14 3.8.
A manera de referencía, la ENCICLOPEDIA JURIDÍCA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa así mismo: " el término caso fortuito, o simplemente 'caso', o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy. Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa 'suceder' y hasta 'ocurrir casualmente'. "La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad.
Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar." (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958). 3.9. Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que "sucede inopinada y casualmente". 3.10.
Por su parte FERRI, citado en la misma Encíclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: "el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana", y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir:" 'El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado ', mientras que, por fuerza mayor 'debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo ' " 3.11.
Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrían que encajar los argumentos esgrimldos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunltaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados por la doctrina.
Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismos, como justificantes del no uso. 3.12. El Artículo 165 de la Decisión 486 enuncia que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 14 GEORGES VEDEL, Derecho Administrativo, Edil.
Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1960, pág. 320. 12 GACETA OFICIAL 11/10/2016 47 de 48 3.13. De acuerdo con lo que la norma enuncia, la titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción. 3.14.
Dentro del proceso interno se discute que la titular de la marca era la compañía Industria Colombiana de Lápices S.A. la cual se encontraba en proceso de liquidación y la marca MONGOL (denominativa) bajo la figura de una medida cautelar por lo que se deberá analizar la causal de excepción por caso fortuito y fuerza mayor de acuerdo con los lineamientos antes señalados y verificar si la falta de uso de la marca fue justificada dentro del periodo antes señalado. 3.15.
Por su parte, la nueva titular, es decir, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. está obligada a probar el uso de la marca dentro del periodo dentro del cual ya era la titular de la marca MONGOL (denominativa) y no pesaba sobre ella ningún impedimento para su uso. 3.16. Por lo tanto, se deja en claro que para que opere la cancelación por falta de uso, deben ser tres años consecutivos de ausencia de la marca el mercado. 3.17.
Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido a su examen quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00127, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. � La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto I Tribunal. lt(� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 13 GACETA OFICIAL 11/10/2016 48 de 48 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret ·o. Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14