Año XXXIII – Número 2856 Lima, 9 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 184-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00345. Referencia: Patente de invención para “OCICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS” PROCESO 203-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00626. Referencia: Marcas involucradas FIBRA MAX (denominativa) y MAX (denominativa), COLOMBINA MAX (mixta) PROCESO 215-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 085002013-0-1801-JR-CA-24.

Referencia: Marcas involucradas ELITE (denominativa) y las marcas ELITE MAXIMA SUAVIDAD (mixtas), ELITE (mixtas), ELITE MEGA ROLLO (mixta), ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO (denominativa), ELITE (denominativas) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 9/11/2016 2 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso 184-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2011-00345 Referencia Patente de invención para 11 0-CICLOPROPILCARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1556 del 2 de mayo de 2016, recibido vfa correo electrónico el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00345; y, El Auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Syngenta Participations AG. 1 9/11/2016 GACETA OFICIAL Demandado 2. 3 de 50 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes: 2.1. Mediante escrito presentado el 3 de setiembre de 2004, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, Syngenta Participations AG.

(en adelante, Syngenta) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "0-CICLOPROPJL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS", que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/1903/00687 del 21 de febrero de 20031. 2.2. Mediante Oficio 8146, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó el examen de patentabilidad determinando que la solicitud carecla de nivel inventivo debido a que en registros anteriores está sugerido el uso de compuestos similares. 2.3.

El 28 de octubre de 2008, Syngenta contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC e incluyó un nuevo capítulo reivindicatorio. 2.4. Mediante Oficio 140 notificado el 8 de enero de 2010, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó un segundo examen de patentabilidad, en el cual no aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio modificado dado que introducía materia no divulgada en fa solicitud original, reiterando las objeciones realizadas en el Oficio 8146. 2.5.

El 5 de abril de 201O, Syngenta contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC. 2.6. Por Resolución 53760 del 30 de setiembre de 201O, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió denegar la patente de invención titulada "0-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS", toda vez que consideró que dicha invención carecía del requisito de nivel inventivo. 2.7.

El 3 de noviembre de 2010, Syngenta interpuso recurso de reposición contra la Resolución 53760. 2.8. Por Resolución 17689 del 30 de marzo de 2011, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 53760. Expediente administrativo PCT/04-086944. 2 GACETA OFICIAL 9/11/2016 4 de 50 2.9.

Syngenta presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 53760 y 17680. 2.1O. Mediante Auto del 13 de octubre de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. 2.11.

Mediante Auto del 21 de marzo de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda de Syngenta: 3.1. La SIC no motivó técnicamente cómo la solicitud de privilegio de patente de invención deriva de manera evidente del estado de arte previo, sino que se limitó a afirmar que para un técnico medianamente versado en la técnica habría sido evidente hacer la investigación para determinar las posibles modificaciones, probarlas y así llegar a los compuestos de la solicitud. 3.2.

En cuanto a los compuestos de la invención, estos constituyen un grupo muy especifico y reducido del estado de arte previo por lo que no es sugerida su efectividad en bajas concentraciones. 3.3. La SIC reconoció que algunos de los compuestos presentes en la invención tienen una actividad superior, pese a ello insiste en que la materia descrita es demasiado general sin tener en cuenta que la estructura química fundamental para obtener la mejora de la actividad fungicida no hace parte evidente del arte previo. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. La invención cuyo privilegio de patente fue denegado no tiene nivel inventivo porque deriva de manera evidente del estado de la técnica previo a la presentación de la solicitud. 4.2. La solicitud reclamaba el privilegio sobre más de cincuenta compuestos por lo que no cumplió con el requisito de concisión exigido en el Artículo 30 de la Decisión 486. 4.3.

El análisis de patentabilidad tuvo como base dos documentos de patente del estado del arte. que pertenecen al mismo campo tecnológico de la invención denegada. 3 GACETA OFICIAL 9/11/2016 5 de 50 4.4. Si bien es cierto que los estudios técnicos presentados en el trámite administrativo muestran una diferencia cuantitativa, ello no es un adelanto en la técnica actual sino un efecto inesperado que no valida la inventiva.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2• Procede la interpretación solicitada dado que la patente de invención solicitada fue denegada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Nivel inventivo y estado de la técnica. Invenciones de selección. Proscripción del análisis tipo whindsight" o "ex post facto". D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial 1.1.

En su demanda Syngenta ha sostenido que la SIC no motivó técnicamente cómo la solicitud de privilegio de patente de invención deriva de manera evidente del estado de arte previo, sino que se limitó a afirmar que para un técnico medianamente versado en la técnica habrla sido evidente hacer la investigación para determinar las posibles modificaciones, probarlas y asi llegar a los compuestos de la solicitud.

Por su parte, la SIC ha señalado que La invención cuyo privilegio de patente fue denegado no tiene nivel inventivo porque deriva de manera evidente del estado de la técnica previo a la presentación de la solicitud. 1.2. El Articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.· "Articulo 14.· Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.· Articulo 18.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del of,cio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.• 4 GACETA OFICIAL 9/11/2016 6 de 50 novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.3. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: "( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. 3 1.4.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica4; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioñdad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 1.5.

Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. 3 Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso N º 21-IP-2000 del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 631, del 10 de enero de 2001.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier olro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40. • 5 GACETA OFICIAL 9/11/2016 7 de 50 1.6.

Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios5. 2. Nivel inventivo y estado de la técnica 2.1. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 2.2.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si can los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 6 2.3.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en ta materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 7 2.4.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criteriosª: 5 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17. lbldem, p.12. 7 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11 8 Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/public/patenles.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 8 de 50 - El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. - El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. - El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. - Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. - En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.5.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las caracterfsticas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. 7 GACETA OFICIAL (iii} 9/11/2016 9 de 50 Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"(...) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterlstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos ( )''9. - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. " La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterfsticas ". 10 - "...

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto 9 1 º lbldem. tbldem. 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 10 de 50 inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ".11 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: a) ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; b) ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y c) ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.6.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 3.

Invenciones de selección 3.1. En su demanda, Syngenta señala que la SIC reconoció que algunos de los compuestos presentes en la invención tienen una actividad superior, pese a ello insiste en que la materia descrita es demasiado general sin tener en cuenta que la estructura qulmica fundamental para obtener la mejora de la actividad fungicida no hace parte evidente del arte previo.

En razón a ello, corresponde hacer énfasis en las invenciones de selección. 3.2. Las invenciones de selección están referidas a aquella materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica12, en el cual sus caracterlsticas no se encuentran descritas expresamente. 3.3. En el mismo sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente: "... la Asociación Internacional para la Propiedad Intelectual (AIPPI) define la invención de selección como una invención que es idéntica a la invención de la técnica anterior excepto por lo menos en un elemento 11 Ibídem. 12 Cfr. Dírectrices de Examen de Solícítudes de Patentes.

Departamento de Patentes e lníormación Tecnológica. Oficina Espal'lola de Patentes y Marcas. Versión 1, Octubre 2006. Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/POF/DirectricesExamenP atentes.pdf (Consulta: 01 de setiembre de 2016). 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 11 de 50 constituyente que es expresado como una especie, mientras que el elemento constituyente correspondiente en la invención de la técnica anterior es el género.

Estas invenciones de selección pueden estar dadas por un compuesto qufmico o también pueden comprender incorporaciones especificas que son seleccionadas dentro de un rango más amplio de caracterfsticas numéricas y que reivindican un rango numérico limitado "13 3.4. Sobre el análisis de nivel inventivo en el caso de invenciones de selección, el Tribunal considera pertinente adoptar los criterios plasmados en el Manual Andino de Patentes, que respecto de este tema señala lo siguiente: "... tienen nivel inventivo si todos los compuesto en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada.

Asimismo, es necesario que todos los compuestos que entran en la fórmula presenten nivel inventivo. Esto quiere decir que si el nivel inventivo se basa en un efecto técnico, todos los compuestos posibles que la fórmula Markush tienen que presentar nivel inventivo. Por lo tanto. si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicación no se presenta ese efecto (por ejemplo por el tipo de sustituyente que hace insoluble o tóxico el compuesto, porque el compuesto es inestable, etc.), entonces no habría nivel inventivo en todo el conjunto de compuestos de la fórmula Markush y el solicitado tendrfa que restringir a aquellos compuestos que si presentan actividad.

En el caso de productos intermedios, que se utilizan para la producción de compuestos inventivos y que no presentan por si mismos un nivel inventivo, se consideran inventivos si contribuyen estructuralmente al producto final inventivo, y esa contribución es responsable al menos de una de las caracterlsticas que diferencian el producto final del estado de la técnica.

Si el intermedio es un compuesto que se utiliza en un proceso inventivo, su nivel inventivo se puede derivar de su contribución al proceso. Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podrla esperar si se sumaran los efectos o actividades de componentes tomados por separado ". 14 3.5.

El Manual Andino de Patentes cita el siguiente ejemplo: 13 ARANA C. Maria del Carmen. Invenciones de Sefecc,ón: Concepto y patentabilidad en el Perú. En: Anuario Andino de Derechos Intelectual, Ano VI, Nº 6, lima 2010. Disponible en: http://www.anuanoandino.com/Anuarios/Anuario06/art08/ANUARI0%20ANDIN0%20ART08.pdf (Consulta: 01 de setiembre de 2016).

Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Palentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunídad Andina, Organización Mundial de la Propiedad lnteleclual y Oficina Europea de Patenles. Segunda edición, editoríal Abya Yala, Quito. 2004. pp. 82 y 83. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/publiclpatentes.pdf.

(Consulta: 18 de agosto de 2016). 10 GACETA OFICIAL 9/11/2016 12 de 50.(...) c) Invenciones de selección Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de formula general A-R, en la cual A es la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 20 átomos de carbono. El solicitante ahora reivindica un grupo más reducido dentro de este grupo conocido, con R igual a 3-5 átomos de carbono. Supongamos que este grupo específico no está explicitamente descrito en ningún antecedente del estado de la técnica, ni por nombre qufmico, o por su fórmula qufmica, o por sus caracterfsticas ffsico-qufmicas, y que además los ejemplos están fuera del grupo reducido reivindicado (ej.

C16C17). Además, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica. En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (selección) y posee altura inventiva si el efecto técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica" 3.6. La Oficina Europea de Patentes ha redactado sus propias Directrices para analizar las invenciones de selección, definiendo las selecciones que serán consideradas inventivas y no inventivas, de la siguiente manera: "( ) Selecciones evidentes o no inventivas i) La invención consiste simplemente en elegir entre un determinado número de alternativas igualmente apropiadas. ii) La invención consiste en la elección de determinados parámetros dentro de una gama limitada de posibilidades, y resulta claro que dichos parámetros podrfan ser determinados por pruebas de rutina o mediante métodos habituales de investigación. iii) Es posible llegar a la invención mediante la simple extrapolación directa de la técnica conocida. iv) La invención consiste simplemente en seleccionar determinados compuestos o composiciones químicas dentro de grupo extenso [en el que] los compuestos que resulten de dicha selección no se describen ni se presentan como compuestos con propiedades interesantes que no hubieran tenido los compuestos mencionados en el estado de la técnica, o... se los describe como compuestos con propiedades interesantes respecto de los compuestos indicados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son tales que una persona capacitada en la técnica de que se trate esperar(a encontrar/as en dichos compuestos, y por lo tanto, es probable que él mismo se vea conducido a realizar dicha selección. Selecciones no evidentes o inventivas i) La invención consiste en seleccionar, dentro de un procedimiento, condiciones de operación particulares a una gama conocida, dicha selección tendrá resultados inesperados en la puesta en marcha del procedimiento o en las propiedades del producto obtenido. 11 GACETA OFICIAL 9/11/2016 13 de 50 ii) La invención consiste en seleccionar, dentro de un grupo extenso. ciertos compuestos o combinaciones qulmicas que presentan ventajas inesperadas (... )"'s 3.7.

En consecuencia, para examinar el nivel inventivo en invenciones de selección, se deberá verificar que los compuestos en el subgrupo reivindicado presentan un efecto técnico sorprendente frente a los conocimientos existentes en el estado de la técnica. 4. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto" 4.1. En el proceso interno, la SIC señaló que el análisis de patentabilidad tuvo como base dos documentos de patente del estado del arte que pertenecen al mismo campo tecnológico de la invención. En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto. 4.2.

El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendrla un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la Mmedia normar en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista Mobviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la Mficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existfa al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de Mhoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 15 EPO Examination Guidelines, Capitulo IV y analizadas en T Cook A User's Guide to Patents (Butterworth, Londres 2002) pág. 292. En: Gula sobre Patentes Fannacéuticas. Volumen 11. Editado por Carlos M. Correa. Centro del Sur.

Buenos Aires. Julio 2008. 12 GACETA OFICIAL 9/11/2016 14 de 50 4.3. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo 16, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 4.4.

En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00345, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 111 Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lnternational Law Journal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3.

New York, pp. 1794-1795. Disponible en http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 15 de 50 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 9/11/2016 16 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso 203-IP-2016 Asunto 1 nterpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2009-00626 Referencia Marcas involucradas FIBRA MAX (denominativa) y MAX (denominativa), COLOMBINA MAX (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1786 del 06 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 1 O de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 135 y del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00626; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante COLOMBINA S.A. 1 9/11/2016 GACETA OFICIAL 2. 17 de 50 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Hechos relevantes: 2.1. El 23 de diciembre de 2005, SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante, NESTLÉ) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca FIBRA MAX (denominativa) 1 para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.2.

COLOMBINA S.A. (en adelante, COLOMBINA) presentó oposición3 contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) MAX (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 85858, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 b) COLOMBINA MAX (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 198867, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 c) COLOMBINA MAX (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 285052, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Expediente administrativo 05-129663. ------ 2 Clase 30: Cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, cereales listos para comer; preparaciones de cereales. 3 No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. 4 Clase 30: Dulces y chocolates. 5 Cabe indicar que al momento de realizar el examen de registrabilidad del signo FIBRA MAX, la marca registrada con Certificado 198867 se encontraba caduca, por lo que no fue tomada en consideración al realizar dicho examen. 2 GACETA OFICIAL 9/11/2016 18 de 50 2.3.

Por Resolución 21364 del 23 de diciembre de 2005, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y denegó el registro de la marca FIBRA MAX (denominativa), considerando lo siguiente: a) El signo FIBRA MAX (denominativo) carece de distintividad al ser considerado descriptivo de los productos que pretende distinguir. b) Al ser descriptivos los términos que conforman al signo solicitado, no puede existir reivindicación de exclusividad, por lo que los argumentos de la oposición pierden sustento. 2.4.

NESTLÉ y COLOMBINA interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 21364. 2.5. Por Resolución 29862 del 18 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 21364. 2.6. Por Resolución 38175 del 29 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto en el siguiente sentido: 6 a) Revocó el artículo segundo de la decisión contenida en la Resolución 21364, y en consecuencia concedió el registro de la marca FIBRA MAX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Confirmó en los otros extremos la decisión contenida en la Resolución antes señalada.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confiterla, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Certificado 285052. 3 GACETA OFICIAL 9/11/2016 19 de 50 2.7.

COLOMBINA presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a NESTLÉ. 3.

Argumentos de la demanda de COLOMBINA: 3.1. La marca FIBRA MAX en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza reproduce totalmente las marcas registradas por COLOMBINA razón por la cual es irregistrable. 3.2. La marca FIBRA MAX es irregistrable por carecer de distintividad en su conjunto. 3.3. Es titular de diversas marcas y solicitudes de registros de marcas que contienen la denominación MAX. 3.4.

Las marcas MAX de COLOMBINA y la marca FIBRA MAX presentan semejanzas en los aspectos ortográficos, fonéticos y gráficos. 3.5. Los elementos predominantes a analizar entre las marcas enfrentadas son los gramaticales, fonéticos, conceptuales y visuales. 3.6. Que el término FIBRA es un elemento descriptivo de los productos que distingue la marca FIBRA MAX, y el término MAX reproduce totalmente su marca MAX registrada. 3. 7.

Que la SIC está contribuyendo a la dilución o vulgarización de sus marcas previamente registradas al señalar que el término MAX es evocativo de la idea de MÁXIMO o bien podría tratarse del nombre de un personaje. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: No obra en el expediente la contestación de la SIC. 5. Argumentos del tercero interesado, NESTLÉ: No obra en el expediente la contestación de NESTLÉ. 4 GACETA OFICIAL 9/11/2016 20 de 50 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.7 2. No procede la interpretación del Articulo 134, debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere la norma citada no son materia de la controversia.

Tampoco procede la interpretación del Artículo 154, en la medida que no se discute quien posee el derecho del uso exclusivo de una marca. 3. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas. 4.

De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 4868 debido a que los argumentos de la demanda se refieren al carácter no distintivo del signo solicitado. 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artlculo 134.-A efectos de este régímen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o seÑicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbo/as, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) las sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado par una fonna, o una combinación de colores; f) la fonna de las productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de las signos o medios indicados en los apartados anteriores.� "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellas signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;, r "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una mama se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. lt 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Art/culo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valar. la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o infonnaciones de /os productos o de los servicios 5 GACETA OFICIAL 9/11/2016 21 de 50 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. 4. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. La irregistrabilidad de signos descriptivos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca FIBRA MAX (denominativa) y las marcas MAX (denominativa), COLOMBINA MAX (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.9 para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...r 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-lP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 22 de 50 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado. crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 10 10 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Ibídem. 7 GACETA OFICIAL d) 9/11/2016 23 de 50 Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 11 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca denominativa simple 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca FIBRA MAX (denominativa) y la marca MAX {denominativa), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual12 • 11 lbldem. 12 Ver Interpretaciones Prejudicíales recaidas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 24 de 50 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 13 2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 14 2.4.

Al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 15 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 13 lbldem. 14 lbldem. 15 lbldem. 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 25 de 50 2.5.

En este caso, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto y en el otro es simple, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 16 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre las marcas FIBRA MAX (denominativa) y MAX (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se t6 lbldem. 10 GACETA OFICIAL 9/11/2016 26 de 50 deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Comparación entre marcas denominativas y mixtas 3.1. Como la controversia radica en la confusión entre la marca FIBRA MAX (denominativa) y la marca COLOMBINA MAX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 3.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 17 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial 1 8, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. 3.4.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 19, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en 17 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 18 lbldem. 19 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 11 GACETA OFICIAL 9/11/2016 27 de 50 cuya dirección son aplicables los parámetros señalados en la sección 2.5. del literal D. 3.5.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca FIBRA MAX (denominativa} y la marca COLOMBINA MAX (mixta}. Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 4. La irregistrabilidad de signos descriptivos 4.1. En el proceso interno, se señala que la marca FIBRA MAX (denominativa) es descriptiva de las características de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 4.3. El Literal e} del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) ( )" Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 4.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 20 20 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. 12 9/11/2016 GACETA OFICIAL 28 de 50 4.5.

En el presente caso se deberá determinar si la marca FIBRA MAX (denominativa) es o no descriptiva en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00626, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ltl_J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. -A--- ' 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 29 de 50 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 9/11/2016 GACETA OFICIAL 30 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso 215-IP-2016 Asunto 1 nterpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 08500-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia Marcas involucradas ELITE (denominativa) y las marcas ELITE MAXIMA SUAVIDAD (mixtas), ELITE (mixtas), ELITE MEGA ROLLO ELITE RINDE (mixta), MEGAROLLO (denominativa), ELITE (denominativa), ELITE (denominativas) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 8500-2013-0/5taSECA-CJLI-PJ del 13 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo dla, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 085002013-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 1 9/11/2016 GACETA OFICIAL 31 de 50 A.

ANTECEDENTES 1. 2. Partes en el Proceso Interno: Demandantes EMPRESA CMPC S.A. CMPC TISSUE S.A. Demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero Interesado POINT AMERICAS, INC. Hechos relevantes: 2.1. El 11 de mayo de 2011, POINT AMERICAS, INC. (en adelante, POINT AMERICAS) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el registro de la marca ELITE (denominativa) 1 para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.2.

El 05 de agosto de 2011, EMPRESAS CMPC S.A. (en adelante, EMPRESAS CMPC) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas en Perú: 3 MARCA CERTIFICADO CLASE 166255 3 26886 16,'f,1.,;,,,, &.,,"'*":( ELITE RINDE PRODUCTOS Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de peñumerla; aceites lociones esenciales, cosméticos, capilares, dentlfricos.

Impresos, papelerla, papel y artículos de papel, cartón y articulas de cartón; higiénico, de papel pailuelos desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), papel de tocador (papel toalla), pañuelos de bolsillo (de oaoen. Expediente administrativo 449844-2011. t 6 2 Clase 5: insecticidas, fungicidas (con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano) y herbicidas. 3 EMPRESA CMPC también sustentó la oposición en el signo inscrito con Certificado 81700 y en los signos solicitados a registro en los expedientes 457565-2011, 457566-2011, 457567-2011, 457568-2011 y 457569-2011;. sin embargo, en la Resolución 1334-2012/CSD-INDECOPI se dejó constancia que dichos signos no serian considerados al momento de realizar el examen de registrabilidad respectivo, toda vez que el Certificado 81700 fue cancelado el 23 de diciembre de 2008 y las referidas solicitudes de registro fueron presentadas con posterioridad a la solicitud de registro de la marca ELITE (denominativa), materia de oposición. Por tales razones, tos signos antes mencionados no han sido considerados en el cuadro siguiente. 9/11/2016 GACETA OFICIAL MARCA ELITE MEGARROLLO ·-.- - ¡, =-..,;.·.,__ ---� ----6- Ul !'� ·-- CERTIFICADO CLASE 166565 16 32650 16 101903 16 120053 16 32 de 50 PRODUCTOS Papel higiénico.

Papel higiénico, servilletas para desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), panuelos de bolsillo (de papel), pai'lales desechables de papel o celulosa; papel y artlculos de papel, arllculos de papelería, cartón y artlculos de cartón papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai'luelos de bolsillo (de papel), papel y artículos de papel, a elerla, cartón artlculos de cartón Servilletas de papel, impresos, papelerfa, papel y artículos de papel, cartón y artlculos de cartón. Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai'luelos de bolsillo (de papel), papel y artlculos de papel, a elería, cartón artlculos de cartón. Papel higiénico, servilletas para desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai'\uelos de bolsillo (de papel), pai'lales desechables de papel o celulosa; papel y artículos de papel, artículos de papelería, cartón y artlculos de cartón. 177371 16 166566 16 166567 16 166568 16 166569 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 166570 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 84040 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior.

Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. Papel higiénico, servilletas de desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai'\uelos de bolsillo (de papel), paf\ales desechables; papel y artlculos de papel, papelerla, cartón y artlculos de cartón. 3 9/11/2016 GACETA OFICIAL MARCA f!:;." o C> --� ptR(á CERTIFICADO CLASE PRODUCTOS 84041 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 84042 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior.; �Mf] ----·::li=r,, �" C11 - 1111 111!;, _._. mal! I,,._ ¡¡;:a � ��¡�� J;i. �· ··�,S ·-' � = n1írro. ll --- IJ\i;- ¡¡--y mzm m m� I' -���¿· • 84179 84823 16 16 e- e � 1,\L -� � · m. · · �--.. ·- ···..___.�.. ' t1 a=:z= 30044 16 30045 16 30135 16 Descripción de productos idénlica a los productos que distingue la marca anterior. 30452 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. -·- p1,�,1� }o -11- �.�,-; -•- UI 110045 16 1 servilletas de higiénico, Papel desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai'luelos de bolsillo (de papel), pai\ales desechables; papel y artículos de papel, papelería, cartón y artlculos de cartón. de servilletas higiénico, Papel desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai\uelos de bolsillo (de papel), papel y artículos de papel; papelería, cartón y artlculos de cartón. de servilletas Papel higiénico, desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai\uelos de bolsillo (de papel), papel y artlculos de papel, papelerla, cartón y artfculos de cartón. 16 A ��f:,am:� Descripción de productos idénlica a los productos que dislingue la marca anterior. de higiénico, servilletas Papel desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai\uelos de bolsillo (de papel), papel y artlculos de papel, papelerla, cartón y artlculos de cartón. 86336 ID f:"i,·i de 50 1 de servilletas Papel higiénico, desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pai\uelos de bolsillo (de papel), pañales desechables: papel y artículos de papel, papelería, cartón y artlculos de cartón. 4 D t 9/11/2016 GACETA OFICIAL MARCA ELITE 34 de 50 CERTIFICADO CLASE PRODUCTOS 113352 16 Descripcíón de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 132622 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 132623 16 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 132624 16 137946 16 48233 30 Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior.

Papel higiénico, servilletas de 1 desmaquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), pañales desechables: papel y artículos de papel, papelería, cartón y articulas de cartón no comprendidos en otras clases. Café, té. azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelerla y confiterla, helados comestibles. miel, jarabe de melaza; levadura, polvos 1 para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; productos para ablandar la carne uso doméstico, achicoria para (sucedáneos del café), pan ácimo, adornos comestibles para pasteles, aglutinantes para salchichas, agua de mar (para la cocina), agujas (pastelería), alcaparras, algas (condimentos). pastas alimenticias, aliños para ensalada, confitería a base de almendras, pastas de almendras, almidón para uso alimenticio, productos almiláceos para uso alimenticio, anis estrellado, anís (granos), sal de apio, arar'\uela cultivada con sabor a pimienta, clavo, nuez moscada y jengibre, golosinas para la decoración de árboles de Navidad, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, aromatizantes que no sean aceites esenciales, alimentos a base de avena, copos de avena, avena machacada, avena mondada, sémola de avena, azafrán (condimento), azúcar candi para uso alimenticio, barquillos, barras de regaliz (confiterla), bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té, aromatizantes para bebidas ue no sean aceites esenciales, 5 /J f 9/11/2016 GACETA OFICIAL 35 de 50 biscotes, bizcocheria, bizcochos, bombones brioches (caramelos), (bollo), bul'\uelos, confitería a base de cacahuetes, productos de cacao, aromatizantes de café, preparaciones 1 vegetales que sustituyen al café, café sin tostar, canela (especia), jugo de carne, patés de carne, harina de cebada, cebada molida, cebada mondada, preparaciones hechas de cereales, copos de cereales secos, vinaare de cerveza, chocolate, Servicios de comunicaciones via intemet, telecomunicaciones, servicios de comunicaciones por todos los medíos de difusión, servicios que consisten esencialmente en la difusión de programas de radio o televisión (comunicación oral o visual), transmisión de mensajes, servicios de acceso a una red informática mundial; comunicaciones por terminales de de servicios ordenador, direccionamiento y de unión para telecomunicaciones.

I ELITE 16984 38 2.3. Asimismo, EMPRESAS CMPC sustentó su opos1c1on con base en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas en Colombia: MARCA CERTIFICADO CLASE ELITE 395164 5 -·at/vJ. 412129 5 PRODUCTOS Productos higiénicos; panos higiénicos, sanitarias, toallas en especial tampones y demás artículos para la menstruación, panales higiénicos para incontinencia, y toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas.

Descripción de productos idéntica a los productos que distingue la marca anterior. 1 1 2.4. Igualmente, EMPRESAS CMPC manifestó lo siguiente: (i) El interés real en el mercado peruano ha quedado acreditado con las solicitudes de registro de las marcas ELITE (Expediente 462920-2011) y ELITE y logotipo (Expediente 462921-2011), que pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 (ii) Sus marcas registradas son notoriamente conocidas por el público consumidor. 2.5.

El 05 de agosto de 2011, CMPC TISSUE S.A. (en adelante, CMPC TISSUE) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, Clase 5: productos higiénicos; panos higiénicos; en especial, toallitas sanitarias, tampones y demás artículos para la menstruación, panales higiénicos para incontinencia y toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas. 6 9/11/2016 GACETA OFICIAL 36 de 50 basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas en Perú, respecto de las cuales alegó notoriedad: Papel y artlculos de papel, papel higiénico, servilletas de desm aquillar de papel, servilletas de mesa (de papel), servilletas de tocador (toallas 11 de papel), pañuelos de bolsillo (de papel), papelería, pañales de papel, cartón y artículos de cartón, productos de imprenta, artfculos de encuadernación, fotograflas; fotograflas; papelerla; adhesivos (pegamentos) para la papelerla o la casa, m aterial para artistas; pinceles; máquinas de escribir y articulas de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes, caracteres de imprenta; clichés PRODUCTOS MARCA CLASE CERTIFICADO ELITE 16 44239 3 152922 3 152923 Jabones. 3 152924 Jabones. 3 152925 Jabones.

Jabones. Agregó que sus marcas registradas son notoriamente conocidas por el público consumidor. 2.6. Por Resolución 1334-2012/CSD-INDECOPI del 18 de abril de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca ELITE (denominativa) a favor de POINT AMERICAS, INC., considerando lo siguiente: a) No se ha acreditado que las marcas ELITE de las opositoras gocen de la calidad de notoriamente conocidas, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486. 7 GACETA OFICIAL 9/11/2016 37 de 50 b} EMPRESAS CMPC ha cumplido con acreditar su interés real en el mercado peruano con las solicitudes de registro de las marcas ELITE y ELITE y logotipo, tramitadas en los Expedientes 462920-2011 y 462921-2011, respectivamente, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c) Si bien los signos en conflicto presentan semejanzas gráficas y fonéticas entre sí, dado que se encuentran destinados a distinguir productos y/o servicios distintos y no vinculados, el otorgamiento del signo solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor. d) Se tuvo a la vista las marcas ELITE y logotipo {Certificado 140608), NATURFS ELITE (Certlficado 31743), NATURE'S ELITE y etiqueta (Certificados 58410 y 68543), con las cuales el signo solicitado no resulta confundible, pues pese a compartir la denominación ELITE, dichos signos distinguen productos diferentes y no vinculados. 2.7.

El 14 de mayo de 2012, EMPRESAS CPMC y CPMC TISSUE, respectivamente, interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 1334-2012/CSD-INDECOPI. 2.8. Por Resolución 2361-2013/TPI-INDECOPI del 11 de julio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió los recursos de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 13342012/CSD-I NDECOPl. s

2.9. EMPRESAS CPMC y CPMC TISSUE interpusieron demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 2361-2013/TPI-INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la misma. 2.1O. El 9 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE: 3.1. Al ser las marcas en conflicto idénticas, la más mínima vinculación entre los productos que distinguen bastará para generar riesgo de confusión en el consumidor. 5 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi advirtió que POINT AMERICAS es titular de la marca BlO-ELITE. con Certificado 187618, que distingue productos insecticidas, fungicidas, con exclusión de productos farmacéuticos de uso humano, y herbicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; en consecuencia, consideró que el signo solicitado constituye una variación de dicha marca registrada, dado que ésta incluye el elemento que lo conforma. 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 38 de 50 3.2.

Los productos que distinguen los signos en conflicto en las Clases 3, 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran vinculados competitivamente, dada su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, el público al que se encuentran dirigidos e incluso algunos de tales productos resultan ser complementarios. 3.3. Por lo expuesto, no debe permitirse la coexistencia del signo solicitado con las marcas registradas sustento de la oposición. 4.

Argumentos de la contestación del lndecopi: 4.1 Los productos a los cuales alude el signo solicitado tienen por finalidad exterminar insectos, hongos (que no afecten a los humanos) y malas hierbas. 4.2 Los productos que distinguen las marcas registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, están destinados a la limpieza del hogar (siendo puestos en contacto directo con distintos objetos para su desinfección), asl como a la higiene y cuidado personal. 4.3 Los productos que distinguen las marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, están destinados al cuidado de la higiene o belleza del cuerpo y al cuidado de la piel. 4.4 Los productos que distinguen las marcas registradas en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, son productos esencialmente elaborados en base a papel y elementos adherentes, los cuales están destinados a ser usados en la oficina y el hogar, y para uso personal. 4.5 Considerando lo expuesto, los productos de los signos en conflicto no se encuentran vinculados competitivamente, pues tienen distinta naturaleza o finalidad, están dirigidos a consumidores con necesidades distintas y específicas y aun cuando fueran ofrecidos en los mismos puntos de venta (supermercados) éstos serán colocados en distintas secciones. 4.6 También se descarta que productos principalmente orientados a la higiene femenina puedan ser usados para aplicar un insecticida o herbicida, por lo que no es posible afirmar que tales productos sean complementarios. 4.7 En tal virtud, es posible la coexistencia de los signos cotejados en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. 5.

Argumentos de la contestación de POINT AMERICAS: 5.1. La resolución impugnada ha sido emitida conforme a ley. 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 39 de 50

5.2. EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE no compiten en el mismo mercado que POINT AMERICAS; en ese sentído, el ingreso de insecticidas, fungicidas o herbicidas distinguidos con el signo solicitado al mercado local no desviará clientela ni distorsionará el mercado a favor de ninguno. 5.3. Existen marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que incluyen el término ELITE, como 810-ELITE, con Certificado 187618, de titularidad de POINT AMERICAS.

Al respecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi concluyó que el signo solicitado constituye una variación de la referida marca. 5.4. El signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 6. Sentencia de Primera Instancia: 6.1.

No es materia de controversia determinar si existe una relación de identidad gráfico fonética entre los signos confrontados ya que las partes reconocen que son semejantes debido a la presencia de la denominación ELITE, por lo que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado. 6.2. No se aprecia que entre los productos a los que se refieren los signos en conflicto en las Clases 3, 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza exista vinculación competitiva, siendo posible la coexistencia pacifica de dichos signos sin inducir a confusión al público consumidor. 6.3.

No se ha incurrido en los supuestos de nulidad contemplados en el Articulo 1 O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. 6.4. Declara infundada la demanda interpuesta por EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE. 7. Argumentos de la apelación de EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE: 7.1. Las marcas ELITE y ELITE y logotipo son altamente conocidas en el mercado peruano; por tanto, de concederse el registro del signo solicitado se estaría permitiendo que un competidor se aproveche del esfuerzo empresarial ajeno y que, de manera parasitaria, usufructúe el prestigio que ha ganado EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE.6 6 Del contenido de la Resolución 2361-2013fTPI-INDECOPI no se advierte que EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE hayan apelado la Resolución 1334-2012/CSD-INDECOPI en el extremo que determinó que no se habla acreditado la notoriedad de sus marcas, por lo que este alegato no resurta relevante para el presente análisis. 10 () GACETA OFICIAL 9/11/2016 40 de 50 7.2.

Reiteraron lo argumentado en la demanda respecto de ta supuesta conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina7, específicamente respeto de las siguientes preguntas: (i) ¿Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas? (ii) En el caso de autos, ¿cómo se determina que existe conexión competitiva entre los productos de los signos en conflicto? 2.

Procede la interpretación de la norma antes citada, toda vez que es materia de controversia la supuesta confusión entre el signo solicitado y las marcas anteriormente registradas. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparaclón entre marcas denominativas. Comparación entre una marca denominativa y marcas mixtas. Conexión competitiva entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Preguntas formuladas por la órgano consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- 2. 3. 4. ·Art/cu/o 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...r 11 GACETA OFICIAL 9/11/2016 41 de 50 directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si entre las marcas ELITE (denominativa) y las marcas ELITE MAXIMA SUAVIDAD (mixtas), ELITE (mixtas), ELITE MEGA ROLLO (mixta), ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO (denominativa), ELITE (denominativas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; a) (.. ).

" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anteríoridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a 8 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 12 GACETA OFICIAL 9/11/2016 42 de 50 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4.

Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las rafees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las rafees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es 9 lbldem. 10 lbldem. 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 43 de 50 procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas denominativas 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca ELITE (denominativa) y las marcas ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO (denominativa), ELITE (denominativas), es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual1 1. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 12 2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-lP-2015 del 10 de junio de 2016. 12 Ibídem. 14 GACETA OFICIAL 9/11/2016 44 de 50 etc.

De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico.13 2.4. Al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 14 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sflabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.

En este caso, como el elemento denominativo de algunos de los signos en conflicto es compuesto y en el otro es simple, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 1s a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 13 Ibídem. 14 Ibídem. 15 Ibídem. 15 GACETA OFICIAL 9/11/2016 45 de 50 c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre la marca ELITE (denominativa) y las marcas ELITE RINDE (denominativa), ELITE MEGAROLLO (denominativa), ELITE (denominativas).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Comparación entre una marca denominativa y marcas mixtas 3.1.

Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca ELITE (denominativa) y las marcas ELITE MAXIMA SUAVIDAD (mixtas), ELITE (mixtas), ELITE MEGA ROLLO (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. 16 GACETA OFICIAL 9/11/2016 46 de 50 3.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 16 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial17, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos citada en el numeral 2.4. de la Sección D. 3.4.

Como en este caso el elemento denominativo en algunos de los signos en conflicto está compuesto por dos o más palabras18, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros señalados en la numeral 2.5. de la Sección D. 3.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 1s Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 17 Ibídem. 18 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aqueUos que se componen de dos o más palabras. 17 !;

GACETA OFICIAL 4. Conexión competitiva entre productos Clasificación Internacional de Niza 9/11/2016 47 de 50 y/o de servicios la 4.1. Dado que EMPRESAS CMPC y CMPC TISSUE han señalado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distinguen sus marcas registradas, corresponde analizar dicho tema. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 19 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 20 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración 19 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Articu/o 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lntamacional referida an el cmrrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.• (Subrayado agregado) 20 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 18 GACETA OFICIAL 9/11/2016 48 de 50 el precio de dichos bienes o serv1c1os, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. As[, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentlfrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competltiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son 19 GACETA OFICIAL 9/11/2016 49 de 50 los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destlnatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá ta concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asl como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 5.1.

¿ Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Acápite 1 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. 5.2. En el caso de autos ¿cómo se determina que existe conex,on competitiva entre los productos de los signos en conflicto? En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Acápite 4 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 08500-2013-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de 20 1h;

GACETA OFICIAL 50 de 50 9/11/2016 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artfculo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. tli� Cecilia Luisa A llón Quinteros MAGISTRADA '\ ' I Hugo Ramiro Gómez:AeiBc;.'t MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretar!a General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21