Año XXXIV – Número 2936 Lima, 6 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 660-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2152. Referencia: Signo: D.C. TARJETA INTELIGENTE PROCESO 662-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 076/2015-CA. Referencia: Marcas K-NINO (mixtas).. PROCESO 675-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00330. Referencia: Signos figurativos Para nosotros la Patria es América 06/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 660-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: Referencia: 17811-2013-2152 Signo: D.C. TARJETA INTELIGENTE Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2333-TCA-DQ del 2 diciembre de 2015, recibido el 8 de diciembre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Oistrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b), e), f) y g), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de los artículos 81 y 82 literales d), e) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con el fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2152; y El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MASTERCARD INCORPORATED INTERNATIONAL 1 GACETA OFICIAL Demandados: 06/03/2017 3 de 49 DE LA ECUATORIANO INSTITUTO PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI PROCURADUR(A GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Tercero lntersesado: DINERS CLUB INTERNATIONAL LTOA. 2. Hechos Relevantes: 2.1.

El 29 de diciembre de 1995, DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. solicitó el registro del signo D.C. TARJETA INTELIGENTE (denominativo), para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional Niza: "seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios". (Expediente administrativo 64324). 2.2. El 29 de agosto de 1997, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Título DNPl-949-97-MICIP, resolvió conceder el registro solicitado.

Actualmente la titularidad del registro se encuentra en cabeza de DINERS CLUB INTERNATIONAL LTOA. (en adelante DINERS). 2.3. El 12 de diciembre de 2003, MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (en adelante MASTERCARD) interpuso demanda de nulidad absoluta del registro de la marca denominativa TARJETA INTELIGENTE. o.e. 2.4. El 8 de diciembre de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, mediante Oficio 2333-TCA-DQ, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentados por MASTERCARD: 3.1. Manifestó que el signo denominativo o.e. TARJETA INTELIGENTE es genérico, descriptivo y de uso común; identifica una clase de tarjeta de crédito o débito, así como a los servicios relacionados con ellas y que se soportan en una tecnología superior a través de microchip. 3.2. Sostuvo que la administración negó el registro del lema comercial SMART CARO (TARJETA INTELIGENTE) argumentando su carácter genérico y de uso común. Esta misma linea se debe aplicar al presente asunto. 3.3.

Indicó que la actuación de la administración genera derechos exclusivos y monopolistas sobre una denominación que no admite apropiación. 2 GACETA OFICIAL 4. 06/03/2017 4 de 49 Argumentos de la contestación presentados por el INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- IEPI: 4.1. En resumen estableció que son improcedentes los argumentos de la demanda por carecer de fundamento legal y que el acto administrativo expedido por la administración es legítimo por provenir de autoridad competente. 5.

Participación de la PROCURADURiA GENERAL DEL ESTADO: 5.1. La Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador no contestó la demanda ni propuso excepciones, pues indicó que corresponde comparecer al representante legal del IEPI. 6. Participación del Tercero Interesado DINERS CLUB: 6.1. Argumentó que las letras "D.C." son las iniciales de DINERS CLUB, lo que indica a los consumidores la procedencia empresarial de la marca y, en consecuencia, generan distintividad y que el signo denominativo o.e. TARJETA INTELIGENTE cumple con todos los requisitos de registrabilidad. 6.2.

Expresó que existen varias marcas registradas que se componen de términos genéricos o descriptivos, pero que se encuentran acompañados de otros elementos que le otorgan distintividad al conjunto marcario, como es el caso de la expresión D.C. 7. Solicitud de interpretación: 7.1. El Tribunal Distrital N º 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, cuya Corporación conoce del proceso de nulidad promovido en el presente asunto, decidió suspenderlo y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo conforme lo dispuso en auto del 26 de agosto de 2015, la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 2 de diciembre de 2015.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b), e), f) y g), y artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de los artículos 81, 82 literales d), e) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretarán por ser procedente los literales d) y e) contenidos en el artículo 82 de la precitada Decisión, no así el literal h) del mismo artículo 3 GACETA OFICIAL 06/03/2017 5 de 49 porque en el proceso interno no se discute la existencia de un signo engañoso.

Tampoco se interpretarán las normas de la Decisión 486, porque cuando se solicitó el registro de la marca o.e. TARJETA INTELIGENTE no se encontraba vigente esta normativa, salvo el párrafo cuarto del artículo 172, por tratarse de una norma de procedimiento, cuyos aspectos si se rigen por la nueva normatividad en las etapas que aún no hubieren culminado en vigencia de la anterior normativa.

De oficio y como cuestión previa el Tribunal se referirá a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la misma alude a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 1• e. eUESTION PREVIA 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 1.1. La Corte Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 proferida por la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, la solicitud para el registro del signo denominativo o.e. TARJETA INTELIGENTE se realizó el 29 de diciembre de 1995, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual es necesario abordar el tema de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­ ( ) ªArticulo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para d) designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el e) uso comercial del pals, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; ( ) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 172 (... ) ªNo podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad".

( ) DISPOSICIONES TRANSITORIAS ªPRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia". c r. 4 GACETA OFICIAL 06/03/2017 6 de 49 aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, reiterando los antecedentes jurisprudenciales al respecto2. 1.2.

De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en razón de la ultra actividad de la ley, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos los requisitos para el registro. 1.3.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma, no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.4.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la petición para el registro del signo denominativo D.C. TARJETA INTELIGENTE, se efectuó y se concedió en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por expresiones de uso común, genéricas y descriptivas dentro de la Interpretación del artículo 82 literales e) y d). Demanda contencioso administrativa a resolverse en el régimen de la Decisión 486 {Art. 172) 2. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por expresiones descriptivas, de uso común o genérico dentro de la Interpretación del artículo 82 literales e) y d). 1.1.

Como en el proceso interno se discute si la expresión "TARJETA INTELIGENTE" es de uso común, descriptiva y genérica de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema 2 Se pueden ver las Interpretaciones Prejudiciales 39-IP-2003 del 9 de julio de 2003; 114-IP-2003 del 19 de noviembre de 2003; 46-IP-2005 del 28 de abril de 2005 y 299-IP-2014 del 15 de julio de 2015. 5 GACETA OFICIAL 06/03/2017 7 de 49 siguiendo la linea jurisprudencia! que ha trazado al respecto3 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. 1.2.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 1.3.

De ahí que el literal e} del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: "No podrán registrarse como marcas /os signos que: (...) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pals, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate". 1.4.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo y, por lo tanto, de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.5.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. 1.6. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3 Se puede ver la Interpretación 34-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 6 GACETA OFICIAL 06/03/2017 8 de 49 1. 7.

Respecto de los signos descriptivos, de acuerdo con la noción conceptual de los mismos en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 1.8.

Por otro lado, la denominación genérica determina el género del objeto que identifica. Puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que de desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 1.9.

De ahí que el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispusiera como en forma similar lo establece la norma pertinente en la Decisión 486, lo siguiente: No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse". 1.1 O. En línea de principio, los signos exclusivamente descriptivos y genéricos carecen de distintividad, y por consiguiente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma ya citada.

Sin embargo, excepcionalmente como acontece con los de uso común, es posible que expresiones, palabras o partículas primigeniamente descriptivas y genéricas, al ser transformadas o empleadas en unión, combinación o adición con otras, puedan llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan formar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro. 1.11.

En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo y genérico respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual 7 GACETA OFICIAL 06/03/2017 9 de 49 corresponde su significado, en cuya aprec1ac1on cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 1.12.

De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos y genéricos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas y genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 1.13.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común, genéricos y descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 1.14.

Es importante resaltar que los elementos de uso común, genéricos y descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.15. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la expresión TARJETA INTELIGENTE es de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 36 Internacional, para establecer posteriormente si los elementos adicionales que la acompañan generan distintitividad en el conjunto marcario. 2.

Demanda contencioso administrativa a resolverse en el régimen de la Decisión 486 (Art. 172) 2.1. Como la acción de nulidad en el proceso interno se interpuso el 12 de diciembre de 2013, es decir, en vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el artículo 172 de la misma normativa es aplicable por tener carácter procesal. Su interpretación será abordada teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal sobre la materia4. 2.2.

Si bien la solicitud de registro de la marca denominativa o.e. TARJETA INTELIGENTE se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, sus disposiciones sustanciales son aplicables al caso en cuestión, la Corte consultante, al resolver el asunto sometido a su 4 Sobre esto se pueden ver las siguíentes Interpretaciones Prejudiciales: 117-IP-2007 de 2 de octubre de 2007 y 106-IP-2008 de 28 de octubre de 2008. 8 GACETA OFICIAL 06/03/2017 10 de 49 consideración, deberá tener en cuenta que si bien las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, como podría ser que la marca opositora hubiere sido cancelada o que haya operado su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2152, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia �l�eros MAGISTRADA Hugo a,ro ómez Apac MAGISTRADO 9 06/03/2017 GACETA OFICIAL 11 de 49 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario...

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 660-IP-2015 1 10 Proceso 662-IP-2015 06/03/2017 GACETA OFICIAL 12 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso: 662-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 076/2015-CA Referencia: Marcas K-NINO (mixtas) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 01/2015 de 17 de noviembre de 2015, recibido en este Tribunal el 8 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y f) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 076/2015-CA; y El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COMPAÑIA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. 1 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 06/03/2017 13 de 49 PROPIEDAD ESTADO Demandado: SERVICIO NACIONAL DE -SENAPI­ INTELECTUAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA Tercero Interesado: MIGUEL SERRANO CRONEMBOLD Hechos relevantes: 2.1. EL 1 O de mayo de 2013, MIGUEL SERRANO CRONEMBOLD (en adelante, MIGUEL SERRANO) solicitó el registro del signo mixto K­ NINO para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos veterinarios".

(Expediente administrativo 161948). 2.2. El 30 de agosto de 2013, una vez publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 0545, COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. (en adelante, ALTIPLANO), presentó oposición andina argumentando titularidad, riesgo de confusión y conexión competitiva con su marca K-NINO (mixta), registrada en Perú para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sama, piojos para el agro y el hogar, fungicidas, herbicidas".

(Certificado 001187918 - República del Perú). 2.3. El 30 de agosto de 2013, ALTIPLANO solicita el registro de la marca mixta K-NINO en Bolivia, para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para el uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; productos veterinarios y demás comprendidos en la clase internacional 5".

(SM-200366/2013). 2.4. El 6 de enero de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución 005-2014, resolvió declarar improcedente la oposición presentada y concedió el registro solicitado. -, 2.5. El 28 de febrero de 2014, ALTIPLANO presentó recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. 2.6. El 2 de abril de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución DPI/OP/REV-Nº 79/2014, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y confirmó el acto administrativo impugnado. 2 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 14 de 49 2.7.

El 24 de abril de 2014, ALTIPLANO presentó recurso jerárquico contra el anterior acto administrativo. 2.8. El 28 de agosto de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 286/2014, resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto y confirmó el acto administrativo impugnado. 2.9. El 9 de abril de 2015, ALTIPLANO presentó demanda contencioso administrativa contra la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por ALTIPLANO: 3.1. Adujo que la administración no realizó una interpretación correcta del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto acudió a elementos que no encajan dentro de los parámetros establecidos en esta disposición. 3.2. Indicó que el interés real se acredita únicamente con la interposición de la oposición y la solicitud simultánea del registro de la marca.

Además, que ALTIPLANO acreditó el interés real al presentar la solicitud de registro de la marca mixta K-NINO (SM-200366/2013). 3.3. También señaló que no es necesario que el signo solicitado sea idéntico a la marca soporte de la oposición, sino que es suficiente que conserve sus características esenciales y agregó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual. 3.4.

Finalmente, que existe asociación empresarial y conexión competitiva, pues ambas marcas cuentan con similares medios de publicidad, la misma finalidad y un uso complementario de sus productos y que la administración en un caso análogo actuó diferente. 4. L Argumentos de la Contestación presentados por SENAPI: 4.1. Señaló que el opositor no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 147 de la Decisión 486, ya que el interés real se acredita con la solicitud de un signo idéntico a la marca soporte de la oposición, lo cual no sucedió en el presente asunto. 4.2.

Sostuvo que los productos del signo solicitado y el usado como soporte de la oposición son diferentes. 4.3. Expresó que las oficinas nacionales competentes son independientes y autónomas en relación con sus decisiones, por lo que no están obligadas a adoptar criterios anteriores. 3 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 06/03/2017 15 de 49 Participación del Tercero Interesado Miguel Serrano: 5.1.

No fue remitida la contestación del Tercero Interesado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6. Solicitud de interpretación: 6.1. La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia cuya Corporación decidió suspenderlo y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo conforme lo dispuso en auto del 11 de septiembre de 2015, la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 17 de noviembre de 2015.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literales a) y f) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar los artículos 136 literal a) y 147. No así el artículo 135 literal b), ya que no se está resolviendo un asunto de nulidad absoluta sino de nulidad relativa; tampoco el artículo 136 literal f) puesto que se está interpretando el literal a) del mismo artículo, el cual consagra una disposición específica para las marcas 1.

El Tribunal Consultante realizó las siguientes preguntas: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o a) registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) L "Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente." ( )". 4 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 16 de 49 "¿Cuáles son los elementos para establecer el interés real de la Compañía Industria Altiplano S.A., conforme el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? ¿La oposición andina tiene como base fundamental evitar inducir a error o confusión al consumidor? ¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas? ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? ¿Qué se entiende por identidad de marca? ¿Qué se entiende por distintividad? ¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre, aun cuando la elaboración, fabricación y comercialización de productos sean diferentes? ¿por qué? ¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares, que contengan uno o más productos anteriormente registrados dentro de la misma clasificación (05 de Niza)? ¿por qué?" C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2.

La oposición andina. El interés real en el mercado. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Conexión competitiva. Análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos veterinarios, insecticidas, fungicidas y plaguicidas.

El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. 3. 4. 5. 6. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La oposición andina. El interés real en el mercado 1.1. Como en el proceso interno se discute sobre los requisitos para acreditar el interés real en el mercado en el marco de la oposición andina, prevista en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la materia 2. 1.2.

Conforme al artículo 146 contenido en esta normatividad, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud 1"7 t/ Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 196-IP-2006 del 4 de diciembre de 2006; 663-IP-2015 del 26 de agosto de 2016; y 188-IP-2011 del 14 de marzo de 2012. 5 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 17 de 49 de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada contra dicha solicitud. 1.3.

Por su parte, el artículo 147 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, pues habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros anteriores de marcas concedidos en los demás Países Miembros, cuya figura precisamente se conoce con el nombre de "oposición andina". 1.4.

El Juez Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿La oposición andina tiene como base fundamental evitar inducir en error o confusión al consumidor? 1. 5. La oposición andina tiene como finalidad la protección del derecho exclusivo sobre la marca, bajo el entendido de que en el mercado subregional se permite la libre circulación de bienes y servicios, lo cual implica que los consumidores potenciales no serían únicamente los del País Miembro donde se encuentra registrada la marca, sino aquellos asentados en los demás Países Miembros.

En este escenario, a los titulares de la marca se les otorga una herramienta para poder defender sus derechos de propiedad industrial en los demás Países Miembros, siempre y cuando tengan interés real en el mercado en dichos países. 1.6. Lo anterior, porque la oposición andina se considera soportada en los dos principios básicos que gobiernan el derecho de propiedad industrial: el derecho a la protección de la actividad empresarial y el derecho a la protección al consumidor.

El primero, porque con esa herramienta se permite que el empresario pueda ampliar su actividad al mercado ampliado, y el segundo, porque el consumidor comunitario podría caer en error al adquirir un producto o servicio o servicio con libre tránsito subregional. Requisitos para formular la oposición andina LJ 6 Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o la expectativa de adquirir un derecho en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. 1.7. Interés real. El Juez Consultante realizó la siguiente pregunta en relación con este tópico: ¿Cuáles son los elementos para establecer el interés real de la Compañía Industria Altiplano S.A., conforme el 6 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 18 de 49 artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? 1.8.

Se debe acreditar interés real en el País Miembro donde se presente la oposición. Para esto es necesario presentar la solicitud de registro del signo opositor en dicho país, bajo la condición de que realice en el mismo momento, es decir, de manera simultánea, ya que de lo contrario se procedería al rechazo de la mencionada oposición3. Es importante aclarar que la simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha. 1.9.

La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos bajo la justificación de la defensa de otros que no tendrían penetración clara en el mercado nacional. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 1.1O.

Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 1.11.

En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro. 1.12.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. 1.13. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina, constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.

Efectos de la oposición andina 1.14. Oposición andina con una marca previamente registrada. Tiene como efecto evitar el registro de la marca solicitada y, como consecuencia, que la oficina competente siga el trámite previsto en los 3 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 188-IP-2011 del 14 de marzo de 2012. 7 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 19 de 49 artículos 148 a 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.15.

Oposición andina con una solicitud previamente presentada. Además de tener la posibilidad de evitar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud (párrafo tercero del artículo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: 1.15.1.

El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 1.15.2. El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 1.16.

De conformidad con lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 2. \ \\\ Lj lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos K-NINO son con-fundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, del siguiente tenor literal: Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 8 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 20 de 49 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". 2.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 2.3.

Sobre este tema el Juez Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Qué se entiende por distintividad? 2.4. La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir y correlativamente le permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado..1 \ L_j o ¡/� !4r 2.5.

La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Se refiere al signo en sí mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.6.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico5 o semejante6 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además 5 6 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 9 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 21 de 49 aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 2.7.

En relación con este asunto el Juez Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas? 2.8. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.9.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.1 O. El Juez Consultante realizó las siguientes preguntas relacionas con el riesgo de confusión: ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? ¿Qué se entiende por identidad de marca? L 2.11.

La oficina competente deberá realizar un estudio integral y de oficio para evitar el riesgo de confusión, lo cual implica un análisis completo de los signos en conflicto y, además, una revisión integra de sus bases de datos con el objetivo de captar cualquier posible error en el público consumidor. Para esto deberá individualizar los posibles signos en conflicto y posteriormente establecer si son idénticos o semejantes al signo solicitado a registro.

Una vez realizado esto, tendrá que estudiar la presencia de eventuales riesgos de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.12. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales, es decir contienen todos los elementos que configuran los signos en conflicto. Y los signos semejantes son aquellos que comparten rasgos esenciales, con diferencias secundarias o insignificantes que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 10 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 22 de 49 2.13.

Es muy importante tener en cuenta que el derecho de marcas como ya se dijo, se encuentra soportado en los principios básicos del desarrollo de la actividad empresarial y de protección al consumidor. Estos dos principios cardinales deben tener una participación equilibrada, lo cual significa que, si bien los titulares de marcas tienen herramientas para defender sus derechos exclusivos, todo tipo de análisis deberá vincular necesariamente la protección del público consumidor quién efectivamente es el que va adquirir los diferentes bienes y servicios en el mercado. 2.14.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.14.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.14.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.14.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.14.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.15. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. // 4 I 11 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 23 de 49 2.16.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7: 2.16.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.16.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.16.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.16.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos K-NINO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 3.2. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglasª de comparación: 8 ¡;

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 12 Proceso 662-1 P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 24 de 49 3.2.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: 3.2.2.1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 3.2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 3.2.2.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro9.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.2.3. 9 1$ Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 3.2.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 13 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 25 de 49 pos1c1on, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.2.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.2.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.3.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos K-NINO, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 4.

Conexión competitiva 4.1. Como el signo mixto K-NINO se solicitó para amparar "productos veterinarios", de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca mixta K-NINO (opositora), se encuentra registrada para amparar "insecticidas para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sarna, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas", de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. 4.2.

El Juez Consultante realizó las siguientes preguntas en relación con el asunto planteado: 4.3. ¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares en nombre, aun cuando la elaboración, fabricación y comercialización de productos sean diferentes? ¿por qué? ¿Puede causar confusión en el consumidor las marcas similares, que contengan uno o más productos anteriormente registrados dentro de la misma clasificación (05 de Niza)? ¿por qué?" t 4.4.

Para un correcto análisis de registrabilidad se deberá determinar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las 14 Proceso 662-1 P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 26 de 49 marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 486 1º ).

Por esta razón, podrían presentarse marcas idénticas o semejantes que no causen riesgo de confusión o asociación así estén registradas en la misma clase, siempre y cuando los productos amparados no tengan relación o conexión competitiva. Dicha relación puede establecerse mediante los siguientes criterios 1 1: 10 11 { 4.4.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -( que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.4.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o serv1c1os. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 4.4.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado Artículo 151 "( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente".

Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. 15 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 27 de 49 aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.4.4.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 4.4.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que éste podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 12.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán 12 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <https://books.googill_._com. ec/books?id= ld8168bW3eoC &p..9.::.1?6.?4 7 &dg:=.!J)j_c:rq�c:9119miél +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved= OahUKEwj0mbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTA C#v= onepage&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 16 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 28 de 49 suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva 13. 5.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos veterinarios, insecticidas, fungicidas y plaguicidas 5.1. Como la controversia informa que los signos en conflicto identifican productos veterinarios, insecticidas, fungicidas y plaguicidas, se abordará el tema propuesto reiterando la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre este asunto14. 5.2.

El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 5 que no sean para uso humano, tales como veterinarios, fungicidas, insecticidas, pesticidas o herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. 5.3.

Si bien, en principio, algunos de los productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario o pesticida a una mascota o planta. 5.4. Este criterio del Tribunal está cimentado en los derechos fundamentales a la salud, la vida y la preservación del medio ambiente y, por consiguiente, al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el 13 14 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Se puede ver la Interpretación Prejudicial 225-IP-2013 de 12 de febrero de 2014. 17 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 29 de 49 público consumidor al adquirirlos. Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia. 5.5.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos mixtos K-NINO. 6. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio 6.1. Como el demandante argumentó que la administración en un caso análogo actuó diferente, y el SENAPI sostuvo que es independiente y autónomo, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos15. 6.2.

El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características: 6.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina.

Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las 15 {/ �t ¡ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005;

Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 1O de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013. 18 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 30 de 49 respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 6.2.2.

Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 6.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Consultante al resolver el proceso interno 076/2015-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. /\ ! I / )/ll_tJ Cecilia tÍsa AyÍÍÓn Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez pac MAGISTRADO �--..---� 19 Proceso 662-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 31 de 49 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese al Tribunal Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 662-IP-2015 1 20 06/03/2017 GACETA OFICIAL 32 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso: 675-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00330 Referencia: Signos figurativos · Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 4119 del 10 de diciembre de 2015, recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual laSección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los articulas 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2013-00330; y, El auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PUMAS.E. Demandado: COLOMBIANA LA NACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL Tercero Interesado: 2. 06/03/2017 33 de 49 JHON JAIRO BETANCUR VANEGAS Hechos Relevantes: 2.1. El 27 de octubre de 2009, JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, solicitó el registro de un signo figurativo para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: y distribución exportación, importación, venta, "compra, comercialización de vestuario, calzado y sombrerería".

(Expediente administrativo 09 121030). 2.2. El 12 de marzo de 2010, una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, PUMA S.E., presentó oposición argumentando similitud visual y conceptual con su marca figurativa, previamente registrada en Colombia para distinguir los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "vestidos, calzado, sombrerería".

(Certificado 105023). 2.3. El 29 de junio de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 33270, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

2.4. JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicho acto administrativo. b t, // 1 (J 2.5. El 28 de julio de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 38441, revocó el acto administrativo recurrido y concedió el registro solicitado. 2.6.

El 31 de enero de 2011, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 04979, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 38441. 2 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 34 de 49 2. 7. El 27 de junio de 2013, PUMA S.E. interpuso demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los dos últimos actos administrativos. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por PUMA S.E.: 3.1. Indicó que los signos en conflicto son confundibles, ya que ambas figuras están compuestas por franjas con una base ancha que finaliza en una curvatura angosta en la parte superior y que la solicitud de registro presentada por JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS constituye un acto de competencia desleal. 3.2.

Sostuvo que las marcas de PUMA S.E. son notoriamente conocidas en Colombia y en el exterior. 3.3. Manifestó que la marca figurativa de PUMA genera en el consumidor la idea de su origen empresarial; además, de presentarse coexistencia con el signo solicitado que generaría riesgo de asociación, porque los servicios y productos amparados por los signos en conflicto están estrechamente relacionados. 3.4.

Expresó que JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS tiene la práctica de solicitar registros de signos casi idénticos a marcas registradas por prestigiosas compañlas, lo cual constituye un acto de mala fe que no es tomado en cuenta por la administración. 4. Argumentos de la Contestación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1.

En resumen, sostuvo que los signos en conflicto no generan riesgo de confusión o asociación, debido a que sus lineas, formas y dimensiones son diferentes y que el signo solicitado cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 4.2. Manifestó que no existe indicio razonable respecto del acto de competencia desleal por parte de JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS. 5.

Participación del Tercero Interesado JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS: 5.1. Sostuvo que el uso y disposición de una marca una vez registrada no constituye, en ningún sentido, acto de mala fe y que los signos en conflicto son diferentes en sus trazos e idea que evocan. Finalmente señaló que la demandante no ha probado la mala fe alegada. I i- {¡ 3 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 6. 06/03/2017 35 de 49 Solicitud de interpretación: 6.1.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, cuya Corporación conoce del proceso de nulidad promovido en el presente asunto, decidió suspender/o y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo conforme lo dispuso en auto del 16 de abril de 2015, la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 10 de diciembre de 2016.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los que se interpretarán por ser procedentes. El Tribunal de oficio se referirá a los articulas 136 literal h), 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que son disposiciones que regulan la protección de la marca notoriamente conocida, aspecto que fue alegado por la parte demandante1. l, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

( ) Articulo 136 ·No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o setvicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o setvicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( ) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar. facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (... ) Artículo 224 ·se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o e/ medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(...) Articulo 228 ·Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b} la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de c) cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, 4 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 36 de 49 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos figurativos. 3. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. 4. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos figurativos en conflicto son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo e) cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distíntividad inherente o adquirida del signo; f) el valor contable del signo como activo empresarial; g) h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; tos aspectos del comercio internacional; o, j) k) Is existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en et Pafs Miembro o en el extranjero.

Arliculo 229 "No se negará la calidad de notorio s un signo por el soto hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para b) identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, e) no sea notoriamente conocido en el extranjero".

( )". s Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 37 de 49 irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, del siguiente tenor literal: "Attícu/o 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico3 o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2 3 4 I ev-- ( Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 6 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 38 de 49 1.5.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1. 7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. ü ( lt 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5: 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de 7 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 06/03/2017 39 de 49 1.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos figurativos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos figurativos, se abordará el tema propuesto, reiterando la jurisprudencia vigente sobre la materia6 • 2.2. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 6 octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

Ver las Interpretaciones Prejudiciales 246-IP-2014 de 27 de mayo de 2015 y 161-IP2015 de 27 de octubre de 2015. 8 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 40 de 49 Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro7. 2.3.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asf como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. 2.4. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. 3. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad 3.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca figurativa de PUMAS.E. es notoriamente conocida en Colombia y en el mundo, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia8 • Definición 3.2.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 3.3. En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: use entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 3.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 1 e ó Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-lP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011. 9 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 3.4.1. 06/03/2017 41 de 49 Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 3.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 3.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 3.4.1.3.

Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra( y uso real y efectivo 3.5.

La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 3.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 3.5.2.

En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (articulo 224 de la Decisión 486). 3.5.3.

En relación con el principio registra(: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho 10 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 42 de 49 de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (articulo 229, literal a) de la Decisión 486).

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 3.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo.

Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo Pais Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado 3.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 4869• Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. 9 En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL".

Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 11 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 43 de 49 3.6.2. En relación con el riesgo de asociac1on: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido1°. 3.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido11• Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 3.7.

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10 11 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA".

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. 12 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 44 de 49 Prueba de la notoriedad 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". 13 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 45 de 49 3.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 3.11.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular12. 3.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca figurativa de PUMA S.E. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo figurativo presentada por JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 4.

La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada 4.1. Como en el proceso interno se discute si JOHN JAIRO BETANCUR VANEGAS solicitó el registro de la marca figurativa para cometer un acto de competencia desleal, se abordará el tema planteado. 4.2.

El articulo 137 implica una conducta de mala fe (competencia desleal), en los siguientes términos: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 4.3. La norma trascrita consagra tres verbos rectores de la conducta, a saber: 4.3.1.

Perpetrar: se realiza cuando la solicitud de registro, por si misma, se configura como un acto de competencia desleal. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 14 Proceso 675-IP-2015 06/03/2017 GACETA OFICIAL 46 de 49 4.3.2. Facilitar: se presenta cuando la solicitud de registro da pie para la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas diferentes al registro; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para el cometimiento del acto desleal, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario. 4.3.3.

Consolidar: se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario. 4.4.

De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, se deberá determinar si el registro del signo FIGURATIVO solicitado por JOHN JAIRO fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 4.5. En el escenario de aplicación del articulo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referirse a los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez debe catalogar la conducta que pudiere contener el registro solicitado.

En efecto, encontramos en el articulo 258 el concepto aplicable para un correcto análisis: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". De la definición normativa características13: 13 I; 6 se pueden extraer las siguientes 4.5.1.

Que la conducta sea vinculada a la propiedad industrial. Para que sea aplicable la acción tiene que ver con los bienes intelectuales protegidos por el derecho de propiedad industrial: marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc. 4.5.2. Que la conducta se realice en el ámbito empresarial.

Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", hace relación al empresario dentro del mercado, es decir, en el marco de la "efectiva" competencia. Por Jo tanto, para que se debe un acto de competencia desleal, los sujetos implicados El Tribunal reitera la linea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia. Se destaca la Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2008: Interpretación de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013. 15 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 47 de 49 (actor - perjudicado), deben operar en el mismo mercado y tener una situación de rivalidad competitiva. 4.5.3.

Que la conducta sea contraria a los usos y prácticas honestos. Quiere decir que la conducta se realiza con el ánimo causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor o al desenvolvimiento del mercado como tal14 • 4.6. El articulo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 4.6.1.

Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 4.6.2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 4.6.3.

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 4.7. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", tiene una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenia como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes características: 4.7.1. 14 El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor.

La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los partícipes del mercado en relación con el escenario de operación de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc. Sobre los usos y prácticas honestas. se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, expedida en el Proceso 38-IP-9�.

Sobre la finalidad de la restricción a la competencia desleal, se puede ver GACHARNA, Maña Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892. pág. 47: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrlan resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(Publicidad engaflosa. por ejemplo)". 16 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 48 de 49 Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del Consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.1s 4.7.2.

Los competidores deben concurrir en mismo mercado físico o electrónico 16 • Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal. 17 4. 7.3. Se debe partir de "indicios razonables" que Je permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro del signo figurativo se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con los productos y la actividad comercial del demandante.

Al efecto, dentro de estos indicios razonables podría incluirse la forma de utilizar la marca en el mercado, siempre y cuando se encuentre probada en el expediente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00330, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 15 16 17 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, expedida en el marco del Proceso 116-IP-2014.

Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. Sobre esto se puede consultar FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratada de defensa de la libre competencia': Pontificia Universidad Católica del Perú, Uma, 2002, p. 115. ·En toda casa, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sabre la deslealtad de las actas capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participan/es en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.... para que el sistema competitiva funcione hay que obligar a competir a /os empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si ( r. 17 Proceso 675-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 49 de 49 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Ut�t- Cecilia Luisa A�eros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 675-IP-2015 1 18