GACE2946 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIV – Número 2946 Lima, 7 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 231-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 014382011-0-1801-JR-CA-02.

Referencia: Marcas involucradas TUTTO FREDDO HELADERÍAS y logotipo (mixta) y HELADERÍAS FREDDO (denominativo y mixto) PROCESO 234-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00299.

Referencia: Signos involucrados: AVANSIS (mixto) y ADVANTIS (denominativo) PROCESO 240-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00112. Referencia: Signos involucrados: 24 WALKS (denominativo) y CALZADO WAL S LTD. y WALS (mixto) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 007/03/2017 2 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 231-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 01438-2011-0-1801-JR-CA-02 Referencia: FREDDO involucradas TUTTO Marcas HELADERÍAS y logotipo (mixta) y HELADERÍAS FREDDO (denominativo y mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio No. 1438-2011-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 20 de mayo de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno Nº 01438-2011-01801-JR-CA-02.

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1 007/03/2017 GACETA OFICIAL 1. 2. 3 de 53 Partes en el proceso interno Demandante: FREDDO S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: HELADERÍAS runo FREDDO S.A. Hechos relevantes 2.1. El 12 de febrero de 2012, HELADERÍAS TUnO FREDDO S.A. (en adelante, Tuno FREDDO) solicitó el registro de la marca runo FREDDO (mixta)1, para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza'')- - t)' - 2.2.

Publicada la referida solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", FREDDO S.A. formuló oposición, el 20 de junio de 2012, fundamentada en el registro previo de sus marcas HELADERÍAS FREDDO (mixta)3 para distinguir "helados y demás productos de la Clase 30" y FREDDO, logotipo (mixta)4, para amparar "helados" amparados en la Clase 30 de la Clase de la Clasificación Internacional de Niza y FREDDO (mixta) para proteger servicios de la Clase 435• Expediente No. 381864-2009 2 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confitería, helados comestibles; miel, Jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias y hielo. 3 Certificado 25155 4 Certificado 00042366. 5 Servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, servicios de alimentación, restaurantes, restaurantes auto servicio, cafeterías, cafés, confiterías, bares, cafeterlas y snack bars al paso, cantinas, salas de lunch, snack bar, heladerías. 007/03/2017 GACETA OFICIAL 4 de 53 • •,.• Heladerías Certificado 25155 Certificado 42366 2.3.

El 15 de febrero de 201O, mediante Resolución 370-2010/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual {en adelante, el INDECOPI) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo TUTTO FREDDO {mixta). 2.4. El 11 de marzo de 201O, FREDDO S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 370-2010/CSD-INDECOPI, en el extremo en el que se declaró infundada su oposición. 2.5.

El 3 de diciembre de 201O, mediante Resolución 2760-201OfTPI INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución impugnada 2.6. El 16 de marzo de 2011, FREDDO S.A. interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 2760-2010fTPI-INDECOPI. 2.7. El 16 de octubre de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.8.

El 6 de noviembre de 2015, FREDDO S.A. presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 16 de octubre de 2015. 2.9. El 13 de mayo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el 3 GACETA OFICIAL 007/03/2017 5 de 53 proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda contencioso administrativa de FREDDO S.A. 3.1. Es titular de las marcas FREDDO para identificar helados y heladerías en Perú. 3.2. El signo solicitado no debió admitirse a registro ya que está incurso en la prohibición del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.3. El elemento denominativo TUTTO a pesar de estar escrito en italiano, es de fácil comprensión para el público peruano, al ser sinónimo de "todo o totalmente", por lo que es imposible que dicha palabra le dote de distintividad al signo solicitado. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de INDECOPI 4.1. En el caso en concreto, el INDECOPI evaluó los signos considerados en su conjunto, y el hecho de que una marca comparta términos de otra, no es suficiente razón para determinar que ambas sean confundibles en sí. 4.2. El signo solicitado denota una entonación, pronunciación e impresión visual en conjunto diferente a las palabras que conforman las marcas registradas. 4.3.

El signo solicitado incluye elementos de carácter figurativo, es decir, la gráfica de una copa con tres bolas de helado, en combinación de colores y letras características, la cual la hace diferente de las marcas opositoras. 4.4. El término FREDDO es utilizado en algunas marcas de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5.

Adicionalmente, el término FREDDO alude a FRÍO, característica esperada en los helados. 4.6. La inclusión de la palabra FREDDO en el signo solicitado, no es determinante para establecer la posible confusión argumentada por la actora. 4.7. El término TUTTO no debe ser analizado en forma separada respecto del conjunto del signo solicitado, y al ser el idioma italiano una lengua que no ha sido generalizada en el público consumidor peruano. 4 GACETA OFICIAL 007/03/2017 6 de 53 Contestación por parte de TUTTO FREDDO 4.8.

FREDDO S.A. no puede apropiarse del término FREDDO que significa frío en italiano, y que por ende se encuentra relacionado a la venta y expendio de helados y demás productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.9. El signo TUTTO FREDDO (mixto) solicitado a registro posee elementos propios y caracteristicos que lo hacen suficientemente distintivo. 4.10.

Tanto TUTTO como FREDDO son denominaciones de fantasía al ser provenientes del idioma italiano, el cual no se ha generalizado dentro del público consumidor peruano. 4.11. El signo solicitado está conformado por letras estilizadas, acompañado de un diseño especial de una copa de helado y con diversos colores, mientras que la marca opositora si bien posee un diseño, éste es diferente notablemente al de TUTTO FREDDO (mixto). 4.12.

No existe posibilidad de que se produzca confusión en el público consumidor. 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar fundamentalmente lo siguiente: 5.1. Las diferencias fonéticas y gráficas entre dichos signos conllevan a que éstos puedan coexistir pacíficamente en el mercado, sin causar riesgo de confusión para el consumidor. 5.2.

Se puede colegir que el término FREDDO se ha tomado de uso común para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3. La Resolución impugnada no contiene un mandato arbitrario de parte de la administración, por ende, se entiende que su motivación, aunque suficiente, resulta válida y no constituye una vulneración al derecho a la debida motivación. 6.

Argumentos del recurso de apelación presentado por FREDDO S.A. 6.1. La dimensión característica del signo solicitado son los elementos denominativos, en donde la palabra FREDDO es la que posee distintividad, el cual es idéntico al único elemento de la marca registrada FREDDO y logotipo. 5 GACETA OFICIAL 007/03/2017 7 de 53 6.2. La figura de la copa de helado es también idéntica a la figura usada en la publicidad de FREDDO S.A. sin mencionar que alude directamente al concepto de "productos de heladería" de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.3.

Tal como lo dice la propia juzgadora, TUTTO y HELADERÍA son palabras de uso común, por tanto, el cotejo debe ser entre FREDDO y FREDDO. 6.4. El único elemento relevante del signo solicitado es FREDDO. 6.5. FREDDO tiene más de cuatro décadas en el mercado internacional, siendo una marca en la cual sus fundadores han invertido décadas de sus vidas a fin de posesionarla como una de las más importantes marcas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.6.

A partir de 2005 tiene más de treinta heladerías, distribuidas en Argentina y otros países incluido en Bolivia. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada6• 2. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 4867• C. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • "Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} ( r. 7 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g} consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del palst 6 GACETA OFICIAL 007/03/2017 8 de 53 7. Marcas en idioma extranjero. Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 y servicios de la Clase 43. Preguntas del juez consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrreglstrabilidad de signos por Identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 4. 5. 6. 1.1.

Se analizará este tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado TUTTO FREDDO (mixto) respecto de las marcas registradas HELADERÍAS FREDDO (mixta) FREDDO y logotipo (mixta) y FREDDO (denominativa). 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: ''Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor3. a) a El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo Véase, a modo referencial, la Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 7 GACETA OFICIAL 007/03/2017 9 de 53 de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados9. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia 10. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan11. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante12• 9 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 10 /bid. 11 Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-lP-2015, pp. 11-12. 12 lbfd. 8 GACETA OFICIAL 007/03/2017 10 de 53 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 13 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 14 • Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles15 • Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento16. 13 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 14 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 15 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI el Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT el Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 16 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla el OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone GACETA OFICIAL 007/03/2017 11 de 53 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor17• 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir18 • De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 19 • 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que, tanto el signo solicitado TUTTO FREDDO y la marca opositora FREDDO y logotipo sobre la base de la cual se plantea la oposición, son mixtas. e/ EUIPO- Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C220/98, apartado 27.

Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la ínterpmtación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que /as soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 17 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-lP-2015. 18 En ese sentido, la interpretación prejudícial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 19 Así, la lnterpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. 10 GACETA OFICIAL 007/03/2017 12 de 53 2.2.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez el Tribunal consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión20; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 21 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcaría, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológico suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad 20 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1O. 21 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 11 GACETA OFICIAL con las siguientes denominativos: 22 reglas para 007/03/2017 13 de 53 el signos cotejo de a) Se debe analizar cada signo en su conj unto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TUTTO FREDDO (mixto) y la marca FREDDO y lo gotipo {mixta). 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1.

Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo solicitado TUTTO FREDDO (mixto) y FREDDO (denominativo) se abordará en este acápite este tema. 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cote jo23 entre los mismos: 22 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 23 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 12 GACETA OFICIAL 007/03/2017 14 de 53 3.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros24: 3.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 24 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 13 GACETA OFICIAL 007/03/2017 15 de 53 3.4.2.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos TUTTO FREDDO y FREDDO. 14 GACETA OFICIAL 4. 007/03/2017 16 de 53 Marcas en idioma extranjero 4.1.

En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión TUTTO FREDD025, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca. 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 4.4.

Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local 26 • 4.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá revisar si en efecto las palabras TUTTO FREDDO es de conocimiento entre el público consumidor y que si es fácil de ser identificado como "todo frío". 5.

Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil 5.1. Afirma el INDECOPI que la palabra FREDDO es un término de uso común ya que se lo utiliza en varios signos para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 5.2.

El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: 25 Traducción de TUTIO FREDDO es TODO FRIO, software.com/italiano/a�spanol/ 26 Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ° 759, de 6 de febrero de 2002. fuente: http:1/traductor.babylon 15 GACETA OFICIAL 007/03/2017 17 de 53 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; r r 5.3.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.27 5.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 5.5.

En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto antes enunciado. 6. Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 y servicios de la Clase 43 6.1. Se afirma por parte de la actora que los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza amparados por el signo solicitado 27 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-lP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 16 GACETA OFICIAL 007/03/2017 18 de 53 TUTTO FREDDO (mixto} están directamente relacionados con los servicios de la Clase 43 que protege la marca FREDDO (denominativa} de la actora, por lo que se abordará el tema de la conexión competitiva. 6.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 28 6.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.29 6.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a} Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza30 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior na determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. n (Subrayado agregado) 29 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 30 El Tribunal ha sostenldo que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 17 GACETA OFICIAL 007/03/2017 19 de 53 categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación I ntemacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines31, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 33 6.6.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un 31 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

J2 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 3J De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario.

Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 18 GACETA OFICIAL 007/03/2017 20 de 53 ligero incremento en el precio de un producto origina.una mayor demanda en el otro34 • Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.7.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Preguntas del juez consultante 7.1. Solicita la Sala consultante a este Tribunal se pronuncie respecto a: a) Los criterios para determinar el elemento relevante en un signo mixto y las reglas del cotejo marcario entre un signo denominativo y otro mixto, cuando existe un elemento común entre ellos. Para determinar los criterios de comparación entre signos mixtos, se deberán aplicar las reglas contenidas en el punto 2 de la presente Interpretación Prejudicial. 34 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOM/A 8• [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos�.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:l/books.google.com.ec/books?id=ldBl68bW3eoC&pg=PA247&dq-microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwj0mbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXc06AEIJTA C#v=onepaqe&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 35 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1O de Junio de 2016. 19 GACETA OFICIAL 007/03/2017 21 de 53 b) Se produce riesgo de asociación al contener ambos signos un término común que distinguen algunos productos iguales contenidos en diferentes clases 30 y 43 de la Nomenclatura oficial.

Como se mencionó en el punto 5 de la presente ponencia, los términos de uso común no forman parte del cotejo marcarlo, sin embargo, como excepción si el signo que contiene el término de uso común es débil, en este caso el signo debe ser analizado en su conjunto. En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo solicitado TUTTO FREDDO HELADERIAS y logotipo contiene algún elemento de uso común para las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, definiendo su carácter distintivo y luego revisar si es pertinente eliminar del cotejo los términos de uso común. c) Si el término FREDDO constituye un elemento de común uso, en relación con marcas que distinguen productos de la clase 30, así como en clases conexas competitivamente.

Este Tribunal no se puede pronunciar respecto a si FREDDO es o no de uso común, solo puede definir qué se entiende por este tipo de elementos, tal como se determinó en el punto 5 de esta Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 01438-2011-0-1801-JR-CA02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo to del Tribunal. del Articulo 90 del Es Cecilia b L&í�ros MAGISTRADA 20 GACETA OFICIAL 007/03/2017 22 de 53 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnte · Prejudicial el Presidente y el Secretaris;>--- Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21 GACETA OFICIAL 007/03/2017 23 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 234-IP-2016 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00299 Referencia: Signos involucrados: AVANSIS ADVANTIS (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros (mixto) y VISTOS: El Oficio 2168, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00299; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 007/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 24 de 53 Demandante: SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos relevantes 2.1. El 24 de diciembre de 2008, JULIÁN BARBERI GARCÍA (en adelante JULIÁN BARBERI), solicitó el registro del signo AVANSIS (mixto) 1 para identificar servicios comprendidos en la Clase 42 del Arreglo de Niza2 Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 5tSTEMAS RVF1N2:AD0S 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 601, SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A. (en adelante SERVICIO PARA MEDIOS DE PAGO) presentó oposición con fundamento en el registro de la marca previa ADVANTIS (denominativa)3 Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza4. 2.3. El 31 de agosto de 2009, mediante Resolución 44236, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del signo solicitado AVANSIS (mixto). 2.4.

Dentro del término legal, JULIÁN BARBERI interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 44236. Expediente interno 08 136446. 2 Programas de computador Certificado 238509. 4:1 I ' Aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), se socorro (salvamento) y de ensenanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras y equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores y tarjetas magnéticas de identificación, programas de ordenador registrados. 2 GACETA OFICIAL 007/03/2017 25 de 53 2.5.

El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 51028, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 44236. 2.6. El 30 de diciembre de 2009, mediante Resolución 69415, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el Recurso de Apelación, confirmó la Resolución 44236 de 26 de febrero de 2009. 2.7.

De manera oportuna y dentro del término legal establecido, SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, interpuso Acción de Nulidad5 en contra de las Resoluciones 44236, 51028 y 69415 que concedieron el registro del signo solicitado. 2.8. El 11 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 151 la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda de nulidad formulada por SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO 3.1. Las resoluciones administrativas emitidas por la SIC, violan el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que se está concediendo el registro de una marca que no es distintiva, es decir, no es apta para identificar productos y/o servicios en el mercado. 3.2.

Entre los signos en conflicto, existe una innegable semejanza visual y fonética, por lo cual es probable que el público consumidor asuma que los dos provienen de un mismo origen empresarial. 3.3. En el presente caso, es indiscutible que el signo AVANSIS (mixto) y la marca ADVANTIS (denominativa), presentan claras semejanzas desde el primer impacto, y que además los productos y servicios se encuentran relacionados. 3.4.

Entre los signos confrontados la pronunciación es casi idéntica. 3.5. La SIC comete un error al establecer que los signos enfrentados en este caso, no se confunden porque la marca registrada tiene una "D" y una "T" que no están presentes en el signo solicitado. /! �· De la revisión del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentación de la acción. 3 GACETA OFICIAL 4. 007/03/2017 26 de 53 Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC 4.1.

Al realizar la comparación entre los signos, el elemento gráfico del signo solicitado resulta lo suficientemente distintivo y diferenciador, lo cual permite desvirtuar cualquier riesgo de confusión, permitiendo que los signos puedan coexistir pacíficamente en el mercado. 4.2. El signo solicitado fue concedido en su conjunto, es decir sobre el elemento denominativo y gráfico que lo conforman, por ende, su uso en el mercado, debe ser de manera íntegra, no individual. 4.3.

Los signos ADVANSIS y ADVANTIS, analizados en su impacto general y en conjunto, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de confusión. 4.4. El consumidor no se confundiría al elegir los productos y/o signos en el mercado, y tendría claro el origen o procedencia empresarial de los mismos, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 1516 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6 "Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indeb"1damente un derecho de tercero, en particular cuando:,, / ¡ /!' < a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 GACETA OFICIAL 007/03/2017 27 de 53 2.

Procede únicamente la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), y 151 toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca contenido en el Artículo 134. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica.

Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Conexión competitiva entre las Clases 9 y 42. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1.

Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado AVANSIS (mixto), y la marca registrada ADVANTIS (denominativa), sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad. 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...) ". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. I Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 5 GACETA OFICIAL 007/03/2017 28 de 53 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor7. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: I a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosª. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales 7 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP2015, pp. 9-10. 8 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6. 6 GACETA OFICIAL 007/03/2017 29 de 53 pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia9. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan10. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante11. 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 12 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

Asimismo, se �¡ /.1/ 9 /bid. 10 Así, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 1 1-12. 11 /bid. 12 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 13 Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP2014, p. 12;

Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como 7 GACETA OFICIAL 007/03/2017 30 de 53 entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles14. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 15. 1.7.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 17. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 18. referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. I 14 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 15 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla c/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 16 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 17 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 18 Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 8 GACETA OFICIAL 007/03/2017 31 de 53 1.9.

En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.

Como la controversia informa de la presunta confusión entre AVANSIS (mixto) y ADVANTIS (denominativa), es necesario que se analice los parámetros de comparación. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 19 entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 19 t Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 9 GACETA OFICIAL 007/03/2017 32 de 53 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras}, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros20: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 20 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 10 GACETA OFICIAL 007/03/2017 33 de 53 2.4.6.1.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3. Conexión competitiva entre las Clases 9 y 42 3.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado AVANSIS (mixto) para proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, podría confundirse con la marca ADVANTIS (denominativa) registrada en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 3.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 3.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación lntemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 11 !} GACETA OFICIAL 007/03/2017 34 de 53 clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.22 3.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza23 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines24, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 22 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1 P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1O de junio de 2016. 23 El Tribunal ha sostenido que. a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación. se deberá tomar en cuenta. en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase. por ejemplo. Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 24 Véase, por ejemplo. Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 12 GACETA OFICIAL c) 007/03/2017 35 de 53 El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 25 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.26 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro27.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que 25 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 26 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 27 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye et bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.qoogle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepaqe&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 13 GACETA OFICIAL 007/03/2017 36 de 53 son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 28 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00299, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.,\ l( { �[ Cecilia Luisa AyllórfQuinteros MAGISTRADA �/ De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 28 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015y473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 14 007/03/2017 -----" GACETA OFICIAL.

Hernán /ffil<-_/ / mero Z�o �ENTE (. / ! �" / 1/·..,l /!J / �/ �- ·. ··. (/J 1-,· / /;// \/ Gustavo- (// /._. 'clii� 37 de 53 ---·:.., é_ / SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 GACETA OFICIAL 007/03/2017 38 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 240-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00112 Referencia: Signos involucrados: 24 WALKS (denominativo) y CALZADO WAL S LTD. y WALS (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 2198, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00112; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

¡ �1 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 007/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 39 de 53 Demandante: CALZADO WALS LTOA. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: GÓMEZ ORREGO SUCESORES S. EN c.s. Hechos relevantes 2.1. El 30 de agosto de 2006, ORREGO GOMEZ S. EN C. S. SUCESORES (en adelante, ORREGO) solicitó el registro del signo 24 WALKS (denominativo) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 252 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569, no se presentaron oposiciones en su contra. 2.3. El 9 de marzo de 2009, mediante Resolución 6613, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) concedió el registro del signo 24 WALKS. 2.4.

El 9 de marzo de 2012, CALZADO WALS LTD. (en adelante, CALZADO WALS), interpuso demanda en acción de nulidad en contra de la Resolución 6613, fundamentada en el registro de su nombre comercial CALZADO WAL S LTOA. (mixto) bajo el Certificado 15199, para amparar actividades relacionadas con las Clases 15, 25, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza3, así como de la marca WALS (mixta)4 para identificar productos de la Clase 255.

Expediente interno 06 085814. I 2 Vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. 3 Compra, venta, importación, exportación, transformación y confección de toda clase de mercancías comprendidas dentro del ramo o actividad del cuero o de cualquier sustituto para la fabricación de calzado, la realización de operaciones de comercio exterior y principalmente la promoción y comercialización de toda clase de calzado y afines, asi como de sus materias primas, bien sea de cuero o sustitutos, en los mercados externos. La representación de casas comerciales o industriales, nacionales o extranjeras dedicadas a la misma actividad del cuero o sustituto, prestar servicios de asesoría, consultoría y capacitación en la confección, transformación, manufacturera del cuero o cualquier sustituto para la fabricación de calzado, actividades comprendidas en las Clases 18, 24, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Certificado 297538 5 Vestidos, calzado, sombrerería. 2 GACETA OFICIAL 007/03/2017 40 de 53 Nombre Comercial CALZADO WALS LTDA. Marca WALS (mixta) ---2.5.

El 2 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486. 3. Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por CALZADO WALS 3.1.

Es titular del Nombre Comercial CALZADO WALS LTOA. (mixto) y de la marca WALS (mixta) para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. El signo concedido 24 WALKS (denominativo) incurre en la causal de irregistrabilidad del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, al carecer de distintividad, además de ser contrario al Artículo 136 literales a) y b) de la misma norma andina. 3.3.

La SIC no debió permitir el registro del signo 24 WALKS (denominativo) por la existencia previa del Nombre Comercial CALZADO WALS LTDA. (mixto) y de la marca WALS (mixta), al existir riesgo de confusión entre los signos en conflicto. 3 GACETA OFICIAL 007/03/2017 41 de 53 3.4. Si bien los signos prioritarios son mixtos, lo que resalta es la parte denominativa, la cual guarda estrecha similitud respecto del signo solicitado. 3.5.

El signo concedido 24 WALKS (denominativo) es prácticamente igual a los signos prioritarios de propiedad de CALZADO WALS. 3.6. Si bien el signo 24 WALKS (denominativo) inicia por el número 24, el mismo es un signo débil y no le otorga distintividad respecto de los signos de CALZADO WALS. 3.7. Los signos en conflicto amparan los mismos productos, por lo que genera confusión directa e indirecta en el público consumidor. 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC 4.1. La SIC no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. 4.2. Aplicando las reglas y criterios por la doctrina para el estudio de registrabilidad se consideró que entre los signos mixtos WALS y 24 WALKS denominativo, que identifican productos de la misma clase, el signo solicitado, no es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. 4.3.

El signo solicitado 24 WALKS (denominativo) frente a la marca registrada WALS (mixta) contiene sílabas que le otorga distintividad en su pronunciación, permitiendo observar que no existen semejanzas entre uno y otro que lleven a pensar en una posible confusión al consumidor, por lo cual, no comparte con los argumentos de la demandante. 4.4.

En vista de que entre los signos en conflicto no existe similitud posible de crear riesgo de confusión en el mercado, pueden coexistir en el mercado con los signos de propiedad de la actora. 5. Argumentos de la contestación por parte de ORREGO 5.1. El signo 24 WALKS (denominativo) si cumple con todos los requisitos para ser registrada como una marca, al ser capaz de identificar los productos que vende para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

Su signo concedido posee fuerza distintiva o fuerza diferenciadora para distinguirse entre los demás competidores de la misma clase, por lo que es apto para haber sido registrado. 4 GACETA OFICIAL 007/03/2017 42 de 53 5.3. La autoridad nacional al realizar el análisis de registrabilidad atendiendo a los criterios de la ley y la jurisprudencia andina, determinó que el signo 24 WALKS (denominativo) era viable de registro. 5.4.

El signo 24 WALKS (denominativo) está conformado por elementos opuestos a los signos de propiedad de CALZADO WALS, sin que deje la misma impresión, por lo tanto, no existe riesgo de confusión. 5.5. En el signo solicitado prevalece la palabra WALKS que en idioma inglés proviene del verbo "caminar". 5.6. El producto especial que ampara está destinado a la línea de zapatos para caballeros, y evoca a un caminante durante las 24 horas del día, con zapatos con la marca 24 WALKS, por lo que no existe confusión conceptual respecto de los signos WALS.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 4866 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literales a) y b), al tratarse el caso interno sobre irregistrabilidad por confusión de un signo con una marca registrada y un nombre comercial prioritarios. 2.

No se analizará el Artículo 135 literal b), al no tratarse de la irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad absoluta. 6 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) carezcan de distintividad; (...)" "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 5 GACETA OFICIAL 007/03/2017 43 de 53 3. De oficio se interpretarán los artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 4867, para analizar la figura del nombre comercial y su protección. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. 3. El nombre comercial, su protección y su prueba de uso. 4. Palabras en idioma extranjero. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo 24 WALKS (denominativo) es confundible con el Nombre Comercial CALZADO WAL S L TDA. (mixto) y la marca WALS (mixta) por lo que es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales a) y b), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 7 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para "Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir''.

"Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa". (...) "Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el attículo 191". 6 GACETA OFICIAL b) 007/03/2017 44 de 53 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(... )" sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8. 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9. 1.4.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 10. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. / �1 {¡ 9 Proceso 397-IP-2015. 10 Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 007/03/2017 45 de 53 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 11. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos12: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 1.6.5.

De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en 11 Ibídem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 007/03/2017 46 de 53 cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo 24 WALKS (denominativo) y el Nombre Comercial CALZADO WAL S LTDA. (mixto) y la marca WALS (mixta) se abordará en este acápite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 13 entre los mismos: 13 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 9 GACETA OFICIAL 07/03/2017 47 de 53 2.3.2.1.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 14: 2.4.1.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 14 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 10 GACETA OFICIAL 007/03/2017 48 de 53 2.4.5.

Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3.

El nombre comercial, su protección y su prueba 3.1. Afirma la actora CALZADO WALS que es titular prioritario del Nombre Comercial CALZADO WAL S LTDA. {mixto), el cual es similar a la marca concedida 24 WALKS (denominativa). En este sentido se analizará la protección del nombre comercial. 3.2. El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial 15. 3.3.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 3.3.1. 15 El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Proceso 40-1 P-2013. 11 GACETA OFICIAL 007/03/2017 49 de 53 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a ·un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). 3.3.1.1. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 3.3.1.2.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 3.3.1.3. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social". 3.4.

En el caso en análisis, se deberá definir si en efecto el nombre comercial CALZADO WAL 5 LTDA. cumplen con lo antes expuesto. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 3.5. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 3.6. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso es real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El Tribunal ha y I 12 GACETA OFICIAL 007/03/2017 50 de 53 determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si este puede causar riesgo de confusión o de asociación. 3.7.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcaría, en el que el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 3.8.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el GACETA OFICIAL 007/03/2017 51 de 53 primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 3.9.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados 16. 3.1O.

El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.12.

En conclusión, el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, por lo que en el caso en concreto se deberá analizar desde cuando la adora usó en el mercado el nombre comercial CALZADO WAL S LTOA. y que dicho uso se era real, efectivo y constante en el mercado, y si no era similar o idéntico a otros en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 4.

Palabras en idioma extranjero 4.1. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión WALKS 17, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca. 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 16 Revisar Proceso 99-IP-2014. 17 Traducción de WALKS es CAMINA, fuente: https://translate.google.es/#en/es/walks 14 GACETA OFICIAL 007/03/2017 52 de 53 4.3.

Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local 18. 4.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si en efecto la palabra WALKS es de conocimiento generalizado entre el público consumidor y que se lo identifica como CAMINA lo cual podría influir en el análisis de la similitud ideológica.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00112, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatttfu del Tribunal. /\ 10 ';t / / / 11 /,' I Gvv / / ( "; / t ¡; V Cecilia L�ylloñeluinteros /--MAGISTRADA i De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 18 Proceso N º 69-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 759, de 6 de febrero de 2002. 15 GACETA OFICIAL 007/03/2017 53 de 53 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16

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