Año XXXIV – Número 2947 Lima, 7 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 241-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00625. Referencia: Signos mixtos involucrados: LOVE, LOVE y LOVE PROCESO 255-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-20132766 (antes, 9647-CSA). Referencia: Signos involucrados: KINKOS + logotipo (mixta) y KINKOS, KINKO`S y KINKOS.COM PROCESO 259-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1892. Referencia: Marcas involucradas INFINITY (denominativa) – INFINITY (denominativa) Para nosotros la Patria es América 007/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 241-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00625 Referencia: Signos mixtos involucrados: LOVE, LOVE y LOVE Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2185, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00625; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MÓNICA BETANCOURT TORRES 1 007/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 49 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: PERMODA LTOA. Hechos relevantes 2.1. El 23 de junio de 2008, MÓNICA BETANCOURT TORRES (en adelante MÓNICA BETANCOURT), solicitó el registro del signo LOVE, LOVE (mixta) 1 para proteger productos comprendidos en la Clase 252 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 596 3, PERMODA LTDA., (en adelante PERMODA) presentó oposición con fundamento en el registro previo de la marca LOVE (mixta)4 Clase 255 de la Clasificación Internacional de Niza6. 2.3. El 26 de febrero de 2009, mediante Resolución 8983, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió fundada la oposición presentada y negar el registro del signo solicitado LOVE, LOVE (mixto). 2.4.

Dentro del término legal, MÓNICA BETANCOURT interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, en contra de la resolución 8983. 2.5. El 27 de abril de 2009, mediante Resolución 19025, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Expediente interno 2008-64453. Vestidos y calzado en general para damas, caballeros y niños, sombrerería. 3 Verificado el expediente, no se puede determinar la fecha de publicación. 4 Certificado 84549.

Vestidos, calzados, sombrerería. 6 No se pudo tener acceso a la imagen en la página web de la SIC. 2 GACETA OFICIAL 007/03/2017 4 de 49 (SIC) al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 8983. 2.6. El 30 de junio de 2009, mediante Resolución 32177, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 8983 de 26 de febrero de 2009. 2.7.

De manera oportuna y dentro del término legal establecido, MÓNICA BETANCOURT interpuso acción de nulidad 7 en contra de las Resoluciones 8983, 19025 y 32177 que negaron el registro del signo solicitado. 2.8. El 2 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, y 136 literal a) la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda de nulidad formulada por MÓNICA BETANCOURT 3.1. Existen en el mercado varias marcas que contienen los términos LOVE y AMOR, a favor de diferentes titulares, coexistiendo pacíficamente, por lo que se deben tomar en cuenta los principios generales y rectores del Derecho como son el Principio de Igualdad y Analogía. 3.2.

La resolución que negó en primera instancia el registro del signo solicitado se limitó a señalar que los signos mixtos LOVE, LOVE y LOVE son similarmente confundibles por el simple hecho de compartir ambas el término común LOVE, sin tener en cuenta que no es posible la monopolización del término LOVE en la Clase 25 de la Clasificación Internacional. 3.3.

El término LOVE se ha convertido en débil respecto de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que tiene menor fuerza para impedir que otros hagan uso propio del mismo. 3.4. El signo LOVE, LOVE es perceptible por los sentidos, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo y novedoso frente a la marca opositora. 3.5.

Titularidad de la marca LOVE, LOVE en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en Estados Unidos de América. 7 De la revisión del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentación de la acción. 3 GACETA OFICIAL 4. 007/03/2017 5 de 49 Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC 4.1.

Para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias, el primero hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de visual, conceptual o fonético. En segundo, es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. 4.2.

El signo solicitado LOVE, LOVE (mixto) y la marca LOVE (mixta), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien estos coinciden en su parte denominativa, se puede observar que el signo solicitado repite el término LOVE, lo cual, no le otorga suficiente distintividad respecto de los productos que se quieren proteger. 4.3.

El signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, por lo que en ambos casos se evoca el mismo concepto. 4.4. El consumidor al encontrar en el mercado los signos LOVE, LOVE y LOVE, se puede considerar que el segundo se trata de una variación hecha a la marca previamente registrada o una nueva línea de productos que lanza el mercado el empresario titular de la marca LOVE. 4.5.

Los productos que los signos identifican están directamente relacionados, al pertenecer a la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de PERMODA 5.1. Es necesario destacar que para efectos de determinar la confundibilidad entre los signos en conflicto, el elemento de mayor relevancia dentro del conjunto marcario es el vocablo LOVE. 5.2.

De la simple apreciación se concluye que entre los signos confrontados existe identidad y la posibilidad de confusión visual, gramatical, fonética y conceptual. 5.3. Los productos que los signos protegen, están directamente relacionados al pertenecer a la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, concluyendo que los consumidores, los canales de comercialización y los medios a través de los cuales se publiciten son los mismos. 4 GACETA OFICIAL 007/03/2017 6 de 49 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a)8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Procede únicamente la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a), no del Artículo 134, toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca ni a la falta del requisito de distintividad. 3.

De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 4869 referente a los términos de uso común. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Palabras de uso común en la conformación de una marca. La marca débil. 2. 3. 4. 8 "Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país." 5 GACETA OFICIAL 007/03/2017 7 de 49 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo LOVE, LOVE (mixto), solicitado MÓNICA BETANCOURT, y la marca LOVE (mixta), registrada a favor de PERMODA, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor10. a) 10 El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp.9-10. 6 GACETA OFICIAL b) 007/03/2017 8 de 49 El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión ( directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados11. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia12. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 13. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante14. 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1 5 11 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6. 12 lbíd. 13 Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 1 1- 1 2. 14 lbíd. 15 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 7 GACETA OFICIAL 007/03/2017 9 de 49 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria16.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles 17. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 18. 16 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP2014, p. 12;

Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 17 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del T JUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 18 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI - Brauerei Schlosser (AL IXIR), asunto T-157/1O, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 8 GACETA OFICIAL 007/03/2017 10 de 49 1. /.;��·¡ri3línentd, c3t.o � rac¡�ar que Ln si�no es ¡dént�co a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor19. 1 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir20. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables21. 1.9. En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo LOVE, LOVE (mixto) y LOVE (mixto), se abordará en este acápite, lo relativo a este tema. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su· conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". / {¡' I 19 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 3 1 6-IP-20 1 5. 20 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 1 5 de julio de 2015. 21 Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 9 GACETA OFICIAL 007/03/2017 11 de 49 elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el der:cr�1:.1ativo o el gráfico22. 2.3.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado23. 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.24 2.5. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 22 Proceso 12-IP-2014. 23 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002. 24 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999. 10 GACETA OFICIAL 007/03/2017 12 de 49 2.6.4.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más iuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado25. 2. 7. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo y el cotejo deberá enfocarse en las gráficas correspondientes. 2.8.

En este caso, entre los signos LOVE, LOVE (mixto) y LOVE (mixto), al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 2.9. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 26 2.1O.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro27. 25 Proceso 56-1 P-2013. 26 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1 P-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 27 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 11 007/03/2017 GACETA OFICIAL 13 de 49 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.11.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 2.12. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3.

Comparación entre signos mixtos compuesta 3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, se abordará en este acápite este tema. 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo28 entre los mismos: con parte denominativa 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 28 f.;¡ /•,_) Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 12 GACETA OFICIAL 007/03/2017 14 de 49 3.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su con unto; es decir, sln descomponer su urfr:::.h� ioi: tc::1. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros29: 3.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor 29 / Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 13 GACETA OFICIAL 007/03/2017 15 de 49 seuicios que ampara, tenará un mayor grado de deb.:idad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos involucrados: LOVE, LOVE y LOVE. 4.

Palabras de uso común en la conformación de una marca. La marca débil 4.1. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ) (...

" 14 GACETA OFICIAL 007/03/2017 16 de 49 4.2. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados vxc,usivwr:Hite por d3signaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.30 4.3. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00625, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ! /1 J / / I 1Li /uv-� Cecilia Lufsi AyltonÓuinteros MAGISTRADA 30 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 15 007/03/2017 GACETA OFICIAL 17 de 49 De acuerdo con;si Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ---------------� -///,;¿/t�L�·'. omer nnu:� DENTE ano --- - - l�·/i (/,)\ /. p; f/1 -}:;, ( " "�;

(,. /7 I #· · Gostav., ltiarcí�r.ito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 GACETA OFICIAL 007/03/2017 18 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 255-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2766 (antes, 9647-CSA) Referencia: Signos involucrados: KINKOS + logotipo (mixta) y KINKOS, KINKO'S y KINKOS.COM Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4978-5-TDCA-No.1, recibido el 30 de mayo de 2016, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los articulas 134, 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 178112013-2766 (antes, 9647-CSA); y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 007/03/2017 GACETA OFICIAL Demandante: KINKO'S VENTURE Demandado: ECUATORIANO INSTITUTO PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE GENERAL DEL PROCURADURIA ESTADO Tercero interesado: 2. 19 de 49 INVERUM S.A. Hechos relevantes 2.1. El 11 de abril de 20011, INVERUM S.A. (en adelante, INVERUM} solicitó el registro del signo KINKOS + LOGOTIPO (mixto)2 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 435, el 28 de junio de 2001, KINKO'S VENTURE INC. (en adelante, KINKO'S VENTURE), presentó oposición fundamentada en la titularidad de las marcas notoriamente conocidas KINKO'S, KINKOS y KINKOS.COM, para las Clases Internacionales 9, 16, 354, 38 y 425, registradas en Colombia, y de acuerdo con el Artículo 147 de la Decisión Dato obtenido del expediente original del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al igual que la gráfica. 2 Expediente interno 112776/2001. 3 Servicios de agencia de publicidad. 4 Servicios de fotocopiado; servicios de digitacíón y de procesamientos de textos; servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina; fotocopiado, servicios de digitación y de procesamiento de textos; servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina; reproducción y compilación de documentos para otros. !i De la revisión del expediente no se ha podido encontrar la naturaleza de los signos opositores ni qué productos y servicios amparan. excepto el de la Clase 35, detallado en el pie de página 3. 2 GACETA OFICIAL 007/03/2017 20 de 49 486, para legitimar su interés real en el mercado ecuatoriano, el 26 de junio de 2008, solicitó el registro de las marcas antes detalladas en el Ecuador. 2.3.

El 20 de mayo de 2002, mediante Resolución 980205, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición y conceder el registro del signo KINKO'S + LOGOTIPO (mixto). 2.4. El 30 de septiembre de 2002, KINKO'S VENTURE presentó demanda contencioso administrativo en contra de la Resolución 980205. 2.5. El 31 de mayo de 2013, la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo emitió auto en el que, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial articulas 134, 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual fue ratificado por auto de 5 de mayo de 2016. 3.

Argumentos de la demanda planteada por KINKO'S VENTURE 3.1. El signo KINKOS + LOGOTIPO (mixto) no es suficientemente distintivo por la existencia de las marcas prioritarias de su propiedad. 3.2. El elemento que más resalta en el signo solicitado es la palabra KINKOS, la que es idéntica a la marca de propiedad de mi representada. 3.3. Las marcas KINKOS, KINKO'S y KINKOS.COM son famosas y notoriamente conocidas en muchos países del mundo. 3.4.

Dada la identidad fonética, visual, ortográfica e ideológica entre el signo solicitado y las marcas prioritarias, llevarla inevitablemente a que la coexistencia de las marcas ocasione grave perjuicio a la titular de las marcas registradas y la dilución y prestigio de los signos notorios. 3.5. La solicitud de registro del signo KINKOS + LOGOTIPO se ve obstaculizada por el uso anterior y la notoriedad de las marcas KINKOS de propiedad de KINKO'S VENTURA. 3.6.

En la resolución impugnada el Director Nacional de Propiedad Industrial olvidó pronunciarse sobre la notoriedad de las marcas opositoras. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Presidente del IEPI 4.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. 4.2. Legitimidad del acto impugnado. 3 GACETA OFICIAL 007/03/2017 21 de 49 4.3.

Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal. 4.4. Se rechace la demanda. 5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial 5.1. La marca KINKOS + LOGOTIPO está destinado a proteger "servicios de agencia de publicidad" para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca registrada KINKO'S protege: "servicios de fotocopiado; servicios de digitación y de procesamientos de textos; servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina; fotocopiado, servicios de digitación y de procesamiento de textos; servicios de transmisión de fax, alquiler de maquinaria y equipo de oficina; reproducción y compilación de documentos para otros" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de la Clase 38 y productos de la Clase 16, por lo tanto se tratan de servicios de distinta naturaleza que no guardan relación con los servicios que brindaría la actora y no daría lugar a confusión en el público consumidor. 5.2.

El signo solicitado cumple con el Artículo 134 de la Decisión 486 y no está incurso en la prohibición del Articulo 136 literal a) de la norma antes citada. 6. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado 6.1. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomia administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente. 6.2.

Las entidades y organismos del sector público e instituciones autónomas con personería jurídica, comparecerán por intermedio de sus representantes legales o procuradores judiciales. 6.3. Corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial artículos 134, 136 literal a) y 147 de la Decisión 4866 de la Comisión de la Comunidad 6 "Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 4 GACETA OFICIAL 007/03/2017 22 de 49 Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), no se analizará el Artículo 134 ya que no se revisarán los requisitos para el registro de una marca ni del 147 ya que el caso en concreto no se profundiza sobre la oposición y el legitimo interés. 2.

De oficio se interpretarán los artículos 136 literal h), 224, 228 y 229 de la Decisión 4867 para analizar el tema de la notoriedad de las marcas registradas. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores: f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

KArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" KArticulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar et registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente". 7 KArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 5 GACETA OFICIAL C. 007/03/2017 23 de 49 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud, fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. La marca notoria su protección y prueba. 3. La oposición andina. 4. Conexión competitiva entre productos y servicios las clases 35 y 9, 16, 35, 38 y42. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud, fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos "Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente. independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

( ) "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo: g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero".

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) b) c) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero. 6 GACETA OFICIAL 1.1. 007/03/2017 24 de 49 Como en el proceso interno se discute si el signo KINKOS + LOGOTIPO (mixto) es confundible con las marcas KINKo·s, KINKOS y KINKOS.COM es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 1.2. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples 1 nterpretaciones Prejudiciales8• 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 10. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: • Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de íunio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 397-IP-2015. 10 lbldem. 7 GACETA OFICIAL 007/03/2017 25 de 49 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 11 • 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 12: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en 11 lbldem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 007/03/2017 26 de 49 riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifica el signo solicitado. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

La marca notoria, su protección y prueba 2.1. Afirma la compañia actora que sus marcas KINKO'S, KINKOS y KINKOS.COM son notorias y que dicho argumento no fue apreciado por la autoridad al momento de resolver el trámite de oposición, por lo que se analizará este aspecto. 2.2. La Decisión 486 en su Artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 2.3.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulas interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente13. 2.4.

El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha 13 Proceso 35-IP-2013. 9 GACETA OFICIAL 007/03/2017 27 de 49 característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria 14. 2.5.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo 15. 2.6. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 16. 2.7.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por si sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status 17. 2.8.

Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Articulo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta18: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector, Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer 14 Proceso 66-IP-2015. 15 Proceso 120-IP-2006. 16 Proceso 212-IP-2015. 17 Proceso 107-IP-2015. 18 lbldem. 10 GACETA OFICIAL 007/03/2017 28 de 49 preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 19 2.9.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2º. 2.1 O. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario21. 2.10.1.

El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 2.10.2. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.10.3.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 2.10.4.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 19 Proceso 17-lP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20 Proceso 176-lP-2015. 21 Proceso 66-IP-2015. 11 GACETA OFICIAL 007/03/2017 29 de 49 2.11. En relación con los riesgos de confusión y de asoc1ac1on, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido;

(iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación22 • 2.12. La marca notoria será protegida si además de comprobar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas KINKO'S, KINKOS y KINKOS.COM.

Protección en relación con los princ1p1os de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca notoria 2.13. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia23 • 2.14.

En efecto, en relación con los prmc1pros de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido24 • 2.15.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el Artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria25• 2.16.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo 22 lbldem. 23 Proceso 67-IP-2015. 24 Ibídem. 25 lbidem. 12 GACETA OFICIAL 007/03/2017 30 de 49 sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros26. 2.17.

Y que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado27 • 2.18.

Jgualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro28. 2.19.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que, aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina29. 3.

La oposición andina 3.1. Dentro del expediente interno se puede verificar que KINKO'S VENTURE planteó oposición en contra del signo KINKOS y logotipo sobre la base del registro de sus marcas KINKO'S, KINKOS y KINKOS.COM registradas en Colombia, y para legitimar su interés, el 26 de junio de 2008 solicitó el registro de los signos antes detallados en la República del Ecuador, por lo que es pertinente referirse al tema de la oposición andina.

I �t 26 lbidem. 27 lbidem. 28 lbidem. 29 Ibídem. 13 GACETA OFICIAL 007/03/2017 31 de 49 3.2. Los derechos de propiedad industrial son de naturaleza territorial, como se constata de la normativa interna de un buen número de países, en las que a su vez se prevén algunas excepciones a este principio, tal como sucede con la figura de la oposición andina.

En igual sentido, los tratados multilaterales reconocen expresamente la naturaleza territorial de estos derechos; inclusive aquéllos por medio de los cuales se crean sistemas internacionales de registro. Por lo tanto, "La propiedad intelectual es territorial; en atención a ello, patentes, marcas y derechos de autor son protegidos país por país, en ocasiones a nivel regional, pero nunca a escala global"3º. 3.3.

La segunda excepción al principio de territorialidad la constituye la "oposición andina", regulada en el artículo 147 de la Decisión 486. 3.4. La Decisión 486, en el Artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros31. 3.5.

De acuerdo al Artículo 147, tendrá legitimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación32 • 3.6.

Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se 30 Marco Mallas Alemán, "El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e internet", Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologlas, Universidad de los Andes, Revista 4, junio de 2010, pp. 1-21. 31 Proceso 46-IP-2007. 32 Proceso 40-IP-2010. 14 007/03/2017 GACETA OFICIAL 32 de 49 presentaron las opos1c1ones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación concederá o negará el registro solicitado33. 3.7.

En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.

Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad34. 3.8. El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Paises Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (Artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición35• 4. Conexión competitiva entre los productos y servicios de las clases 35 y 9, 16, 35, 38 y 42 4.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado KINKOS + LOGOTIPO (mixto), para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas KINKO'S, KINKOS Y KINKOS.COM para la Clase 37, por lo que es preciso analizar este tema. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.36 33 Ibídem. 34 lbfdem. 35 Proceso 153-IP-2004.

J6 Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina. ·Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasificación lntemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la n similitud ni la disimilitud de los productos servicios indicados expresamente. o 15 GACETA OFICIAL 007/03/2017 33 de 49 4.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 37 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza38 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines39, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible (Subrayado agregado) ¡ �1 37 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 38 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 39 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 16 GACETA OFICIAL 007/03/2017 34 de 49 considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos.40 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.41 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro42 • Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su 40 Esto es, lomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 41 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quilo, 2004, p. 400. 42 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOMIA ". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto más w barato en ténninos retativos.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:l/books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXI HR4KHRxZAXc06AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 17 GACETA OFICIAL 007/03/2017 35 de 49 finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 43 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2766 (antes, 9647-CSA), la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Es del Tribunal. 7 aJJ� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 43 Ver Interpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 18 GACETA OFICIAL 007/03/2017 36 de 49 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19 007/03/2017 GACETA OFICIAL 37 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso 259-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-1892 Referencia Marcas involucradas INFINITY (denominativa) INFINITY (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

VISTOS El Oficio 4974-S-TDCA-No. 1 del 24 de mayo de 2016, recibido vla courier el 30 de mayo de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81, los Literales a) y d) del Articulo 83 y el Articulo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el º Proceso Interno N 17811-2013-1892;

El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante lnfinity Systems lnc. Demandado Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; Procuraduría General del Estado, Proceso 259-IP-2016 007/03/2017 GACETA OFICIAL 38 de 49 Dirección Nacional de Propiedad Industrial y Derivados Electrónicos C.A. 2. Hechos relevantes: 2.1.

El 30 de enero de 1992, lnfinity Systems lnc. solicitó la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (en adelante, la Dirección) el registro de la marca INFINITY (denominativa) para distinguir amplificadores; altoparlantes; pre­ amplificadores; radios; receptores; aparatos de grabación, amplificación, reproducción y trasmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; cintas; grabadores de cintas; aparatos de televisión; radios para vehículos; cintas de video; monitores de video; reproductores de video; partes de todos los antedichos productos, de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.1 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término legal, fue objetada por Derivados Electrónicos C.A. - Derivelca (en adelante, Derivelca) con base en la marca INFINITY registrada en Venezuela para distinguir productos eléctricos y electrónicos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y solicitada en Ecuador para distinguir altoparlantes de todo tipo y afines de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

Por Resolución 0939805 del 31 de agosto de 1994, la Dírección declaró fundada la observación presentada y denegó el registro de la marca de producto INFINITY, al considerar que entre los signos en conflicto existen semejanzas susceptibles de inducir a confusión a los consumidores. 2.4. El 4 de noviembre de 1994, lnfinity Systems lnc. presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 0939805. 2.5.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; al Procurador General del Estado; a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y, al tercero interesado Derivelca. 2.6. El 28 de abril de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Expediente administrativo 29944/92. Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 007/03/2017 39 de 49 Argumentos de la demanda de lnflnity Systems lnc.: 3.1. En su resolución, la Dirección consídera que Derivelca es titular de la marca INFINITY, cuando es evidente que, en Ecuador dicha compañia no ha registrado la marca INFINITY por cuanto su empresa se opuso a la referida solicitud y actualmente se encuentra en trámite el respectivo juicio bajo Expediente 496-92.

Además no existe prueba de que la referida empresa tenga registrada la marca INFINITY en Venezuela. 3.2. Aunque Derivelca hubiese demostrado tener registrada la marca INFINITY en Venezuela, a tal registro no se le pueden aplicar las disposiciones de la Convención lnteramericana de Buenos Aires de 191 O por cuanto Venezuela no es país miembro de dicha Convención. En consecuencia, un registro en Venezuela no faculta de modo alguno a Derivelca a impedir que registre su marca INFINITY en Ecuador. 3.3.

Es propietaria de la marca INFINITY en Ecuador por tenerla registrada en Estados Unidos de América y en Perú, ambos países miembros de la Convención lnteramericana de Buenos Aires, la cual en su Articulo 11 determina que toda marca debidamente registrada en uno de los estados signatarios se considerará registrada también en los demás palses miembros, por lo que se debió otorgar el registro de la referida marca. 3.4.

La Dirección al emitir su resolución, tampoco tomó en cuenta que en Perú, Derivelca intentó registrar la marca INFINITY, habiéndose opuesto a dicha solicitud, lo que determinó que esta sea rechazada. 4. Argumentos de la contestación del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca: Deduce la excepción de personerla pasiva, señalando que de conformidad con el Literal a) del Articulo 24 y el Literal c) del Articulo 30 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Articulo 49 del Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Literal c) del Articulo 52 y el Literal e) del Articulo 56 del Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la demanda debió estar dirigida solamente en contra del Director Nacional de Propiedad Industrial, por lo que se ha omitido la solemnidad tercera del Articulo 355 del Código de Procedimiento Civil y existe ilegitimidad de personeria pasiva al habérsele demandado. 5.

Argumentos de la contestación de la Procuradurfa General del Estado: 5.1. Deduce las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 3 Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 40 de 49 Falta del derecho de la actora para proponer su demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones, pues de conformidad con el Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no pueden registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro, por lo que la resolución de la Dirección está ajustada a derecho.

Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y estar ajustado a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, especlficamente, al trámite de las observaciones establecido en los Articules 93 y siguientes de la citada Decisión. Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. 6.

Argumentos de la contestación de la Dirección: Al contestar, la Dirección deduce las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Alega falta de legitimidad para obrar. Falta del derecho de la actora para proponer su demanda. Legalidad y validez de la providencia impugnada 0939805, en la cual se acepta la observación y se rechaza la solicitud de registro de la marca INFINITY y diseño. Se ratifica en el total contenido de la Resolución 0939805. 7.

Argumentos de la contestación de Derivelca: No obra en el expediente la contestación de la demanda de Derivelca. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 81, de los Literales a) y d) del Articulo 83 y del Articulo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2 2 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Articulo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de represenlación gráfica. ff /;

Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 007/03/2017 41 de 49 No procede la Interpretación Prejudicial de las siguientes normas: El Articulo 81 de la Decisión 344, debido a que la materia controvertida no gira en torno a la distintividad del signo solicitado, sino a la posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. El Literal d) del Articulo 83 de la Decisión 344 dado que no se ha invocado la notoriedad de la marca registrada.

El Articulo 95 de la Decisión 344 debido a que no es materia controvertida el procedimiento de observación formulado en sede administrativa. 3. En ese sentido, únicamente procede interpretar el Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 2. 3.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idánticos o similares de otra persona. "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a} Sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error; a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pals en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos ·Articulo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del articulo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta dfas hábifes contados a partir de fa notificación, haga vafer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este arllculo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada•. 5 Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 42 de 49 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado INFINITY (denominativo) y la marca registrada INFINITY (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especlficamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) (...)" sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distíntivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o rresgo de asociación en el público consumidor. 3 3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el orígen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 265-IP-2014 del 26 de febrero de 2015 y 31-IP-2004 del 9 de junio de 2004. 6 b f 61 Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 43 de 49 1.3. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 2.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza 2.1 En ta controversia planteada se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 9 que distingue et signo solicitado y los productos de la misma Clase que distingue la marca registrada en Venezuela y solicitada en Ecuador. 2.2 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre tos productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en et segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4 2.3 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de tos productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar ta naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que ta sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 5 2.4 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, tos siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfculo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican /as marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni fa disimilitud de /os productos o servicios indicados expresamente.· (Subrayado agregado) 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 44 de 49 Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asl, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentlfrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorfas o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la 8 Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 45 de 49 tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asl, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 2.5 Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podrla considerar que el que produce uno también produce el otro. 3.

Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones 3.1. lnifinity ha señalado que es propietaria de la marca INFINITY en Ecuador por tenerla registrada en Estados Unidos de América y en Perú, ambos palses miembros de la Convención lnteramericana de Buenos Aires, la cual en su Artículo II determina que toda marca debidamente registrada en uno de los estados signatarios se considerará registrada también en los demás palses miembros, por lo que se debió otorgar el registro de la referida marca.

En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomla de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 3.2. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada pals miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es asl como la Sección II del Capitulo V de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas 9 Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 46 de 49 nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 6 3.3.

Es preciso destacar que la referida autonomla se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 7 3.4. En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como serla el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.8 3.5.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado pals, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los paf ses miembros. 9 3.6.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado pals, ello tampoco significa que deba ser denegado en los palses miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo pals que denegó el registro. 1 º 3.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 11 3.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse 6 Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 17-IP-2013 del 10 de abril de 2013. 7 lbldem. e lbldem.

Ibídem. 10 lbldem. 11 Ibídem. 10 Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 47 de 49 a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas opos1c1ones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, as[ como de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 12 3.9.

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.13 3.1 O. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los limites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 14 3.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros palses miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

(} 12 1bldem. 13 lbldem. 1� lbldem. 11 Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 48 de 49 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1892, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artfculo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia �J�ros MAGISTRADA./ Hugo Ra · ac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 12 ( Proceso 259-IP-2016 GACETA OFICIAL 007/03/2017 49 de 49 Notifiquese al Tribunal consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13