Año XXXIV – Número 2956 Lima, 8 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 440-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00439. Referencia: Marcas involucradas JURISCOOP (mixta) y JURISCOL (denominativa) PROCESO 454-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-80486. Referencia: Signos involucrados THE BUBBLE TEA BAR (mixto) BUBBLE T (mixto) PROCESO 470-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 897/2014. Referencia: Marca involucrada GLORIA Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/03/2017 2 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 440-1 P-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2011-00439 Referencia Marcas involucradas JURISCOOP JURISCOL (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac (mixta) y VISTOS El Oficio 3376 del 29 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00439; y, El Auto del 9 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA-JURISCOOP 1 GACETA OFICIAL 08/03/2017 3 de 53 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Terceros interesados: BANCO DE LA REPÚBLICA 2. Hechos relevantes: 2.1. El 4 de junio de 2003, JURISCOOP LTOA (en adelante, JURISCOOP) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca JURISCOOP (mixta) 1 para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2

2.2. BANCO DE LA REPÚBLICA (en adelante, LA REPÚBLICA) presentó oposición3 contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) JURISCOL (denominativa), previamente solicitada ante la SIC mediante el Expediente 03 43826, para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.4 b) JURISCOL (denominativa), previamente solicitada ante la SIC mediante el Expediente 03 43863, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.5 Expediente administrativo 03 46724.

Clase 36: Negocios financieros. No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida oposición. 4 Clase 9: Programas de computador, software, aparatos, computadores, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para el tratamiento de información y ordenadores; extintores.

Clase 16: Revistas, periódicos, boletines, publicaciones, impresos, papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías; papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; materiales para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), materias plásticas para embalaje, naipes, caracteres de imprenta, clichés. 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 4 de 53 c) JURISCOL (denominativa), previamente solicitada ante la SIC mediante el Expediente 03 43825, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 d) JURISCOL (denominativa), previamente solicitada ante la SIC mediante el Expediente 03 43864, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 2.3.

Por Resolución 62524 del 2 de diciembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca JURISCOOP (mixta).

2.4. LA REPÚBLICA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 62524 8 señalando lo siguiente: a) Al momento de realizar el estudio de registrabilidad no se consideró que la marca JURISCOL es notoria. b) El signo JURISCOOP es en esencia una reproducción de la marca JURISCOL. c) El estudio de registrabilidad se efectuó de forma errónea pues no se apreciaron los signos en su conjunto, sino que se los descompuso y aplicaron razonamientos diferentes y subjetivos a cada partícula. 2.5.

Por Resolución 5227 del 29 de enero de 201O, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 62524. 2.6. Por Resolución 32044 del 14 de junio de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto revocando la Resolución 62524, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro del signo JURISCOOP (mixto). 2.7.

JURISCOOP presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular la Resolución administrativa 32044. 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, al Procurador Delegado en 6 L Clase 35: Servicios de compilación y sistematización de datos e información, gestión de ficheros informáticos, servicios de suministro de información de bases de datos o de acceso a bases de datos publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 42: Servicios jurídicos, servicios de información en temas jurídicos, restauración; servicios jurídicos, investigación científica e industrial; programación para ordenadores. No se verifica en el expediente la fecha de presentación del referido recurso. 3 GACETA OFICIAL 08/03/2017 5 de 53 lo Contencioso Administrativo y al Banco de la República, como tercero interesado. 3.

Argumentos de la demanda de JURISCOOP: 3.1. No existe relación entre los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue el signo JURISCOOP (mixta) y los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue la marca JURISCOL (denominativa). 3.2. No existe identidad o similitud entre las marcas en controversia. 3.3.

No debe considerarse la denominación JURIS al momento de realizar la confrontación de los signos, toda vez que es un vocablo que hace referencia a la ley, al derecho, o a actividades relacionadas con éstas. 3.4. Ambos signos evocan ideas distintas. 3.5. JURISCOOP es titular del nombre comercial JURISCOOP reconocido por la SIC mediante Resolución 5685 del 24 de marzo de 2004. 3.6.

JURISCOOP señala que el nombre comercial del cual es titular es notoriamente conocido. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. El signo JURISCOOP (mixto) no presenta diferencias ortográficas y/o visuales con la marca JURISCOL (denominativa). 4.2. Los signos enfrentados apreciados en su conjunto presentan similitud fonética y ortográfica. 4.3.

La modificación de la letra "L" por la combinación final "OP" no es suficiente para impedir la relación que existe entre las denominaciones comparadas. 4.4. Entre los servicios solicitados y aquellos amparados por la marca opositora existe cierta relación, en la medida que los servicios que pretende amparar el signo solicitado a registro utilizan como canal de comercialización a los servicios que ampara la marca previamente solicitada. 4.5.

No es procedente entender que quien es titular del nombre comercial tiene derecho a obtener el registro del mismo como marca, ello como consecuencia directa de las exigencias legales para el reconocimiento de cada una de ellas. 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 6 de 53 4.6. Las marcas JURISCOOP y JURISCOL no pueden ser consideradas como notorias, toda vez que ello no se probó en el trámite administrativo. 5.

Argumentos del tercero interesado, LA REPÚBLICA: No obra en el expediente la contestación de la demanda de LA REPÚBLICA. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina9. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente para el presente caso. 2.

De oficio se interpretará los Artículos 224, 228 y 229 de la referida Decisión 10, puesto que se alegó la notoriedad de los signos en controversia. 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 10 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 5 GACETA OFICIAL 08/03/2017 7 de 53 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Marcas conformadas por partículas descriptivas Marcas evocativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial.

La marca notoriamente conocida y su prueba. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. 5. 6. 7. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En el proceso interno se discute si el signo JURISCOOP (mixto) y la marca JURISCOL (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." "Artículo 229. - No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) b) c) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero." 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 8 de 53 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 11 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 12 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 12 Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 9 de 53 palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 13 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. !} 1.8.

No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud 13 Ibídem. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 10 de 53 gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. 2.

Marcas conformadas por partículas descriptivas 2.1. En el presente caso, JURISCOL señaló que la denominación "JURIS" no debe considerarse al momento de realizar el análisis entre los signos toda vez que es descriptiva, por lo que resulta pertinente analizar el tema planteado. 2.2. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir e) en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios,· (...)" 2.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.14 2.4.

Se deberá establecer si la denominación "JURIS" contenida en los signos solicitados es descriptiva o no para los servicios a distinguir en las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas. 3.

Marcas evocativas 3.1. Como en el proceso interno JURISCOOP señaló que las expresiones JURISCOOP y JURISCOL tienen carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una 14 De modo referencial, ver Procesos 529-IP-2015 y 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1O de junio de 2016. 9 J l,'JI-, " GACETA OFICIAL 08/03/2017 11 de 53 especial característica o cualidad del producto o serv1c10, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo 15. 3.2.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 1 6 3.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 17 3.4.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones JURISCOOP y JURISCOL y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4. Comparación entre marcas mixtas y denominativas 4.1. Como una de las controversias radica en presunta confusión entre el signo JURISCOOP (mixto) y la marca JURISCOL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 4.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor /J 15 De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. 16 Ibídem. 17 Ibídem. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 12 de 53 una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 1 8 4.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 4.4. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina ta impresión general que la marca mixta va a suscitar en /os consumidores". 19 4.5.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.20 4.6.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 21 (i) t / Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que 18 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1 P-2015 del 1 O de junio de 2016. 19 Proceso 46-IP-2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. 20 Ver Interpretación P rejudicial recaída en el Proceso 472-IP-20 1 5 de fecha 1O de junio de 20 1 6. 21 Ibídem. 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 13 de 53 poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.7.

En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo JURISCOOP (mixto) y la marca JURISCOL (denominativa). 5. Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial 5.1. En el presente caso JURISCOOP alegó que es titular del nombre comercial JURISCOOP reconocido por la SIC mediante Resolución 5685 del 24 de marzo de 2004. 5.2.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcaría, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo y autónomo.

En este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros. 22 6. La marca notoriamente conocida y su prueba 6.1. JURISCOOP y LA REPÚBLICA alegaron que son titulares de signos notoriamente conocidos; sin embargo, no se les ha concedido la protección especial que supone dicha calidad.

Sobre el particular, la SIC 22 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 156-IP-2012 de fecha 6 de febrero de 2013, p. 17. 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 14 de 53 consideró que los signos no pueden ser tomados en cuenta como notorios, toda vez que ello no se probó en el trámite administrativo. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 6.2.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 6.3. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados. 6.4.

El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

O, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 6.5. Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. 6.6.

El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 13 y-- GACETA OFICIAL c) d) e) f) g) h) i) j) k) 08/03/2017 15 de 53 la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." 6.7.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.23 6.8.

Así, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria. 24 6.9.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.25 t 23 De modo referencial, ver Proceso 109-IP-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15. 24 De modo referencial, ver Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15. 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 14 GACETA OFICIAL 08/03/2017 16 de 53 6.1O.

El Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 6.11.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 26 6.12.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella27, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 6.13.

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 6.14.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. \ / ¿_j_ ! 26 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 1 O de junio de 2016, 27 Ibídem. 15 GACETA OFICIAL 08/03/2017 17 de 53 En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 2 s 6.15.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 29 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de atto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 30 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca 28 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 29 Ibídem. 30 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 16 I GACETA OFICIAL 08/03/2017 18 de 53 renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 31 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 32 6.16. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 33 6.17.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. e L 6.18. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder a la marca notoria la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. 31 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19. 32 Ibídem. 33 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 17 GACETA OFICIAL 7. 08/03/2017 19 de 53 Conexión competitiva entre los servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza 7.1.

En la controversia planteada se discute si existe o no conexión competitiva entre los servicios que refieren los signos objeto de análisis en las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre los servicios de la Clase 36 que distingue el signo JURISCOOP (mixto) y los servicios de la Clase 35 que distingue la marca JURISCOL (denominativa). 7.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 34 7.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 35 7.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al 34 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. t Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 35 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 GACETA OFICIAL 08/03/2017 20 de 53 ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) t La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. '· d) \ 1 Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. 19 GACETA OFICIAL 08/03/2017 21 de 53 Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 7.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00439, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. I it 1 ·J / V\,, -· Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 20 d/'J ' GACETA OFICIAL 08/03/2017 22 de 53 \,. 1 \ fLfJjL__J/ ro Zarnl:)fano 91Sffi"ADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. /Júl.. ) ' JI�,',, - k (h, Gusta, García ito SE RETA 10 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21 GACETA OFICIAL 08/03/2017 23 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso 454-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-80486 Referencia Signos involucrados THE BUBBLE TEA BAR (mixto) BUBBLE T (mixto) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-272, de fecha 3 de agosto de 2016, recibido vía correo electrónico el 18 de agosto de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201580486.

El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. I f A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 1 P roceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 Demandante Dos Santos Enterprises S.A.S. Demandada Dann Asociados S.A.S. 24 de 53 Hechos relevantes: 2.1. El 30 de setiembre de 2015, Dos Santos Enterprises S.A.S. ( en adelante, Dos Santos) interpuso demanda por infracción de derechos de Propiedad Industrial y competencia desleal en contra de Dann Asociados S.A.S. (en adelante, Dann), en base a los siguientes signos de su titularidad: TIPO DE SIGNO Marca mixta SIGNO -- Marca mixta CERTIFICADO 382302 CLASES 43 455284 30 382302 32 470295 30 e=.::=::.

Marca mixta Lema comercial Enseña comercial I BUBBLE TEA LA UNICA BEBIDA QUE PUEDES MASTICAR THE BUBBLE TEA BAR 2.2. La demandante alegó que la demandada ha incurrido en infracción de la marca THE BUBBLE TEA BAR (mixta) por el uso de un lago muy similar y de la expresión BUBBLE T y BUBBLE TEA; de la enseña comercial THE BUBBLE TEA BAR por el uso del signo y establecimiento comercial BUBBLE T y; del lema comercial BUBBLE TEA LA ÚNICA BEBIDA QUE PUEDES MASTICAR, por el uso de la expresión BUBBLE T-BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR.

Además, ha incurrido en actos de 2 /, (_�· Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 25 de 53 competencia desleal por inducir a confusión, imitación y explotación de la reputación ajena. 2.3. Mediante Oficio 1003-272 del 3 de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Dos Santos: 3.1. Es titular de dos establecimientos de comercio en los que se usa la enseña comercial THE BUBBLE TEA BAR, ubicados en Bogotá dedicados a la venta de bebidas a base de té con sabores a fruta, cremosos o florares con adición de distintos ingredientes, masticables (toppings) a elección del consumidor, además es titular y/o solicitante de diversas marcas conformadas por la denominación THE BUBBLE TEA BAR. 3.2.

Los signos distintivos de su empresa han sido mencionados en publicaciones de gran renombre y su negocio fue publicitado en YouTube, contando con 1938 seguidores en su página de Facebook "The Bubble Tea Bar" y con 190 seguidores en su cuenta de Twitter; de allí que resulte lógico que los empresarios, tales como la demandada, quieran imitarlos e imitar las prestaciones mercantiles, dada la reputación con la que cuenta. 3.3.

Hacia octubre o noviembre de 2014, tuvo conocimiento de la existencia de un establecimiento de comercio llamado BUBBLE T, el cual pertenece a la demandada y se dedica a la venta de los mismos productos y a la misma actividad que su empresa, por lo que podría generar riesgo de confusión y asociación en el mercado. 3.4. La demandada ha incurrido en infracción de la marca THE BUBBLE TEA BAR (mixta) por el uso de un lego muy similar y de la expresión BUBBLE T y BUBBLE TEA, de la enseña comercial THE BUBBLE TEA BAR por el uso del signo y establecimiento comercial BUBBLE T y del lema comercial BUBBLE TEA LA ÚNICA BEBIDA QUE PUEDES MASTICAR, por el uso de la expresión BUBBLE T-BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR. 3.5.

La demandada ha incurrido en actos de competencia desleal por inducir a confusión, imitación y explotación de la reputación ajena. 3.6. Por lo anterior, envió un carta de cese y desistimiento a la demandada, solicitándole que dejará de usar la expresión BUBBLE T y BUBBLE TEA y un lego similar al de su empresa pues se generaba confusión y asociación en el consumidor, habiendo la demandada respondido dicha comunicación aduciendo que no se generaba confusión o asociación en el consumidor. 3 b./ Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 26 de 53 3.7.

Posteriormente, se enteró de que la demandada había solicitado el registro de la marca BUBBLE T (mixta) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue denegada por la Dirección de Signos Distintivos. 3.8. Las actuaciones realizadas por la demandada no sólo constituyen una infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra su empresa sino que además constituyen actos de competencia desleal; particularmente actos de confusión, pues la presentación del establecimiento de comercio BUBBLE T así como sus prestaciones mercantiles son muy similares a los de THE BUBBLE TEA BAR, lo que impide a los consumidores diferenciar el origen empresarial de dichos establecimientos de comercio así como sus actividades comerciales, más aún si se trata de dos competidores de un mismo mercado. 3.9.

Además, se evidencian actos de imitación, porque el establecimiento de la demandada imita las prestaciones de su empresa con el propósito de generar confusión y actos de explotación de la reputación ajena, teniendo en cuenta el reconocimiento que ha adquirido su empresa. 3.10. Las expresiones BUBBLE TEA, BUBBLE T o LAS BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR no son expresiones genéricas, descriptivas o de uso común en el mercado colombiano. 3.11.

Es evidente la similitud ortográfica, fonética y conceptual entre los signos, dado que comparten los elementos predominantes, BUBBLE TEA, BUBBLE T, perdiendo relevancia las expresiones THE y BAR, así como la conexión competitiva entre los productos que identifican. 3.12. Es innegable la similitud que existe entre los frade dress de los establecimientos debido a los colores empleados, la disposición de los elementos que conforman el establecimiento, el menú, el uniforme de los empleados es de color verde y la presentación de los productos es altamente similar, por lo que la demandada incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión e imitación. 4.

Ll 1 ó,,.J.. Argumentos de la contestación de Dann: 4.1. La palabra BUBBLE no es exclusiva de la demandante, tratándose de una palabra de uso común, así como la denominación TEA que es un producto, siendo la expresión BUBBLE TEA el nombre de un producto, por lo tanto una expresión genérica que cualquier empresario puede utilizar en el mercado.

Así, la marca THE BUBBLE TEA BAR es la combinación directa de la expresión BAR DE TE DE BURBUJAS siendo descriptiva de los productos que identifica en el comercio, razón por la cual la comparación entre los signos debe basarse en el elemento gráfico, gozando el signo usado por su empresa de suficiente elementos gráficos propios, los cuales le otorgan distintividad. 4 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 27 de 53 4.2.

La prestación mercantil de la demandante es una copia de un producto de Taiwán, que ellos mismos mencionan en repetidas pruebas. 4.3. No está imitando las prestaciones mercantiles de la demandante, quien quiere generar un monopolio frente al producto BUBBLE TEA, el cual no es una invención suya, por lo que el hecho que su empresa comercialice productos BUBBLE TEA no significa que constituya una imitación. 4.4.

Si bien es cierto que la demandante le envió una carta manifestando supuestas infracciones, dicha carta se envió en razón a que la demandante no fue parte en el proceso de solicitud de registro de su marca. 4.5. No ha incurrido en actos de competencia desleal ni de mala fe, no habiéndose demostrado dicha circunstancia y además el demandante no ha probado su citada "gran reputación" en el mercado. 4.6.

Si bien es cierto que se le denegó el registro de la marca BUBBLE T (mixta) en primera instancia, la resolución se encuentra en apelación pues se determinó que la expresión BUBBLE era de uso común. 4.7. No hay pruebas que determinan que los signos puedan inducir a confusión. 4.8. La forma de presentación comercial del TÉ DE BURBUJAS es totalmente adecuada frente a los usos comunes que se dan en el comercio actual, por lo que el hecho que el producto sea servido y comercializado en vasos de plástico y tenga una forma común, no significa que está realizando actos de imitación o de competencia desleal. 4.9.

Para el caso de productos que se consideran saludables o de bienestar, es común encontrar en el comercio establecimientos que contengan en su mayoría el color verde o naranja, sin que ello genere confusión en el mercado, por lo que no por dicha circunstancia se presume que se trata de un acto de imitación. 4.1O. La reputación ajena no se puede presumir, y la demandante no ha acreditado de manera efectiva que ostentaba reputación en el mercado. 4.11.

Quedará demostrado que no existe ninguna conducta que pueda calificarse como desleal, en tanto sus iniciativas comerciales comenzaron a ejecutarse en un determinado momento, en una zona geográfica distinta a la del demandante, es decir en Medellín. \ e 5 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 28 de 53 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Del análisis de las preguntas formuladas por la Entidad consultante, solo procede la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 y del primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.1 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2.

Usos que no requieren autorización del titular de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar Preguntas formuladas por la Entidad consultante: (i) Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157. (ii) Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos.

(iii) Cuando el uso de una marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios -uso a título de marca- sino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios incluso en páginas web para identificar el origen empresarial ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? (iv) Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso por terceros. 3.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artícu/o 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...)" "Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

( )" 6 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Usos que no requieren autorización del titular de la marca 29 de 53 1.1. La Entidad consultante solicitó específicamente que se precise el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 y se indique si para la configuración de dicha excepción deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos.

En ese sentido, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema. 1.2. El titular de una marca, si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo en el mercado, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia que "Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

( )" 1.3. De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. 1.4.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros conforme se detalla a continuación2: a) 2 Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 89-IP-2011 de fecha 20 de junio de 2012, p. 11 y Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, pp. 8-9. 7 b '-4 I ·,·// Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 30 de 53 titular registra! y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico 3. b) Un nombre geográfico.

En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado, el del titular registra! y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico4. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.

Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante. 1.5. Cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157 de la Decisión 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada: 5 a) Que se haga de buena fe.

Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios6.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPIIPI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 1O y 11 de julio de 2002, p. 13. 4 Ibídem. 5 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. 6 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Op. Cit., p. 8. 8 IJ,,?,7 I / ¡' ' '-"" Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 31 de 53 tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información7. b) Que no constituya uso a título de marca.

El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados. En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios.

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios8. c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente.

En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, cual es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo. 6,: '--r,' I 7 De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. 8 Ibídem. 9 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 32 de 53 Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos. 1.6.

Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. 1.7. En virtud de lo expuesto precedentemente, se deberá verificar que, para que resulte aplicable la excepción, se cumplan las condiciones detalladas en el presente acápite; es decir, que sea de buena fe, que no se utilice a título de marca, que sea con propósito de identificación o información y finalmente que no cause confusión en el público consumidor respecto de otro signo en el mercado. 2.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...)" 2.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 9 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 10 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL a) b) 08/03/2017 33 de 53 Sujetos activos.

Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de Propiedad Industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 2.3. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor 10.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) 10 b 1,.¡,! ) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. 11 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 34 de 53 necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado11. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.4.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1. Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 2.

Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. 3. Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Resumen del supuesto Es titular de una Usa marca Marca protegida para la marca que directamente sobre productos aplicada distingue productos. sobre productos. productos.

Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para marca que productos servicios aplicada distingue vinculados a los sobre productos. servicios. servicios que distingue la marca protegida. Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para marca que envases, envolturas, productos o servicios distingue embalajes sobre o aplicada productos o acondicionamientos envases, envolturas, servicios. embalajes de productos. o acondicionamientos de productos.

Sujeto activo Supuesto 1 Supuesto 11 Supuesto 111 �(v 11 � \i Sujeto pasivo Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el "...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el "... riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). 12 l L� / �r Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 35 de 53 2.5. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.12 2.6.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.13 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".14 2.7. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 2.8.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 3.

Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el 12 De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7. 13 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. 14 Ver de modo referencial Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 13 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 36 de 53 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3. 1.

Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 Esta pregunta se encuentra absuelta en el desarrollo del Apartado 1 de la Sección O de la presente Interpretación Prejudicial. 3.2. Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos Tal y conforme se ha señalado en el punto 1.6. del Apartado 1 de la Sección O de la presente Interpretación Prejudicial, para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 los elementos constitutivos deben presentarse en forma concurrente. 3.3.

Cuando el uso de una marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios -uso a título de marcér- sino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios incluso en páginas web para identificar el origen empresarial ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? Conforme se señaló anteriormente, para que se configure la excepción contemplada en el Artículo 157 de la Decisión 486, el uso efectuado no puede ser realizado a título de signo distintivo con la finalidad de identificar o distinguir productos, servicios o actividades económicas en el mercado; es decir, la indicación de la característica del producto o servicio debe limitarse a propósitos de identificación e información y no ser susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto a la identidad de la empresa ni sobre el origen empresarial de los productos o servicios comercializados.

Lo anterior, en virtud de una interpretación sistemática del Artículo 157 y de los Literales b) y c) del Artículo 194 1 5 conjuntamente con el Artículo 200 16 de 15 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 194.· No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (...) b) c) 16 ' l � (} cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comercia/es o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice(...)".

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 14 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 37 de 53 la Decisión 486, por cuanto se requiere para el registro de una enseña comercial que: "su uso no sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre"; ni "sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercia/ice". 17 3.4.

Precisar el alcance que jurisprudencia/mente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso por terceros La marca es aquel signo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.

En ese sentido, el titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de ella, por lo que tiene facultad de accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva. Sin embargo, ese derecho de exclusiva no es absoluto, siendo que la normativa comunitaria recoge ciertos límites, tales como el empleo de expresiones de carácter genérico que tengan un propósito referencial.

Sobre el particular se precisa que la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 18 Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 19 "Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro." t5 1/ u/ 17 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 18 De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 110-IP- 2015 de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. 19 Ibídem. 15 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 38 de 53 En efecto un signo compuesto por expresiones genéricas es débil, ya que tiene un poder muy bajo de oposición en relación con dichas palabras y, además, tiene bajo nivel de acción para alegar infracción en relación con dichos elementos genéricos.

Así, una expresión de carácter genérico no puede estar sometida a la apropiación exclusiva de un solo titular pues ello impediría el uso libre y legítimo de tal expresión por los demás competidores. Sin embargo, los signos confrontados en una acción por infracción, compuestos por elementos genéricos, deben ser evaluados en relación con los demás elementos que le otorguen distintividad al signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-80486, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1,¡. t l1)/.;Vl/:V. ------/ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA rs. / \ j 16 Proceso 454-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 39 de 53 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ---·----------- -------- \ Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 08/03/2017 40 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso 470-1P-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante 897/2014 Referencia Marca involucrada GLORIA Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0391-2016 del 28 de julio de 2016, recibido vía courier el 31 de agosto de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 897/2014; y, El Auto del 21 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. \ ¿:) / Partes en el Proceso Interno: Demandante Societé Des Produits Nestlé S.A. Demandado Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Terceros Interesado: Gloria S.A. Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 41 de 53 Hechos relevantes: 2.1. El 12 de abril de 2013, Gloria S.A. solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) la cancelación por falta de uso de la marca constituida por la denominación GLORIA registrada a favor de Societé Des Produits Nestlé S.A. (en adelante, Nestlé) bajo Certificado 62521-C para distinguir leche evaporada, de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 2 de julio de 2013, Nestlé señaló en referencia a la solicitud de cancelación de su marca, que esta había sido utilizada, siendo los productos que identifica dicha marca comercializados continuamente en diversas tiendas. 2.3. Mediante Resolución 405/2013 del 19 de agosto de 2013, el SENAPI resolvió declarar probada la acción de cancelación planteada. 2.4.

El 26 de septiembre de 2013, Nestlé interpuso recurso de revocatoria en contra de la Resolución 405/2013. 2.5. El 24 de octubre de 2013, el Director de Propiedad Industrial emitió la Resolución DPI/CAN/REV-Nº 308/2013, mediante la cual se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por Nestlé y se confirmó la Resolución 405/2013. 2.6. El 12 de noviembre de 2013, Nestlé interpuso recurso jerárquico contra la Resolución DPI/CAN/REV-Nº 308/2013. 2.7.

El 19 de marzo de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI expidió la Resolución DGE/CANC/J-099/2014 mediante la cual se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Nestlé y se confirmó la Resolución DPI/CAN/REV-Nº 308/2013. 2.8. El 12 de septiembre de 2014, Nestlé presentó demanda contencioso administrativa impugnando la Resolución DGE/CANC/J-099/2014, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 2.9.

Mediante Auto de fecha 15 de diciembre de 2014 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda, en el cual ordenó notificar a la entidad demandada el SENAPI y al tercero interesado Gloria S.A. 2.1O. Mediante Auto del 5 de mayo de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. �, 2 b l Í Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 08/03/2017 42 de 53 Argumentos de la demanda de Nestlé: 3.1.

La marca GLORIA ha sido registrada a su nombre a nivel mundial, siendo Nestlé Bolivia S.A la empresa propietaria, que manufactura y comercializa dichos productos en Bolivia, empresa económicamente relacionada a su empresa por ser licenciataria de las marcas registradas y ser ambas parte del mismo grupo empresarial. 3.2. La autoridad de Primera Instancia no ha cuestionado las pruebas que demuestran el uso de la marca sino solamente cuestiona el vínculo comercial que existe entre Societé Des Produits Nestlé S.A. y Nestlé Bolivia S.A. 3.3.

La autoridad de Segunda Instancia fue contradictoria con la Decisión 486, incurriendo en falta grave toda vez que se debieron valorar las pruebas que demuestran el uso efectivo de la marca (ya sea este uso por el titular, licenciatario, distribuidor autorizado, etc.); sin embargo, la resolución declaró cancelada la marca por no haberse demostrado en tiempo oportuno el vínculo comercial que existe entre Societé Des Produits Nestlé S.A. y Nestlé Bolivia S.A. 3.4.

Todas las pruebas que demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA fueron aportadas dentro del plazo de 60 días contados a partir de la fecha de notificación estableciendo como licenciatario a Nestlé Bolivia S.A. ya que no existe exigencia alguna de parte de la Decisión 486 para la demostración del vínculo comercial entre el titular y el licenciatario. 3.5.

En un caso similar, correspondiente al Expediente 64667-C con las mismas pruebas aportadas, el SENAPI determinó que los medios probatorios demostraban el vínculo comercial entre las firmas Societé Des Produits Nestlé S.A. y Nestlé Bolivia S.A. y por consiguiente se probó el uso de la marca materia de cancelación, existiendo una evidente contradicción. n. 3.6.

La resolución recurrida es totalmente contradictoria con la Decisión 486 y, por tanto, la autoridad que emitió la misma incurre en grave falta, ya que como se mencionó en reiteradas oportunidades se deben valorar las pruebas que demuestran el uso efectivo de la marca; sin embargo, la resolución declara cancelada la marca porque las pruebas presentadas no contienen la marca GLORIA; pero si consta el producto leche evaporada; que se comercializa en Bolivia bajo la marca GLORIA y, por tanto, las pruebas documentales adjuntadas al expediente de cancelación demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA durante los últimos tres años anteriores a la fecha de interposición de la misma. 3.7.

La prueba aportada no solamente es verdadera y legítima sino que además cumple con los requisitos de legalización por la entidad que lo emitió, Nestlé Bolivia, y cuenta con la verificación de autenticidad de un 3 ó ( Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 43 de 53 notario quien dio fe de su veracidad, lo que determinó que la prueba fuera aceptada en Primera Instancia. 3.8.

Solicita que se requiera al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 en los aspectos pertinentes. 4. Argumentos de la contestación del SENAPI: 4.1. Los argumentos de la demandante dentro del proceso contencioso administrativo versan sobre una falta de valoración de la prueba por aspectos simplemente formales, negando dicho extremo, reiterando los argumentos expuestos en la Resolución DGE/CANC/J-099/2014. 4.2.

Se puede evidenciar que el SENAPI efectuó la valoración pertinente de toda la prueba, en cumplimiento de la normativa andina y administrativa nacional. 4.3. La demandante hace referencia impertinente a un proceso distinto, tramitado bajo Expediente 64667-C, el cual se tramita de manera separada, cuyo análisis o asimilación excedería la competencia de la autoridad jurisdiccional; sin perjuicio de ello, se advertirá que no existe contradicción alguna. 5.

Argumentos de la contestación de Gloria S.A.: 5.1. El escrito presentado por Nestlé no cumple los requisitos para ser considerado como una demanda contenciosa administrativa, pues no se individualiza qué artículos específicos o normas han sido vulneradas o mal aplicados por la autoridad y con qué actos se ha vulnerado tales normas y peor aún en su petitorio sólo se limita a señalar que "se deje sin efecto la resolución", sin especificar vía qué acto jurídico se va a dejar sin efecto. 5.2.

Si bien el SENAPI ha aceptado valorar muchas pruebas que no cumplen con las normas, lo ha hecho vulnerando lo dispuesto por el Artículo 170 de la Decisión 486 que impone un plazo de 60 días hábiles para contestar la acción de cancelación, por lo que no correspondía tomarlos en cuenta. '\ 5.3. Societé Des Produits Nestlé S.A. y Nestlé Bolivia S.A., no son la misma persona dado que ambas tienen un nombre diferente y matrícula distinta, una está constituida en Bolivia y la otra en Suiza, los activos y pasivos son diferentes así como sus derechos y obligaciones, y como sus directores. 5.4.

Los documentos presentados por Nestlé no son idóneos para demostrar un vínculo efectivo entre ambas empresas, advirtiéndose que el contrato de licencia no está registrado en el SENAPI. Además, los documentos 4 t Ji(,1, Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 44 de 53 carecen de valor legal al tratarse de fotocopias simples por lo que no se ha demostrado el uso de la marca materia de cancelación. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretará el Artículo 162 de la Decisión 486, al ser materia controvertida el uso efectuado por el licenciatario de una marca. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 165.· La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante /os tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante Jo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para /os cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de /os productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de /os cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de /os productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de /os productos o servicios y /as modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comercia/es, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de /as mercancías identificadas con la marca, entre otros. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artícu/o 162. -El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. 5 A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia." 5 6 /1 �- Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 45 de 53 C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello 1.1. En el presente caso, Gloria S.A. solicitó ante el SENAPI la cancelación de la marca GLORIA, registrada a favor de Societé des Products Nestlé, para distinguir leche evaporada de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que no había sido usada por su titular durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de presentación de la solicitud. 1.2.

En tal sentido, corresponde desarrollar las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por falta de uso de una marca. Además, se determinarán los requisitos del uso de la marca por un licenciatario o un autorizado para ello; siguiendo para ello la línea jurisprudencia! desarrollada por el Tribuna1 3.

Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 1.3. Los Artículos 165 a 170, con excepción del Artículo 1694 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: A. Legitimación para adelantar el trámite 1.4.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la oficina nacional competente. 1.5. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de Ver a modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 21-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, 1OO-IP-2013 del 25 de junio de 2013, 86-IP-2013 del 16 de julio de 2013.

El Artículo 169 de la Decisión 486 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 6 /¡'<--fí.t., Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 46 de 53 registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "(...) En resumen, se encuentra legitimada para accionar "la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada" (Proceso 15-IP99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. "5 B. Oportunidad para adelantar el trámite 1.6.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. C. Falta de uso de la marca 1.7.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.8.

En el Artículo 165 de la Decisión 486 se hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: a) La licencia de uso de la marca 1.9.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.6 1.1O.

Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 131-IP-2007 del 26 de octubre de 2007. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 86-1 P-2013 del 16 de julio de 2013. 7 b Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 47 de 53 marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.7 1.11.

La licencia de la marca, se encuentra regulada en Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. 8 1.12.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El Artículo 163 de la Decisión 486 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre Propiedad Industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. 9 1.13.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. b) La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado 1.14. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: "Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen b 7 Ibídem. 8 Ibídem. 9 Ibídem. 8 Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 48 de 53 jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrase, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial.

Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos"1 º. 1.15.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.11 1.16. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.17.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos \ 10 MARTÍN ARESTI, Pilar.

La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En Las Marcas y la Distribución Comercial. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, 2011. p. 20. 11 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 86-IP-2013 del 16 de julio de 2013. 9 Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 49 de 53 o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado" ". 12 1.18.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. 1.19.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: (i) La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el Juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

(ii) La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializa en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1.20.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, 12 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 22-IP-2005. de 28 de º abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1207, de 16 de junio de 2005. 10 () 'f Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 50 de 53 normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344". 13. 1.21.

El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con la naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 1.22.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

D. Carga de la prueba. La prueba del uso 1.23. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca. 1.24.

En el mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la 13 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 17-IP-95 de fecha 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 199, de 26 de enero de 1996. 11 ó Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 51 de 53 regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 1.25.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la oficina nacional competente o el Juez nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. E. Causales de justificación para el no uso de la marca 1.26.

El Artículo 165, párrafo cuarto, de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: (i) (ii) Fuerza mayor. Caso fortuito. 1.27. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales, impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la oficina nacional o el Juez, en su caso.

F. Procedimiento 1.28. El Artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la oficina de registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: (i) (ii) (iii) (iv) Presentación de la solicitud. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. 1.29. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. G. Efectos de la cancelación de la marca por no uso 1.30.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 1.31. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole de conformidad con el Artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de 12 6 Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 52 de 53 preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. 1.32.

En virtud a lo anterior, se deberá verificar si la marca materia de cancelación ha sido usada en el mercado por persona autorizada de manera real y efectiva, en el modo y la cantidad que normalmente corresponde a los productos que identifica o; si por el contrario, existe alguna de las causales que justifican el no uso de la misma. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 897/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. t (j ¡ G{;(� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA \ \ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 13 Proceso 470-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 53 de 53 \ Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14