Año XXXIV – Número 2951 Lima, 8 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 282-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 005232015-0-1801-JR-CA-24.

Referencia: Signos involucrados: ABLTACROMIN (denominativos) y CROMIN / CROMIN-S (denominativos) PROCESO 283-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00089. Referencia: Signos involucrados: SPLENDID (mixto) y SPLENDA (denominativo y mixto) PROCESO 292-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00135. Referencia: Marca involucrada: PARADORES (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/03/2017 2 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 282-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00523-2015-0-1801-JR-CA-24.

Referencia: Signos involucrados: ABL TACROMIN (denominativos) y CROMIN / CROMIN-S (denominativos) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 523-2015-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 00523-2015-0-1801-JR-CA-24.

El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. 1 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2. 08/03/2017 3 de 45 Demandante: LABORA TORIOS ANDRÓMACO S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) Hechos relevantes 2.1. El 14 de mayo de 2013, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., DE CHILE (en adelante ANDRÓMACO) solicitó el registro del signo ABLTACROMIN (denominativo)1 para proteger productos comprendidos en la Clase 5 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diaño Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones. 2.3. El 5 de febrero de 2014, mediante Resolución 002050-2014/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos negó de oficio el registro del signo solicitado por la existencia previa de las marcas denominativas CROMIN3 y CROMIN-S4 registradas en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 27 de febrero de 2014, ANDRÓMACO, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 002050-2014/DSD-INDECOPI. 2.5. El 1O de octubre de 2014 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 3620-2014/TPI-INDECOPI, por la cual confirmó la Expediente No. 532842-2013/DSD. 2 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias: preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales: emplastos, material para apósitos: material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 3 Certificado 87896.

Protege antibióticos, antihemorrágicos, hemostáticos, cicatrizantes, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes, alimentos para bebés; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos. 4 Certificado 30765.

Protege productos farmacéuticos y demás productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 4 de 45 Resolución 2050-2014/DSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado ABLTACROMIN (denominativo). 2.6. El 19 de enero de 2015, ANDRÓMACO presentó, demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 3620-2014/TPI-INDECOPI. 2.7.

El 25 de marzo de 2015 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.8. El 7 de diciembre de 2015, El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho, resolvió declarar fundada la demanda contencioso administrativa, en consecuencia, anular la resolución 3620-2014/TPI­ INDECOPI y ordenó a dicha institución emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado. 2.9.

El 28 de diciembre de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Ocho. 2.1O. El 18 de mayo de 2016, la Corte Superior de Justicia de Lima. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, mediante auto signado como resolución Doce, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa ANDRÓMACO en su demanda manifestó que: 3.1. La resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual ha sido formulada de manera errónea, toda vez que establece que entre el signo solicitado ABLTACROMIN y las marcas CROMIN y CROMIN-S existe riesgo de confusión. 3.2. Observados los signos en conflicto de manera sucesiva, los mismos se presentan de manera totalmente diferente en su aspecto de conjunto, con lo cual el consumidor podrá distinguir que se trata de signos completamente distintos, ya que existe diferencia en los prefijos, diferencia de silabas, y de la sílaba tónica, diferencia de secuencias de vocales y consonantes. 3.3.

La partícula "ABL" que conforma el signo ABLTACROMIN goza de un alto nivel de distintividad, toda vez que no existen otras marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que la utilicen en la composición de sus marcas. 3.4. Es titular de una familia de marcas, conformada por la partícula "ABL", de acuerdo al siguiente detalle; 3 GACETA OFICIAL Marcas registradas ABLDOXAVIT ABLD'VIDA ABLDIEVAL ABLDEVIDA ABLDOXASIL ABLRIBOTEX ABLMESAX ABLFLORELL ABLMIGROL ABLPOEME ABLMETRANS ABLPROXIMA ABLALONDRA 08/03/2017 5 de 45 Certificado 193121 192199 191612 178049 160630 193120 191615 190484 190483 190481 190485 191586 170005 3.5.

En este sentido, se ha demostrado tener derechos anteriores y reconocidos sobre la partícula ABL. 4. Argumentos de Administrativa la contestación a la Demanda Contencioso El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1. Existe inconsistencia en la demanda contencioso administrativa planteada, toda vez que ANDRÓMACO impugnó la resolución administrativa expedida por el Tribunal alegando que ésta es nula en tanto los signos en conflicto no son susceptibles de generar riesgo de confusión en los consumidores. 4.2.

Es importante tomar en cuenta que el fin de la norma es proteger el interés público de los consumidores por.sobre el interés privado, respecto de la coexistencia de marcas idénticas o semejantes, y se menoscabe con ellos, su derecho a la libre elección de mercaderías. 4.3. Si bien el signo solicitado incluye la partícula ABLTA en su conformación, en este la partícula CROMIN se encuentra individualizada, la misma resulta idéntica a la denominación CROMIN que conforman las marcas registradas, lo que inducirá a los consumidores a pensar erróneamente que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas. 4.4.

Debido a que los signos confrontados comparten el término CROMIN, aunada al hecho que distinguen productos idénticos, los signos resultan confundibles. 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 6 de 45 4.5. El argumento de la titularidad de una familia de marcas resulta improcedente, toda vez que dicho argumento no fue planteado al momento de impugnar la resolución de primera instancia, ya que la demandante se refirió únicamente al riesgo de confusión existente entre los signos en conflicto. 4.6.

Admitir el argumento de la existencia de una familia marcarla, implicaría atentar contra el debido proceso en perjuicio del INDECOPI, pues se estaría disponiendo la nulidad de la resolución del Tribunal en virtud de un argumento que no fue evaluado y sobre el cual no tuvo opción de dirigir su pronunciamiento. 4.7. La resolución del Tribunal del INDECOPI se encuentra debidamente sustentada tanto en cuestiones de hecho y de derecho, por lo que el fallo emitido ha sido debidamente motivado, debiendo declararse infundada la demanda. 5.

Argumentos de la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Mercado, a través de sentencia signada con resolución Ocho, de 7 de diciembre de 2015, en lo principal señaló que: 5.1. De la revisión de los actos administrativos, la demandante si alegó de manera clara y oportuna la posible existencia de una familia de marcas a su favor, no hallando respuesta alguna por parte del Tribunal del INDECOPI en lo que respecta al mencionado asunto. 5.2.

La figura de la familia de marcas es relevante en el análisis de riesgo de confusión, puesto que, de hallarse dicho rasgo distintivo común en la formación de un signo solicitado a registro, podría dar lugar a que los consumidores consideren al nuevo signo como una variación más de los signos del titular y, en consecuencia, asuman que todos ellos provienen de un mismo origen empresarial. 5.3.

Se evidencia que el Tribunal del INDECOPI al no pronunciarse sobre una pretensión relevante para el análisis de la cuestión controvertida sometida a su conocimiento (determinación del riesgo de confusión), emitió un pronunciamiento con vicios en su motivación que vulnera el derecho al debido proceso de la recurrente. 6. Argumentos expuestos en el recurso de apelación El INDECOPJ, en el recurso de apelación presentado señaló en lo principal que: 5 GACETA OFICIAL 08/03/2017 7 de 45 6.1.

La sentencia apelada, incurre en error al haber emitido un pronunciamiento extra petita, vulnerando el principio de congruencia procesal, el derecho de defensa de nuestra parte y el debido proceso. 6.2. Atendiendo a lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la sentencia emitida, por haberse emitido en contravención al principio de congruencia. 6.3.

Contrariamente a lo señalado en la sentencia, la supuesta configuración de una familia de marcas a favor de la demandante, no hubiera influido en el sentido del pronunciamiento emitido, si se toma en cuenta que la confusión entre los signos se origina porque comparten un término común, que no se encuentra presente en ninguna otra marca registrada a favor de terceros y que constituye el único elemento denominativo de las marcas previamente registradas.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a). Procede la interpretación solicitada5. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas.

Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. La familia marcarla. 2. 3. 4. 5. Adicionalmente, se solicitó el pronunciamiento sobre los siguientes aspectos ¿Qué criterios se deben tener en cuenta al analizar el riesgo de confusión entre signos denominativos cuando comparte un sufijo común? ¿ Cómo analizar el riesgo de confusión de signos denominativos, cuando una partícula del signo configura una familia de marcas (ABL)? 6. 7.

D. 5 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;, r 6 GACETA OFICIAL 1. 08/03/2017 8 de 45 lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo ABLTACROMIN (denominativo) y las marcas denominativas registradas CROMIN y CROMIN-S. son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 1.2. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )".

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6• 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la presente controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o 6 Se destacan tas siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 9 de 45 indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al 7 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Jusücia de la Comunidad Andina en múlüples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 10 de 45 apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.9.

En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo ABLTACROMIN (denominativo), solicitado, con las marcas denominativas registradas CROMIN y CROMIN­ S, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o conceptoª. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: 9 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo;

O, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 8 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 9 /bid. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 11 de 45 2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas 10: 2.3.1 Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2 Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3 Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.5 Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 11 Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ó/ogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.3.6 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.3. 7 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 10 Estas mglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: lnterpmtación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-lP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013. 11 RAE: unidad mlnima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.;

Terr. en Enterráis. 12 Proceso 308-IP·2015. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 12 de 45 2.3.8 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 13 2.4 En el presente asunto, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 14: 2.4.1 Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2 Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3 Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4 Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5 Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcarlo. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6 Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1 Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 13 Ibídem. 14 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 13 de 45 2.4.6.2 Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3 Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la autoridad deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto. 3 Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas 3.3 Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 3.4 El examen de los signos que amparan productos destinados a la salud humana y animal, merecen mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Por lo tanto, en estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 15 3.5 Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaría, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad16 • 3.6 Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos17• 3. 7 Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y 1s Proceso 8-IP-2013. 16 lbidem. 17 lbfdem. 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 14 de 45 análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de tumo18• 3.8 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas19. 3.9 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente2º. 3.1 O De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del signo ABLTACROMIN (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados temas tan sensibles como la salud y la vida. 4 Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 4.1.

Es común que signos que identifican productos farmacéuticos estén compuestos por términos de uso común, sean estos prefijos o sufijos. Por lo antes expuesto, se analizará lo relacionado a las partículas de uso común dentro de las marcas farmacéuticas. 18 Proceso 30-IP-2000. 19 Proceso N º 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en fa Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 765, de 27 de febrero de 2002. 20 Proceso 183-IP-2011. 13 GACETA OFICIAL 08/03/2017 15 de 45 4.2.

En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación21 • 4.3 En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia "la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca22 • 4.4 Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente23 • 4.5 En atención a todo lo expuesto, se deberá determinar si entre los signos en conflicto, existen partículas de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y en caso de haberlas, las mismas no serían tomadas en cuenta al momento de realizar un cotejo marcario. 5 La familia marcaria 5.1.

ANDRÓMACO sostiene que es titular de una familia de marcas, conformada por la partícula ABL, ya que es titular de varias marcas que contienen dicho término registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el signo solicitado ABLTACROMIN, sería parte de su familia marcaria. 5.2. Este Tribunal define a la familia de marcas como un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona 21 Proceso 30-IP-2000. 22 Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998 de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET. 23 Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.0.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA. 14 GACETA OFICIAL 08/03/2017 16 de 45 con un mismo origen empresarial, entendiendo que provienen del mismo titular. 24 5.3 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante25. 5.4 El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común26. 5.5 Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión27. 5.6 Por otro lado, la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. 2a 5.7 Por tal razón, "el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común"29• 5.8 En relación con lo anterior, en el presente caso, se deberá determinar si ANDRÓMACO es titular de una familia de marcas cuyo elemento común es la partícula ABL. 24 Revisar Proceso 12-IP-2014. 2s Revisar Proceso 22-IP-2013. 2s Revisar Proceso 53-IP-2013. 27 Revisar Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N º 912 de 25 de marzo de 2003. 2e Revisar Proceso 88-lP-2015. 29 Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N º. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa. 15 GACETA OFICIAL 6 08/03/2017 17 de 45 Respuesta a las preguntas del consultante. 6.1.

¿Qué criterios se deben tener en cuenta al analizar el riesgo de confusión entre signos denominativos cuando comparten un sufijo común? La respuesta a la inquietud del consultante se encuentra desarrollada en los puntos 1 y 2 de la presente interpretación. 6.2. ¿Cómo analizar el riesgo de confusión de signos denominativos, cuando una partícula del signo configura una familia de marcas (ABL)? La respuesta a la inquietud del consultante se encuentra desarrollada en el punto 5 de la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00523-2015-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. �ti� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ·Apac 16 GACETA OFICIAL 08/03/2017 18 de 45 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ----- Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 08/03/2017 19 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 283-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00089 Referencia: Signos involucrados: SPLENDID SPLENDA (denominativo y mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros (mixto) y VISTOS: El Oficio 2369, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00089; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: COLOMBINA S.A. 1 GACETA OFICIAL Demandado: 2. Tercero interesado: Hechos relevantes 08/03/2017 20 de 45 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. MCNEIL NUTRITIONALS LLC. 2.1. El 27 de abril de 2009, COLOMBINA S.A. solicitó el registro de la marca SPLENDID (mixta) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 1 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 605, MCNEIL NUTRITIONALS LLC. (en adelante, MCNEIL), presentó oposición fundamentada en la solicitud de sus marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) para las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con la siguiente información: Marca 1 Tipo de signo Expediente iclase(s)II Productos AZÚCAR, ENDULZADORES DE AZÚCAR DE BAJAS 6P�_!!;

SPLENDA 08 119164 30 CALORÍAS, SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR. AZÚCAR Y DERIVADOS 1 SPLENDAI Denominativa los os4392 IEJ DEL AZÚCAR, ENDULZANTES DE 2 Expediente interno 09-42278 Edulcorantes artificiales. 1 2 GACETA OFICIAL 1 Marca 1 Tipo de signo 08/03/2017 Expediente ic1ase(s)II DCJDD SPLENDA SPLENDA c'.pk,u.lu,, cSplcn'!!v 08 124263 08 118651 SPLENDAI Denominativa 06 081140 1 1 SPLENDA cSpl��'!!v 08 118658 5 5 ID 30 21 de 45 Productos BAJAS CALORÍAS, SUSTITUTOS DEL AZÚCAR.

ENDULZADORES DE AZÚCAR DE BAJAS CALORIAS O SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR. 1 ENDULZADORES DE AZÚCAR DE BAJAS CALORÍAS O SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR. UN ENDULZANTE BAJO EN CALORÍAS. AZÚCAR, ENDULZADORES DE AZÚCAR DE BAJAS CALORÍAS O SUBSTITUTOS DEL AZÚCAR. 2.3. El 11 de diciembre de 2009, mediante Resolución 63679, la Directora de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada por MCNEIL y denegar el registro del signo SPLENDID (mixto). 2.4.

El 14 de enero de 2010, COLOMBINA S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 63679. 2.5. El 25 de marzo de 201O, mediante Resolución 15816, la Directora de Signos Distintivos (e), al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 63679. 2.6. El 26 de octubre de 2010, mediante Resolución 58244, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 63679. 3 GACETA OFICIAL 08/03/2017 22 de 45 2.7.

COLOMBINA S.A. 3, interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 63679, 15816 y 58244. 2.8. El 23 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por COLOMBINA S.A. 3.1. COLOMBINA S.A., es titular en Colombia de la marca SPLENDID (mixta)4 para amparar productos de la Clase 30 5 de la Clasificación Internacional de Niza que guarda estrecha conexión competitiva con los edulcorantes solicitados para la Clase 1. 3.2. La marca SPLENDID posee una larga trayectoria en el mercado colombiano y por lo tanto goza de suficiente reconocimiento y distintividad. 3.3.

Se denegó el registro del signo SPLENDID (mixto) para la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, por la existencia de la marca SPLENDA para productos de la Clase 5, solicitada el 16 de agosto de 2006, cuando SPLENDID de COLOMBINA S.A. para la Clase 30 fue concedido en el año 1993, por lo que gozaba de un mejor derecho. 3.4. La solicitud de registro del signo SPLENDID (mixto) fue solicitado en virtud del derecho prioritario del que goza COLOMBINA S.A. respecto de su marca para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que "edulcorantes artificiales" y "galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería, confitería, bizcochos entre otros" tienen conexidad competitiva. 3.5.

La marca SPLENDID para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de COLOMBINA S.A. fue cancelada parcialmente, excluyéndose de su cobertura principalmente "azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar" en razón de lo cual se concedió el registro de la marca SPLENDA a favor de MCNEIL, y 3 De la revisión del expediente no reposa la fecha de presentación de la demanda de nulidad. 4 Certificado 192208.

Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería. Marca cancelada parcialmente mediante Resolución 28226 de 2007, 2693 de 2008 y 10982 de 2009. 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 23 de 45 erróneamente ahora dicha marca representa un obstáculo para que se otorgue el registro de SPLENDID (mixto). 3.6. La autoridad jamás debió conceder el registro de las marcas SPLENDA por existir conexión competitiva con SPLENDID. 3.7.

Al ser improcedente la concesión inicial del registro de la marca SPLENDA, el Consejo de Estado debe ordenar la inscripción del signo solicitado SPLENDA (mixto) para la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC 4.1. La SIC no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. 4.2.

Se denegó la solicitud de registro del signo SPLENDID (mixto) al estar incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por la existencia de los signos SPLENDA (denominativos y mixtos) previamente solicitados. 4.3. Los signos confrontados SPLENDID (mixto) y SPLENDA (denominativos y mixtos), analizados en su conjunto, son confundibles, por lo que fue procedente analizar la conexión competitiva entre los productos, encontrándose que el signo solicitado, pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los productos de las marcas previamente solicitadas. 4.4.

No es procedente argumentar un mejor derecho sobre la marca SPLENDID o hablar de derechos adquiridos para poder registrar su signo en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza para "edulcorantes artificiales", por el simple hecho de poseer registros para una clase diferente y que identifican productos distintos a los que se pretenden registrar con la nueva solicitud. 5.

Argumentos de la contestación por parte de MCNEIL 5.1. En consideración a que la SIC había objetado el registro de la marca SPLENDA por la existencia de las marcas SPLENDID (denominativa y mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo los certificados 128090 y 192208 registradas a nombre de COLOMBINA S.A., MCNEIL planteó en su contra acciones de cancelación por falta de uso. 5.2.

Luego del trámite de cancelación correspondiente, se canceló parcialmente la marca SPLENDID (denominativa) inscrita bajo el 5 GACETA OFICIAL 08/03/2017 24 de 45 certificado 128090, excluyéndose de sus productos: "pastelería, pan, bizcochos, tortas, harinas y preparaciones hechas de cereales, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, pimienta, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo" y quedando vigente para: "toda clase de confitería y dulcería", cuya Resolución quedó en firme al no haberse planteado acción de nulidad en su contra. 5.3.

Respecto de la marca SPLENDID (mixta) bajo el certificado 192208, está fue también cancelada parcialmente, excluyéndose de su protección: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo", quedando vigente para: "harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería". 5.4.

Fundamentado en el derecho de preferencia contemplado en el Artículo 168 de la Decisión 486, MCNEIL solicitó el registro de las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) para amparar productos de la Clase 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales fueron objeto de oposición por parte de COLOMBINA S.A., las que se declararon infundadas por parte de la autoridad y fueron concedidas a registro. 5.5.

MCNEIL si ostenta derecho sobre la marca SPLENDA para identificar "endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar'' para las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.6. Cuando la SIC denegó la solicitud de registro del signo SPLENDID (mixto) tuvo en consideración la existencia de las marcas de MCNEIL. 5.7.

El signo SPLENDID (mixto) es irregistrable para la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza dada la existencia de las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) de MCNEIL. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 de la Decisión 4866 de la 6 "Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o seNicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o seNicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 25 de 45 Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), al tratarse el caso interno sobre irregistrabilidad por confusión de un singo. 2. No se analizarán los artículos 134, 154 y 155 de la Decisión 486, ya que en el caso en análisis no se revisará el tema de los requisitos de una marca ni los derechos que confiere una marca a su titular.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. c) los sonidos y tos olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en tos apartados anteriores.".

(...) "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comercia/es, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercia/izar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comercia/es, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 26 de 45 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Comparación entre signos mixtos. 4. Conexión competitiva entre productos de las clases 1, 5 y 30. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1. 1.

Como en el proceso interno se discute si el signo SPLENDID (mixto) es confundible con las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) por lo que es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, come;> así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee8. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 397-IP-2015. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 27 de 45 1.4. En cuanto al riesgo de asociac,on, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica9. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 10. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos11: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. 9 Ibídem. 10 Ibídem. 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 28 de 45 No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 1.6.5.

De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo SPLENDID (mixto) y las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) se abordará en este acápite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 29 de 45 diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 12 entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 11 GACETA OFICIAL 3. 08/03/2017 30 de 45 Comparación entre signos mixtos 3.1.

En consideración a que el signo solicitado SPLENDID y las marcas opositoras SPLENDA son mixtas, se analizará este tema. 3.1. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.2.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 13 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP2015 de 20 de julio de 2015, p. 1O. 14 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 12 ó/ e ¡- GACETA OFICIAL 08/03/2017 31 de 45 3.2.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos15. 4. Conexión competitiva entre productos de las clases 1, 5 y 30 4.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado SPLENDID (mixto), para amparar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas), para las Clases 5 y 30, por lo que es preciso analizar este tema. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 16 4.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 17 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 15 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 16 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 151. - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 17 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 GACETA OFICIAL a) 08/03/2017 32 de 45 Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 18 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines19, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 20 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la 18 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 19 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 20 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 14 GACETA OFICIAL 08/03/2017 33 de 45 complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.2 1 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro22.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se 21 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 22 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. MICROECONOMÍA".

(Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books. gooqle.com.edbooks?id=ld8168bW3eoC&pg=P A24 7&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 GACETA OFICIAL 08/03/2017 34 de 45 requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 23 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00089, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estat 6 del Tribunal. / ·.. �,. et(� G Cecilia Luisa Ay�teros MAGISTRADA -- --- ------ Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 GACETA OFICIAL 08/03/2017 35 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 292-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00135 Referencia: Marca involucrada: PARADORES (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2524, recibido el 7 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales e) y g) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00135; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. 1 I r GACETA OFICIAL Demandado: 2. 08/03/2017 36 de 45 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos relevantes 2.1. El 27 de mayo de 2011, PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., (en adelante) PARADORES DE TURISMO, solicitó el registro del signo PARADORES (mixta) 1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 432 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

PARADORES 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 630, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 20 de marzo de 2012, mediante Resolución 0014903, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió negar el registro del signo PARADORES (mixta) por descriptiva. 2.4.

El 13 de abril de 2012, PARADORES DE TURISMO presentó recurso de apelación contra la Resolución 0014903. 2.5. El 19 de noviembre de 2012, mediante Resolución 00069385, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 0014903 de 20 de marzo de 2012. 2.6. El 5 de marzo de 2013, PARADORES DE TURISMO interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 0014903 y 00069385 que negaron el registro del signo solicitado. 2.7.

El 30 de marzo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Expediente interno 2011 - 065903. 2 /1 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 37 de 45 interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal e) y g), y 278 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda de nulidad formulada por PARADORES DE TURISMO: 3.1. El signo solicitado a registro PARADORES (mixto), cumple con los presupuestos señalados en la normativa, ya que consiste en una combinación caprichosa de palabra y diseño, que precisamente, debido a esa especial, novedosa y distintiva mezcla, hacen que el signo se encuentre dotado de características esenciales de susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. 3.2.

La solicitud de registro se encuentra provista tanto de capacidad distintiva intrínseca, como extrínseca, formando un signo evocativo. 3.3. El signo PARADORES no es descriptivo respecto de los servicios que pretender distinguir, pues al formular las preguntas ¿Cuál es el servicio? y ¿Cómo es? las respuestas no indican el servicio que se pretende distinguir. 3.4.

El signo PARADORES, ha sido registrado como marca en otros países de la Comunidad Andina como Bolivia, Ecuador y Perú en donde rige la misma normativa andina en materia de derecho marcario. 3.5. La soberanía de cada país, sumado al principio de territorialidad al cual se encuentran circunscritos los derechos derivados del otorgamiento de un registro marcario, no son excusa para desconocer que tal derecho comunitario, es un derecho único y de aplicación uniforme para todos los países miembros. 3.6.

El consumidor al encontrarse con la expresión PARADORES no lo relacionará de forma directa a un hotel o restaurante, todo lo contrario, se exigirá trabajo intelectual y esfuerzo imaginativo par conocer que tal signo distingue precisamente hoteles, y, en consecuencia, corresponde a un signo de naturaleza enteramente evocativa, más no descriptivo como equivocadamente lo sostiene la entidad demandada. 4. \: L__-j Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC: 4.1.

La función principal de los signos distintivos, es la de identificar los diversos productos, servicios o actividades económicas que intervienen el mercado, de manera tal que permita a su titular, individualizarlos frente a los demás empresarios. 3 GACETA OFICIAL 08/03/2017 38 de 45 4.2. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han calificado los signos como descriptivos cuando informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o servicios que buscan identificar. 4.3.

La irregistrabilidad de marca por descriptividad o genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación descriptiva o genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otro, puede ser registrado como marca, puesto que, es aceptable el registro de signos compuestos por nombres genéricos o descriptivos, siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos y/o servicios que ha de protegerse con la marca. 4.4.

El signo solicitado es la expresión PARADORES, denominación que indica el servicio que se va a ofrecer, pues PARADOR es un hostal o una hostería, por lo que el consumidor al observar dicho signo en el mercado deducirá rápidamente y sin esfuerzo mental alguno, las calidad y cualidades del servicio, que en este caso son restauración (alimentación) y hospedaje temporal. 4.5.

En caso de permitir el registro del sigo PARADORES, se le otorgaría al solicitante una ventaja competitiva frente a los demás empresarios, toda vez que el titular del registro marcario estaría facultado para impedir el uso de dichas expresiones a cualquier operador económico del mercado. u 1 /! B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales e) y g) y 2783 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 "Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 39 de 45 2.

Procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales e) y g). No corresponde la interpretación del Artículo 278, ya que el mismo se refiere al Sistema de administración comunitaria. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Signos compuestos por palabras descriptivas y de uso común. La marca débil.

Signos evocativos Autonomía de las oficinas nacionales competentes D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. El Artículo 134 de la Decisión 486 establece que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 1.2.

La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para e) describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos. características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual g) del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;" L "Artículo 278.- Los Países Miembros. con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria. se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer. propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino. / 5 GACETA OFICIAL 08/03/2017 40 de 45 1.3.

Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.4.

De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.4 1.5.

En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si la frase PARADORES (mixto), cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) de la referida Decisión. 2. Signos compuestos por palabras descriptivas y de uso común. La marca débil 2.1.

La SIC afirmó que el signo solicitado PARADORES (mixto) está compuesto por una palabra genérica y descriptiva. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de signos marcarios. 2.2. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.5 2.3.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.6 L ti) f; l 5 6 Proceso 88-IP-2014 Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2106. Ibídem. 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 41 de 45 2.4.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.7 2.5. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.8 2.6.

El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

(...)" g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (... )" 2.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.9 u \, (9 2.8. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 43 Ibídem. 8 Ibídem. 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. lct 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 42 de 45 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.

Signos evocativos 3.1. La SIC consideró que el término PARADORES, podría sugerir la idea de hostal o una hostería, por lo que el consumidor al observar dicho signo en el mercado deduciría sin un mayor esfuerzo mental, las calidad y cualidades del servicio, que en este caso son restauración (alimentación) y hospedaje temporal. 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo10. 3.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 11 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 12 G �' 3.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del término PARADORES y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. -, 6 10 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 11 Ibídem. 12 Ibídem. 8 /7 ¿j,I GACETA OFICIAL 4. 08/03/2017 43 de 45 Autonomía de las oficinas nacionales competentes El solicitante, argumentó ser titular de la marca PARADORES en otros países de la Comunidad Andina. 4.2.

Respecto al tema de la autonomía de las Oficinas Nacionales, es pertinente referirse a lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008.13 4.3. Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 4.4.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro."14 4.5. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 4.6. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones \ 1� 13 "El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones". 14 Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 44 de 45 expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares."15 4.7.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite."16 4.8. La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto."17 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00135, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LUlÁ.teros MAGISTRADA 15 Ibídem. 16 Ibídem. 17 Ibídem. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 ÍI ', ' 45 de 45 / ) i Herna '. - ¡¿¡ ) 1-- er'o"tambrano STRADO \ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11