Año XXXIV – Número 2961 Lima, 10 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 463-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 11001-3103009-2011-00170-01. Referencia: Infracción Derechos de Propiedad Industrial marca ECONOTAXI PROCESO 479-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00164. Referencia: Marca MONGOL (denominativa) PROCESO 486-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00093. Referencia: Diseño Industrial: CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES Para nosotros la Patria es América 10/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 463-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001-3103- 009-2011-00170-01 Referencia: Infracción Derechos de Propiedad Industrial marca ECONOTAXI Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio C-1542 de 1 O de septiembre de 2015, recibido por este Tribunal el 11 de septiembre del mismo año, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, literales a), d) y g); 135, literales a), d), f) y j); 155 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. \ t A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: METROKIA S.A. Demandado: CINASCAR DE COLOMBIA S.A. GACETA OFICIAL 2. 10/03/2017 3 de 39 Hechos relevantes 2.1. El 25 de febrero de 2004, la sociedad METROKIA S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud para el registro como marca el signo EKOTAXI (denominativo) para identificar productos de la Clase 12 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El día 26 de agosto de 2004, mediante Resolución 20497, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió por el término de 1O años a favor de METROKIA S.A. la marca EKOT AXI para identificar los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 18 de enero de 2010, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. (en adelante, CINASCAR) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca el signo ECONOTAXI para identificar "vehículos automotores, aparatos de locomoción terrestre, aérea, acuática, entre otros." comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional. 2.4.

El 25 de octubre de 201 O, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 57418, negó a CINASCAR el registro como marca del signo ECONOT AXI. 2.5. METROKIA S.A., inició proceso ordinario por Infracción de Derechos Marcarios, con base en el uso indebido de la marca registrada ECONOTAXI y la confusión que se presenta con el signo EKOTAXI utilizado indebidamente por CINASCAR. 2.6.

Como consecuencia de la competencia residual para conocer sobre el asunto, el 26 de marzo de 2015, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, conoció del proceso y mediante providencia negó las excepciones propuestas por CINASCAR y declaró que la demandada había incurrido en infracción marcaria, por el uso de la marca ECONOTAXI, y condenó a pagar la indemnización de perjuicios en favor de METROKIA S.A. y las costas del proceso.

L o 2.7. El 13 de abril de 2015, METROKIA S.A., interpuso Recurso de Apelación contra el numeral cuarto de la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá. 2.8. Por su parte, el 14 de abril de 2015, CINASCAR presentó Recurso de Apelación en contra de la Sentencia del 26 de marzo de 2015, en la cual se declaró que CINASCAR incurrió en infracción marcaría y como 'Clase 12: vehículos; aparatos de locomoción terrestre 2 GACETA OFICIAL 10/03/2017 4 de 39 consecuencia se condenó al pago de perjuicios a favor de METROKIA S.A. 2.9.

El 29 de julio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, literales a), d) y g), 135, literales a), d), f) y j), 155 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación La sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A., en su escrito de Apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. El juez aplicó los criterios propios de los estudios de registrabilidad de marcas, en lugar de realizar un examen a la luz de los presupuestos de infracción de marcas, lo que significa que el análisis adelantado por el operador judicial se debió basar en pruebas contundentes aportadas por la parte demandante, en las cuales se debe demostrar el supuesto de hecho en el que exista similitud entre los signos en conflicto que generaría riesgo de confusión. 3.2.

El juez consideró erróneamente que la prueba de la confusión en el mercado no es un presupuesto para que se configure la infracción de marcas, de manera que, al conceder una protección automática, por considerar que los signos presentaban semejanzas, bajo un régimen de responsabilidad objetiva, no encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico andino, ni en la jurisprudencia, pues es claro que cuando se trata de signos similares, para productos iguales o similares, la "prueba de la confundabilidad es indispensable 3.3.

Se dio un alcance errado al concepto de marca débil, pues no tuvo en cuenta los parámetros que la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha indicado frente a las marcas evocativas, y sobre todo, en cuanto a que, estas tienen un nivel más bajo de protección frente a las marcas que son totalmente de fantasía, por lo que sólo se protegen frente a la reproducción total del signo. 4.

Argumentos de la contestación en el Recurso de Apelación Del correspondiente análisis realizado al expediente no desprende contestación alguna por parte de METROKIA S.A. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 literales a), d) y g), 135 literales a), d), f) y j), 155 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 b GACETA OFICIAL 10/03/2017 5 de 39 No procede la interpretación de los Artículos 134 Literales a), d) y g; 135 a), d), f) y j); y, 169 de la citada norma por no tener relación y aplicación al caso concreto.

Por lo tanto, procede la interpretación del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 por ser aplicable a la controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción por el uso de un signo idéntico o similar al registrado. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción por el uso de un signo idéntico o similar al registrado 1.1. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial por parte de METROKIA S.A. por la utilización indebida de su marca ECONOTAXI por parte de CINASCAR al ser confundible con su marca registrada EKOTAXI. 1.2.

El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.3. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. 2 "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento. los siguientes actos.

(..) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 4 10/03/2017 GACETA OFICIAL 6 de 39 1.3.2.1.

En el campo registra!: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable. 1.3.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: Sujetos activos.

Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del Artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del Artículo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el Derecho de Propiedad Industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. 1.5. Respecto al uso indebido de un signo idéntico o similar a una marca registrada el Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Sujeto activo Supuesto 1 Sujeto pasivo Es titular de Usa la marca una marca que directamente sobre productos.

Resumen del supuesto Marca protegida para productos 5 {; GACETA OFICIAL Supuesto 11 Supuesto 111 10/03/2017 distingue productos. Es titular de Usa la marca una marca que sobre productos vinculados a los distingue servicios. servicios que distingue la marca protegida. Es titular de Usa la marca una marca que sobre envases, distingue envolturas, productos o embalajes o servicios. acondicionamiento s de productos. 7 de 39 aplicada sobre productos.

Marca protegida para servicios aplicada sobre productos. Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 1.6. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos o servicios con un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Acción por infracción por el uso de un signo idéntico o similar al registrado 1.7. El literal d) del Artículo 155 prevé que el legítimo titular de una marca pueda impedir a cualquier tercero -que no cuente con la correspondiente autorización-, utilice en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada en relación con cualquier producto o servicio que esta proteja, bajo la condición de que tal uso genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.8.

Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplado en el literal d) del Artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente: 1.8.1. El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. '�----� a) La conducta se califica mediante el verbo "usar", por lo tanto, 6 GACETA OFICIAL 10/03/2017 8 de 39 se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida como por ejemplo el uso en publicidad, la identificación de una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas. b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privada. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.8.3.

Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, para distinguir productos o servicios idénticos, se presumirá el riesgo de contusión. 1.9. Por tanto un signo que se esté usando en el comercio sin la debida autorización puede afectar el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca registrada para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda inducir al consumidor a error es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo usado en el comercio sin la debida autorización puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. 7 GACETA OFICIAL 10/03/2017 9 de 39 b) Si los productos y/o serv1c1os cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir3. Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras sobre la presunta infracción. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.1O. Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes criterios: 1.10.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.10.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. \ 1-J 3 4 Proceso 512-IP-2014. de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTJN". Proceso 89-/P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso. "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 GACETA OFICIAL 10/03/2017 10 de 39 1.10.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.10.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante5. 1.11.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 6 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.12. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.13.

Para lo anterior, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca EKOTAXI (denominativo) y el supuestamente infractor ECONOTAXI (denominativo), teniendo en cuenta su naturaleza (signos denominativos) para determinar la existencia posible del riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación. i.. 5 Proceso 15-IP-2013, de 06 de marzo de 2013.

Caso. "KOLKANA (mixta)". 6 Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 GACETA OFICIAL 10/03/2017 11 de 39 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 11001-3103- 009-201100170-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. � 1 l !.· o s)\� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA,/ Hugo Ramiro Gom MAGISTRADO ----·- -- De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

(Í;;�,. l/4. �.�-�austa�arci�----SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 GACETA OFICIAL 10/03/2017 12 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre del 2016 Proceso: 479-IP-2015 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00164 Referencia: Marca MONGOL (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3021, recibido el 21 de septiembre del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00164; y, L El Auto del 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: SANFORD COLOMBIA S. A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Adelante, la SIC) de la República de Colombia (en 10/03/2017 GACETA OFICIAL 13 de 39 Tercero Interesado: EBERHARD FABER DE COLOMBIA E.U. 1. Hechos Relevantes 1.1. La SIC concedió el registro de la marca MONGOL (denominativa) a favor de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S. A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA (en adelante, COLOMBIANA DE LAPICES) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 1.2.

Una vez vencido el registro de la marca MONGOL (denominativa), COLOMBIANA DE LAPICES solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC la renovación de la mencionada marca, la misma que fue concedida bajo el registro 249.339. 1.3. El 28 de febrero del 2005, SANFORD COLOMBIA S. A.2 (en adelante, SANFORD) presentó solicitud de cancelación por falta de uso de la marca MONGOL (denominativa). 1.4.

El 1O de marzo del 2005, mediante Oficio 2380 la División de Signos Distintivos notificó al solicitante y al titular del registro marcario representado por su liquidador. 1.5. El 15 de abril del 2005, se dispuso la admisión a trámite de la acción de cancelación presentada y se concede al titular del registro marcario un término de sesenta (60) días para que haga valer sus argumentaciones y presente las pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante, término que transcurrió sin que el titular Industria Colombiana de Lápices S.A. o su liquidador dieren contestación alguna a la solicitud presentada. 1.6.

El 29 de julio del 2005, mediante Resolución 18403 la División de Signos Distintivos de la SIC canceló por no uso la marca MONGOL (denominativa) para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. L 1.7. El 26 de enero del 2006, COLOMBIANA DE LAPICES presentó Petición de Revocatoria de la Resolución 18403, la que fue resuelta mediante Resolución 19005 de 14 de julio de 2006 en el sentido de revocar la resolución anterior y negar la cancelación de la marca MONGOL(denominativa) por no uso. 1.8.

Inconforme con tal decisión SANFORD presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División 1 2 Clase 16: "(...) Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta".

Antes NEWELL SANFORD S. A. 2 10/03/2017 GACETA OFICIAL 14 de 39 de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 24033 de 3 de agosto de 2007 y 38323 de 23 de noviembre de 2007 respectivamente, ambas confirmando lo decidido e la Resolución 19005. 1.9. El 6 de marzo de 2008, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. compró varios activos de Industria Colombiana de Lápices S.A., en liquidación obligatoria, entre ellos la marca MONGOL (denominativa). 1.1O.

El 17 de abril de 2008, SANDFORD presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 19005, 24033 y 38323. 1.11. La SIC oportunamente dio contestación a la demanda.

1.12. EBERHARD FABER DE COLOMBIA E.U. actual titular de la marca MONGOL (denominativa) se opuso a las pretensiones de la demanda, pues consideró que es posible que se presenten otros eventos que justifiquen el no uso de una marca, diferentes al caso fortuito y fuerza mayor, que le impidan a la autoridad competente cancelar la marca por no uso. 1.13.

Mediante auto de 23 de octubre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Argumentos contenidos en la Acción de nulidad. SANFORD en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 2.1.

La marca MONGOL, se encontró registrada hasta el año 2001, y para evitar que la misma fuera susceptible de cancelación, el liquidador optó por permitir su vencimiento y solicitar una nueva marca con el fin de crear un término adicional de tres años de gracia en el cual el titular no estuviera en obligación de utilizarla. 2.2. El no uso de la marca en el mercado, no genera sino un detrimento de los intereses de los acreedores sociales, puesto que la no utilización de un signo distintivo, genera sin duda la dilución de la imagen recordada por el público y por tanto una disminución evidente del valor intrínseco de la marca como bien inmaterial. ó 2.3.

Las alegaciones contenidas en la solicitud de revocatoria directa y admitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio son contrarios al conocido principio legal según el cual nadie puede alegar en su defensa su propia culpa. La desidia, descuido y demora en un proceso no puede ser ahora la base o fundamento para que se pueda mantener de manera ilimitada un 3 10/03/2017 GACETA OFICIAL 15 de 39 derecho sobre una marca pasando por alto normas claras que rigen esta materia y que tienen como objeto que no se abuse del derecho a la exclusividad de una marca en bien de la libertad del comercio. 2.4.

El simple hecho de estar una sociedad en liquidación obligatoria, no es per se suficiente justificación para enervar la cancelación por no uso de la marca, máximo si hay duda acerca de si aún conserva la titularidad de la marca en virtud de las daciones en pago. 3. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

Con las Resoluciones acusadas proferidas por el Jefe de División de Signos Distintivos, no se ha incurrido, en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. 3.2. Cabe recalcar que la obtención del derecho a usar una marca, valga la reiteración, la marca cuya cancelación se solicita, solamente se obtendrá, una vez la autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelva favorablemente la cancelación y conceda con posterioridad y previo estudio de registrabilidad, el registro del signo como marca a quien haya obtenido de manera favorable la resolución que ordene la cancelación del registro de la marca por no uso; ni la circunstancia de no uso, ni la interposición de la acción de cancelación por no uso, ni la posterior solicitud de registro del signo cancelado, otorga derecho a usar como marca, la marca previamente cancelada. 3.3.

El estado de liquidación de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S. A., titular de la marca MONGOL, la dejaba de frente a la imposibilidad de continuar desarrollando su objeto social adicionalmente, la marca MONGOL (denominativa), si era un activo de la sociedad y los derechos que de ella surgían, estaban llamados a conformar la masa de la liquidación; ahora, frente al caso concreto, la Superintendencia de Industria y Comercio "no está cobijada nada", simplemente dentro de sus competencias, conforme lo probado en el trámite de la revocatoria y en derecho, está decidiendo una situación concreta, situación en que, valga la reiteración, se evidenció que existió causal eximente de uso de la marca. 3.4.

Los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de \w \\ Industria y Comercio, no son nulos, por el contrario, se ajustan a las. 4. ó disposiciones legales y vigentes aplicables en materia de registro de marcas. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad (Tercero Interesado) 4 GACETA OFICIAL 10/03/2017 16 de 39 EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

Los actos dictados en relación con la conservación del registro de la marca MONGOL (denominativa), y que el actor pretende erradamente impugnar, se encuentran ajustados tanto a la normativa nacional como comunitaria. 4.2. Desde el momento de la expedición del acto administrativo que canceló la marca MONGOL (denominativa), éste se encontraba sin efecto legal alguno, lo que impide que se haya podido configurar ningún derecho preferente, pues la decisión contenida en la Resolución 18403 de 29 de julio de 2005 es ineficaz de pleno derecho, pues desconoce la razón y naturaleza jurídica del proceso liquidatorio, el cual es garantizar el pago de los créditos adeudados a los acreedores, situación y facultad que no puede ser omitida por ninguna autoridad administrativa a través de sus actos de imperio no desprotegida por la misma Ley. 4.3.

La administración al declarar la excepción a la obligación de uso de la marca MONGOL (denominativa), encontró probados todos los hechos que le impedían a la titular, la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S. A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA, usar la marca dentro del mercado, tal y como lo ordena la Decisión 486. 4.4. Debido a la situación especial en la que se encontraba la actora, la notificación no podía hacerse como comúnmente lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, pues en este caso se debía notificar al real liquidador, para efectos de que éste pudiese ejercer los respectivos recursos de Ley, debido a la situación de indefensión en la que se encontraba el titular de la marca MONGOL (denominativa).

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 3 "Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licencia/ario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. /J Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca. eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 10/03/2017 GACETA OFICIAL C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

De la acción de cancelación de marca registrada por falta de uso. Notificación de la acción de cancelación. Derecho preferente en cancelación de una marca registrada. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. De la acción de cancelación de marca registrada por falta de uso 17 de 39 1.1. En el proceso interno se ha discutido la procedencia de la cancelación por no uso de la marca MONGOL (denominativa) registrada a favor de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la acción de cancelación de una marca registrada por falta de uso4. 1.2.

Al respecto es importante tener presente que en los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 4865,· establecen las características, los El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que nonnalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la fonna en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de fa prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de ta marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales. documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de /as mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de fa presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede finne en la vía administrativa. (...) LJ t 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a /os que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, fo cual notif,cará a las partes, mediante resolución". 4 Al respecto se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012. El Artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 6 10/03/2017 GACETA OFICIAL 18 de 39 presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma.

El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios 7 10/03/2017 GACETA OFICIAL 19 de 39 comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: c.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. c.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso6. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se 6 Revisar a modo de referencia el Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 199, de 26 de enero de 1996. 8 10/03/2017 GACETA OFICIAL 20 de 39 considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 1.3. Por lo tanto, se deberá determinar lo siguiente: 1.3.1.

Si el signo MONGOL (denominativo) mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 249.339; y, 1.3.2. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 1.4.

Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 1.5. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.6. El Artículo 167 de la Decisión 486 enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comercia/es, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 9 10/03/2017 GACETA OFICIAL 21 de 39 Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.7. El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1.7.1.

Fuerza mayor. 1.7.2. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. 1.8. En el proceso interno, se deberá determinar si lo argumentado por EBERHARD FABER DE COLOMBIA E.U. actual titular de la marca MONGOL (denominativa) se puede considerar como causal de justificación para el no uso de la marca en el marco de lo dispuesto en el Art. 165 de la Decisión 486, esto es, el estado de liquidación forzosa de la sociedad titular de la marca MONGOL (Industria Colombiana de Lápices S. A. en Liquidación Obligatoria). 2.

Notificación de la Acción de Cancelación 2.1. El Artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 2.1.1. Presentación de la solicitud. 2.1.2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 2.1.3.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. 2.1.4. Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. \\ � \ \ De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. 2.2. Finalmente, debemos tener presente que, de conformidad con la doctrina y nuestra jurisprudencia, los efectos de la cancelación de la marca por no uso son: 10 10/03/2017 GACETA OFICIAL 22 de 39 1.9.1.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 1.9.2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el Artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. 3.

Derecho preferente en cancelación de una marca registrada 3.1. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca. Así, el mencionado artículo dispone que: "( ) la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de tos tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa". 3.2.

Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia Uus preferendt) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas7. 3.3. El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. 3.4.

A la luz del mencionado Artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 1,1: 3.5.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. 7 CABANELLAS.

Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Vigésimo Octava Edición, Tomo 111, 2003, p. 125. 11 10/03/2017 GACETA OFICIAL 23 de 39 3.6. Por último, es necesario tener en cuenta que este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro -se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente-, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. 3.7.

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 3.7.1. Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 3.7.2. Objeto del derecho preferente.

Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del Artículo 168 de la Decisión 486. \, tr /¡ ·v Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.

Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. 12 10/03/2017 GACETA OFICIAL 24 de 39 Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 3.7.3.

Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.

En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. 13 10/03/2017 GACETA OFICIAL 25 de 39 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el Proceso Interno 200800164.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. ( U!�/ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA / 0//#� �¿.¿fg¿j Martha e a Merchán M Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO ISTRADA e De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presides:iteyet· ·o. L-7 ____ Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 10/03/2017 GACETA OFICIAL 26 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso: 486-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00093 Referencia: Diseño Industrial: CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES Magistrado Ponente: Dr. Hemán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3157, recibido el 28 de septiembre del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 115, 124 y 126 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00093; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 10/03/2017 27 de 39 Hechos relevantes 2.1. El 23 de julio del 2009, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE), presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la SIC) solicitud de registro como diseño industrial denominado "CEPILLO DE DIENTES"1. 2.2.

El 30 de julio del 2009, la SIC, solicitó a COLGATE cambiar el titulo del diseño industrial a ·cuERPO PARA CEPILLO DE DIENTES", solicitud a la cual accedió dicha companla. 2.3. El 30 de noviembre del 2009 fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el extracto de la solicitud a la cual no se presentaron oposiciones. 2.4. El 30 de abril del 201O, la SIC mediante Resolución 24153 denegó el registro indicado, estableciendo que el diseño industrial carecía manifiestamente del requisito de novedad. 2.5.

El 01 de junio del 2010, COLGATE interpuso en tiempo los recursos de Reposición y en subsidio el de Apelación contra dicha Resolución 24153. 2.6. El 17 de mayo del 2011, mediante Resolución 25899 se resolvió el Recurso de Reposición confirmando la decisión inicial, que deniega la protección del diseño industrial "CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES" 2.7.

El Recurso de Apelación fue resuelto mediante Resolución 55686 del 10 de octubre del 2011 confirmando la Resolución 24153, mediante la cual niega la protección del diseño industrial UCUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES". 2.8. La sociedad COLGATE presentó Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho2, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso ' Expediente Administrativo N' 09..076859. 1 De Is nwisión a los documentos ntmilídos a este Tribunal, no consta la fecha de presentación de la Demanda de Nulidad y Restsbtec,mlento del Derecho. 2 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 28 de 39 Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, la cual fue admitida mediante Auto del 28 de noviembre del 2012. 2.9.

Mediante auto de 15 de julio del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho COLGATE, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

La Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al negar el registro del diseño "CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES"( ) por ser, en apariencia, manifiestamente carente de novedad, determinación a la cual llegó tras realizar un detallado examen de novedad frente al diseflo industrial reportado en el documento de anterioridad 01 (USPTO 0486, 649 S), quebrantando as/ lo ordenado en el articulo 124 inciso 2 de Decisión 486 que prohibe a la oficina nacional competente realizar de oficio un examen de novedad cuando terceros no han presentado oposición". 3.2.

"(...) La solicitud de registro del diseño titulado "CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES" no fue objeto de oposiciones de terceros, por lo cual no era viable el examen de novedad realizado por la SIC, con lo cual la entidad violó del debido proceso del solicitante del registro, en cuanto actuó en contra vfa del procedimiento establecido en el Articulo 124 inciso 2º de la Decisión 486". 3.3.

"( )e/so/o hecho de que la SIC haya tenido que realizar un examen de novedad para encontrar el documento D1 y realizar comparaciones frente al diseño solicitado a registro implica que el diseño no era, ab initio a priori, "manifiestamente carente de novedad" como erradamente manifestó en los actos administrativos acusados". 3.4. La SIC en la Resolución 25899, "( ) admite encontrar diferencias no contempladas de la decisión inicial.

Sin embargo, encuentra que dichas diferencias son "secundarias" para asf confirmar la opinión de que no confieren novedad al diseño pedido en registro, descalificándolo además por ser una modificación del diseño descrito en el documento D1, es decir, bajo la errada premisa de que un diseño, por el so/o hecho de modificar uno anterior, se tome en automáticamente irregistrable por falta de novedad". 3.5.

"( ) el diseño industrial es tal en tanto constituya una apariencia particular o singular dictada únicamente por elementos estéticos perceptibles por la vista, es importante entender que su novedad respecto de otros que se encuentren en el estado del arte o de la técnica puede estar determinada únicamente por nuevos rasgos o elementos estéticos arbitrarios que sean Rrf t 3 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 29 de 39 sustanciales para un consumidor medio de los productos a los que se aplique el diseño, es decir, que sean relevantes para lograr sus elección, por parte del consumidor, únicamente por su aspecto ornamental. 3.6.

"(...) las similitudes entre los diseños comparados basadas en aspectos volumétricos, curvaturas convexas y elementos en alto relieve, ergonómicamente funcionales, no deben ser tenidas en cuenta ". 4. Argumentos de la contestación a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su escrito de contestación a la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, manifiesta: 4.1.

"(...) Para evidenciar que el diseño es manifiestamente carente de novedad, la Oficina realizo el análisis comparativo corroborando que el diseño solicitado se haya comprendido en el patrimonio de las fuerzas estéticas, lo cual se reitera, ciertamente demuestra que el diseño carece manifiestamente de novedad. Y es que no basta para la Oficina simplemente indicar que una forma es manifiestamente carente de novedad, necesariamente debe de sustentar porque asf lo considera" 4.2.

No existe ninguna diferencia sustancial entre el diseño industrial solicitado en registro y el documento 01 "( ) no existen diferencias sustanciales que permitan afirmar que en un contexto real se prefiera alguno de los diseños por su apariencia estética, tal como se sustentó en /os actos demandados". 4.3. "(...). Evidentemente y tal como Jo demuestra el cotejo de las proyecciones, las diferencias son secundarias, quedando de manifiesto que solamente son modificaciones aisladas las que diferencian un diseño del otro" 4.4.

Como se puede apreciar en las imágenes "(...) es claro que, al cotejar las formas, el diseño solicitado no se percibe como un producto particular y distinto, por el contrario, puede inducir a error al consumidor y darle a entender que se trata de pequeñas modificaciones hechas a un diseño ya existente sin que se le otorgue una fisonomfa nueva". 4 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 30 de 39 4.5.

La Superintendencia de Industria y Comercio realizó un procedimiento independiente bajo su normativa,"( ) cada oficina es autónoma de realizar análisis correspondientes y, según /os resultados de tomar una decisión, siempre y cuando se cumpla con /as disposiciones normativas que regulan la materia". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 115, 124 y 126 de la Decisión 4863 de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. l. De oficio, se interpretará el Articulo 113 de la misma normativa4, por ser aplicable al caso concreto respecto a lo que se debe entender por diseño industrial.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION: 1. 2. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional.

El examen de novedad de oficio, autónomo, integral y motivado cuando el diseño solicitado carezca "manifiestamente" de novedad 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro 1.1. En el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial "CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES", el mismo que fue negado por la SIC, que determinó que el mismo carecía del requisito de novedad.

En ese sentido, corresponde abordar el tema planteado. � Arllculo 115.- Serán registrables diseilos industriales que sean nuevos. Un diseilo industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de ta fecha de pnoridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción. utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseilo industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundanas con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distinlos a dichas realizaciones. Articulo 124.- Vencido el plazo establecido en el articulo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artfculos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de l a solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseilo industrial. Articulo 126.• Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseilo industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente.

Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro. 4 Articulo 113.- Se considerará como diseilo industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de llneas o combinación de colores, o de cualquier forma extema bidimensional o lridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. s Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 31 de 39 1.2.

El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial. El artf culo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: "Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lfneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto". 1.3.

De la anterior definición normativa, se pueden establecer las siguientes características de la figura del diseño industrial5: a) Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética, es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica.

Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares6. b) Visibilidad. Se entiende que el diseño debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto.

Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. e) El diseño no protege aspectos técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. Sim embargo podrían tener una protección bajo la figura del modelo de utilidad. d) Incorporación en un articulo industrial.

Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre articulas utilitarios para que cumpla su verdadera función, es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos y a la vez que este sea reproducible a escala industrial o en serie. Esto quiere decir que el Diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. 1.4.

Es importante tener en cuenta que la finalidad principal del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor ' Novena Sesión de la OMPI. titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas• Ginebra, octubre. 2002.

G Proceso 71-IP·200S, publicado en la G.O.A.C. N". 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño fndustnaf: BLOQUE DE CONEXIÓN. 6 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 32 de 39 determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos"7• Requisitos y efectos del registro 1.5.

El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Esto quiere decir que el acto de registro es constitutivo del derecho, cuya duración será de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud 8 en el País Miembro. 1.6. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad.

De conformidad con el Articulo 115 de la Decisión 486 un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. 1.7. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al pais miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta). 1.8.

Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina9 establece los siguientes criterios: 1.8.1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 1.8.2. Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; 1.8.3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. En el primer criterio, entendemos que el pnnc1p10 de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial.

En el segundo criterio, sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial 1º mientras que en el tercer criterio, un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo, 1 lbfdem. • Decisión Andina 486: Articulo 128. - El 1&gistro de un diseilo industrial tendré una duración de diez silos. contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el Pafs Miembro. 9 OTERO LASTRES en "Reflexiones sobro el concepto de novedad en los modelos industriales· Actas de Derecho Industrial.

Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 Y ss. 'º Dicha novedad es conocida en el de,echo alemán como "novedad subjetiva� 7 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 33 de 39 conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un circulo especializado. 1.9. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad.

Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad". 11 1.1O. A diferencia de la Decisión 344 (Articulo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.

La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante, lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podrla ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estarla generando un defecto irreparable en el comercio subregional.12 1.11. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrinseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. 1.12.

Lo mencionado es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. 1.13. En consecuencia con lo anterior, no es registrable un diseño industrial que consista exclusivamente en formas usuales de los productos, ni tampoco si es confundible con otros signos distintivos previamente registrados o solicitados.

Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podrla ser registrado. 1.14. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que existen causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se encuentran u otero Lastres, "El Modelo Industrial", Madrid 1977, p. 359. 10. 12 lbfdem. 8 Proceso 486-IP-2015 10/03/2017 GACETA OFICIAL 34 de 39 plasmadas en el Articulo 116 de la Decisión 496, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: a) Protección de la moral y el orden público.

Esta causal prohibe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita sea considerada un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público. Esta causal resulta ser tan importante que la explotación comercial del diseño industrial solicitado no será considerada contraria a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohiba o que regule dicha explotación. b) Consideraciones de orden técnico.

Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1. Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. Este tema será desarrollado ampliamente en el punto de análisis No. 3. c) La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto.

Como tercera causal de irregistrabilidad tenemos a los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 2.

Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias 2.1. Como en el proceso interno se discute si el diseño solicitado es novedoso en relación con el diseño antecedente: D1 (USPTO D486, 649 SJ, se tratará el tema planteado, reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes 13. 2.2. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. 13 Procesos. 248·IP•201S de/4 de febrero de 2016 y 15S-IP-201S de 19 de febrero de 2016. 9 ' Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 35 de 39 2.3.

Se considerarán secundarias las diferencias entre dos diseños industriales, si para el consumidor no son un parámetro de elección al adquirir un producto en el mercado. Si las diferencias, por el contrario, se constituyen como un elemento fundamental en la elección, podríamos afirmar que las diferencias son sustanciales 14. 2.4. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de aquella producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinaré si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no en su elección de los productos en el mercado. 2.5.

Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma caracterfstica del producto para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar asf el error en el público consumidor. c) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, éstos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo. 2.6.

Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor, se encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión sería que no posee novedad. Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión seria que el diseño solicitado si cumple con el requisito de novedad. 3.

Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional 3.1. Como la demandante sostuvo que las similitudes basadas en aspectos volumétricos, curvaturas convexas y elementos en alto relieve, ergonómicamente funcionales, no deben ser tenidas en cuenta, se abordará el tema planteado. 1' lbfdem. 10 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 36 de 39 3.2.

El Literal b) del articulo 116 de la Decisión 486 prohibe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 3.3. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 3.4.

Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre si, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las caracteristicas propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas caracteristicas el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 3.5.

De esta manera y, como se tiene dicho a lo largo de la presente Interpretación Prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 3.6.

En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podrla utilizar en el mercado. 3.7. Por lo tanto, se deberá determinar si la cabeza y el mango del cepillo de dientes solicitado a registro tienen distintas formas, relieves y tamaños en relación con el diseño existente, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro. 4.

El examen de oficio, autónomo, integral y motivado cuando el diseño solicitado carezca ºmanifiestamente" de novedad 4.1. Como en el proceso interno se discute si la Superintendencia estaba facultada para hacer un examen de oficio en el marco del Artículo 124 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto. 4.2. El Artículo 124 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 dlas otorgados por el Articulo 122 de dicha norma, si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad del diseño industrial.

La Oficina Nacional 11 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 37 de 39 Competente como regla general no realizará de oficio ningún examen de novedad del diseño industrial, salvo que exista oposición o que el mismo carezca manifiestamente de novedad. 4.3. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 4.4.

Otra de las caracterlsticas del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. Al respecto, las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro gozan de plena autonomia e independencia en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de registro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es asf como el Capitulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de un diseño industrial, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad 1s. 4.5.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado1e. 4.6. Esto implica que si no se presentan oposiciones, la oficina únicamente analizará si el objeto de la solicitud es protegible mediante la figura del diseño industrial, es decir, si cumple con las características básicas contenidas en la definición plasmada en el Articulo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del Artículo 116 de la misma normativa, pero no hará un examen de novedad de oficio, es decir, no realizará una búsqueda de anterioridades en sus bases de datos.

No obstante lo anterior, en el párrafo tercero del propio Artículo 124 de la Decisión 486 se establece una excepción: que el diseño solícitado carezca manifiestamente de novedad. 4.7. Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad.

Por lo tanto, la oficina nacional en estos '5 Proceso 34-IP-2015, de 20 de octubre de 2015. 18 Proceso 22-IP-2012, publieada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069. de 05 de julio de 2012. 12 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 38 de 39 casos no tendrf a necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan patente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente deberla argumentar la notoria ausencia de un aporte arbitrario y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos.

Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente. 4.8. En consecuencia, se deberá analizar si el diseño industrial solicitado para registro denominado: CUERPO PARA CEPILLO DE DIENTES, adolecía de novedad manifiesta, de conformidad con los parámetros expresados en la presente Interpretación Prejudicial y, de esta manera, determinar si la oficina nacional competente cumplió con los requisitos de la normativa comunitaria al denegar el registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2012-00093, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. �J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 13 Proceso 486-IP-2015 GACETA OFICIAL 10/03/2017 39 de 39 / Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con ef Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese a la Entidad Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14