Año XXXIV – Número 3009 Lima, 28 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 441-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00061. Referencia: Signos involucrados: IPS (mixto) e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixto) PROCESO 477-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia). Expediente interno del Consultante: 2015-276744. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FRISBY + FIGURA DE UN POLLO (mixta) FIGURA DE UN POLLO (gráfica) vs. EL BRASERO ROJO.COM (mixto) PROCESO 482-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 058352015-0-1801-JR-CA-23. Referencia: Signos involucrados: MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX y logotipo (mixto) y MITSUBISHI, GX, GIGA, TORQUE (denominativos y mixtos) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/04/2017 2 de 68 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 441-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00061 Referencia: Signos involucrados: IPS (mixto) e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3383 del 17 de agosto de 2016, recibido vía correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial de los articulas 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00061; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: LG DISPLAY CP. LTO. 1 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 28/04/2017 3 de 68 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 29 de junio de 2010, LG DISPLAY CP LTD. (en adelante LG), solicitó el registro del signo IPS (mixto)1 para proteger productos comprendidos en la Clase 92 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). �IPS 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 6253 no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 25 de mayo de 2011, mediante Resolución 27189, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (En adelante, la SIC) resolvió negar de oficio el registro del signo IPS (mixto), por la existencia del registro previo de la marca IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixto)4 que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza5• lps ·'ª'· -·------ !:.

Expediente Interno 2010-78122. 2 Clase 9.- Televisores lcd, monitores lcd, libretas de notas lcd, receptores de televisión (sets de tv), software para computador (grabado), programas de computador (grabados), libretas de notas (computadores), computadores portátiles computadores, monitores (hardware de computador), aparatos de monitoreo electrónicos, asistentes personales digitales (pds), aparatos de comunicación portátiles, aparatos de comunicación para vehlculos, aparatos de comunicación para aeronaves, aparatos para juegos de computador. 3 Revisado el expediente, no se pudo determinar la fecha de publicación. 4 Certificado 380006. 5 Programación de computador; arrendamiento de software (soporte lógico) para computador: servicios de consultorla en el campo de hardware y software (soporte lógico) de computador; mantenimiento y actualización de software (soporte lógico) de computador. 2 Ir ó Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 4 de 68 2.4.

Dentro del término legal, LG interpuso Recurso de Reposición6 y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 27189. 2.5. El 28 de julio de 2011, mediante Resolución 40229, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 27189. 2.6.

El 15 de agosto de 2012, mediante Resolución 48276, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 27189. 2.7. El 21 de enero de 2013, LG interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de las Resoluciones 27189, 40229 y 48276 que negaron el registro del signo solicitado. 2.8.

El 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) la Decisión 486. 3. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por LG 3.1.

Titularidad de las siguientes marcas registradas a su favor: MARCA IN PLANE SWITCHING ·r li �· ' • ·� GRAFICA CERTIFICADO 339175 9 339170. '"' IN PLANE SWITCHING C.I. 9 ··""Cf·.;\�Switchmt¡ �l"·� 3.2. El signo solicitado, contiene el mismo diseño que las marcas registradas, por lo que se trata de una marca derivada. e Revisado el expediente, no se pudo determinarla fecha de presentación del Recurso. 3 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 5 de 68 3.3.

El análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, debe incluir la totalidad de los elementos que los componen, en razón de que, si se toma parcialmente los elementos que componen cada uno de los signos, se estaría violando el criterio de comparación conjunta. 3.4. La SIC se limitó a comparar un fragmento de la marca registrada, esto es las siglas IPS. 3.5.

Existe coexistencia pacifica de más de 111 solicitudes de registro en distintas Clases Internacionales que contienen las siglas IPS como parte integrante de sus denominaciones. 3.6. Entre los signos en controversia no existe posibilidad de riesgo de confusión desde el punto de vista visual, ortográfico ni fonético. 3.7. No existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC 4.1. Legalidad de las resoluciones emitidas. 4.2. Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y en consecuencia no deben generar confusión con otras marcas registradas con anterioridad, las cuales gozan de protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. 4.3.

En el presente caso, si bien los signos son mixtos, el elemento denominativo de los signos confrontados es el predominante. 4.4. De la misma manera, en el caso especifico, existe vinculación entre los productos y servicios que distinguen los signos en controversia, por lo que se configuran los dos elementos necesarios para concluir que existe riesgo de confusión, pues de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor se vería afectado respecto del producto en si, y respecto del origen empresarial de los mismos.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 4867 de la Comisión 7 Articulo 135.- No podrán registrase como marcas los signos que: 4 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 6 de 68 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Artículo 136 literal a). 2.

No se interpretará el Artículo 135 literal b) toda vez que no se analizará lo relacionado a la falta de distintividad de un signo. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica, e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación de signos mixtos con parte denominativa compuesta.

La marca derivada. Conexión competitiva entre los productos y servicios de las Clases 9 y 42. 2. 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica, e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1.

Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos IPS e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: ''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para b) carezcan de distinlividad.

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará Indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 5 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 7 de 68 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples 1 nterpretaciones Prejudicialesª. 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9• 1.4.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 10. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 8 Se destacan las siguientes: lnterprelación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el mar co del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 397-IP-2015. 'º lbldem. 6 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 8 de 68 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 11. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 12: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 11 lbidem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de JusUcia de la Comunidad Andina en múlUples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: lnlerpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 9 de 68 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación compuesta entre signos mixtos con parte denominativa 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo solicitado IPS (mixto) y la marca registrada IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixta) se abordará en este acápite este tema. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o,varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico 13. 2.3.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado 14. 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracterfstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor 13 Proceso 12-IP-2014. 14 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N º 821, de 01 de agosto de 2002. 8 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 10 de 68 importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 15 2.5.

De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.1.1 Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 1 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport­ ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas ª Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 17 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.6.1.2 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.6.1.3 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.6.1.4 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas 15 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gacela Oficlal Nº 41 O, de 24 de febrero de 1999. 16 RAE: unidad mlnima que significa léxico que no presenla morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmenlación. P. ej.; Terr. en Enterráis. 11 Proceso 308-IP-2015. 9 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 11 de 68 imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 18 2.6.2. Si de la comparación resultare que el elemento caracteristico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 2.6.3.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.4. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado 1e. 2.7.

En este caso, entre los signos IPS (mixto) e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixto) al momento de compararlos, se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 2.8. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 20 2.9.

En este caso, entre los signos en controversia al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante., ' 18 Ibídem. 19 Proceso 56-IP-2013. 20 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 10 ll Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 12 de 68 2.1 O. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 21 2.11.AI realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente abstractos: 22 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: c) (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.12.

SI el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 472-1 P-2015 de fecha 1 O de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de Junio de 2016. 22 ibldem. 11 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 13 de 68 signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro23. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.13.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.14.

En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros24: 2.14.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 23 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1 P-2015 del 27 de oclubre de 2015. 24 Se destaca la siguiente providencia: lnlerpretaclón Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agoslo de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-JP-2015 e, lnlerprelación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 12 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 14 de 68 2.14.2.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.14.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.14.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.14.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.14.6. Analizar el grado de distintlvldad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.14.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.14.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.14.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3. La marca derivada 3.1. Como la solicitante manifiesta que ya es titular de varias marcas que contienen el término IPS, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la linea jurisprudencia! del Tribunal25• 25 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-IP-2002;

Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-1 P-2005; 1 nterpretación Prejudicial de 20 de Junio de 2006, en el marco del Proceso 55-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-IP-2007. 13 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 15 de 68 3.2.

Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios2s. 3.3. El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partfcula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo27. 3.4.

En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común2e. 3.5.

Sin embargo, se deberá correlativamente establecer con los elementos de prueba reunidos en el proceso, si la marca opositora, a la vez tenía previamente registrado el signo denominativo de su marca mixta según los datos que aparecen consignados en los hechos de la controversia llevada a su conocimiento, y realizar el examen que en derecho corresponda de acuerdo con las reglas, pautas y fundamentos ofrecidos por este Tribunal en el desarrollo de la presente interpretación29 • 3.6.

Asf mismo, es de tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer en el proceso interno que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, para analizar si el signo solicitado es apto para registro como marca.

Q a Proceso 12-IP-2014. 27 Proceso 156-IP-2015. is Proceso 109-IP-2013. 29 Proceso 327-IP-2015. 14 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 28/04/2017 16 de 68 Conexión competitiva entre los productos y servicios de las Clases 9y42 4.1. Debe determinarse a través del correspondiente examen comparativo si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto teniendo en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir. 4.2.

En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado IPS (mixto} para proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixta) para la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 4.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.30 4.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.31 4.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) 30 Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza32 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utiUzarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Nlza del 15 de Junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similllud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 31 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 4 72-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 32 El Tribunal ha soslenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenla, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las soliciludes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por 15 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 17 de 68 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorfas disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines33, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión compeutiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos.34 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 35 ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;

Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. JJ Véase, por ejemplo, Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 34 Esto es, lomando en cuenla las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 35 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. 16 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 18 de 68 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro36 • Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 37 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013�00061, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en Citado a su vez en: AAW.

Testfmonlo Comunitarfo. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de JusUcia de la Comunidad Andina, Qulto, 2004, p. 400. 38 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM/A. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el senUdo de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor suslltulrá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dg=microeconomia +efeclo+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXc06AEIJTA C#v=onepage&g=microeconomla%20efeclo%20susutucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 37 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 17 Proceso 441-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 19 de 68 el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

¡:·7 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispue o en el último párrafo del Tñbunal. del Artic ¿/ Cecilia Luisa Ayl�s MAGISTRADA afael Vergara Quintero MAGISTRA O De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente fa presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 GACETA OFICIAL 28/04/2017 20 de 68 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 477-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia) Expediente interno del Consultante: 2015-276744 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FRISBY + FIGURA DE UN POLLO (mixta) FIGURA DE UN POLLO (gráfica) vs. EL BRASERO ROJO.COM (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-302 de 17 de agosto de 2016, recibido el 1 de septiembre de 2016 via courier, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N º 2015-276744; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 2. Demandante: FRISBYS.A. Demandado: JORGE LUIS MEJIA CARPID 21 de 68 Hechos relevantes 2.1. El 19 de septiembre de 2015, FRISBY S.A. presentó, ante 1a Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial 1 en contra del señor JORGE LUIS MEJIA CARPID, por el uso sin autorización de la enseña comercial consistente en la figura de un pollo, la cual la ha usada por FRISBYS.A. desde el año 1977, así como por ser titular de las siguientes marcas: Marca FRISBY + FIGURA DE UN POLLO FRISBY + FIGURA DE UN POLLO �,..,,. � ' ' ' Certificado Restaurantes restaurantes comidas rápidas. y de 268962 43 Restaurantes restaurantes comidas rápidas. y de 269980 29 Pollo, carne de res y de cerdo, pescado, cordero, mariscos, crustáceos, moluscos, aves, conejo y palo; extractos de carne; morcilla, Jamón, salchichas, salchichones, chorizos, mortadela, longaniza, locino y tocineta: frutas, granos legumbres en y conserva. secas y ul as de cocidas, 361403.' i·� l Productos/servicios 43 \ �/� /� � FRISBY + FIGURA DE UN POLLO Clase Gráfica..:.

Radicación 15-276744-0000Q.0000. 2 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL FIGURA DE UN POLLO 28/04/2017 29 frutas, ensaladas de frutas y verduras; leche, huevos, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de malz, trigo, girasol, soya, oliva, manl, ajonjoll, coco, palma, nuez (mantequilla de margarina, maní, mayonesa, sopas y preparaciones para sopas, hacer conservas alimenticias, empanadas de queso, pollo y carne; gelatina de tomate, encurtidos, pasas, salsas para ensalada, papas chips (papas fritas a la inglesa), croquetas alimenticias.

Pollo, carne de res y de cerdo, pescado, cordero, mariscos, crustáceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de carne: jamón, morcilla, salchichas, salchichones, chorizos, mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas, granos y legumbres en conserva, secas y cocidas, pulpas de frutas, ensaladas de frutas y verduras; leche, huevos, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de ma!z, trigo, girasol, soya, oliva, manl, ajonjoll, coco, palma, nuez (mantequilla de maní, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones para hacer sopas, conservas alimenticias, em anadas de ueso, 22 de 68 220898 3 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL FIGURA DE UN 28/04/2017 30 POLLO FIGURA DE UN POLLO 42 pollo y carne; gelatina de tomate, encurtidos, pasas, salsas para ensalada, papas chips (papas fritas a la inglesa), croquetas alimenticias.

Pates de carne y pollo; 220899 crepes y tacos: pastas alimenticias: pan, pastelerla, galletas, adornos comestibles para pasteles, confileria: almendras; almidón: anis: miel; Jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar; pizzas: sándwiches; helados y helados comestibles: pudines, flanes: bebidas sorbetes; preparadas con leche (cacao con leche, chocolate con leche, café con leche); chicles; sal, mostaza; vinagre: salsas; condimentos: especias; edulcorantes naturales; sémola; salsa kétchup; hielo; café; bebidas a base de café: aromatizantes de café; cacao, bebidas a base de cacao; azúcar: arroz, sagú, laploca, sucedáneos del café; te; aromáticas; harinas (de malz, trigo, soya, plátano; cebada; papa) y preparaciones hechas de cereales.

Los servicios 217017 prestados por establecimlenlOs que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas de las clases 29, 30, 31 y 32 para el tales consumo: servicios pueden ser por prestados restaurantes, restaurantes de autoservicio; cafeterías, bares. tabernas, lascas, fondas, posa­ das, merenderos, cavas 23 de 68 4 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 FIGURA DE UN POLLO 29 FIGURA DE UN POLLO 30 eslableclmlenlos similares.

Pollo, carne de res y ¡ 220901 de cerdo, pescado, 1 mariscos, cordero, 1 crustaceos, moluscos, 1 aves, conejo y pato; extractos de car- ne; jamon, morcilla; salchichas; salchlchones;chorizos, mor- tadela, longaniza, tocino y toclneta; frutas; granos y le­ gumbres en conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, en­ saladas de frutas y verduras; huevos, 1 leche, productos lac­ teos y sus derivados 1 (kumls, yogurth, queso, nata, bebidas que en lacteas predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de maiz, trigo, girasol, soya, oliva, manl, ajonJoli, coco, palma, nuez); mantequilla de man1, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones para sopas, hacer conservas alimenUclas, empanadas de queso, pollo y carne; gelatina, pure de tomale, pasas, encurtidos, en­ salsas para salada, papas chips (papas fritas a la inglesa); croquetas alimenticias.

Pales de carne y pollo; 220900 crepes y tacos; pastas alimenticias; pan, pastelerla, galletas, adornos comestibles para pasteles, confiterla; almendras; almidón; anls; miel; jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar; pizzas; sandwiches; helados y helados comestibles; pudines, flanes; sorbetes; bebidas preparadas con leche (cacao con leche, chocotate con leche, 24 de 68 5 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 FRISBY + FIGURA DE UN POLLO 32 FRISBY + FIGURA DE UN POLLO 29 café con leche): chlcles: sal, mostaza: salsas: vinagre; condimentos; especias; edulcorantes sémola: naturales; salsa kétchup; hielo; café; bebidas a base de café; aromalizanles de cacao, café; bebidas a base de cacao: azúcar; arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del caíé; te; aromáticas; harinas (de malz, lrlgo, soya, cebada; plátano; papa) y preparaciones hechas de cereales.

De la revisión de la página web de la SIC aparecen productos clase de otra Internacional. Pollo, carne de res y de cerdo, pescado, mariscos, cordero, crustáceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de carne; morcilla; jamón, salchichas; salchichones; chorizos, mortadela, longanlza, tocino y toclneta; frutas; granos en legumbres y conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, en- saladas de frutas y verduras; leche, huevos, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de maíz, trigo, girasol, soya, oliva, maní, ajonjolí, coco, palma, nuez); mantequilla de margarina, maní, mayonesa, sopas y preparaciones para hacer sopas, conservas alimenticias, 25 de 68 180183 276975 6 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 26 de 68 1 empanadas de queso, FRISBY + FIGURA DE UN POLLO FRISBY + FIGURA DE UN POLLO 29 30 pollo y carne; gelatina, 1 puré de tomate, pasas, encurtidos, salsas para en­ salada, papas chips (papas fritas a la inglesa); croquetas alimenticias.

Pollo, carne de res y de cerdo, pescado, mariscos, cordero, crustáceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de carne; jamón, morcilla; salchichas; salchichones; chorizos, mortadela, longaniza, tocino y tocinela; frutas; granos y legumbres en conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, en- saladas de frutas y verduras; leche, huevos, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, 1 mantequilla); aceites y grasas comestibles (de malz, trigo, girasol, soya, oliva, maní, 1 ajonjoll, coco, palma, 1 nuez); manlequllla de margarina, manl, mayonesa, sopas y preparaciones para hacer sopas, conservas 1 alimenticias, empanadas de queso, pollo y carne; gelatina, puré de lomate, pasas, 1 encurtidos, en­ salsas para salada, papas chips fr ta 1 ) i !oq�et�! alimenticias. \ Pales de carne y polio; crepes y tacos; pastas pan, 1 alimenticias; pastelería, galletas, adornos comestibles para pasteles, confitería; almendras; almidón; anís; miel;

Jarabe de melaza; levaduras; polvos para esrv,nfar; oizzas· 1 234 783 f:,�::; 241167 7 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 27 de 68 sándwiches; helados y helados comestibles; flanes; pudlnes, bebidas sorbetes; preparadas con leche (cacao con leche, chocolate con leche, café con leche); chicles; sal, mostaza; 1 vinagre; salsas; condimentos; especias; edulcorantes 1 naturales; sémola; salsa kélchup; hielo; 1 café; bebidas a base de café; aromallzantes de café; cacao, bebidas a base de 1 cacao; azúcar; arroz, sagú, tapioca, 1 sucedáneos del café; te; aromáticas; harinas (de maiz, trigo, soya, plátano; cebada; papa) y preparaciones hechas de cereales._._..___---J ' 1 2.2.

Por Auto 69503 de 8 de agosto de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 157 de la Decisión 486. 3. Argumentos de la Demanda por parte de FRISBY S.A. 3.1. Es titular de las marcas enunciadas en el punto 2.1. de los hechos. 3.2.

Usa desde el año 1977 de manera pública e ininterrumpida la enseña comercial que incluye la figura de un pollo. 3.3. Uso de la figura del pollo como la mascota de los diversos restaurantes. 3.4. El señor JORGE LUIS MEJIA CARPIO se dedica a la venta de pollo, pescado y carne a la parrilla, bajo la denominación EL BRASERO ROJO.COM, utilizando dentro de la gráfica la figura de un pollo que coincide con la figura de pollo utilizada por FRISBY S.A. desde hace varios años. l· 8 Proceso 47HP·2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 28 de 68 3.5.

El demandado se dedica a la misma actividad que FRISBY S.A., es decir, a la venta de productos alimenticios a través de un establecimiento comercial, utilizando la FIGURA DEL POLLO de POLLO FRISBY. 3.6. Pese a que se le remitió una comunicación solicitándole el cese del uso de la figura de POLLO FRISBY, no dio respuesta a la misma, y pese a los intentos de conciliación fue imposible que compareciera. 3.7.

El demandado no podía hacer uso de la enseña comercial y de las marcas de propiedad de FRISBY S.A. sin su autorización. 3.8. Las marcas de FRISBY S.A. son notoriamente conocidas por ser líder en el mercado de restaurantes especializados en la venta de pollos. 3.9. El consumidor medio al observar el establecimiento comercial utilizado por el señor JORGE LUIS MEJIA CARPID considera que está ante un establecimiento de FRISBY S.A. 3.10.EI señor JORGE LUIS MEJIA CARPIO ha incurrido en la conducta del Artículo 155 literal a) de la Decisión 486 al aplicar un signo idéntico al de FRISBY S.A. para los mismos servicios. 3.11.

De igual manera incurre en la figura del Articulo 155 literal d) de la Decisión 486 al tratarse de un signo notorio el que ha sido infringido. 4. Argumentos de la Contestación En el Auto 69503 de 8 de agosto de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC manifestó que la parte demandada no presentó contestación a la demanda. 9 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 29 de 68 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La autoridad consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 • Procede la interpretación solicitada para poder dar respuesta a las inquietudes que formula. 2. De oficio se interpretarán los artículos 154, 155 literales a) y e), por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca notoria y los artf culos 136 literal b ), 190 y 200 de la misma Decisión3 antes citada, para analizar lo referente a la enseña comercial. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •Artfculo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del tilular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracterlsticas de éstos; siempre que eflo se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legftimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de Información al público y no sea susceptible de Inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.· J •Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

"Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, /os siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a /os servicios para /os cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

( ) e} usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando afio pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

"Artfculo 136.- No podrán registrarse como marcas aqueflos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) r b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; ªArtfculo 190.· Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que Identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 10 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 30 de 68 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. Acción por infracción de una marca notoria. El rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos figurativos y mixtos. Usos sin el consentimiento del titular de una marca.

Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. O. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos 1.1. En el caso en análisis, se interpone una acc1on por infracción de derechos de propiedad industrial de las marcas de propiedad de FRISBY S.A. mencionado que sus marcas son notoriamente conocidas en Colombia, por lo que se analizará esta figura legal. 1.2.

Se procederá a analizar lo establecido en el Artf culo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.3. La disposición citada establece el principio "registral" en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:4 Una empresa o estabfecimfento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimfento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".,, ( ) "Articulo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a fas normas nacionales de cada Pals Miembro". De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 11 Proceso 4 77-1 P-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 31 de 68 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendtj: esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado.

(i) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.

Acción por infracción de una marca notoria 2.1. En el caso en análisis la actora afirma que sus marcas FIGURA DE UN POLLO (mixtas) son notoriamente conocidas y el señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO está infringiendo su derecho de propiedad industrial, en razón de lo cual se abordará este tema. 2.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, y que aplicados al caso en particular se analizan las contenidas en los literales a) y f): 2.2.1.

Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), 2.2.2. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). 2.3.

El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca sea ésta idéntica o similar sobre productos o servicios para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 12 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 32 de 68 2.4.

Basta que se incorpore la marca en el producto o se lo anuncie en el servicio para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca. 2.5. En consideración a la alegación de que el signo FIGURA DE UN POLLO es notoriamente conocido, hay que hacer mención a lo contenido en el literal e) del Articulo 155, referido estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida, a diferencia del anterior, requiere en cambio que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento Injusto del prestigio de su marca.

Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 2.6. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, cabe destacar que lo que se pretende evitar es que el público consumidor i) al adquirir determinado producto o servicio creyendo que está adquiriendo otro; ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 2.7.

En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia"5. 2.8.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 5 MONTEAGUDO, MonUano, "La protección de la Marca Renombrada".

Clvitas, Madrid España, 1995, p. 283. 13 ó Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 33 de 68 2.9. Sobre el tema la Doctrina ha manifestado: ME/ propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de /os productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legitimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo"6. 2.1O. El literal e) del Artículo 155 hace expresa relación al uso en el comercio del uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, respecto de cualquier producto o servicio, cuando este uso cause a su titular un daño económico o comercial injusto, dándose como consecuencia la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria y su aprovechamiento injusto del prestigio. 2.11.

La legislación comunitaria otorga al titular del registro de la marca la facultad para 'impedir' determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 2.12.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 2.13.

De conformidad con lo anterior, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente Interpretación Prejudicia l. 6 OTAMENDI, Jorge.

"Derecho de Marcas". Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires Argentina, p. 247. 14 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 28/04/2017 34 de 68 El rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba 3.1. Argumenta la actora que ha utilizado la enseña comercial FRISBY desde el año 1977 de manera pública e ininterrumpida con la figura del pollo, por lo que se analizará este tema. 3.2.

La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el Artículo 200, Título XI, "De los Rótulos o Enseñas", que: "La protección y depósito de /os rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a /as normas nacionales de cada País Miembro." 3.3. La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil'� 1 3.4.

El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantilª. 3.5. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?9 3.6. La respuesta es no, pues, el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercanm10. 3.7.

El Tribunal advierte que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal 7 PACHÓN MUÑOZ Manuel. "MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. lgualmenle, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera.

Se puede ver el articulo 583, numeral 5. "CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA", que dispone: "Se entiende por enseña el signo que utfllza una empresa para identificar su estabfecimiento" e Proceso 5-IP-2012. 9 Ibídem. 1 º Ibídem. 15 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 35 de 68 motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente 11. 3.8.

El legislador comunitario incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 190 12. 3.9. No obstante, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio Artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial1 3. 3.1O.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 14 3.10.1 Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 3.10.2 Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

(Articulo 136, literal b, de la Decisión 486). 3.11. En el caso en análisis, se deberá determinar si en efecto la enseña comercial de la sociedad FRISBY S.A. cumple con lo antes expuesto. 4. Comparación entre signos mixtos 4.1. Tal como lo afirma la actora, si bien el demandado utiliza el signo EL BRASERO ROJO.COM (mixto) cuya parte denominativa no tiene semejanza alguna con las marcas FIGURA DE UN POLLO (mixta) y FRISBY + FIGURA DE UN POLLO (mixta), la gráfica del pollo de ambos signos es la que aparentemente crea confusión, por lo que se analizará este tema. 4.2.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras 11 Proceso 19-IP-2013. 12 Proceso 162-IP-2012. 13 Proceso 1 B-IP-2011. 14 lbldem. 16 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 36 de 68 características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 4.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 15; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2. 51 el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 16 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológico suele prevalecer.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 4.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos17. 4.4. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 15 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1O. 16 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de Julio de 2015, pp. 10-11.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1· IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 17 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 37 de 68 4.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.4.2. Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.4.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 4.4.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 4.6.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del presunto signo infractor EL BRASERO ROJO es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros1B: 4.6.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 4.6.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.6.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Se deslaca la siguiente providencia: lnlerpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedlda en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 18 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 38 de 68 4.6.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.6.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 4.6.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 4.6.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 4.6.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 4.6.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.7. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 5.

Comparación entre signos figurativos y mixtos 5.1. En consideración a que uno de los signos registrados es figurativo (FIGURA DE UN POLLO) y el presunto signo infractor (EL BRASERO ROJO) es mixto, se analizará esta figura. 5.2. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber 19: 19 Proceso 158-lP-2012. 19 GACETA OFICIAL 28/04/2017 39 de 68 5.2.1. El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. 5.2.2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 5.2.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podrf a generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 20• 5.3.

Las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado 21. 5.4.

No obstante, lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación22. 5.5. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. 5.6.

Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca fiqurativa23. 20 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 21 Ibídem. 22 lbidem. 23 Proceso 023-IP-2004. 20 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 40 de 68 5.7.

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, por lo que se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas24. 5.8.

En este orden de ideas se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos FIGURA DE UN POLLO y EL BRASERO ROJO, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 6.

Usos que no requieren de la autorización del titular de una marca 6.1. En atención a que la Autoridad consultante solicitó específicamente que este Tribunal precise los elementos de la excepción contenida en el párrafo primero del Artículo 157, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema. 6.2. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto lega12s.

Ello en virtud de que el derecho de exclusiva inherente a la marca puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades. En consecuencia, con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones26• 6.3.

El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios ofrecidos, que bien pueden ser expresiones, palabras, 24 Proceso 158-IP-2012. 25 En ese sentido, Proceso 1 O-IP-94, publicado en la G.0.A.C Nº 177 de 20 de abril de 1994; cilado en el Proceso 2-Al-96, publicado en la G.0.A.C. Nº 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291 de 3 de setiembre de 1997. 28 Cf.

Fernández-Nóvoa, Carlos, "Posición Jurldlca del Titular de la Marca". En: Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649; citado en la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012, asunlo: "Infracción a los derechos de propiedad intelectual", pp. 10-11. 21 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 41 de 68 dibujos, etc.

Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, y también pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor21. 6.4. En consecuencia, el citado artículo permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en dicho artículo.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los· mismos por parte de terceros2e. a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registra! y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico29. b) Un nombre geográfico.

En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado, el del titular registra! y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico30. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importanteª,. 27 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, marca: "ALIZZ CERAMIC ION (mixta)", p. 16. 28 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 89-IP-2011 de 20 de junio de 2012, ya citado, p. 11: y aquella expedida dentro del Proceso 101-IP-2013 de 22 de mayo de 2013, asunto: "infracción de derechos de propiedad intelectual", pp. 8-9. 29 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

"Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial". Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 1O y 11 de julio de 2002, p. 13. 30 Ibídem. 31 OMPI. ·seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial".

Op. Cit. 22 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 42 de 68 6.5. En primer lugar, cabe destacar que el Articulo 157 de la Decisión 486, al indicar que el uso de "cualquier otra indicación cierta" relativa a "otras características" de los productos o servicios ofrecidos constituyen, bajo las condiciones mencionadas precedentemente, una excepción al derecho al uso exclusivo de la marca, estableciendo un numerus apertus de posibles indicaciones relativas a características del respectivo producto o servicio. 6.6.

En otras palabras, cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157. 6.7. A este respecto, este Tribunal ha señalado que el artículo comentado no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a 'propósitos de identificación o de información', debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen 'cualquier indicación cierta', siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a titulo de marca32. 6.8.

En segundo lugar, resulta necesario desarrollar las condiciones del uso requerido para la configuración de la presente excepción o limitación al derecho al uso exclusivo sobre una marca. En tal sentido, el Articulo 157 de la Decisión 486 establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada: a) b) c) d) Que se haga de buena fe.

Que no constituya uso a título de marca. Que se limite a propósitos de identificación o de información. Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 6.9. Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de forma concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio de la indicación comentada cumpla con las condiciones previamente explicadas. 6.10.

Respecto del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca registrada por un tercero, no requiere la autorización del titular de la marca siempre y cuando se la utilice para las siguientes finalidades: 6.10.1. Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; 32 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 69-IP-2000, asunto: "acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.", publicado en la G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001, pp. 7-B. 23 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 43 de 68 6.10.2.

Ofrecer en venta; 6.10.3. Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 6.10.4. Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada. 6.11. En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar", señalando que por "publicidad" "puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica�·33 6.12.

Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos, temas que ya se analizaron en la presente Interpretación Prejudicial. 6.13.

La noción de "buena fe", como el primer de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial "no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".34 6.14.En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios 35, es decir, debe 33 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Regislro sanitario (INVIMA) sobre la frase "EROXIM es bioequivalente a VIAGRA", publicado en la G.O.A.C. N º 2039, del 09 de abril de 2012.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. "Apunles sobre Compelencia Desleal", Seminarios 8. Cenlro de Esludlos de Derecho de la Competencia, Universidad Javerlana, p. 45, citado en el Proceso 137IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. N º 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.

Proceso 69-IP-2000. 24 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 44 de 68 ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. 6.15. El segundo requisito, que no constituya uso a título de marca, es decir, que quien la utilice, identifique plenamente que el titular es un tercero y que el consumidor no considere que el servicio o producto proviene de quien lo está anunciando. 6.16.EI tercer requisito, que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público engloba varios elementos y/o características.

El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son36: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. 6.17.

Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del Artículo 157, el término "anunciar" como equivalente a "publicitar", es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. 6.18. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrfan englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad.

Los anuncios - cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. 6.19. El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios 37. ' 36 Proceso 40-IP-2011. 37 Proceso 137-IP-2009.

Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1831 del 07 de mayo de 2010. 25 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 45 de 68 6.20. Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad.

El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad38. 6.21. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia, de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen.

Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y, por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado.

En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc39 • 6.22. Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores4º. 6.23.

Finalmente, el cuarto requisito de licitud del Artículo 157 respecto del uso de una marca ajena es que no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 6.24. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de l_j óo/ 4 38 lbldem. J9 Ibídem. 40 Proceso 101-IP-2013. 26 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 46 de 68 la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos41• 6.25.

Si se cumplen los tres requisitos arriba mencionados de manera concurrente, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 6.26. Corresponde por tanto a la autoridad nacional, verificar si en el caso concreto el uso de las marcas de propiedad de FRISBY S.A. se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del Artículo 157 de la Decisión 486.

A este fin, se deberá tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectúo. 7. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante La autoridad solicita el pronunciamiento de lo siguiente: 1. Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 En el punto 6 del apartado O de esta Interpretación Prejudicial se analiza a profundidad el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486. 2.

Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos Como ya se enunció, los elementos constitutivos de la excepción contenida en el Articulo 157 de la Decisión 486 son los siguientes: a) Que se use el signo ajeno de buena fe; b) Que el uso no sea a título de marca; c) Que el uso se limite al propósito informativo al público; y, d) Que el uso del signo no induzca a confusión al público consumidor, respecto del oñgen empresañal de los productos o servicios.

En efecto, para que opere la excepción, deben concurrir los cuatro elementos de manera conjunta. 41 Proceso 101-IP-2013 ya citado. 27 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 28/04/2017 47 de 68 Cuando el uso de una marca en los términos del Articulo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios- uso a título de marca- si no que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo, estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? Para lograr coherencia del sistema de protección de propiedad industrial regulado por la Decisión 486, debe extenderse la mencionada condición a todos los signos distintivos.

Esto quiere decir que para considerar que el uso de una marca encaje dentro de las previsiones del Articulo 157 no debe ser usada a titulo de signo distintivo, esto es, nombre comercial, enseña comercial, lema comercial, entre otros42. Además, el uso se debe presentarse con el ánimo de identificación o información, tal como pasará a explicarse.

Que se limite al propósito de Identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. Que no induzca al público consumidor a error.

Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. 4. Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular a impedir su uso por terceros.

Respecto a las denominaciones genéricas este Tribunal ha determinado que son aquellas que identifican el género del objeto que identifican. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La generícidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate43• 42 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de Junio de 2016. 43 Proceso 164-IP-2012. 28 é Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 48 de 68 La expresión genenca, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo44 • Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se uti1iza4s.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Es preciso referirse además al signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por to tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo toman especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

Si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro 44 Ibídem. 45 Proceso 110·1 P-2015. 29 Proceso 477-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 49 de 68 Un signo es débil mientras más cercano es al producto o servicio.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2015-276744, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. lfl � '\ 1 z Cecilia Luisa Aytlon Quinteros M�GISTRADA luis Rafael Vergara Quintero MAGIST D Hug pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente l te ejudlclal la Presidenta y el S etario. ó � ) z D: Cecilia LV.a Ayl�os PRESIDENTA Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 30 GACETA OFICIAL 28/04/2017 50 de 68 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 482-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05835-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Signos involucrados: MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX y logotipo (mixto) y MITSUBISHI, GX, GIGA, TORQUE (denominativos y mixtos).

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 5835-2015-0/Sta. SECA-CSJLI-PJ, del 12 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 13 de septiembre de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 058352015-0-1801-JR-CA-23; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 1 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2. 51 de 68 Demandante: MITSUBOSHI BELTING LTD. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI) Hechos relevantes 2.1. El 18 de abril de 2013, MITSUBOSHI BELTING LTD. (JAPÓN) (en adelante MITSUBOSHI), solicitó ante el INDECOPI el registro multiclase del signe;> MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX y logotipo1 para proteger productos comprendidos en las Clases 7 y 122 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones por parte de terceros.3 2.3. El 14 de enero de 2014, mediante Resolución 000921-2014/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, negó de oficio el registro multiclase del signo mixto MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX y logotipo, por la existencia de las siguientes marcas previamente registradas: MARCA MITSUBISHI C.I. 07 CERTIFICADO/ TRAMITE 53428 TITULAR MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Expediente No. 53030S.20131DSD. z Clase 7.- Correas de transmisión de energía para máquinas Industriales, correas de transmisión de energia para máquinas agricolas.

Clase 12.- Correas de transmisión de energla para automóviles. l Revisado el expediente, no se ha podido verificar la fecha de publicación. 2 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL + 28/04/2017 52 de 68 07 37720 MITSUBISHI KAISHA, LTO. 07 103804 07 128696 HONDA MOTOR LTD. HONDA MOTOR LTD. 12 98646 12 87393 GIGA 12 164773 TORKE 12 96278 1-TORKE 12 505703-2012 12 187518 SHOJI � MílSUBISHI GX ca. ca. �MITSUBISHI + MITSUBISHI MITSUBISHI CORPORATION.

MITSUBISHI CORPORATION. � MílSUIIISHI TVS VICTOR �. GX ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA HIPERMERCADO TOTTUS S.A. TRUCK VOLVO CORPORATION SUNDARAM-CLAYTON LIMITED. 2.4. El 7 de febrero de 2014, MITSUBOSHI, 'interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 000921-2014/DSD-INDECOPI. 2.5. El 20 de febrero de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 0735-2015/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 000921-2014/DSD-INDECOPl.y, en consecuencia, negar el registro multiclase del signo mxito MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX. 2.6.

El 16 de junio de 2015, MITSUBOSHI BELTING LTD., presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución 07352015/TPI-INDECOPI. 2.7. El 21 de julio de 2015, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 3 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 53 de 68 2.8. El 29 de marzo de 2016, el Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve, resolvió declarar infundada la demanda contenciosa administrativa. 2.9.

El 4 de mayo de 2016, MITSUBOSHI, presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Nueve. 2.10.EI 16 de agosto de 2016, mediante Auto signado con Resolución Número. Trece, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de Articulo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa MITSUBOSHI en su demanda manifestó que: 3.1. Es importante señalar que una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", ningún tercero formuló oposición a la solicitud de registro, esto significa que para las empresas que compiten en el mercado de los productos a distinguirse con el signo solicitado, es suficientemente distintiva y su concesión no causarla un perjuicio. 3.2.

El 12 de mayo de 2014, presentó un "Acuerdo de coexistencia de Marcas" firmado con el titular de la marca TVS VICTOR GX (certificado 187518). 3.3. El 18 de junio de 2014, presentó un "Acuerdo de coexistencia de Marcas" firmado con el titular de las marcas GX (certificados 103864/128696). 3.4. El 4 y 30 de septiembre de 2014, MITSUBOSHI presentó dos cartas por medio de las cuales, los titulares de las marcas MITSUBISHI y TORQUE (certificados 53428, 37720, 98646, 87393 y 505703), consentían el registro del signo solicitado. 4.

Argumentos de Administrativa la contestación a la Demanda Contencioso El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1. En el presente caso, los signos confrontados son confundibles, toda vez que comparten denominaciones sustancialmente similares, MITSOBUSHI/MITSUBISHI para distinguir productos vinculados, lo que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o una nueva linea de los productos que distingue dicho signo, lo que provocaría un riesgo de confusión indirecta. 4 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 54 de 68 4.2.

En el presente caso, deben ser tomadas en cuenta las semejanzas por sobre las diferencias. 4.3. Desde el punto del consumidor, el mismo no podrá comparar los dos signos en forma simultánea, sino que el que tenga al frente en un momento determinado lo va a confrontar con el recuerdo más o menos vago que guarde del anteriormente percibido. 4.4.

Los signos en controversia, comparten una denominación casi idéntica, el hecho de que el signo solicitado presente ligeras diferencias no implica que éste pueda ser registrado como marca. 4.5. La Autoridad administrativa, está obligada a realizar el examen de registrabilidad, aun cuando no se hayan presentado oposiciones. 4.6. Las cartas de consentimiento presentadas por la demandante, constituyen documentos suscritos de forma unilateral, que no cumplen con la normativa vigente. 4. 7.

En el supuesto caso de que la demandante hubiere presentado acuerdos de coexistencia, la existencia de los mismos, no determina que se elimine automáticamente el riesgo de confusión, toda vez que la Autoridad administrativa, deberá analizar en cada caso concreto si el contenido de los acuerdos entre las partes elimina el riesgo de confusión en el consumidor, a efectos de determinar si es posible o no conceder a registro el signo solicitado. 5.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que; 5.1. En el presente caso, si bien el público consumidor podría percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas que los signos en controversia presentan, principalmente, entre los signos MITUSUBISHI/MITSUBOSHI, al proteger productos vinculados dentro de la misma clase internacional, provocará un riesgo de confusión en el público consumidor.

LJ 5.2. La falta de oposiciones, no determina una registrabilidad automática, puesto que la autoridad debe realizar obligatoriamente el examen de registrabilidad, pudiendo denegar de oficio la solicitud, si considera que es confundible con una marca previamente registrada, o un signo anteriormente solicitado. 5.3. Los productos que protegen los signos en controversia, dentro de las Clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, son vinculados, 5 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 55 de 68 respecto a los vehículos de locomoción y maquinaria industrial, fabricación de piezas y repuestos para automóviles, ya que se comercializan en los mismos locales, y están dirigidos al mismo tipo de consumidor, configurándose una de las condiciones para que se genere riesgo de confusión. 5.4.

Respecto a los acuerdos de coexistencia suscritos entre las partes, al haberse determinado que los mismos resultan irrelevantes en el presente caso, el Juzgado considera que carece de objeto pronunciarse sobre los mismos. 6. Argumentos del Recurso de Apelación Se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos en la instancia anterior, haciendo énfasis en la inconfundibilidad de los signos en conflicto y los registros del signo solicitado en el extranjero.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a). Procede la interpretación solicitada4• 2. De oficio se interpretará el Artículo 1595• de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se refiere a acuerdos de coexistencia. 3. Adicionalmente, se solicita el pronunciamiento del Tribunal respecto: 4 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara Indebidamente un derecho de tercero, en particuiar cuando: a) 5 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" "Articulo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca Idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pals Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestlón con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida lníormación al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párraro de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en et primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. 6 l-&f () Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 56 de 68 Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos mixtos, que distinguen productos vinculados en algunos casos y en otros algunos de los mismos productos.

Si la suscripción de acuerdos privados constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría. Si el registro de la marca en otros países, obliga a la autoridad administrativa a registrarlos en el país. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, e ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Acuerdos de coexistencia y/o cartas de consentimiento. Autonomla de las oficinas nacionales competentes. Preguntas de la consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabllldad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX (mixto) y las marcas MITSUBISHI (denominativa y mixta), y las detalladas en el punto 2.3. son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 1.2. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(.. )".

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público 7 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 57 de 68 consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6 • 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser. 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Conceptual o ideológlca: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 6 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; lnterprelación Prejudicfal de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e lnlerpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24IP-2009.

Eslas reglas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múlUples providencias, entre las cuales se deslacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-JP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 58 de 68 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es y por el público consumidor en general, percibido consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.9. En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo MITSUBOSHI GIGA TORUE GX (mixto) y las marcas MITSUBISHI (denominativa y mixta), y las detalladas en el punto 2.3, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales 9 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 59 de 68 están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o conceptoª. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: 9 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo;

O, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas10: 2.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.1.1 Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.11 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas 8 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 9 Ibídem. 10 Estas reglas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguienles providencias: lnlerpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005: y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013. 11 RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.;

Terr. en Enlerráls. 10 (j t; o Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 60 de 68 Los segundos, son fragmentos m1n1mos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.3.1.2 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.3.1.3 Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2.3.1.4 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 13 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. Sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 14: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 12 Proceso 308-IP-2015. 13 lbldem. 14 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de Julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 11 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 61 de 68 2.4.2.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4.

Analizar si la palabra es evocatlva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta to siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.6.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 15 entre los mismos: 15 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enlre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, 12 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 62 de 68 2.6.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.6.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.6.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir t sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.7. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos MITSUBOCHI GIGA TORQUE GX y logotipo y MITSUBISHI. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre MITSUBOSHI GIGA TORUE GX (mixto) y la marca MITSUBISHI (denominativa), se abordará en este acápite este tema. 3.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudiclal de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 13 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 63 de 68 de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto"16• 3.3. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores"17. 3.4.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

Sobre la base de estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 4.

Acuerdos de coexistencia y/o cartas de consentimiento 4.1. El solicitante, argumentó la existencia de acuerdos de coexistencia, con los titulares de las marcas previamente registradas. 4.2. En lo referente a los acuerdos de coexistencia pacífica, el segundo párrafo del Artf culo 159 establece que; "( ) En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar todas las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate ( )" 16 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.0.A.C. Nª 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 17 Fernandez-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Monlecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 14 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 64 de 68 4.3.

Si bien existe un acuerdo suscrito en el presente caso, se debe tomar en cuenta que lo que debe primar es el evitar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor, y está en manos de la autoridad determinar la existencia o no de este riesgo, poniendo el interés general del público consumidor por sobre el interés particular de las partes. 4.4.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. 1a 4.5.

El Tribunal ha precisado, además que "La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 19 4.6. En el marco de la norma referida, se entiende que "los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión. 20 4.7.

De igual manera reiterando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 96IP-2011, se puede afirmar que: ( ) De esta manera los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 21 4.7.1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 4.7.2.

Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 4.7.3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. 1s Proceso 57-IP-2002. 19 Proceso 104-IP-2003. � Proceso 104-IP-2002. 21 Proceso 62-IP-2014. 15 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 65 de 68 En el presente caso, se deberá analizar si entre los signos MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX (denominativo) y las marcas MITSUBISHI (denominativa y mixta), GX, GIGA, y TORKE el riesgo de confusión en el público consumidor persiste, pese a la suscripción de un acuerdo de coexistencia pacifica entre las partes. 5.

Autonomía de las oficinas nacionales competentes Toda vez que en el presente caso se ha argumentado la existencia de registros marcarios del signo solicitado en el exterior, es necesario abordar el siguiente tema. 5.1. Respecto al tema de la autonomía de las Oficinas Nacionales, es pertinente referirse a lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 11 O-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. 22 5.2.

Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 5.3.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro."23 5.4. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 22 "El sislema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuenlra soportado en la actividad autónoma e independiente de fas Oílcinas Compelentes en cada Pals Mlembro. Dicha aulonomla se maniliesla tanto en relación con decisiones emanadas de airas oílcinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones". 23 Proceso 71·1P-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agoslo de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. 16 Proceso 462-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 66 de 68 5.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares."24 5.6.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite."2s 5.7. La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto. "26 6. Preguntas de la consultante - Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos mixtos, que distinguen productos vinculados en algunos casos y en otros algunos de los mismos productos.

Como se indica en los acápites 1, 2, 3 y 4, no es necesario que exista o se evidencie un riesgo de confusión, la sola posibilidad de que el público consumidor pueda verse confundido, vuelve irregistrable un signo, más aún si existe conexión entre los productos y/o servicios que pretenda identificar. - Si la suscripción de acuerdos privados constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria.

No, la autoridad competente, puede negar dichos acuerdos privados, si considera que, pese a la suscripción o acuerdo de los titulares de los 24 Ibídem. 25 Ibídem. 26 Ibídem. 17 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 67 de 68 signos, el riesgo de confusión en el público consumidor persiste y éste puede verse afectado. Si el registro de la marca en otros países, obliga a la autoridad administrativa a registrarlos en el país. No, las oficinas nacionales, en aplicación del Principio de Autonomía, con observancia y aplicación del Principio de Territorialidad, puede negar un registro de un signo, que se encuentre registrado en el exterior.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 05835-2015-0-1801-JR-CA-23 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Hugo miro Góme Apac GISTcRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ra presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. [!( -{ Cecilia Luisa Ayllón efnteros PRESIDENTA 18 Proceso 482-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 68 de 68 Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19