Año XXXIV – Número 3029 Lima, 24 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 602-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-6922. Referencia: Marcas involucradas ECOCOAT (denominativa) y COATS (mixta) PROCESO 615-IP-2016 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-00279-00. Referencia: Marca involucrada CENTRO DE SOLUCIONES (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 24/05/2017 2 de 21 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 602-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-6922 Referencia Marcas involucradas ECOCOAT (denominativa) y COATS (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 8867-TDCAQ-VAR del 9 de noviembre de 2016, recibido físicamente el 1 de diciembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-6922.
El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H. Demandado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 1 Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 3 de 21 Experta Principal en signos distintivos del IEPI Procuraduría General del Estado 2. Hechos relevantes 2.1. El 7 de octubre de 2010, Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H, (en adelante, Roxcel) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro de la marca ECOCOAT (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.2.
Publicado el extracto de la solicitud de registro no se presentaron oposiciones. 2.3. Mediante la Resolución 9937341 del 29 de abril de 2011, el JEPI denegó de oficio el registro solicitado por considerar que resulta confundible con la marca registrada COATS (mixta)2, inscrita con el título Nº 2185-05 para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza3, a favor de la empresa J & P Coats, Limited. 2.4.
El 19 de julio de 2011, Roxcel presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador demanda de nulidad contra la Resolución 9937341. 2.5. Mediante Auto del 29 de octubre de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demandante Roxcel 3.1 �a comparación realizada entre los signos ECOCOAT (denominativo) y COATS (mixto) por la Experta Principal en Signos Distintivos es equivocada y arbitraria, por lo que carece de validez. • No se verifica en el expediente a qué productos de la Clase 16 se refiere. 2 J (í No se verifica en el expediente a qué productos de la Clase 16 se refiere. 2 Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 4 de 21 3.2 Los signos ECOCOAT (denominativo) y COATS (mixto) son lo suficientemente diferentes como para evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor. 3.3 El signo ECOCOAT es apto para distinguir productos en el mercado y por lo tanto cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 134 de la Decisión 486. 4.
Argumentos de la contestación de la Experta Principal en signos distintivos del IEPI 4.1 El acto administrativo impugnado contenido en la Resolución 9937341, del 29 de abril de 2011, es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley. 4.2 Realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo de la base de datos, se desprende la existencia del registro de la marca COATS (mixta), titulo Nº 2185-05, vigente hasta el 11 de mayo de 2015, que protege los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional a nombre de J. &P Coats, Limited. 4.3 Comparado el signo solicitado ECOCOAT (denominativo) con la marca registrada COATS (mixta) se determina que existen semejanzas gráfica visuales y fonéticas-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además están destinados a proteger productos que pertenecen a una misma clase. 4.4 El signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 134 de la Decisión 486 y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra inmersa en las prohibiciones del Literal a) del Artículo 136 de la referida Decisión y del Literal a) del Artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual. 5.
Argumentos de la contestación del Presidente IEPI 5.1 El acto administrativo impugnado contenido en la Resolución 9937341 del 29 de abril de 2011, emitido por la Experta Principal en signos distintivos del lEPI, es legitimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley. 5.2 El acto administrado impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual. 3 Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL 6. 24/05/2017 5 de 21 Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado La Procuraduría General del Estado únicamente indicó un número de casilla judicial, a efectos de recibir las notificaciones.
B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486. 2. De la revisión del presente caso, se advierte que no procede la interpretación del Artículo 134 de la norma citada, pues no es materia controvertida lo que puede constituir una marca sino el riesgo de confusión con la marca de un tercero. 3.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 2. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ECOCOAT (denominativo) y la marca COATS (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: \ "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 í, Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL a) ( )" 24/05/2017 6 de 21 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) 4 Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.5 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 325-IP-2015 de fecha 20 de octubre de 2015, pp. 9-1O.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 15-IP-2013 de fecha 6 de marzo de 2013; e, Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 519-IP-2015 de fecha 15 de marzo de 2016. 5 Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 7 de 21 b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.6 c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 7 d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 8 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 9 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 6 Ibídem. 1 Ibídem. 8 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 519-IP-2015 de fecha 15 de marzo de 2016. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 178-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016. 6 Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 8 de 21 1.5.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas 2.1.
Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado ECOCOAT (denominativo) y la marca COATS (mixta) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. 2.2. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.
Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. 2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 2.4.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, 11 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 12 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 129-IP-2015, de fecha 20 de Julio de 2015. Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 472-JP-2015 de fecha 10 de Junio de 2016. t 7 Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 9 de 21 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 13 • Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.14 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: (iii) • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy 13 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario da la RAE. Definición de "lexema·: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. u REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE Definición de "morfema": Unidad minima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La termin ación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 10 de 21 dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ECOCOAT (denominativo) y la marca registrada COATS (mixta).
Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-6922, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. { vt/ � Cecilia Luisa Ayll�s MAGISTRADA Luis R fael Vergara Quintero MAGISTRADO 9 I Proceso 602-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 11 de 21 I Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.,o GACETA OFICIAL 24/05/2017 12 de 21 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 615-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-00279-00 Referencia Marca involucrada CENTRO DE SOLUCIONES (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5363 de fecha 16 de diciembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de diciembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00279-00; y, El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Servientrega S.A. 1 Proceso 615-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado 2. 24/05/2017 13 de 21 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes 2.1. El 14 de agosto de 2013, Servientrega S.A. (en adelante, Servientrega) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca CENTRO DE SOLUCIONES (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2.2.
El 16 de diciembre de 2014, la solicitud antes mencionada fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 681, sin que se hayan presentado oposiciones. 2.3. Mediante Resolución 47793 del 31 de julio de 2014, la Directora de Signos Distintivos denegó de oficio el registro de la marca solicitada por carecer de distintividad al ser un signo descriptivo. 2.4.
Con fecha 19 de septiembre de 2014, Servientrega interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución antes referida. 2.5. Mediante Resolución 79552 del 23 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando la Resolución 47793 del 31 de julio de 2014. 2.6.
Servientrega presentó demanda2 de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular la Resolución 47793 del 31 de julio de 2014 y la Resolución 79552 del 23 de diciembre de 2014. 2.7. Mediante Providencia de fecha 8 de julio de 2016, la Corte consultante suspendió el proceso y dispuso solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.
Argumentos de la demanda de Servientrega 3.1. No se configuran los requisitos para la aplicación del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486. Clase 35: Seivicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, seivicios de asesorla y consultoría y a personas naturales o juridicas; servicios de consultor/a en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, seivlcios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación- exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos. 2 Del expediente interno no se verifica la fecha de presentación de demanda. 2 Proceso 615-lP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 14 de 21 3.2.
La SIC, no indicó cuál o cuáles son las cualidades de los servicios que se describen a través del signo solicitado. 3.3. El signo solicitado no resulta descriptivo de los servicios que se pretende identificar. 3.4. No es cierto que la expresión CENTRO DE SOLUCIONES tenga como propósito identificar una central o un centro de soluciones, pues la solicitud no pretende registrar un nombre comercial, sino para distinguir servicios concretos. 3.5.
La SIC, erróneamente, no ha examinado el signo CENTRO DE SOLUCIONES respecto de cada uno de los servicios designados en la solicitud de registro, y por el contrario, ha aplicado de forma general un examen superficial de la supuesta descriptividad en relación a todos los servicios designados. 3.6. La SIC considera erróneamente que el signo CENTRO DE SOLUCIONES para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional Niza, no es distintivo, cuando por el contrario, es una expresión que tiene un significado que no designa directamente un producto o servicio en particular, ni a una cualidad esencial de un bien o servicio. 3.7.
La SIC ha otorgado registros marcarlos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que tienen significados alusivos a "Centro" o "Central", lo que hacía presuponer que la SIC respetaría su posición en torno a la registrabilidad de signos alusivos a dicho concepto, por lo que al haber denegado el signo solicitado, ha ejercido abuso de su potestad discrecional. 4.
Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. El signo CENTRO DE SOLUCIONES corresponde a un signo descriptivo de los servicios que pretendía distinguir en el mercado, sin necesidad de que haga alusión expresa a los servicios de publicidad, gestión de negocios, entre otros de la Clase 35 de la Clasificación Internacional Niza; por lo tanto, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486. 4.2.
El signo solicitado proporciona al consumidor información acerca de los servicios que pretendia identificar, representando soluciones a las necesidades de los consumidores, como son las consultorías en gestión de empresas, organización de negocios, dirección de empresas, gestión de negocios de terceros, agencias de importación-exportación, entre otros. 4.3.
Asimismo, con el signo CENTRO DE SOLUCIONES el consumidor no asociará dicho signo con un origen empresarial específico, sino por la 3 Proceso 615-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 15 de 21 descriptividad de los elementos que lo conforman, pensará únicamente en la finalidad de los servicios que está adquiriendo, lo que precisamente hace que el signo solicitado se encuentre también incurso en la causal de irregistrabilidad del Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486. 4.4.
La SIC realiza un examen individual de registrabilidad para cada uno de los signos que pretenden ser registrados como marcas, examen que además se encuentra siempre motivado en debida forma. Por ello, no es posible que quien pretenda registrar un signo alegue el registro previo de otros signos efectuado por la SIC. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Solo procede Interpretación Prejudicial de los Literales b) y e) del Articulo 135 de la Decisión 486 3, toda vez que únicamente dichos literales se encuentran relacionados con la materia de controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.
La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos descriptivos. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por falta de dlstintividad 1.1. La SIC denegó el registro del signo CENTRO DE SOLUCIONES por que no cumplía con el requisito de distintividad con relación a servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ·Articulo 135.• No podrán registrarse como marcas los signos que: ( } b) carezcan de dlstlntividad;
( e} consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en et comercio para describir la calidad, ta cantidad, el destino, et valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de tos productos o de los servicios para /os cuales ha de usarse dicho signo o Indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. •,. 4 Proceso 615-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 16 de 21 1.2.
De conformidad con lo estipulado en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.3. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.4 1.4.
La distintividad tiene un doble aspecto: 5 a) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) La dlstlntividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.5.
Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. 1.6. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.
La razón por la que algunos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.6 1.7. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, 4 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. 5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, p. 6. 6 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 242-lP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, pp. 23-25. 5 Proceso 615-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 17 de 21 respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Signos descriptivos 2.1. La SIC consideró que el signo solicitado indica las cualidades o característica del servicio que pretendía distinguir, por lo que no podría otorgarse derechos exclusivos sobre dicho término a favor de Servientrega. 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 2.3. El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 135.-No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; r r 2.4.
Como se desprende del artículo citado, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.7 2.5.
Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos descriptivos por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 2.6. El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los 7 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 septiembre de 2015. 6 Proceso 615-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 18 de 21 productos o servicios involucrados, lo que descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 2.7.
En ese sentido, en el presente caso se deberá determinar si el signo CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) es descriptivo o no en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente. 3. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones 3.1. Servientrega señala que la SIC ha otorgado registros marcarios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que tienen significados alusivos a "Centro" o "Central", lo que hacia presuponer que la SIC respetaría su posición en tomo a la registrabilidad de signos alusivos a dicho concepto.
En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 3.2. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.8 3.3.
Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 9 3.4. En relación con el primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.10 3.5.
En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016. 9 lbidem. 10 Ibídem. 7 Proceso 615-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 19 de 21 signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.
En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros. 11 3.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro. 12 3.7.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 13 3.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria ha colocado en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 14 3.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.1s 11 Ibídem. 12 lbldem. 13 lbldem. 1• Ibídem. 15 Ibídem. 8 Proceso 615-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 20 de 21 3.1 O. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los limites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.1s 3.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que éste cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12.
Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2015-00279-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. tUJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 16 Ibídem. uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 9 Proceso 615-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 21 de 21 l Hugo Ramiro Gómez pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �(Li.
Cecilia L PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10