Año XXXIV – Número 3026 Lima, 24 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 497-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2015-280885. Referencia: Infracción a los derechos de propiedad Industrial de AGROCAMPO S.A.S PROCESO 498-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2016-81688. Referencia: Infracción a los signos CROCS (denominativo) y figurativos PROCESO 505-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-6829. Referencia: Lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo) / Marcas registradas VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta), VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta) y VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta).

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 24/05/2017 2 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso 497-IP-2016 Asunto 1 nterpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-280885 Referencia Infracción a los derechos de propiedad Industrial de AGROCAMPO S.A.S Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-318 del 6 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 21 de septiembre de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales e) y f) del Articulo 155 y del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-280885; y, El Auto del 28 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 1 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 24/05/2017 Demandante AGROCAMPO S.A.S. Demandado ALMACEN AGROCAMPO LTOA. 3 de 45 Hechos relevantes 2.1. AGROCAMPO S.A.S. es titular de diversas marcas registradas que contienen la denominación AGROCAMPO para distinguir diversos productos y servicios de las Clases 1, 3, 5, 10, 16, 18, 28, 31, 35, 41, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 27 de febrero de 2015, mediante Resolución 8765, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la SIC) reconoció la notoriedad de la marca AGROCAMPO, para distinguir la comercialización y distribución de productos veterinarios e insumos agropecuarios. 2.3. En julio del año 2005, uno de los vendedores de AGROCAMPO S.A.$. acudió al Municipio de San Juan de Nepomuceno en Bolívar (Colombia) y verificó un establecimiento denominado ALMACEN AGROCAMPO LTOA.

(en adelante, ALMACEN AGROCAMPO), el cual resultaría idéntico a su marca AGROCAMPO. 2.4. El 25 de noviembre de 2015, AGROCAMPO S.A.S. interpuso demanda ante la SIC por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad ALMACEN AGROCAMPO LTOA., por el uso del signo ALMACEN AGROCAMPO LTOA, con la finalidad de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial sobre su signo distintivo AGROCAMPO. 2.5.

La empresa demandada no contestó la demanda interpuesta por AGROCAMPO S.A.$. 2.6. Mediante Oficio 1003-318 del 6 de septiembre de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de AGROCAMPO S.A.S. 3.1. La sociedad AGROCAMPO S.A.S. usa la marca AGROCAMPO para distinguir, entre otras cosas, la comercialización y venta de productos para el agro y veterinarios, productos de ferretería y productos relacionados. 3.2. Existe similitud ortográfica y fonética entre AGROCAMPO y ALMACEN AGROCAMPO LTOA., toda vez que comparten la denominación AGROCAMPO; por lo que, se advierte que la demandada (ALMACEN 2 o Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 4 de 45 AGROCAMPO) ha reproducido completamente su marca AGROCAMPO, configurándose así la infracción denunciada. 3.3.

Por otro lado, el signo de la demandada está siendo utilizado para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización y venta de productos de uso veterinario, abonos, matamalezas, herramientas e insumos agrícolas, concentrados, artículos de ferretería, entre otros; es decir, los mismos servicios que identifica con su signo AGROCAMPO.

En consecuencia, existe identidad en los servicios que distinguen los signos en conflicto. 3.4. Por lo tanto, la sociedad ALMACEN AGROCAMPO infringe sus derechos de propiedad industrial al utilizar sin autorización la denominación AGROCAMPO para distinguir servicios idénticos y/o vinculados a los que distingue con su marca AGROCAMPO, respecto de la cual existe riesgo de confusión. 3.5.

Por lo expuesto, solicita que se ordene a la sociedad ALMACEN AGROCAMPO el cese definitivo de todos los actos que constituyan una violación a sus derechos de propiedad industrial, incluido el cese de uso del signo AGROCAMPO, así como cualquier otro signo que sea confundible y/o sea susceptible de producir riesgo de asociación. 3.6. Asimismo, solicita que ALMACEN AGROCAMPO la resarza por los daños y perjuicios que con sus conductas infractoras haya podido irrogar a su empresa AGROCAMPO S.A.S. 3.7.

A efectos de realizar la tasación de los daños y perjuicios ocasionados, la demandante adjuntó un listado de ventas que realizó con su marca notoria AGROCAMPO desde el a 2011 hasta junio de 2015 en el Municipio de San Juan de Nepomuceno en Bolívar. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales e) y f) del Articulo 155 y del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

Procede la Interpretación Prejudicial solicitada, por ser materia de la controversia en el proceso interno. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo Idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando eflo pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 3 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4.

Acción por infracción de una marca notoria. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Preguntas formuladas por la Entidad consultante. 5 de 45 (i) En los términos de los Literales e) y f) del Articulo 155 de la Decisión 486, ¿cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? (ii) ¿Cuál seria la diferencia entre el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca que no ostenta dicha calidad respecto de cualesquiera productos y servicios? (iii) ¿Puede ser declarada la notoriedad por el juez que conoce de un proceso por infracción a derechos de Propiedad Industrial? D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Acción por infracción de una marca notoria 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) f} usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

" "Anículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por ef cual se hubiese hecho conocido.· 4 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 6 de 45 o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

" 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 2 a) b) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 1.3. El Articulo 155 de la Decisión 486, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir.

En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo -en su faz negativa- del titular del correspondiente signo distintivo (ius prohibend1). 1.4. A este respecto, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los Literales a), b), e) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Artículo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido "podrá impedir a cualquier tercero realizar can respecto al signo los actos indicados en el l_ �_,� 2 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 5 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 7 de 45 artículo 155 ( )", sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurídica a un literal específico3 • 1.5.

El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, siendo que sus Literales e) y f) precisan las siguientes conductas prohibidas: a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (Literal e), b) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (Literal f). 1.6.

El Literal e) del Articulo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 1.7.

El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. 1.8.

Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad, por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 1.9.

El Literal f) del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, 3 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 606-lP-2015 de fecha 5 de septiembre de 2016, p. 12. 6 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 8 de 45 incluso para fines no comerciales4, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 1.1 O. Relacionado con los Literales e) y f) del Artículo 155 está el Artículo 156 de la Decisión 486, según el cual constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado. b) Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o c) Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso. 1.11.

Por otro lado, el Artículo 226 de la Decisión 486 señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 1.12.

En relación con los diferentes tipos de riesgos que se pueden configurar por el uso no autorizado de una marca notoria; es decir, los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, (iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 1.13.

Con respecto al riesgo de dilución, este puede definirse como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de distinguir los productos o servicios que identifica, mediante usos no autorizados sobre productos o servicios de terceros. Se trata de acciones que deterioran la imagen publicitaria que derivan del uso no autorizado por un tercero, lo cual produce un detrimento del valor publicitario de la marca notoria, y a su vez, de la cualidad distintiva y reputación. 4 De modo referencial ver Proceso 460-IP-2015, en el cual se define la expresión "para fines no comerciales", cuando un signo no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica. 7 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 9 de 45 1.14.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento Injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.15.

En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que supone, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por el otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 1.16.

Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, si de las pruebas aportadas por la demandante se acredita la calidad de notoriamente conocido del signo base de denuncia; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de dicho signo, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado, aplicando para tal efecto las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando. 2.

Comparación entre marcas denominativas compuestas 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo de la demandante AGROCAMPO (denominativo) y el nombre comercial ALMACEN AGROCAMPO LTDA. (denominativo), objeto de la acción por infracción, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 5 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 8 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 10 de 45 una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.6 2.3.

Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.7 2.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 8 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario9 • Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport­ ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos m1rnmos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 6 lbldem. 7 Ibídem. 8 Ibídem. 9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 1 º REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y­ es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 9 fJ Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 11 de 45 • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 11 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1O de Junio de 2016. 10 Proceso 497·1P-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 12 de 45 d} Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e} Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera o no existir entre el signo AGROCAMPO (denominativo) y el nombre comercial ALMACEN AGROCAMPO LTDA. (denominativo}.

Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Signos notoriamente conocidos, su protección y prueba 3.1.

En el presente caso, la demandante alegó que el signo AGROCAMPO es notoriamente conocido. En efecto, de los antecedentes se verifica que mediante Resolución 8765, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC reconoció la notoriedad de la marca AGROCAMPO, para distinguir la comercialización y distribución de productos veterinarios e insumos agropecuarios. 3.2.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo. 12 12 Ibídem. 11 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 13 de 45 3.3.

De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado. 3.4. Por su parte, el Literal a) del Articulo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. 3.5.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 13, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 3.6.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a los signos notorios va más allá de ta exigencia del uso real y efectivo de los mismos, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro 14• 3.7.

La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición15. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si un signo es notoriamente conocido se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el Articulo previamente citado.16 IJ De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 14 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 15 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 1O de junio de 2016, 16 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.MArt/cu/o 228.Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, fos siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre /os miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utflización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 12 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 14 de 45 3.8.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual el signo notoriamente conocido tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de un signo notorio contra un registro o uso no autorizado o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado un signo. 17 3.9.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar: 18 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, Incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio intemaclonal; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 17 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 18 Ibídem. 13 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 15 de 45 "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo Ulular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. '" 9 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 2 º d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 21 3.1O. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podrla estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 22 3.11.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error del público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, 19 MONTEAGUDO, Montiano. La Proteccfón de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 20 De modo reíerenclal, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 2, Ibídem. 22 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 14 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 16 de 45 asociación, dilución y uso parasitario. Asi, bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder al signo notorio la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. 3.12.

En el presente caso, se deberá establecer si el signo sustento de la denuncia es notorio o no; y, de ser el caso, desde qué momento ostenta dicha calidad, teniendo en cuenta los medios probatorios presentados. 4. Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

En los términos de los Literales e) y f) del Articulo 155 de la Decisión 486, ¿ cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? El Artfculo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente23, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En efecto, en el Articulo 230 de la referida Decisión24, se establece lo que debe entenderse por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Asimismo, cabe precisar que dicho reconocimiento corresponde a la autoridad nacional competente y que la notoriedad de una marca no se presume, sino que debe ser probada por quien alega esa condición25, de conformidad con lo desarrollado en el Apartado 1 y 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. 23 De debe tener en cuenta lo dispuesto en el Articulo 230 de la Decisión 486. 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Articu/o 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tfpo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o. cJ los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicfos a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualqufera de los sectores referidos en los literales anterfores•. 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 15 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 17 de 45 Por su parte, el Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

En efecto, dichos criterios establecidos en la norma conforman una lista no taxativa. El titular de una marca notoria, como ocurre con una marca registrada, ejerce el derecho de uso exclusivo sobre la marca que le otorga la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

El Articulo 231 de la Decisión 486, expresamente señala que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto a su signo, los actos indicados de manera taxativa en el Articulo 155, que son susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas y que son realizados por terceros sin el consentimiento del titular del signo distintivo y que este último puede impedir, siendo aplicables las limitaciones previstas en los Artículos 157 y 158.

A este respecto, los literales e) y f) del Articulo 155 establecen los supuestos específicos de prohibición de uso referidos a signos notoriamente conocidos, tal y como se ha desarrollado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. No obstante ello, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los literales a), b), c) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Articulo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido "podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el articulo 155 ( )", sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurldica a un literal especifico.

Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, el carácter notorio del signo que es materia de infracción; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido del signo por parte del demandado, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado; aplicando al efecto, las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando. 4.2.

¿ Cuál sería la diferencia entre el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca que no ostenta dicha calidad respecto de cualesquiera productos y servicios? 16 b Proceso 497-1 P-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 18 de 45 El uso en el comercio es diferente, pues la marca notoriamente conocida se encuentra más protegida que la no notoria, tal como se explica a continuación. La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca ordinaria o común, constituyendo una excepción a los principios de inscripción registra!, territorialidad y especialidad.

En efecto, dicha protección no se da en función del registro sino por el solo hecho de ser notoria, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal responsable o artífice de que su marca llegue a alcanzar ese grado de difusión y/o conocimiento que le permite alcanzar la calidad de notoria.

Teniendo en cuenta ello, "un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado'26. Asl, la prueba de la notoriedad de un signo es de suma importancia al momento de buscar la protección en un pals determinado.

Asimismo, la protección no se limita al país en el que la marca adquirió la notoriedad o en el que se haya conferido el registro. En el caso de las marcas notoriamente conocidas, estas son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria; a diferencia del común de las marcas registradas cuya protección se circunscribe únicamente al territorio del país en que se concedió su registro.

En tal sentido, este Tribunal ha señalado que "no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los países miembros'27. En relación con el principio de especialidad, la protección conferida a la marca notoriamente conocida se extiende no solamente a productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino a cualquier clase de productos o servicios que distinga o pretenda distinguir el signo similar a la marca notoria.

En ese sentido, no puede permitirse la coexistencia de un signo semejante a un signo notorio, aun cuando aquél distinga productos o servicios de distinta naturaleza y/o no relacionados con aquellos que distingue el signo notorio. Dicha situación varía en el caso de la protección que se concede a una marca registrada que no ostenta dicha calidad, la cual se limita únicamente a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada dicha marca. 26 De modo reíerenclal, ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 30-IP-2011 del 18 de mayo del 2011 y 23-IP-2013 del 15 de mayo del 2013. 27 lbfdem., � (J 17 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 19 de 45 4.3.

¿Puede ser declarada la notoriedad por el juez que conoce de un proceso por Infracción a derechos de Propiedad Industrial? El reconocimiento de la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento del carácter notoriamente conocido de un signo le corresponde a la autoridad nacional competente, tal y como ya se ha mencionado en los párrafos precedentes.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida dicha autoridad deberá tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el Artículo 228 de la Decisión 486. En el caso de los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, cuando la notoriedad sea invocada, el juez nacional o la autoridad administrativa competente sí puede pronunciarse sobre el particular, debiendo para ello analizar los medios probatorios presentados a efectos de determinar si dicha notoriedad existe.

Distinto es el caso de un procedimiento administrativo iniciado exclusivamente para que se declare la notoriedad de una marca, lo que va a depender de la normativa nacional de cada pais miembro28• En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2015-280885, ta que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. I' � l( l � Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 28 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO En el Ecuador el procedimiento de declaratoria de notoriedad se encuentra regulado en el Artículo 463 del "Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Crealividad e Innovación", publicado el 9 de diciembre de 2016 en el Registro Oficial N º 899.

Cabe señalar que Bolivia, Colombia y Perú no cuentan con dichos procedimientos en sus regulaciones internas. 18 Proceso 497-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 20 de 45 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. t � �(( Cecilia Luisa Ayllón�s PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19 GACETA OFICIAL 24/05/2017 21 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso 498-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2016-81688 Referencia Infracción a los signos CROCS (denominativo) y figurativos Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-316 del 5 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 21 de septiembre de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Articulos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-81688.

El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Croes lnc. 1 (j Proceso 498-IP-2016 GACETA OFICIAL 22 de 45 Opciones Comerciales Distribuidora S.A.S. Demandada 2. 24/05/2017 Hechos relevantes 2.1. El 30 de septiembre de 2015, Croes lnc. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Opciones Comerciales Distribuidora S.A.S. (en adelante, Opciones Comerciales), por el uso no autorizado de los siguientes signos de su titularidad inscritos en la República de Colombia: SIGNO Q � Q � G) CROCS CROCS CROCS CROCS CROCS CROCS CLASE CERTIFICADO 35 326254 9 326255 25 326256 14 326257 25 18 35 14 9 10 384688 370403 323993 323994 323995 325497 18 325605 2.2.

Con fecha 9 de agosto de 2016, Opciones Comerciales contestó la demanda interpuesta por Croes lnc. 3. Argumentos de la demanda de Croes lnc. a; 3.1. La demandante alegó que Opciones Comerciales es propietaria de establecimientos en los cuales se está usando sin autorización las marcas CROCS y asimismo que tales signos tambien se observan en las camisetas de los empleados de la denunciada, conforme se aprecia en las fotografías que adjunta a su denuncia. 3.2.

Croes lnc. envió cartas de reclamo a Opciones Comerciales informándole sobre los derechos de propiedad industrial con los que cuenta, a fin de que dicha empresa se abstenga de seguir usando las marcas de su 2 Proceso 498-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 23 de 45 titularidad. Sostuvo que no ha obtenido respuesta por parte de la denunciada. 3.3.

Los hechos descritos generan riesgo de confusión en el público consumidor. 4. Argumentos de la contestación de Opciones Comerciales ia 4.1. El uso que hace su empresa respecto de los signos CROCS y es con fines informativos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 157 de la Decisión 486. 4.2. Su empresa no busca parecerse a un distribuidor autorizado, únicamente vende productos marca CROCS, realizando para ello el uso permitido de la marca al amparo del artículo antes mencionado. 4.3.

Si respondió a una de las cartas enviadas por la denunciante, y en dicha respuesta manifestó que el proceder de Opciones Comerciales ha sido de buena fe. 4.4. No intenta generar apariencias incorrectas en el consumidor, al contrario su conducta ha sido realizada con el fin de identificar, publicitar y ofrecer en venta los productos originales de la marca CROCS.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 155 de la Decisión 486 a fin de que este Tribunal: "Indique de conformidad con lo dispuesto por el articulo 157 de la Decisión 486 de 2000, cuando el uso de la marca presuntamente infringida se hace de manera informativa. Indique de conformidad con /o dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, si el uso meramente informativo es incapaz de inducir a effor al público consumidor." 2.

Teniendo en cuenta la materia controvertida y las preguntas formuladas por la Corte consultante, procede la Interpretación Prejudicial del Articulo 155 de la Decisión 486, específicamente el Literal d); y, del Artículo 157 de la referida Decisíón 1 • Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Art/cu/o 155.• El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) \. ó 3 Proceso 498-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 24 de 45 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Usos que no requieren autorización del titular de la marca. Preguntas formuladas por la consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos.

Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto d) de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( )". ·Artfculo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del tftu/ar de /a marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, fugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legltímamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con /os productos de fa marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos� 4 Proceso 498-IP-2016 GACETA OFICIAL ( )" 24/05/2017 25 de 45 Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.2.

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 2 a) b) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 1.3. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor3.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo 11usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 5 Proceso 49S-.IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 26 de 45 Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado4 • c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.4.

Los derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.5 1.5.

De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 1.6. De otro lado, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Articulas 157, 158 y 159 de dicha norma6, de los cuales se desarrollará a continuación el Articulo 157. 2.

Usos que no requieren autorización del titular de la marca Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el �...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente af que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el •riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conllicto y el origen empresarial def producto, af adquirirlo piense que ef productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica� (Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-IP-2006 de fecha 2 de julio de 2006).

M•• 5 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013. 6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 6 Proceso 498-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 27 de 45 2.1. Opciones Comerciales, al momento de contestar la denuncia, señaló que el (Gi) es con uso que hace su empresa respecto de los signos CROCS y fines infomiativos, de confomiidad con lo establecido en et artículo 157 de la Decisión 486. 2.2.

El titular de una marca posee et derecho exclusivo de uso de su signo y de impedir que terceros to usen sin su autorización para promocionar, vender, etiquetar, expender, entre otros actos. Sin embargo, existen limitaciones por tas cuales no se requieren de ta autorización del titular del signo para usarlo en et mercado, tas cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia que: "Articulo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos': 2.3.

Teniendo en cuenta la materia controvertida, se desarrollará el segundo párrafo del Artículo 157 de ta Decisión 486, según el cual el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de ta marca en supuestos que tengan como finalidad: a) b) c) d) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; Ofrecer en venta;

Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; y, Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de ta marca registrada. En relación con el témiino "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho témiino es equivalente a "publicitar", 7 Proceso 498-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 28 de 45 señalando que por "publicidad" "puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica".7 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 2.4.

Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos: a) b) c) Que lo haga de buena fe; Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información; y, Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 2.5.

La noción de "buena fe", como uno de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial "no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a /os comerciantes en sus actuaciones': 8 2.6.

En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios9; es decir, debe ser leal no solo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 62-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015. 8 JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios B. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las nonnas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP2007 ya referido. 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 62-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015. 8 b / Proceso 498·1P·2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 29 de 45 2.7.

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.

Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones 10. 2.8.

Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

Así el uso permitido en virtud del Articulo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos 11. 2.9.

Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 2.1 O. De acuerdo con las pautas antes detalladas, se deberá analizar si los tQ, signos GROGS y utilizado por la empresa Opciones Comerciales, se encuentra contemplado como excepción, de acuerdo con lo citado en este acápite, así como también, deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso. 3.

Preguntas formuladas por la Entidad consultante 10 Ibídem. 11 Ibídem. 9 Proceso 498-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 30 de 45 Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

Indique de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, cuando el uso de la marca presuntamente infringida se hace de manera informativa. El uso de una marca con fines informativos ha sido desarrollado en el Numeral 2. 7 del presente Apartado. 3.2. Indique de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, si el uso meramente informativo es incapaz de inducir a error al público consumidor.

Conforme se ha desarrollado en la presente Interpretación Prejudicial, para que se cumpla con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, es necesario que el uso se haga: (i) de buena fe; (ii) que tenga una finalidad informativa; y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Por lo anterior, se entiende que una cosa es la finalidad informativa y otra cosa es que el uso no sea susceptible de inducir a confusión al público consumidor, siendo ambos requisitos, además de la buena fe, los que deben concurrir a efectos de configurar una excepción al derecho de marcas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 157 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2016-81688, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 10 o I Proceso 498-IP-2016 GACETA OFICIAL. t iu� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 24/05/2017 -----..Rt 31 de 45 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro z Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. { id� � f· Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 GACETA OFICIAL 24/05/2017 32 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 505-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador Expediente Interno del Consultante: 17811-2013-6829 Referencia: Lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo) / Marcas registradas VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta), VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta) y VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta).

Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7872-TDCA-DQ-BL del 28 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 3 de octubre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artf culos 134, Literal a) del 136, 175, 177 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N º 17811-2013-6829; y, El Auto de 28 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 1 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 33 de 45 Demandante Pharmabrand S.A. Demandados Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (en adelante, el Comité) Tercero Interesado: Johnson & Johnson (antes, Pfizer lnc.) 2. Hechos relevantes 2.1.

El 31 de julio de 2001, Pharmabrand S.A. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, el registro del lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo}, para acompañar a la marca VICLAR, registrada a favor de la solicitante1, y que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza2 • 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial en el mes de agosto de 2001. 2.3. Contra la mencionada solicitud Pfizer lnc. formuló oposición alegando la existencia de riesgo de confusión entre el lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO y sus marcas registradas: i) VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta), inscrita con número de registro 4546-86, U) VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta), inscrita con número de registro 4540-86, De la revisión del expediente, no se pudo conocer el número de certificado de registro. z Expediente administrativo 1 07321-00.

Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL iii) - 24/05/2017 34 de 45 VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta), inscrita con número de registro 4581-86. 2.4. Mediante Resolución 9809613, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI aceptó la oposición presentada por Pfizer lnc. y, en consecuencia, denegó el registro del lema comercial REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo). 2.5.

El 4 de febrero de 2003, Pharmabrand S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 980961. 2.6. Mediante Resolución del 20 de febrero de 2008, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI rechazó el recurso de apelación interpuesto por Pharmabrand S.A. y, en consecuencia, ratificó la Resolución 980961, al considerar que el registro del lema comercial solicitado generarla riesgo de confusión con las marcas base de oposición. 2.7.

El 25 de junio de 2008, Pharmabrand S.A. interpuso demanda contencioso administrativa. 2.8. El 17 de noviembre de 2009, el Presidente del IEPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.9. El 16 de diciembre de 2009, el Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, contestó la demanda contencioso administrativa. 2.1O.

El 7 de octubre de 201O, Johnson & Johnson se apersonó al procedimiento alegando ser el nuevo titular de las marcas base de oposición; asimismo, contestó la demanda contencioso administrativa. 2.11.Mediante Auto de fecha 28 de octubre de 2016 se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial solicitada mediante Oficio 7872J De la revisión del expediente se advierte que no obra dicha resolución. 3 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 35 de 45 TDCA-DQ-BL del 28 de septiembre de 2016, por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. 3.

Argumentos de la demanda interpuesta por Pharmabrand S.A. 3.1. Se ha vulnerado el Artículo 175 de la Decisión 486, ya que el registro del signo solicitado encuadra dentro de lo señalado en dicho artículo. Asimismo, teniendo en cuenta que a los lemas comerciales le son aplicables las reglas sobre marcas, se han vulnerado los Artículos 134 y 179 de la Decisión 486. 3.2.

El elemento principal de las marcas base de oposición es el término VISINA, mientras que en el caso de sus productos es VICLAR, por lo tanto, son dichos elementos los que debieron entrar al cotejo de los signos, siendo que los mismos no causaran confusión en el público consumidor. 3.3. Los términos que conforman los signos comparados son usuales respecto de los productos que distinguen y, por ende, no son apropiables por una sola persona. 3.4.

Se debe tener en cuenta que las marcas de la opositora coexisten con los lemas comerciales inscritos a nombre de terceros ALIVIA EL ENROJECIMIENTO DE LOS OJOS, ELIMINA EL ENROJECIMIENTO DEL OJO y QUITA LO ROJO DEL OJO, que publicitan marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por el IEPI 4.1 El lema comercial solicitado es confundible con las marcas base de la oposición, debido a la semejanza que presentan, además de estar referidos a productos de la misma clase. 4.2 La semejanza gráfica, fonética y conceptual que hay entre los signos comparados se debe a que comparten las palabras REFRESCA, ELIMINA, EL, ROJO y OJO, a lo cual hay que agregar que el término QUITA es sinónimo de ELIMINA. 5.

Argumentos de la contestación a la demanda por el Comité 5.1. Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. 5.2. Las pretensiones de la demanda por la parte actora, carecen de fundamento legal. 4 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 6. 24/05/2017 36 de 45 Argumentos de la contestación de Johnson & Johnson 6.1.

La marca que pretende acompañar el lema comercial solicitado no se encuentra registrada en la República del Ecuador (en adelante, Ecuador). 6.2. Al negarse el registro del lema comercial solicitado se ha impedido que se genere ñesgo de confusión respecto de sus marcas. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, Literal a) del 136, 175, 177 y 179 de la Decisión 486. 2.

Teniendo en cuenta la materia controvertida, no procede interpretar el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que no es materia de discusión la aptitud del lema comercial para distinguir (publicitar) productos, ni los tipos de signos que pueden constituirse como lema comercial. 3. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 175, 177 y 179 de la Decisión 4864 • 4.

Asimismo, se interpretará de oficio el artículo 1765 de la citada norma al estar relacionado a uno de los argumentos expuestos por Johnson 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Art/culo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idéntfcos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" "Articulo 175.• Los Palses Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.• "Articulo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. • "Articulo 179.- Serán aplicables a este ntulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas de la presente Decisión.• 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina., "Articulo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. • 5 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 37 de 45 & Johnson; esto es, que la marca que pretende publicitar el lema comercial solicitado no se encuentra registrada en Ecuador.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil. 2. 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales 1.1. En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado por Pharmabrand S.A. y las marcas registradas por Pfizer lnc., en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. 1.2.

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos6 ha expresado lo siguiente: "Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como "un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a e"or o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará." Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 9-IP-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, 186-IP-2014 de fecha 10 de abril de 2014 y 02-IP-2014 de fecha 30 de abril de 2014. 6 {) Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 38 de 45 1.4.

En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente7: Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual se publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). En este punto es necesario precisar que Johnson & Johnson, al momento de contestar la demanda, señaló que la marca que pretende publicitar el lema comercial solicitado no se encuentra registrada en el Ecuador.

Al respecto, de acuerdo al Artículo 176 de la Decisión 486 y conforme al Principio de Territorialidad -según el cual los registros de signos distintivos se protegen en el país miembro que concede el registroª- que rige en Propiedad Industrial, el lema comercial solicitado deberá acompañar a una marca que este previamente solicitada o registrada en el país miembro en el cual se pretende el registro del lema.

El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Articulo 177 de la Decisión 486). 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 1.6.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad9• 2. lrregistrabllldad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 7 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 160-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012. 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 94-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 132·1P·2004 de fecha 1 de diciembre de 2004. \. 7 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 39 de 45 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el lema comercial solicitado REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo) es confundible o no con las marcas registradas VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta), VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta) y VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta), es necesario analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva (extrinseca). Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor 10. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de tos hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 de fecha 1 O Junio de 2016 y 4 73-IP-2015 de fecha 1 O de Junio de 2016. 8 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 40 de 45 consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser 11: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas 12: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 11 Ibídem. 12 Ibídem. 9 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 24/05/2017 41 de 45 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 2.5. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos comparados desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como un extremo de la controversia radica en la confusión o no entre el lema comercial solicitado REFRESCA EL OJO Y ELIMINA EL ROJO (denominativo) y las marcas registradas VISINA SÍ ELIMINA EL ROJO DEL OJO (mixta), VISINA QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta) y VISINA ALIVIA, REFRESCA Y QUITA EL ROJO DEL OJO (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en consideración que el primero cuenta con un elemento denominativo y las segundas cuentan con un elemento denominativo y gráfico. 3.2.

Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.1a 3.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos distintivos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, esto es: a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 10 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 42 de 45 coexistir pacíficamente en el ámbito comercial 14, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1 5 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarf a a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario1s. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.17 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 14 De modo referencial, Interpretación Prejudlcial recaída en el Proceso 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema•: Unldad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo en ente"áis. 'ª"· 17 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de ·mortema·: Unidad mlnima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero. Unidad miníma de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL (iii) 24/05/2017 43 de 45 • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos comparados de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el lema comercial solicitado y las marcas base de oposición. Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil 4.1. Pharmabrand S.A. señaló que tos términos que conforman los signos comparados son usuales respecto de los productos que distinguen y, por ende, no son apropiables por una sola persona.

Por lo tanto, resulta pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 4.2. Las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, por lo que se puede o 9 12 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 44 de 45 proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común sean utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 18 4.3. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 4.4.

El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.5.

En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento y/o partícula de uso común en las denominaciones de los signos comparados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo; y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-6829, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. t(i. Cecilia LQ MAGISTRADA 18 1s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de Junio de 2016. 13 Proceso 505-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 de 45 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. { tl � Cecilia Luisa A on Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14