Año XXXIV – Número 3035 Lima, 31 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 544-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00260-00. Referencia: Patente de invención para “FORMA ENTÉRICA DE DOSIFICACIÓN SÓLIDA POR VÍA ORAL DE BIFOSFONATOS QUE CONTIENEN UN AGENTE QUELANTE” PROCESO 597-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2007-00251-00. Referencia: Marcas involucradas Q’PRECIOS (mixta) y QUE (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/05/2017 2 de 29 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 544-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00260-00 Referencia Patente de invención para uFORMA ENTÉRICA DE DOSIFICACI ÓN SÓLIDA POR VÍA ORAL DE BIFOSFONATOS QUE CONTIENEN UN AGENTE QUELANTE" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4728 de fecha 25 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 26 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00260-00; y, El Auto de fecha 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Wamer Chilcott Company LLC. 1 Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 31/05/2017 3 de 29 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Procaps S.A.S. Hechos relevantes 2.1. El 22 de noviembre de 2006, The Procter & Gamble (en adelante, PROCTER) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) la patente de invención, para "FORMA ENTÉRICA DE DOSIFICACIÓN SÓLIDA POR VÍA ORAL DE BIFOSFONATOS QUE CONTIENEN UN AGENTE QUELANTE", correspondiente a la solicitud internacional PCT/US/2005/012537 del 8 de diciembre de 2005. 2.2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 575 del 30 de abril de 2007. 2.3. El 31 de julio de 2007, Procaps S.A. (en adelante, PROCAPS) presentó oposición a la solicitud de registro presentada por PROCTER, por considerar que la solicitud presentada carece de nivel inventivo. 2.4. El 30 de octubre de 2009, PROCTER cedió a favor de Warner Chilcott Company LLC (en adelante, WARNER) sus derechos como solicitante de la patente. 2.5.

Mediante Resolución 3393 de fecha 31 de enero de 2012, la SIC resolvió declarar infundada la oposición presentada por no encontrarse fundamentada, y asimismo resolvió denegar la solicitud en cuestión, toda vez que consideró que la invención carecía del requisito de nivel inventivo. 2.6. El 5 de marzo de 2012, WARNER interpuso Recurso de Reposición contra la Resolución 3393. 2.7.

Mediante Resolución 71481 de fecha 26 de noviembre de 2012, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el Recurso de Reposición confirmando la Resolución 3393. 2.8. Con fecha 6 de mayo de 2013, WARNER presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 71481 y 3393. 2.9.

Mediante Providencia de fecha 30 de septiembre de 2015, la Corte consultante dispone solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 2 Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 31/05/2017 4 de 29 Argumentos de la demanda de WARNER 3.1. Las resoluciones acusadas contravienen los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486, toda vez que la invención solicitada cumple con tener nivel inventivo. 3.2.

La demandada interpretó erróneamente el concepto de nivel inventivo, al haber usado de manera equivocada la descripción de la invención, pues realizó un análisis ex post facto (llamado hindsight), error que se evidencia al basar su análisis en la invención final, la cual no era conocida por el inventor cuando inició la investigación. 3.3.

La demandada no pudo o no quiso apreciar y entender el propósito de la declaración y su verdadera implicancia científica, la cual suministra evidencia del efecto técnico sorprendente de la invención y no tuvo en cuenta el punto de comparación de los datos. 4. Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. las pretensiones de la demandante no tienen sustento jurídico suficiente, toda vez que la solicitud se denegó porque no constituye un salto cualitativo en la regla técnica y, por tanto, carece de nivel inventivo. 4.2.

La patente solicitada no cumple con el nivel inventivo toda vez que consiste en la necesidad de proporcionar una forma de dosificación por vía oral de risedronato que comprende 1-500 mg del activo. 10-500 mg de EDTA y un mecanismo de acción retardada, materia que se deriva concretamente de las revelaciones específicas del arte previo 01 y 04. 4.3.

Respecto al desarrollo de las composiciones que presenta la solicitud, el estado de la técnica ya señala enseñanzas de composiciones orales que comprenden 10-160 mg de risedronato y una cubierta entérica dependiente del PH (01 ), así como composiciones orales que contienen derivados de ácido merilenbidosfónico y EDTA como agente acomplejante no tóxico (04), razón por la que, la persona versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas de liberación retardada de bifosf onatos, procedería a incluir el EDTA revelado en 04 e incluirlo dentro de las composiciones de 01 para llegar a las composiciones reivindicadas de manera obvia, afectando el nivel inventivo de la solicitud. 5.

Argumentos presentados por PROCAPS 5.1 Lo pretendido por la demandante es fundamentar un nuevo recurso sin demostrar los requisitos para que opere el fenómeno jurídico de la nulidad. 3 Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 5 de 29 5.2 Señala que la SIC estudió a fondo el estado de la técnica más cercano, y lo comparó con el problema técnico que la solicitud pretendía resolver, habiéndose realizado una verificación especifica de la misma y su nivel inventivo, lo que desvirtúa la violación de la norma legal o la indebida interpretación alegada.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1 • Procede la interpretación de dichos artículos. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. Requisitos de patentabilidad. El nivel inventivo y el estado de la técnica.

Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto". D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada. La SIC sostuvo que la solicitud denegada no cumpliría con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Articulo 14 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos /os campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención que es aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ·Artfculo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. ·Articulo 18.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. � 4 ó Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 6 de 29 1.3.

Según to dispuesto en ta norma transcrita, son tres tos requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industria\ 2. 1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con tos requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para et otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de ta tecnología. 2.

El nivel inventivo y el estado de la técnica 2.1. En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 2.2. En relación a este requisito, el Articulo 18 de ta Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica co"espondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 2.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, et requisito de nivel inventivo ofrece al examinador ta posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a ta misma, o si el resultado La novedad da la Invención.- Es el atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecno/ogfa reivindicada en el estado de la técnica; es decir. que esta tecnologfa no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurfdico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. Nlva/ Inventivo.- Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de fa técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en fa materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existlan al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un expelto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel Inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en fa elaboración de la regla técnica.

Aplicación industrial.- Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilídad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. ó Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 7 de 29 hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 3 2.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo més que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 4 2.5.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios5: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 3 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015.

Ibídem, p.12. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secrelarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: htte://www.CQmunidadandina.om[Rublic/P@tentes pdf.

(Consulta: 18 de agosto de 2016). 6 Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 8 de 29 e) En la mayoría de los casos, et estado de ta técnica más cercano al que debe recurrir et examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de ta invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.6.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, et cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre ta base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, et problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de ta técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"(...) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercana para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultada que estuviera incluido en el tenor de Ja(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe 7 Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 9 de 29 buscarse en el mismo campo técnica o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todas modos ( )': 6 - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. " La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características '� 7 - " Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ". 8 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: • • • ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda 6 lbldem. 7 De modo referencial, ver Interpretación Prejudlclal expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de jullo de 2015. p. 11. e Ibídem. 8 Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 10 de 29 derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 3.

Proscripción del análisis tipo "hlndslght" o "ex post facto" 3.1. WARNER en su demanda señaló que la demandada interpretó erróneamente el concepto de nivel inventivo, al haber usado de manera equivocada la descripción de la invención, pues habría realizado un análisis ex post facto (llamado hindsight). En razón a ello, es relevante analizar el tema en cuestión. 3.2.

El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existfa al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en dla" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 3.3. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo9, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte 9 Cfr. Hindsfght Bfas in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lntematlonal Law Joumal (2014) Volume 37, lssue 6, Artlcle 3.

New York, pp. 1794-1795. Disponible en: http:l/ír.lawnet.fordham.edu/cqi/viewcontenl.cgi?article=2360&conlexl=III. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 9 Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 11 de 29 que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 3.4.

En relación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos; es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00260-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Uf� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO I Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO 10 Proceso 544-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 12 de 29 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia �(�ros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 GACETA OFICIAL 31/05/2017 13 de 29 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 597-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2007-00251-00 Referencia Marcas involucradas Q'PRECIOS (mixta) y QUE (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5150 del 23 de noviembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00251-00 El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Ventas Institucionales S.A. 1 Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 31/05/2017 14 de 29 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Almacenes Éxito S.A. Hechos relevantes 2.1. El 4 de diciembre de 2003, Almacenes Éxito S.A. (en, Almacenes) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro del signo Q' PRECIOS (mixto) como marca, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.2.

Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nª 537, formuló oposición la empresa Que Cereales y Mas LTDA, (en adelante, Que Cereales} argumentando que el signo solicitado resulta confundible con su marca QUE (denominativa)2, registrada en las Clases 293, 304 y 325 de la Clasificación Internacional de Niza. Así como, con la enseña comercial solicitada QUE CEREALES Y MÁS. 2.3.

Mediante la Resolución N" 30484 del 10 de diciembre de 2004, la SIC declaró infundada la oposición formulada; no obstante, denegó el registro por considerarlo descriptivo6 • 2.4. Contra dicha Resolución, Ventas Institucionales S.A. (en adelante, Ventas Institucionales) interpuso recursos de Reposición y en subsidio, de Apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones N" 39032, del 30 de octubre de 2016, en el sentido de confirmar el acto Clase 35: adquirir, almacenar, empacar, reepacar, distribuir bajo cualquier modalidad comercial y vender al por mayor y al detal toda clase de mercanclas y productos nacionales o extranjeras: adquirir, establecer, administrar y explotar almacenes, supermercados, depósitos, bodegas, centros o establecimientos comerclales y tiendas o almacenes por departamento. 2 Corresponde precisar que dichas marcas base de ta oposición fueron transferidas a Ventas institucionales S.A. el 9 de marzo de 2005. 3 Clase 29: Frutas y legumbres en conserva y extracto, secas y cocidas, leche y productos lácteos.

Clase 30: Mostaza, vinagres, salsas (condimentos), especias y aderezos. s 6 t Clase 32: Bebidas y zumos de frutas, refrescos y preparaciones para bebidas. Cabe precisar que el 4 de octubre de 2006, Almacenes también presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 30484. Proceso 597-lP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 15 de 29 administrativo impugnado, y N º 31935, del 29 de noviembre de 2006, que revocó la decisión contenida en la resolución apelada; y en su lugar, concedió el registro de la marca Q' PRECIOS (mixta). 2.5.

Ventas Institucionales presentó demanda de nulidad7 y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución N º 31935. 2.6. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda mediante Auto del 13 de julio de 2007. 2.7.

Mediante providencia del 18 de octubre de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Artículo 134 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demandante 3.1 La SIC al conceder el registro de la marca Q' PRECIOS, contravino por falta de aplicación el Artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos para su registro y carece de distintividad. 3.2 La marca Q'PRECIOS es confundible con la marca QUE de su propiedad, toda vez que la palabra PRECIOS constituye un término evocativo.

Asimismo, dicha partícula es débil, debido a que es un término de uso común, siendo el signo Q, la parte que cobra mayor relevancia y que tiene fuerza distintiva. 3.3 Existe semejanza conceptual entre los referidos signos, lo que hace inminente el riesgo de confusión entre los mismos. 3.4 Asimismo, existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 y los productos de la Clase 30.,..

De la revisión de las piezas que conforman el expediente no es posible identificar la fecha de interposición de ta demanda contencioso administrativa. Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 31/05/2017 16 de 29 Argumentos de la contestación de la SIC 4.1 Con la emisión de la Resolución Nº 31935, del 29 de noviembre de 2006, expedida por la SIC, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. 4.2.

El signo Q'PRECIOS (mixto), no obstante encontrarse compuesto por elementos adicionales, constituye una combinación suficientemente distintiva, que permite su plena identificación y de fácil recordación para el consumidor que concurren al mercado para adquirir bienes y servicios. 4.3. Un signo puede estar constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, siempre que tengan suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otro como sucede en el presente caso. 4.4 El signo Q' PRECIOS posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la combinación de estas palabras logra que el signo tenga la suficiente distintividad. 5.

Argumentos de la contestación de Almacenes 5.1. No existe confusión gráfica o visual ya que el signo está compuesto por la palabra QUE, conocida y usada por el público consumidor, mientras que el signo Q' PRECIOS, aun omitiendo el elemento gráfico, es una expresión original, derivada de la combinación de expresiones que cuentan con una ortografla e impresión visual identificable. 5.2.

No existe confusión fonética debido a que la pronunciación Q' PRECIOS corresponde a /quepreciosl, hecho que la hace única y original frente a la simple expresión /que/. Adicionalmente, la marca Q' PRECIOS, tiene la sílaba tónica /pre/, totalmente ajena a la sola expresión /que/. 5.3. No existe confusión ideológica. La expresión QUE carece de significado que le permita ser un ente conceptualizado para los consumidores.

Por el contrario, la marca Q' PRECIOS, contiene elementos suficientes para contar con entidad propia y recordación entre los consumidores. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486. 4 \.. \ Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 17 de 29 2.

De la rev1s1on del presente caso, se advierte que no procede la interpretación del Articulo 134 de la norma citada, pues no es materia de controversia lo que puede constituir una marca. 3. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. 4.

Asimismo, de oficio se interpretarán los Literales b) y g) del Articulo 135 de la Decisión 4868, por ser pertinentes para el caso toda vez que la demandante alegó que el signo solicitado estaría conformado por partículas de uso común y que carecería de distintividad. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Marcas evocativas y términos de uso común. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. 4. 5.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. La demandante ha señalado que el signo solicitado Q' PRECIOS no goza de distintividad; por tanto, no puede ser registrado como marca. 1.2. La normativa andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, estas son: absolutas o relativas.

En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación se hará referencia a la primera clase mencionada. e Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Artlculo 135.- No podrán regfstrarse como marcas /os signos que: ( ) b) carezcan de dlstfntivldad; ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en fa usanza del país;

(. __)" 6 Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 18 de 29 1.3. Al respecto, el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece to siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) b) carezcan de distintividad; (...)" 1.4. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.9 1.5.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1º 1) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. 2) La distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.6.

Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. 1.7. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan dificiles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 11 9 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. 10 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 388-lP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016. 11 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. 6 Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 19 de 29 1.8.

El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la autoridad competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo Q' PRECIOS (mixta) y la marca QUE (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada a) para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )".2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.12 12 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 325-IP-2015 de fecha 20 de octubre de 2015. Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 20 de 29 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1ª a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.14 b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.15 e) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.1s d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.11 2.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1ª a) 13 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta Ibídem.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 15·1P·2013 de fecha 6 de marzo de 2013; e, Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 519-IP-2015 de fecha 15 de marzo de 2016. 15 Ibídem. 16 Ibídem. 17 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 519-IP-2015 de fecha 15 de marzo de 2016.,e De modo referenclal, ver Interpretación Prejudícial recaída en el Proceso 178-IP-2015, de fecha 2 de marzo de 2016, p. 8. 8 ó f Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 21 de 29 su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 2.5. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas 3.1 Como un extremo de la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado Q'PRECIOS (mixta) y la marca QUE (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 3.2 Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual.

Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 3.3 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan 9 Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 22 de 29 causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.19 3.4 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas se deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, 2 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. º b) r Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 21 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario22. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo. 19 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial caída en el Proceso 55-IP-2013 de fecha 8 de mayo de 2013; e, Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 178-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016. 20 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 129-IP-2015, p. 14. 21 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 88-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, pp. 10-11. 22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Deflniclón de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en ente"áis. 10 f) Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 23 de 29 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 23 Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.5 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado Q'PRECIOS (mixta) y la marca QUE (denominativa).

Para dicho análisis, se deberán tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es 23 r REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres conliene dos morfemas: mujer y es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 24 de 29 la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. r ' 4.

Marcas evocativas y términos de uso común 4.1 Como en el proceso interno, Ventas Institucionales señaló que la palabra PRECIOS es un término evocativo y de uso común, es pertinente analizar el tema relacionado a los signos evocativos. 4.2 Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es.

Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. 4.3 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.24 4.4 Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 4.5 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca; y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil; y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan en su conformación elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.2s 4.6 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este caso 24 De modo reíerenclal, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. 25 Ibídem. 12 Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 25 de 29 el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.2s 4.7 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación PRECIOS; y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4.8 De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.-No podrán registrarse como marcas los signos que: (. ) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una g) designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)".. 4.9 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.21 4.1 O No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendria un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.2a 4.11 Como se ha señalado en los acápítes anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. � L {; a --- I 26 Ibídem. 21 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de Junio de 2016. 28 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12. 13 Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 26 de 29 4.12 El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.13 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en el signo solicitado para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza 5.1 Dado que Ventas Institucionales ha señalado que los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con los productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue su marca registrada, corresponde analizar dicho tema. 5.2 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 29,. 5.3 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así 29 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- �Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, /os Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados e,cpresamente. • (Subrayado agregado) 14 Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 27 de 29 como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 30 5.4 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercamblabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 30 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 15 o Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL c) 31/05/2017 28 de 29 La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2007-00251-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en 16 {) {) Proceso 597-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 29 de 29 el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. �N� t Cecilia Luisa Ayll�ros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO ( Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Ll( -l Cecilia Luisa Ayl�nteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17