Año XXXIV – Número 3048 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 589-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 030892011-0-1801-JR-CA-15.
Referencia: Infracción sobre Derechos de Autor. PROCESO 626-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 90902013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos involucrados, “Easy Clean Yoha 1 PC y logotipo” (figurativa) y “Carmelita” (figurativo).
PROCESO 638-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-166111. Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.
Signos mixtos.. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/06/2017 2 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 589-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 03089-2011-0-1801-JR-CA-15 Referencia: Infracción sobre Derechos de Autor.
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio No. 3089-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, del 4 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con el fin de resolver el Proceso Interno 03089-20110-1801-JR-CA-15.
El Auto de 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: MÓVIL TOURS S.A. Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 2. Hechos Relevantes 26/06/2017 3 de 47 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA INTELECTUAL PROPIEDAD (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ. 2.1. El 12 de marzo de 2010, la ASOCIACIÓN PERUANA DE AUTORES Y COMPOSITOR ES (APDAYC), interpuso denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (En adelante, INDECOPI) de la República del Perú, contra MÓVIL TOURS S.A., por la sincronización de la obra musical titulada "PRISMA CORP" de autoría y composición de sus asociados: Luciano "Chane" Díaz Limaco, Janio Cuadros Roldán y Gino Neyra Pumapilo, al haberse utilizado en un video institucional de la denunciada sin haber obtenido la autorización para ello. 2.2.
El 14 de junio de 2010, MÓVIL TOURS S.A. contestó la denuncia. 2.3. El 9 de julio de 2010, el INDECOPI emitió la Resolución 0395-2010/CDA INDECOPI mediante la cual declaró fundada la denuncia antes referida por infracción al derecho moral de integridad, al derecho moral de paternidad y a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública, en la modalidad de sincronización. 2.4.
El 30 de julio de 2010, la empresa MÓVIL TOURS S.A. presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 25 de febrero de 2011, el INDECOPI, mediante Resolución 04592011/TPI-INDECOPI, resolvió el Recurso de Apelación confirmando la Resolución 0395-2010/CDA-INDECOPI en los extremos de declarar fundada la denuncia por infracción al derecho moral de paternidad y a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública. 2.6.
El 1 O de julio de 2011, la empresa MÓVIL TOURS S.A. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la nulidad de las Resoluciones 0459-2011 /TPI-INDECOPI y 0395-2010/CDA-INDECOPI. 2.7. El 17 de agosto de 2011 el INDECOPI contestó la demanda. 2.8. El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, mediante Sentencia de 18 de noviembre de 2014, declaró infundada la demanda. 2.9.
El 12 de diciembre de 2014, MÓVIL TOURS S.A. interpuso Recurso de Apelación contra la anterior Sentencia. 2.10.Con Auto del 4 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, 2 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 4 de 47 de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, suspendió el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda presentada por MÓVIL TOURS S.A. 3.1. Señaló su falta de participación en la creación, realización, elaboración y ejecución de su video institucional, ya que el responsable de tal video y su contenido fue el señor MARCO ANTONIO DÍAZ, quien lo elaboró como producto de una relación contractual. Por otro lado, manifestó que el giro comercial de su empresa es el transporte terrestre, más no la producción de obras. 3.2.
Argumentó que las Resoluciones impugnadas contienen afirmaciones subjetívas que atentan contra los principios de buena fe, de presunción de inocencia, del debido proceso, de imparcialidad, de tutela jurisdiccional efectiva y de falta de motivación, toda vez que dan por sentado, y sin ningún medio de prueba, que MÓVIL TOUR S.A. actuó de mala fe. 3.3.
Manifestó que el INDECOPI no sustentó en medio probatorio alguno la calidad de productor que se le imputa a MÓVIL TOUR S.A., desconociendo el valor probatorio del comprobante de pago emitido por los verdaderos productores de la obra; y, desconociendo la definición de productor contenida en el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.4.
Expresó que el INDECOPI, de manera arbitraria, negó la existencia de la relación comercial válida entre el señor Marco Antonio Díaz y MÓVIL TOURS S.A., desconociendo la responsabilidad del señor Díaz en la elaboración del video institucional. 3.5. Manifestó que el INDECOPI consideró arbitrariamente como productora del video a MÓVIL TOURS S.A., situación que resulta imposible, pues la empresa mencionada tiene como giro comercial el transporte y no la producción de obras audiovisuales. 3.6.
Declaró que el video institucional fue un encargo realizado a una persona especializada, quien nunca puso en conocimiento de la demandante que parte de la obra era propiedad intelectual de terceros. 3.7. Señaló que el acto administrativo en mención no consideró la mala fe del señor Marco Díaz, toda vez que no se ha valorado ni realizado indagación alguna sobre su responsabilidad en la producción de la obra. 3.8.
Sostuvo que el INDECOPI calificó de producción audiovisual el video institucional; sin embargo, esta definición no es aplicable al presente caso, toda vez que el video institucional no encaja en la definición de producción audiovisual que se maneja en el medio. 3 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 5 de 47 3.9. Indicó que el video institucional era reproducido en un circuito cerrado y no público, visualizado única y exclusivamente por los clientes de MOVIL TOURS S.A. en los buses de su empresa, con fines únicamente informativos; por lo que tal reproducción no encaja en los parámetros de comunicación pública contemplados en el Artículo 15 de la Decisión 351. 3.10.Argumentó que la legislación determina que un contrato o una relación jurídica válida se configura con el acuerdo de voluntades, en este sentido se debió tomar en cuenta la relación contractual existente entre el señor Díaz y MÓVIL TOURS S.A., incluyéndolo como parte del procedimiento administrativo. 3.11.
Señaló que la responsabilidad objetiva es de quien elaboró el producto, pues él como experto y conocedor del mercado tiene la obligación de incorporar en la producción composiciones propias u otras, siempre y cuando haya obtenido autorización para ello. 3.12. Finalmente expresó que la inclusión del nombre de los autores de la obra "Prisma Corp", era responsabilidad de quien realizó y editó el video, toda vez que resulta materialmente imposible a MÓVIL TOURS S.A. realizar esa corrección puesto que carece de conocimiento sobre cómo hacerlo. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el INDECOPI 4.1. Indicó que, conforme a la normativa respectiva y los medios probatorios que reposan en el expediente, M ÓVIL TOURS S.A. califica como productora en el presente caso, pues ésta tuvo la iniciativa de creación de un video institucional para su empresa, supervisó el contenido de dicho video y, además, asumió la responsabilidad económica cuando efectuó el correspondiente pago por la elaboración del video. 4.2.
Expresó que el hecho de que el giro comercial de MÓVIL TOURS S.A. no se encuentre ligado con el de producción de audiovisuales, resulta irrelevante a efectos de desacreditar su calidad de productora, en tanto que la definición de productor no establece dicho requisito a efectos de poder ser calificado como tal. 4.3. Manifestó que no se presentó dentro del procedimiento, copia del contrato existente entre MÓVIL TOURS S.A. y el señor Díaz, por lo que no se puede demostrar que dicho señor ostentaba la calidad de productor.
Además, el señor Díaz desconoció la existencia del referido contrato. 4.4. Expresó que se ha acreditado en sede administrativa que la obra musical "Prisma Corp" fue reproducida como fondo musical del video institucional de MÓVIL TOURS S.A., sin autorización previa y por escrito de su autor y/o titular. 4.5. Señaló que, respecto al argumento expresado por la parte actora referente a la falta de comunicación pública del video institucional, toda vez que el 4 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 6 de 47 mismo cumplía una finalidad informativa y que sólo ha sido comunicado dentro de sus buses a los pasajeros, la normativa andina (Artículo 15 de la Decisión 351) establece que, para la configuración de un acto de comunicación pública, se requiere que la obra haya sido accesible a una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar.
En el presente caso, este requisito ha sido configurado pues el video institucional fue difundido a una pluralidad de personas, conformadas por los pasajeros transportados en las unidades de propiedad de MÓVIL TOURS S.A., a través de sus propios medios de comunicación. 5. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia 5.1. En la Sentencia de primera instancia, del 18 de noviembre de 2014, se indicó que, conforme a las pruebas y alegaciones no se ha negado la sincronización efectuada de la obra musical "Prisma Corp", siendo la productora de la obra audiovisual la empresa demandante, debido a que ella tuvo la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la creación de la obra.
"(...) En cuanto a la coordinación y responsabilidad en la producción de la obra, debe tenerse presente que los recursos económicos para la elaboración del video institucional fueron proporcionados por el hoy demandante. ( ) al haberse creado un video institucional por encargo de la empresa demandante, es ella quien tiene la titularidad sobre la obra y decide sobre la explotación de la misma, por lo que cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública u otro acto de explotación de la misma, será de responsabilidad directa de la empresa demandante". 5.2.
Asimismo, se sostuvo en la sentencia que, en la obra consistente en el video institucional de la empresa MÓVIL TOURS S.A., ésta no ha cumplido con señalar el nombre o seudónimo del autor original de la obra musical en ella contenida, protegida por el derecho de autor. En su calidad de productora del video institucional, le correspondia la obligación de verificar que éste contenga todas las autorizaciones y licencias correspondientes; asi como el asegurarse que con su difusión no se vulneren derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de los autores de la obra musical "Prima Corp". 5.3.
También se indicó en la sentencia que, dado que el video institucional fue difundido en cada unidad vehicular de transporte interprovincial de la empresa demandante, los pasajeros tuvieron acceso a la obra, acreditándose de esta manera la comunicación pública, pues basta que haya sido accesible a una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar. 5.4.
Finalmente, señaló la sentencia que el acto administrativo materia de nulidad se encuentra debidamente motivado en función de los argumentos cuestionados por la demandante y ceñido al ordenamiento jurídico. 5 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 6. 26/06/2017 7 de 47 Argumentos del Recurso de Apelación MÓVIL TOURS S.A. en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del cual se interpretarán los párrafos que tienen relación con la causa sometida a consulta. Asimismo, por ser procedente, se interpretarán de oficio los siguientes Artículos de la misma Decisión, el 1 O, en lo que respecta a la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de los derechos a las personas naturales o jurídicas; el 11 literal b) sobre el derecho de reivindicar la paternidad de la obra; el 15, literales b) e i), al referirse a qué se entiende por comunicación pública y sus requisitos; y, el 21 relativo a las limitaciones y excepciones al derecho de autor.1 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena •Articulo 3.- A los efeclos de esta Decisión se enllende por: Autor: Persona ftsica que realiza la creación intelectual.
Artista intérprele o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interprela o ejecuta en cualquier forma una obra. Autoridad Nacional Competente: Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia. Copla o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción. Derechohabiente: Persona natural o Jurídica a quien por cualquier titulo se transmiten derechos reconocidos en la presente Decisión. Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copias de la obra medianle su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
Divulgación: Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento. Emisión: Difusión a distancia de sonidos o de Imágenes y sonidos para su recepción por el público. Fijación: Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación. Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos.
Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran coplas de fonogramas. Grabación Eflmera: Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un periodo transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión. Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artísUca, científica o literaria, suscepUble de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, Independientemente de las características del soporte material que la contiene.
Obra de arte aplicado: Creación artlsUca con funciones utilitarias o incorporada en un articulo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. Obra Plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litograflas.
No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las íotograftas, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. Oficina Nacional Competente: Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Aulor y Derechos Conexos. Organismo de radiodifusión: Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.
Productor: Persona natural o jurídica que llene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador. Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.
Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura 6 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 47 La Corte consultante realizó, asimismo, la siguiente pregunta: "1. ¿ Si la empresa que encarga a un profesional la realización de un video institucional puede ser considerado como productor de la referida obra audiovisual?" C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. 4. 5. 6.
Los derechos morales y patrimoniales que le asisten al titular de una obra. Derecho moral de paternidad. Las obras audiovisuales. La calidad de productor de una obra audiovisual. Obra por encargo. La sincronización de obras musicales. Derecho de comunicación pública y reproducción. Las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Respuesta a la pregunta formulada por la consultante.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Los derechos morales y patrimoniales que le asisten al titular de una obra. Derecho moral de paternidad 2. 1.1. En el proceso interno se discute la violación al derecho moral de paternidad y a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.
El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.
Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. Titularidad: Calidad del Ulular de derechos reconocidos por la presente Decisión. Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.
Uso personal: Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal". "Articulo 10.- Las personas naturales o jurídicas ejercen la litularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.
Articulo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, Inembargable, imprescrlplible e irrenunciable de: ( ) b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento:( )". •Articulo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa dlslribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguienles: ( ) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras b) audiovisuales;( ) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, i) las palabras, los sonidos o las Imágenes.( )".
"Artfculo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Paises Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenlen contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular o titulares de los derechos·.
Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 47 la obra musical titulada "PRISMA CORP", al haber sido utilizada en un video institucional de MÓVIL TOURS S.A. sin la autorización para ello. Por tanto, se hace necesario determinar qué es y sobre qué recaen los Derechos de Autor. Para lo anterior, se reitera lo expresado en las Interpretaciones Prejudiciales expedidas dentro de los procesos 177-IP-2013, del 13 de noviembre de 2013, y 110-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007. 1.2.
El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artisticas y cientificas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artistica, literaria o cientifica y que está regulado y es objeto de protección por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.3.
Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por "autor", por "obra" y por "productor" en la legislación andina, concretamente en el Artículo 3 de la Decisión 351. Autor es definido como la "Persona física que realiza la creación intelectual"; obra como "Toda creación intelectual original de naturaleza artistica, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma"; y, productor como la "Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador". 1.4.
La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 1.5. El Artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artisticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas.
Es decir, la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento. 1.6.
La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto especifico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual, tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (Articulo 7). 8 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 10 de 47 1. 7.
Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra. Dichas facultades se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 1. 7.1. Los derechos morales protegen la correlación autor-obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.
El Artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. El mismo Articulo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro "Derecho de Autor y Derecho Conexos", se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).
Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra: ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a del Artículo 11 de la Decisión 351 ). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b y c del Artículo 11 ibídem).
El literal b) concretamente hace referencia al derecho moral de paternidad de la obra, que consiste en la facultad del autor de exigir que su nombre o seudónimo se vinculen con cualquier difusión de la obra. Esta facultad del autor busca garantizar su anhelo personal de inmortalidad, su honor y reputación, y de tutelar el interés público a fin de evitar la usurpación de la paternidad de la obra, en contravención a lo que establece la normativa aplicable.2 De conformidad con el Articulo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado Articulo 11. 1.7.2.
Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con las diferentes utilizaciones económicas de la misma. El Articulo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones de realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. 2 Antequera Parllll, Ricardo. Estudlos de Derecho de Autor y Derechos afines. Reus, Madrfd, 2007, p. 85. 9 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 26/06/2017 11 de 47 Las obras audiovisuales. La calidad de productor de una obra audiovisual.
Obra por encargo 2.1. El presente caso versa sobre la elaboración y reproducción de la obra audiovisual consistente en un video institucional de MÓVIL TOURS S.A., por lo que, siguiendo los preceptos doctrinarios cabe señalar que la obra audiovisual es una creación artistica que se compone de una serie de imágenes asociadas, con o sin sonido, destinada a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier medio de comunicación de imágenes y sonido.3 2.2.
Partiendo del hecho de que la obra audiovisual es una creación intelectual protegida por el derecho de autor, el cual reconoce y garantiza una serie de derechos, es necesario determinar quién debe ser considerado legalmente su autor y a quién corresponde el ejercicio de tales derechos. 2.3. Conforme lo ha señalado el Tribunal en la Sentencia emitida dentro del Proceso 177-IP-2013, del 13 de noviembre de 2013, conviene precisar en primer término la noción de autor.
La doctrina es conteste al señalar que en los países cuya legislación es de tradición latina, tal es el caso de los países miembros de la Comunidad Andina, se considera autor solamente a la persona física que crea la obra, excluyéndose de esta calificación a las personas jurídicas o morales. La normativa comunitaria sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, Decisión 351, así lo reconoce al contemplar en su Artículo 3 que autor es "la persona física que realiza la creación intelectual".
Por otra parte, la misa norma define como productor a la "Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador." 2.4. Por tanto, siguiendo los precedentes sentados por el Tribunal sobre el productor de un programa de ordenador (Proceso 177-IP-2013), y cotejando con la figura contemplada en el Artículo 3 de la Decisión 351 sobre "productor de fonograma",4 se puede señalar que el productor de una obra audiovisual es la persona natural o juridica que goza de la iniciativa de la creación intelectual, y que asume la responsabilidad de una grabación audiovisual. 3 4 En: http:flguiasjuridicas.wolterskluwer. es/ContenUDocumento.aspx?params=H4sl AAAAAAAEAMtMSbF 1jTAAAUNjEwMLtbLUouLM DxblwMDCwNziEBmWgVLfnJIZUGqbVpiTnEqAKG-B401AAAAWKE (Consulta: 06 de marzo de 2017).
Respecto al "productor de fonogramas·, la normativa andina ahora interpretada (Articulo 3 de la Decisión 351 ) señala que se trata de la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. Un fonograma es una grabación de una obra musical, siendo los fonogramas más comunes los discos, las cintas, los compactos o cualesquiera otros produclos en que se fije una obra muslcal.
El productor del fonograma es el empresario que realiza la grabación de una obra musical, ostentando la iniciativa, la responsabilidad y la coordinación de tal grabación. Al productor le corresponde el derecho exclusivo de autorizar la reproducción y distribución del fonograma. Cuando se produce la comunicación pública de una obra, utilizando un fonograma, el usuario está obligado a sallsfacer una remuneración equitativa y única al productor del fonograma y a los artistas, intérpretes o ejecutantes. 10 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 12 de 47 La figura del productor descansa sobre el concepto de obra colectiva, que es aquella que resulta de las contribuciones creativas de varios autores que resultan ordenadas y coordinadas por un sujeto especial que puede recibir ciertos nombres de conformidad con la naturaleza de la obra: editor, productor, coordinador, entre otras. 2.5.
Advierte el Tribunal que en la Decisión 351, a diferencia de lo que ocurre con los productores de fonogramas, no está prevista una regulación para los productores de obras audiovisuales. Por lo tanto y tomando como base la remisión que hace el Articulo 9 de la Decisión 351, le corresponde a la normativa de cada País Miembro regular todo lo concerniente a la titularidad de los derechos patrimoniales en cabeza de productores de obras audiovisuales.
Atado a lo que establezca la legislación nacional, podrá verificarse lo estipulado en el contrato de producción de la obra audiovisual sobre las facultades y obligaciones otorgadas al productor de dicha obra, entre las cuales puede estar, por ejemplo, que al productor le corresponde el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública, la reproducción y la distribución de la grabación. 2.6.
Finalmente, en el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial se ha indicado que la realización de la obra audiovisual, consistente en un video institucional de MÓVIL TOURS S.A.• fue encargada a un productor audiovisual, por lo que cabe reiterar lo señalado por el Tribunal en el sentido que, respecto a los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, el Articulo 1 O de la Decisión 351 distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la legislación nacional correspondiente, salvo prueba en contrario.
Enseña la doctrina que: "Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. ( ) En tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite el tratamiento de la titularidad y de/ ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de /as personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente". s 3.
La sincronización de obras musicales 3.1. Se debate en el proceso interno que da origen a la presente Interpretación Prejudicial, que la infracción al derecho de autor ha surgido al haberse dado la sincronización de la obra musical titulada "PRISMA CORP", en la reproducción y comunicación pública del video institucional de MÓVIL TOURS S.A. 3.2.
Respecto de la sincronización de obras musicales, esta se presenta cuando se emplean obras previamente creadas para su incorporación en una nueva obra; el uso de aquellas requiere el consentimiento previo del titular del Interpretación Prejudicial correspondiente al Proceso 165-IP-2004 del 6 de abril de 2005. 11 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 13 de 47 derecho de autor, a menos que la obra se encuentre en el dominio público.
Tal consentimiento es acorde con la facultad exclusiva, previamente mencionada, que ostenta el autor de autorizar o no la utilización de su obra por cualquier medio o procedimiento. Un ejemplo de sincronización es cuando una canción se la incorpora como fondo musical en un spot publicitario o en una película. Como nos indican los expertos en la materia, en ciertos casos la obra musical pre-existente se la coloca como "fondo musical" del mensaje principal de una obra, en cuyo caso se trata de la "sincronización" de la obra.
En muchas ocasiones se da un arreglo o adaptación de la obra primigenia, incluso por supresión de compases o de frases musicales, u otras transformaciones como variaciones a la melodía o en la letra, para adaptarla al producto o servicio que se busca promocionar con la obra audiovisual de publicidad.6 En tales casos, el uso de la obra pre-existente atañe tanto a los derechos patrimoniales de modificación, reproducción, distribución y comunicación pública, como a los derechos morales de integridad y paternidad.
Por tanto, es necesario el consentimiento del titular o titulares del derecho de autor de esa obra musical, de lo contrario el uso de la obra primigenia contravendría la normativa aplicable. 3.3. Puede ocurrir que la sincronización se verifique a partir de una grabación previa de la obra, mediante el aprovechamiento de un fonograma pre existente, que además contenga la interpretación o ejecución de un artista interprete o ejecutante, supuestos en los cuales también se requiere tanto la autorización del productor fonográfico como del artista interprete o ejecutante, en el ámbito de los derechos conexos al derecho de autor, también regulados en la Decisión 351. 4.
Derecho de comunicación pública y reproducción 4.1. En el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial se debate sobre la reproducción del video institucional de MÓVIL TOURS S.A., en el que consta como fondo musical la obra "PRISMA CORP", sin autorización previa de su autor. Por tanto, el Tribunal analizará el alcance de la comunicación pública y reproducción de una obra, protegida por el Derecho de Autor, conforme a los precedentes sentados en la providencia emitida en el proceso 39-IP-99 del 1 de diciembre de 1999. 4.2.
La comunicación pública a que se refiere el literal b) del Artículo 15 de la Decisión 351, se define como "todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, par medios que no consisten en la distribución de ejemplares.'" 6 7 Antequera Parilli, Ricardo. Ob.cit., pp. 479 y 480.
Della Llpsyc. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ediciones UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, 1993, pag. 183. 12 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 14 de 47 Es pública la comunicación cuando se produce para la colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico. 4.3. Este derecho también reconocido ampliamente por la legislación iberoamericana que lo denomina como uderecho de representación" el cual cubre dos ámbitos: el directo, cuando es en vivo, y el indirecto que se refiere a discos fonográficos, cintas y bandas magnéticas o de films, videocopias, etc., mediante un agente de difusión como es la radiodifusión, los satélites y la distribución por cable.
Como una de las formas de comunicación pública tenemos a la UExhibición o proyección cinematográfica", que se encuentra entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta, y consiste en la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales como las obras audiovisuales- para proyección ante un público presente.
El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, se da también en forma "indirecta" mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película presentada por lo general en una pantalla. Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor. 4.4.
El Artículo 15 de la Decisión 351 define lo que se entiende por comunicación pública, y entre otras diversas formas señala en especial en el literal i) "En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de /os signos, /as palabras, /os sonidos o las imágenes". El acto de comunicación pública debe ser sometido a la autorización o consentimiento previo de los titulares de derechos sobre la obra emitida, cuando la comunicación sea de acceso público.
Conforme lo ha manifestado el Tribunal en su Interpretación Prejudicial emitida dentro del proceso 33-IP-2014 de 11 de julio de 2014, se debe entender por comunicación pública, el acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, en consecuencia, no habrá comunicación pública cuando ésta tenga lugar en el plano estrictamente doméstico, y que no esté integrado a una red de difusión de cualquier tipo.
Asimismo, no es preciso que el público tenga un acceso efectivo a la obra, es suficiente que se dé la mera posibilidad de dicho acceso para que el acto de comunicación sea público. 4.5. Para la doctrina, "el concepto de público, al menos en lo que se refiere al acto de comunicación pública, viene modulado no tanto por el número de 13 Proceso 589-lP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 15 de 47 colectivo al que va destinada la obra, sino por la dimensión económica que tal colectivo tiene de cara a su explotación". 8 La Decisión 351 establece de manera no exhaustiva las modalidades o tipos de actos de comunicación pública, incluyéndose en ellas, en consecuencia, a todas aquellas por las cuales el público pueda llegar a tener acceso efectivo de la obra. 4.6.
En el evento de que una persona haga uso de la grabación musical contenida en un soporte (disco compacto por ejemplo), para comunicar al público el contenido de una grabación, se evidencia un uso de los derechos que se ha reconocido a los distintos titulares y a su vez, si el titular de esta obra protegida ha encomendado su protección y tutela a las sociedades de gestión colectiva, quien use o reproduzca la obra, deberá necesariamente acudir a la entidad que custodia los derechos para solicitar la autorización para usar los derechos que ellas gestionan y pagar el precio que ellas fijen mediante sus tarifas.
Para que opere la infracción por falta de autorización de comunicación de una obra, deben darse las siguientes condiciones: 4.6.1. Se debe considerar la existencia de derechos de autor, en concreto de obras musicales reconocidas a favor de sus titulares. 4.6.2. Que sus titulares hayan encomendado la protección de sus derechos a una sociedad de gestión colectiva. 4.6.3.
Que se haya efectuado la comunicación pública de esos derechos sin autorización de la sociedad que los representa. 5. Las limitaciones y excepciones al derecho de autor. 5.1. Conforme lo ha manifestado este Tribunal,9 los derechos patrimoniales de autor no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (usos honrados).
Los usos honrados son aquellos que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor. 5.2. En ese sentido, la Sala consultante deberá establecer si la reproducción o comunicación pública realizada a través de la sincronización de la obra objeto del caso sometido a conocimiento de este Tribunal, constituía un acto de excepción o limitación a los derechos de autor, o si tal comunicación e 9 Bercovitz Rodríguez Cano, Rodrigo.
Manual de Propiedad Intelectual. Tirant lo Blanch, Madrid, p.p. 180-181. Entre otras, ver la Interpretación Prejudicial emilida en el Proceso 146-IP-2015 del 20 de julio de 2015. 14 Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 16 de 47 pública de esos derechos se efectuó sin autorización de la sociedad que los representa. 6. Respuesta a la pregunta formulada por la consultante 6.1.
La Corte consultante ha formulado la siguiente pregunta: "¿ Si la empresa que encarga a un profesional la realización de un video institucional puede ser considerado como productor de la referida obra audiovisual?" 6.2. Con base en los criterios vertidos en la presente Interpretación Prejudicial, cabe señalar que el productor de una obra audiovisual es la persona natural o jurídica que goza de la iniciativa de creación intelectual y que asume la responsabilidad de una grabación audiovisual.
Le corresponde a la normativa de cada País Miembro regular todo lo concerniente a la titularidad de los derechos patrimoniales en cabeza de productores de obras audiovisuales. Respecto a obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente.
Los referidos aspectos no regulados por la normativa comunitaria en materia de Propiedad Intelectual se regularán conforme se encuentre previsto en la normativa nacional, sobre la base del principio de complemento indispensable, el cual tiene como objetivo lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Para ello, deberá tomarse en consideración que la normativa andina tiene preeminencia sobre cualquier norma interna de cada País Miembro.
Lo anterior ha sido ratificado varias veces a través de distintas Interpretaciones Prejudiciales: "(.. ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". 10 En cuanto a la sincronización de obras musicales, tenemos que cuando se emplean obras previamente creadas para su incorporación en una nueva obra, el uso de aquellas requiere el consentimiento previo del titular del derecho de autor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 03089-2011-0-1801-JR-CA-15, el que la adoptará al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 10 Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, emitida en el Proceso 10-IP-94. 1S Proceso 589-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 47 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Uf� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafae Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ram1 Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. QJJ-( Cecilia Luisa Ayll�ros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 589-IP-2015 16 26/06/2017 GACETA OFICIAL 18 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 626-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: 9090-2013-0-1801-JR-CA-25 Signos involucrados, ºEasy Clean Yoha 1 PC y logotipo" (figurativa) y "Carmelita" (figurativo).
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 9090-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ, del 20 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 155 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N º 9090-2013-0-1801-JR-CA-25.
El Auto de 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: IMPORTACIONES E.1.R.L. CARMELITA DEL NORTE Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 26/06/2017 19 de 47 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA INTELECTUAL PROPIEDAD (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ. Litisconsorte: YOHA IMPORT S.A.C. Hechos Relevantes 2.1.
El 23 de septiembre de 2011, Yoha lmport S.A.C. (en adelante Yoha lmport), en su calidad de titular de la marca "Easy Clean Yoha 1 PC" y logotipo (figurativa), que ampara esponjas para uso doméstico de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, 1 denunció ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (En adelante, el INDECOPI) de la República Del Perú, a la empresa Carmelita del Norte E.1.R.l. (en adelante Carmelita del Norte) por infracción a sus derechos de propiedad industrial al haber importado, mediante DUA 215574 del 20 de junio de 2011, esponjas de uso doméstico marcadas con la denominación "Carmelita" y las bolsas que las contenían eran confundibles con su marca registrada (Expediente Administrativo 468404-2011). 2.2.
La empresa Carmelita del Norte contestó la denuncia indicando ser titular de la marca "Carmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo (figurativa), que ampara esponjas abrasivas para la cocina y uso doméstico de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no cometió ninguna infracción ya que en uso de su derecho marcario realizó las operaciones comerciales de importación. 2.3.
Mediante Resolución 2770-2011/TPI-INDECOPI, del 7 de diciembre de 2011, de oficio se declaró nula la Resolución 641-2011/DSD-INDECOPI, del 13 de enero de 2011, mediante la cual se dispuso inscribir en el registro de marcas el signo "Carmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo (figurativo). Tal declaratoria de nulidad se sustentó en la preexistencia de la marca "Easy Clean Yoha 1PC" y logotipo de propiedad de Yoha lmport. 2.4.
Por Resolución 2060-2012/CSD-INDECOPI, del 18 de junio de 2012, se declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Yoha lmport contra Carmelita del Norte, fundamentalmente porque cuando se hizo la importación de esponjas por parte de ésta, el 19 de junio de 2011, estaba registrada a su favor la marca "Carmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo (figurativa), y el signo cuyo uso se verificó constituye una variación no sustancial de la marca señalada. 2.5.
Yoha lmport apeló tal Resolución al considerar que la declaración de nulidad de la marca "Carmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo ·utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza: lana de acero: vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artlculos de cristalería, porcelana y loza·. 2 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 20 de 47 (figurativa) determina con efectos retroactivos que ni la marca, ni la solicitud de registro, hayan surtido efectos, por lo que las importaciones de Carmelita del Norte no estuvieron autorizadas por ley. 2.6.
Mediante Resolución 2560-2013/TPI-INDECOPI, del 25 de julio de 2013, se revocó la Resolución 2060-2012/CSD-INDECOPI, y se declaró fundada la denuncia interpuesta por Yoha lmport contra Carmelita del Norte, imponiéndose una multa de 3 UIT a la denunciada. El sustento de aquella Resolución fue que al haberse quedado anulada la marca de la denunciada, ésta no contaba con derecho alguno para hacer uso de tal marca, ni antes ni después de la declaración de nulidad. 2.7.
El 5 de noviembre de 2013, Carmelita del Norte interpuso demanda contencioso administrativa a fin de obtener la nulidad absoluta de la Resolución 2560-2013/TPI-INDECOPI. El 12 de mayo de 2014 el INDECOPI contestó la demanda. 2.8. El 10 de julio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número SIETE, declaró infundada la demanda. 2.9.
El 30 de julio de 2015, Carmelita del Norte interpuso Recurso de Apelación contra la anterior Sentencia. 2.1O. El 19 de octubre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso interno y dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la Demanda presentada por CARMELITA DEL NORTE 3.1. Indicó que durante la vigencia de la marca "Carmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo (figurativa), se hizo la importación de las esponjas que dicha marca amparaba, por lo que únicamente se hizo uso de la facultad positiva que le otorga el ser titular de una marca, sin que exista acto desleal de infracción de derechos. 3.2.
Manifestó que en dicha importación se hizo uso de su marca conforme fuera registrada, no en forma distinta como lo señala la Resolución administrativa impugnada. 3.3. También sostuvo que las marcas en conflicto difieren en sus elementos denominativos y gráficos. 4. Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI 4.1. Manifestó que la declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud hayan surtido efectos legales 3 Proceso 626-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 21 de 47 por lo que Carmelita del Norte no contaba con derecho alguno emanado del registro de su marca, ni antes ni después de la declaración de nulidad; por lo que la conducta infractora no podría ser legitimada. 4.2.
Argumentó que se encuentra acreditado que Carmelita del Norte utilizó el signo "Carmelita" y logotipo (figurativo) de modo diferente a su marca "Carmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo, de modo tal que el signo utilizado para la comercialización de sus productos resultó similar a la marca "Easy Clean Yoha 1 PC" y logotipo de propiedad de Yoha lmport. ' 4.3.
Sostuvo que los elementos gráficos que conforman el signo que se comercializó con los productos de Carmelita del Norte tiene elementos gráficos que resultan confundibles con los elementos gráficos de la marca "Easy Clean Yoha 1 PC" y logotipo. MARCA USADA POR LA DEMANDANTE 5. Fundamentos de la Sentencia de Prímera Instancia 5.1. Sostuvo que la marca que le fue anulada a Carmelita del Norte no fue el signo utilizado para la importación. 5.2.
Manifestó que el signo utilizado para la importación por Carmelita del Norte resultó similar a la marca "Easy Clean Yoha 1 PC" y logotipo de propiedad de Yoha lmport, para los mismos productos. 4 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 6. 26/06/2017 22 de 47 Argumentos del Recurso de Apelación presentado por CARMELITA DEL NORTE 6.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
Agregó que la importación por ella efectuada se realizó 6 meses antes de que se anule su marca registrada, por lo que no puede existir infracción si se hizo uso del derecho otorgado por el propio INDECOPI. 6.2. Sostuvo que una parte del signo utilizado en la importación representa parte de la marca registrada a su favor. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 155 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se procederá con la interpretación requerida. De oficio, por corresponder a los temas controvertidos en el presente caso, se interpretará el Artículo 154 ibídem. 2 La Corte consultante formuló las siguientes preguntas: "1. ¿A partir de cuándo surte efectos legales la declaración de nulidad de una marca al amparo de la Decisión 486? 2. ¿Se infringen los derechos de propiedad industrial de un titular si se usa en el comercio un signo similar al suyo que resulta ser la modificación de una marca cuyo registro fue anulado y que inicialmente no era confundible con la marca del referido titularr.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina •Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean Idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a) por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo Idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado ta marca: sobre productos vinculados a tos servicios para tos cuales ésta se ha registrado: o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
( "Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Articulas 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a ta legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca·. r. 5 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 23 de 47 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. 4. 5.
El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo marcario. La percepción del consumidor. Comparación entre signos mixtos. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486.
Causales. Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. 2. 1.1. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual.
Se argumentó que la denunciada se encontraba usando un signo similar, capaz de producir riesgo de confusión y asociación, con la marca mixta "Easy Clean Yoha 1PC" y logotipo, mediante la importación de productos similares. 1.2. Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, se abordará el tema planteado, siguiendo, para el efecto, los precedentes jurisprudenciales que el Tribunal ha sentado sobre la materia. 3 1.3.
El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.4. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.4.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.4.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. a) 3 En el campo registra!: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable.
Se destacan las lnterprelaciones Prejudiciales del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP· 2015; y de 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015. 6 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL b) 26/06/2017 24 de 47 En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.5.
El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal a) del mencionado Articulo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar. 1.6.
El literal a) del Articulo 155 es una causal específica, en la medida que extiende la infracción a la identificación de productos o servicios en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: 1.6.1. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486: El literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: a) Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. b) Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapiceria o sobre el automotor respectivo. c) Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos 1 y 11.
El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el 7 Proceso 626-lP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 25 de 47 Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes.
En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos si se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 2. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo marcario. La percepción del consumidor 2.1.
Se ha señalado en el proceso interno objeto de la presente Interpretación Prejudicial, que el signo 11 Carmelita" y logotipo es confundible con la marca "Easy Clean Yoha 1PC" y logotipo, por lo que corresponde analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal. 4 2.2.
El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, que extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 2.3.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.5.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del a de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013. 8 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 26 de 47 posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.5.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.6. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos, y comparándolos con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 2. 7.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo marcario: 5 5 2.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. 7.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2. 7.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, enlre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP2009. 9 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 27 de 47 Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir esponjas abrasivas para la cocina y uso doméstico que al comprar un teléfono celular.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 21, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos como esponjas para la limpieza, etc.6 3. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto ucarmelita" y logotipo con la marca mixta uEasy Clean Yoha 1PC" y logotipo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. 3.2.
La parte gráfica de un signo mixto puede estar formada por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de gráficos se pueden distinguir tres elementos, a saber:, 6 3.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 3.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 3.2.3.
Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. 10 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 28 de 47 podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro7 • 3.3.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.4.
Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas: 3.4.1. Si predomina el elemento denominativo frente al elemento gráfico: no habría lugar a la confusión entre los signos en conflicto, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.4.2.
Si predomina el elemento gráfico sobre el denominativo: se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados en el numeral 2.2., pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. 3.5.
Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los elementos gráficos de los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. 4. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486.
Causales 4.1. En el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, se ha debatido sobre la anulación de la marca "Carmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo, y los efectos de tal anulación. 4.2. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar, con base en reiterada jurisprudencia, e el tema de la figura de la acción de nulidad conforme a lo previsto en el Artículo 172 de la Decisión 486, que contempla entre nulidad absoluta y nulidad relativa. 4.3.
La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 8 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. Entre otros, verla Interpretación Prejudlclal del 12 de noviembre de 2015, emitida en el Proceso 192IP-2015. 11 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 29 de 47 4.4.
La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 4.5. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente.
Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. 4.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro. 5.
Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante 5.1. ¿A partir de cuándo surte efectos legales la declaración de nulidad de una marca al amparo de la Decisión 486? 5.1.1. Al momento de anularse un acto administrativo surge el debate sobre el establecer los efectos de tal anulación en el tiempo -en forma retroactiva (ex tune) o con efectos simplemente futuros de abrogación (ex nunc)-.
Otras veces se revisan las causas que motivan la extinción, por razones de oportunidad o conveniencia, o por razones de ilegitimidad, más propias de la anulación del acto.9 Una decisión anulatoria puede hacer desaparecer el acto con efecto general inmediato (erga omnes), y puede tener efectos desde la fecha de expedición de la norma (ex tune), o actuar hacia el futuro, desde la fecha de vigencia de la resolución o sentencia (ex nunc).1 º 5.1.2.
No obstante lo anterior, como la normativa comunitaria en materia de Propiedad Industrial no consagra los efectos de la nulidad declarada sobre un registro de marca, sobre la base del principio de complemento indispensable, tales efectos se regularán conforme se encuentre previsto en la normativa nacional, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina.
Para ello, deberá tomarse en consideración que la normativa andina tiene preeminencia sobre cualquier norma interna de cada País Miembro. Lo anterior ha sido ratificado varias veces a través de distintas interpretaciones prejudiciales: "( ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas".11• 9 10 11 El Tribunal ha desarrollado la temáUca en el ámbito de la Acción de Nulidad que es de su competencia, entre otras en la sentencia emilida dentro del Proceso 01-AN-97, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 340 del 13 de mayo de 1998.
Tema desarrollado en la sentencia emitida dentro del Proceso 04-Al-96, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 308 del 28 de noviembre de 1997. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, emitida en el Proceso 10-IP-94. 12 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 30 de 47 5.2. ¿Se infringen los derechos de propiedad industrial de un titular si se usa en el comercio un signo similar al suyo que resulta ser la modificación de una marca cuyo registro fue anulado y que inicialmente no era confundible con la marca del referido titular? 5.2.1.
En el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, deberá primero verificarse los efectos de la declaración de nulidad de una marca conforme se ha indicado en el apartado anterior. De modo que si tales efectos se dan en forma retroactiva (ex tune), cualquier uso de la marca anulada, y más aún de una variación de la misma (sustancial o no), no puede ser validada. 5.2.2.
Si la nulidad tiene efectos desde la emisión del acto de anulación (ex nunc), cabe analizar si el signo utilizado fue una variación sustancial o no de la marca registrada, y si tal signo es o no confundible con otra marca de un tercero. Como ha sido indicado en la presente Interpretación Prejudicial, el derecho al uso exclusivo de una marca también implica que su titular debe utilizarla en el mercado de conformidad con la representación gráfica que consta en el registro, sin variaciones o modificaciones, de lo contrario estaría usando un signo distinto a la marca registrada.
Para el caso particular se deberá determinar cuáles fueron los elementos relevantes o sustanciales de la marca mixta ucarmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo. Si hay variación de dichos elementos con el signo "Carmelita" y logotipo utilizado para la importación, habria un cambio sustancial, lo que implicaría que no se ha dado uso a aquella marca.
Como en el caso particular se discute la supuesta variac1on no sustancial de la marca mixta ucarmelita la mejor opción para tu cocina" y logotipo, se deberá determinar cuál de los elementos que la conforman (los denominativos o los gráficos) son relevantes, es decir, cuál es el elemento que impacta o penetra con mayor fuerza en la mente del consumidor, pues de esta manera se distinguirá el elemento que ineludiblemente debe estar presente para demostrar si hubo o no variación sustancial de la marca.12 12 Una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: SI el elemento relevante es el gráfico.- Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto {el trazado son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa).
Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, serla considerado como una afectación a la dislinlividad del mismo. SI el elemento relevante es el denominativo.- Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: variación en la silaba tónica {una variación en la silaba tónica implicaría una variación sustancial).
Variación en las silabas o letras que cumplen una función diferenciadora (si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancial). Variación en el orden de las vocales {esto Implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo). SI la parte denominativa es compuesta {debe determinar la palabra o palabras relevantes 13 Proceso 626-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 31 de 47 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 9090-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �tJ s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA, Hugo Ra- o omez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. en el conjunto.
Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial). También deberá analizarse la ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto (la primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor). 14 Proceso 626-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 32 de 47 MlJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 626-IP-2015 15 GACETA OFICIAL 26/06/2017 33 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 638-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Expediente Interno del Consultante: Referencia: 2015-166111 Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Signos mixtos. Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Auto 86927 de 6 de noviembre de 2015, recibido vía courier el 27 de noviembre de 2015 1, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-166111; y, El Auto de 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
Fue remitido mediante el Oficio 1003-326 de 17 de noviembre de 2015, en donde el consultante por error incluyó como norma a interpretar el Articulo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Proceso 638-IP�2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 2. 34 de 47 Demandante: ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTOA. Demandada: COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. Hechos Relevantes 2.1. La sociedad ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA(en adelante ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE), es titular de la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD, registrada en Colombia bajo el Certificado No. 399621, para amparar servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.2 [lJ ANDINA DE SEGURIDAD 2.2.
El 17 de julio de 2015, ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE presentó demandé!_ por infracción de derechos de propiedad industrial contra la COMPANIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA (en adelante COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD), argumentando que esta última está usando sin su autorización su marca registrada, a través del siguiente signo: 2 Clase 45: Seiv1c1os de seguridad para la protección de bienes y de personas, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. 2 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 35 de 47 2.3.
El 25 de septiembre de 2015, COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD contestó la demanda. 2.4. El 6 de noviembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Auto 86927 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda SEGURIDAD DEL VALLE interpuesta por ANDINA DE 3.1. Indicó que COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD se encuentra infringiendo sus derechos sobre la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD, usando un signo mixto que contiene la expresión ANDINA DE SEGURIDAD para identificar servicios de la clase 45. 3.2. Manifestó que la demandada con su actuación ha creado riesgo de confusión en el público consumidor, vulnerando con esto la normativa sobre la materia. 3.3.
Afirmó que el signo usado por la demandada reproduce en su totalidad la parte denominativa de su marca mixta, a través de un signo que no contiene elementos adicionales y que generen distintividad. 4. Argumentos de la contestación presentada por COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD 4.1. Manifestó que es titular de la marca mixta ANDISEG, registrada bajo el Certificado No. 520269, para amparar servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 4.2.
Afirmó que en ocasiones, en el espacio en blanco que se encuentra debajo de la expresión ANDISEG, plasma su nombre comercial COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD, el cual ha venido usando de manera ininterrumpida desde el momento de la constitución de su compañía hasta hoy. En consecuencia, dicha acción está amparada en las normas que regulan la protección del nombre comercial. 3 Clase 45: Servicios de seguridad para la protección de bienes, valores y personas, servicios de investigación y vigilancia relacionados con la seguridad de personas y colectividades, control de seguridad de espectáculos y otras actividades relacionadas o afines. 3 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 36 de 47 4.3.
Afirmó que los signos en conflicto no son confundibles. El signo usado en el mercado tiene elementos que generan distintividad del conjunto. 4.4. Indicó que la marca registrada contiene un término evocativo de un lugar geográfico, ANDINA, y un término genérico y no apropiable, SEGURIDAD. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, realizó la siguiente pregunta: ¿ En una infracción de Derechos de Propiedad Industrial, cómo se debe analizar el riesgo de confusión cuando el signo distintivo del presunto infractor ha coexistido con la marca durante varios años? Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 155 literal d) 4 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que en el proceso interno no hay discusión sobre aspectos indemnizatorios en el marco del Articulo 243 de dicha Decisión. De oficio, se interpretará el Articulo 154 de la misma normativa, ya que establece el principio registra! en el campo de las marcas. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2.
El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos. Las marcas débiles y la infracción de derechos de propiedad industrial. El uso de un nombre comercial como defensa ante una acción por infracción a derechos de propiedad industrial.
Respuesta a la pregunta del consultante. 3. 4. 5. 6. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ( ) Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de Impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera d) productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( ) 4 ó Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho al uso exclusivo de la marca 37 de 47 1.1. El Articulo 154 de la Decisión 486 establece el uprincipio registra!" en el campo del derecho de marcas.
Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.2. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 2. 1.2.1. Positiva (ius utendi): es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.2.2. Negativa (ius prohlbendl): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. a) En el campo registra!: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.
Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada 2.1. En el procedimiento administrativo interno se advierte de una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial5 • Como quiera que se argumentó que supuestamente el demandado sin autorización se encuentra usando la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD, se abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia6 • El instrumento procesal que prevé el régimen comunitario para realizar el lus prohibendi en el ámbito marcarlo, es la acción por iníracclón de los derechos de propiedad industrial, que se encuentran 6 regulada en el T[tulo XV de la Decisión 486.
Mediante esta herramienta se Investigan las conductas infractoras atrás analizadas Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263IP-2015; y de 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015. 5 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 38 de 47 2.2. El Articulo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca.
Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado Articulo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, use en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.3.
Los elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, son los siguientes: 2.3.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 2.3.2.
Posibilidad de generar ríesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado7 • 2.3.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 7 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibitfdad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es fa posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 dentro del trámite 7�1P-2008). 6 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 39 de 47 2.4.
Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos con parte denominativa compuesta, que se determinarán en el siguiente acápite. 3.
Comparación entre signos mixtos 3.1. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.2.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglasª para el cotejo entre los mismos: 3.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. e) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 9• 8 9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, enlre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agoslo de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.
Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 7 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 40 de 47 En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 3.2.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe anallzar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 1° Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición11• Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 10 1t RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta modernas gramatfcales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análJsis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y- es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical¡ p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 41 de 47 i) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. e) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.3.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distíntividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 12: 12 3.3.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Adoptados, entre airas en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 9 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 42 de 47 3.3.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcarlo. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.3.6. Analizar el grado de dlstlntivldad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Sí la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. e) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.4.
Se deberán aplicar los parámetros expuestos en los acápítes 1 y 2 para establecer si COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD infringió los derechos de propiedad industrial de ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE en relación con su marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD. 4. Las marcas débiles y la infracción de los derechos de propiedad industrial 4.1. Como el demandado argumentó que la marca registrada está compuesta por un elemento evocativo y uno de uso común, se abordará el tema planteado, siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.13 13 Interpretación Prejudicial 274-IP-2015 de 7 de julio de 2016; y 310-IP-2015 de 16 de marzo de 2017. 10 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 43 de 47 4.2.
Los signos débiles son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición y protección. Esto quiere decir que tienen que soportar la coexistencia de signos similares en los aspectos que generan la mencionada debilidad. Existen muchos eventos mediante los cuales un signo distintivo es considerado débil.
Para el caso concreto resulta pertinente mencionar tres: 4.2.1. El signo que adquirió distintividad. En este evento se encuentra los signos que al momento de registrarse podrían haber sido catalogados como de uso común, genéricos o descriptivos, pero que por su intenso uso en el mercado adquirieron distintividad. Si bien pueden registrarse amparados en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486, su nivel de distintividad y poder de oposición es bajo, debido a que no podría impedir que otros empresarios usen el signo de uso común, descriptivo o genérico que pudo registrar 14• 4.2.2.
Los signos compuestos por elementos de uso común, genéricos o descriptivos. son registrables signos compuestos por elementos de dicha naturaleza, siempre y cuando su combinación genere distintividad, o que se encuentren acompañados de otros elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcario. No obstante lo anterior, así hubieran podido registrarse como marcas, su grado de distintividad y poder de oposición es bajo, lo que implica que deben soportar la existencia de otros signos que contengan dichos elementos de uso común, genéricos o descriptivos ts. 4.2.3.
Los signos evocativos que tienen fuerte proximidad con los productos o servicios que amparan. El signo evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para captarlas. Son registrables, pero podrían tener un grado de distintividad y poder de oposición bajos si tienen una fuerte proximidad con los productos o servicios que pretende distinguir, lo que llevaría a considerarlos como débiles.
Esta condición suele presentarse cuando están confeccionados con elementos de uso común, genéricos o descriptivos t6. 14 15 •• Sobre la dlslintividad adquirida se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, y 27 de octubre de 2015, expedida el marco del proceso 188-IP-2015.
Sobre los elementos de uso común, genéricos y descriptivos, se puede consultar la Interpretación de 25 de septiembre de 2015, expedida en el Proceso 112-IP-2015. Sobre los signos evocalivos puede consultarse la Interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 112-P-2013. 11 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 44 de 47 4.3.
En relación con la conducta contemplada en el literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486, se deberá tener en cuenta si la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD es débil en los términos mencionados anteriormente, ya que esto podría influir decisivamente en la determinación del riesgo de confusión o asociación del público consumidor. 4.4. Si la mencionada marca está compuesta por palabras de uso común, genéricas o descriptivas en relación con los servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, quiere esto decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.
No obstante lo anterior, aquello no implica que no pueda ser sujeto activo de una acción por infracción, si dadas las circunstancias concretas dicho uso pudiera generar error en el público consumidor. 4.5. En efecto, de conformidad con las condiciones fácticas del asunto planteado, se deberá evaluar la ocurrencia de la infracción a la luz del literal d) del Artículo 155, lo que implica, en ambos casos, determinar el riesgo o posible riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 5.
El uso de un nombre comercial como defensa ante una acción por infracción a derechos de propiedad industrial 5.1. Como el demandado afirmó que usa la expresión COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD bajo la figura del nombre comercial, se abordará el tema planteado de conformidad con los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.17 5.2. Teniendo en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), se debe establecer el momento en que el nombre comercial supuestamente infractor fue usado por primera vez.
Este dato proporcionaría el primer paso para evaluar una posible infracción, ya que si se usó antes de la solicitud de registro de la marca no habría ningún tipo de infracción, pero si se usó posteriormente podría presentarse una infracción si existe riesgo de confusión y/o asociación en el marco de lo planteado en la presente providencia, es decir, bajo la aplicación de las reglas expuestas en el acápite precedente. 6.
Respuesta a la pregunta del consultante ¿En una infracción de Derechos de Propiedad Industrial, cómo se debe analizar el riesgo de confusión cuando el signo distintivo del presunto infractor ha coexistido con la marca durante varios años? 17 Ver la Interpretación Prejudicial 432-IP-2015 de 14 de oclubre de 2016. 12 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 45 de 47 6.1.
En el marco del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486, si el signo del presunto infractor y la marca que se pretende proteger han coexistido de hecho en el mercado, se deben analizar dos supuestos18: a) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca registrada durante un periodo de tiempo haya sido del conocimiento del titular de la marca. b) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca registrada durante un periodo de tiempo no haya sido del conocimiento del titular de la marca.
En ese sentido, con relación al primer supuesto se deberá acudir a la figura contemplada en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que comprende la prescripción de una acción por infracción. Dicha acción, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.
De lo anterior, se desprende que si el término de prescripción depende del conocimiento del hecho infractor por parte del titular de la marca, este deberá demostrar que el periodo de conocimiento no ha superado el plazo establecido por la norma comunitaria para acreditar que la acción por infracción no ha prescrito. Con relación al segundo supuesto, se debe considerar que si el tipo de coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Por lo tanto, la coexistencia de hecho sí impediría que se configurara la infracción, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: a) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. b) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.
El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en 18 Interpretación 606-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 13 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 46 de 47 conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en referencia a productos suntuarios. c) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. d) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2015-166111, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. fll �( Cecilia Luisa A�nteros MAGISTRADA fael Vergara Quintero MAGISTRADO r Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO 14 Proceso 638-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 47 de 47 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
(\ J I { Ui� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiffquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 638-IP-2015 1 15