Año XXXIV – Número 3054 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 589-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2853. Referencia: Patente de invención denominada “Compuestos Orgánicos” PROCESO 619-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00519-00. Referencia: Marcas involucradas PROANDINA (Mixta) y POLLO ANDINO (Mixta) Para nosotros la Patria es América 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2 de 30 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 589-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-2853 Referencia Patente de invención denominada "Compuestos Orgánicos" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 8891-TDCA-DQ-NP de fecha 11 de noviembre de 2016, recibido con fecha 22 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 16, 18, 30, 48 y Literales b) y d) del Artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2853; y, El Auto de fecha 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 1 Proceso 589-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 3 de 30 Demandante Novartis AG. Demandados Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual Procurador General del Estado 2. Hechos relevantes 2.1. El 20 de octubre de 1998, Novartis AG (en adelante, NOVARTIS) presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) de la República del Ecuador, la solicitud de patente de invención denominada "Compuestos Orgánicos", bajo el número SP-98-2683. 2.2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual Nº 413, en el mes de octubre de 1998 sin que se hayan presentado oposiciones. 2.3. El 27 de julio de 2007, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución 07-248 denegó el registro de la solicitud de patente por carecer de nivel inventivo. 2.4. El 19 de octubre de 2007, NOVARTIS interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución 07-248. 2.5.

Mediante Providencia de fecha 15 de junio de 2016, la Corte consultante dispusó solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda de NOVARTIS 3.1. La invención presentada tiene nivel inventivo de acuerdo al Artículo 18 de la Decisión 486, toda vez que una persona versada en la materia no encontraría obvio u obviamente derivado del estado del arte de la invención los beneficios positivos de preparar las referidas formulaciones parentales de 10, 11-dihidro-10-hidroxi-carbamazepina solamente con agua y glucosa, aun considerando cualquiera de los documentos mencionados en la resolución, o cualquier otra información que se encuentre disponible a partir del estado de la técnica. 3.2.

La solicitud fue presentada en Ecuador con fecha 20 de octubre de 1998, pero NOVARTIS reclama una prioridad de fecha 9 de octubre de 1997. El estado del arte previo pertinente a esta invención solamente refiere formulaciones de carbamazepina para uso oral, y en ningún caso anticipa 2 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 4 de 30 o sugiere que la forma de lograr formulaciones parenterales de carbamazepina estables, es a través del uso de la glucosa como agente isotónico. 3.3.

Si el estado del arte apunta hacia la necesidad de buscar formas farmacéuticas de aplicación intravenosa de carbamazepina, y el único antecedente que existe propone buscar derivados más solubles de este principio activo, es indiscutible que la presente solicitud de patente, que consiste en una formulación que comprende solamente el agente activo, agua y glucosa debe considerarse como una solución inventiva, simple y efectiva. 3.4.

Para evaluar el requisito de actividad inventiva, se debe analizar lo que se encuentra publicado en el estado del arte y de ahí determinar si la solución técnica que se propone es obvia o evidente a partir del mismo. No es en medida alguna inadmisible que la sencillez de una solución sirva como pretexto para invalidar su carácter inventivo. 3.5.

Al analizarse el requisito de actividad inventiva no debe evaluarse la invención basándose en la retrospectividad, sino realizar el esfuerzo de ubicarse en el momento en que surgió la invención y considerar solamente aquella información técnica disponible en ese momento en el estado del arte. 4. Argumentos de la contestación del IEPI 4.1.

El acto administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. 4.2. La demanda es improcedente toda vez que las pretensiones de la parte actora carecen de fundamento legal. 5. Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado De la revisión del expediente, no se aprecia la contestación del Procurador General del Estado.

B. CUESTIÓN PREVIA 1. La norma comunitaria en el tiempo 1.1. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la presente Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo. 3 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 5 de 30 1.2. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 1 1.3. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad juridica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Asi pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantia de estabilidad de los derechos adquiridos. 2 1.4. El Tribunal ha manifestado al respecto: "Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior na debe modificar una situación jurídica anterior". 3 1.5.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 1.6.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Ver de modo reíerencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-IP-2013 del 25 de Junio de 2013 y en el Proceso 82-IP-2014 del 10 de setiembre de 2014. 2 Ibídem. 3 Ver de modo reíerenclal la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-lP-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. 4 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 6 de 30 1. 7.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como "tránsito legislativo" o también como "aplicación de la ley comunitaria en el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la propiedad industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: "( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo /os parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embarga, y salva previsión expresa, no constituye apNcación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer tocio derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (... ) ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del misma; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como Judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcaría. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron íntrocJucídas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 4 1.8.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 1.9.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 4 Ver a modo referencial las lnlerprelaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 28-IP-95, caso "CANAL!", publicado en Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-IP-2003.

Jnlerprelación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. 5 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 7 de 30 1.1O. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que /os plazos de vigencia de /os derechos preexistentes deberán adecuarse a /o previsto en dicha Decisión. Por otra parle, tas disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a /os efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licendas, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesa/ pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a /os efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que ta norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido''. 5 1.11.

En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. c. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 16, 18, 30, 48 y Literales b) y d) del Articulo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 Ver a modo reíerencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 46-IP-2005 de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005. 6 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 30 2.

Tornando en cuenta los hechos relevantes descritos en la presente providencia, las consideraciones realizadas en la cuestión previa y en atención a la solicitud del consultante, el Tribunal interpretará los Artículos 1 y 4 de la Decisión 344 6 y los Artículos 14 y 18 de la Decisión 4867• 3. El Tribunal no interpretará el Articulo 16 de la Decisión 486 solicitado por la consultante porque en el presente caso no se cuestiona la novedad de la solicitud de patente de invención; asimismo, no se interpretarán los Literales b) y d) del Articulo 20 de la Decisión 486, al no ser materia de controversia si la patente solicitada se encuentra dentro de las prohibiciones de registro establecidas en dichos literales. 4.

Asf como, tampoco los Artículos 30 y 48 de la Decisión 486, toda vez que en el proceso interno no se cuestiona el pliego de reivindicaciones en si mismo, ni la decisión de la oficina de registro al momento de decidir otorgar totalmente. otorgar parcialmente o denegar la solicitud de patente. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

El nivel inventivo y el estado de la técnica. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto". 2. 3. 6 Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.· "Articulo 1.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.· "Articulo 4.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la matena técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.· Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfculo 14.· L.os Pafses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en lodos los campos de la tecnologfa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industnal. • ·Articulo 18.· Se considerará que una invención tiene nivef inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la matena técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese denvado de manera evidente del estado de la técnica. • 7 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 30 E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial 1.1. En el proceso interno, el IEPI consideró que la patente de invención solicitada a registro por NOVARTIS no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 1 de la Decisión 344, que establece: "Artículo 1.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos /os campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención que es aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial8 • 1.4.

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de 8 La novedad de la Invención.- Es el atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecno/ogia reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnologia no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su ulllización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. Nivel inventivo.- Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a fa misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una Invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

Aplicación Industria/.- Significa que un Invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su Justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a ta práctica. 8 Proceso 589-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 10 de 30 obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 1.5.

Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Articulo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma regulación que el Artículo 14 de la Decisión 4869 de la Comisión de la Comunidad Andina: por lo que, los alcances de la interpretación previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. 2.

El nivel inventivo y el estado de la técnica 2.1 Teniendo en cuenta que la solicitud de patente denominada "Compuestos Orgánicos", presentada por NOVARTIS fue denegada por carecer de nivel inventivo, corresponde analizar el presente tema. 2.2 En relación con el requisito de nivel inventivo, el Articulo 4 de la Decisión 344 establece lo siguiente: "Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultada obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 2.3 Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.1 º 2.4 En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.11 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.· lO Ibídem. 11 Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. 9 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 2.5 26/06/2017 11 de 30 A efectos de examinar el nivel inventivo, este se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 2.6 Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Artículo 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma regulación que el Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina12; por lo que, los alcances de la interpretación previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. 3.

Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto" 3.1 En el proceso interno, NOVARTIS argumentó que el IEPI analizó el requisito de actividad inventiva evaluando la invención basándose en la retrospectividad, lo cual configura un análisis incorrecto de dicho requisito. En tal sentido, es pertinente analizar el tema señalado. 3.2 El Tribunal considera que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 3.3 El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 3.4 El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de 12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina uArtfculo 18.- Se considerará que una invención tiene nivef inventiva, si para una persona de{ oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención na hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.· 10 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 12 de 30 patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído · del nivel inventivo. 3.5 En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que existen durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo13, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sean determinados al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 3.6 En relación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos.

Es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-2853, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Jt{ l. r Cecilia Luisa Ayl�os MAGISTRADA ll QUINLAN, Zacary. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO. Fordham lnternalional Law Journal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3.

New York, pp. 1794-1795. Disponible en htlp:f/ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewconlent.cgi?artlcle=2360&contexl=íli. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 11 Proceso 589-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 13 de 30 1 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

IU- 1 Cecilia Luisa Ayl�ros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 26/06/2017 GACETA OFICIAL 14 de 30 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 619-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2014-00519-00 Referencia Marcas involucradas PROANDINA (Mixta) y POLLO ANDINO (Mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac,--- VISTOS El Oficio 5361 del 15 de diciembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de diciembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y b) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00519-00; y, El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Pollo Andino S.A. Proceso 619-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2. 15 de 30 Demandada Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado Sierra Pineda y Cia S. en C. Hechos relevantes 2.1. El 9 de abril de 2012, Sierra Pineda y Cia S. en C. (en adelante, Sierra Pineda) solicitó a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca PROANDINA (mixta)1 para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Si no solicitado 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 643, el 15 de junio de 2012 Pollo Andino S.A. (en Adelante, Pollo Andino) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: MARCA CLASE CERTIFICADO POLLO ANDINO (Mixta) 31 255444 POLLO ANDINO (Mixta) 42 237085 REPRESENTACION GRÁFICA Expediente administralivo 12/57242. 2 Clase 35: distribución y venta de comestibles, abarrotes, rancho, licores, dulceria, galleteria, azúcar y toda clase de mercancías para supermercados y tiendas.

Proceso 619-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL POLLO ANDINO (Mixta) 29 16 de 30 • 255450 [�Z!l1J!i2,ii:,J POLLO ANDINO (Mixta) 42 POLLO ANDINO (Mixta) 31 237084 �..·,zu,1.a.;2,,�:,J • 246283 !.,2�? Jll!i2,7t1:,] 1 POLLO ANDINO (Mixta) 29 213040 t�.n-rd�t�, POLLO ANDINO (Mixta) 35 435968 ��.!11 � ��1�;\ l':l. POLLO ANDINO (Mixta) 29 435969 POLLO ANDINO (Mixta) 30 �I � �,1 �, 435970 "f' ·\ Hrr-1.!l,. ��/rr �11 ',. \i 2.3.

Mediante Resolución 81714 del 28 de diciembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y por consiguiente otorgó el registro de la marca solicitada. 2.4. El 14 de febrero de 2013, Pollo Andino interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución antes referida. 2.5. Mediante Resolución 14951 del 3 de marzo de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el Recurso de Apelación confirmando lo decidido en la Resolución 81714. 2.6.

El 29 de agosto de 2014, Pollo Andino demandó la nulidad de las Resoluciones 14951 y 81714, a fin de que se declare nulo el registro de la marca PROANDINA (mixta). 3 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 30 2.7. El 16 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda de nulidad. 2.8.

El 17 de abril de 2015, la SIC contestó la demanda. 2.9. Mediante Auto del 8 de julio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de Pollo Andino 3.1.

Mediante las resoluciones impugnadas se ha otorgado el registro de una marca que se encuentra en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina. 3.2. El signo PROANDINA es un signo sustancialmente similar a sus marcas mixtas registradas, que incluyen la denominación POLLO ANDINO; además, distinguen servicios que se encuentran íntimamente conectados competitivamente, con lo cual el riesgo de confusión aumenta sustancialmente. 3.3.

Los productos o serv1c1os que distinguen los signos en conflicto comparten los mismos canales de comercialización, están dirigidos a un mismo público objetivo. 3.4. La inclusión de las palabras ANDINA (en el signo solicitado) y ANDINO (en las marcas registradas) evocan la misma idea, es decir que, los productos o servicios que distinguen pertenecen a una zona determinada. 3.5.

El signo solicitado a registro reproduce similar secuencia de letras que las marcas registradas a su favor. 3.6. En las resoluciones impugnadas no se ha efectuado correctamente el cotejo entre los signos en conflicto. 3.7. Al registrarse la marca PROANDINA, se ha negado el valor distintivo de sus marcas registradas base de su oposición. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. La marca PROANDINA no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina. 4 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 18 de 30 4.2. Para que se configure la causal alegada por la demandante, los signos deben ser idénticos o similares, los productos que distinguen los signos deben presentar una conexión competitiva y que la relación entre los productos y la semejanza entre los signos genere un riesgo de confusión en el consumidor, supuestos que no se han presentado en el caso. 4.3.

La demandante hace referencia a las reglas del cotejo que debe analizarse a fin de determinar el riesgo de confusión entre las marcas PROANDINA y POLLO ANDINO; esas reglas a las que hace referencia la demandante fueron tomadas en cuenta por la SIC, antes de formar su decisión y otorgar el registro del signo solicitado. 4.4. La demandante erradamente considera que por el sólo hecho de que los signos en conflicto incluyan en su conformación los términos ANDINA/ANDINO, están evocando un concepto similar y por consiguiente son confundibles.

Cabe precisar que el cotejo entre signos es de forma conjunta y no por separado. 4.5. Entre los servicios que brindan los signos en conflicto no existe conexión competitiva. Además, el sólo hecho que existan servicios que se encuentren incluidos en una misma clase no determina necesariamente la conexión competitiva como así lo alega la demandante. 4.6.

En ningún momento se ha negado el derecho que tiene la demandante sobre las marcas base de denuncia; así como tampoco se ha desconocido la distintividad de sus signos. Al otorgarse el registro de la marca PROANDINA solo se ha establecido que no es confundible con sus marcas y que pueden coexistir en el mercado sin el riesgo de generar confusión en los consumidores. 4.7.

Lo resuelto en las resoluciones impugnadas no induce a error a los consumidores en la elección de los bienes de su interés, por tal razón no se ha incurrido en causal de nulidad planteada por la demandante. 5. Argumentos de la contestación de Sierra Pineda 5.1. Se opone a cada una de las pretensiones de la demandante. 5.2. El trámite realizado por la SIC se realizó según la normativa vigente; en consecuencia, no se vulneró ninguna disposición legal. 5.3.

No existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, ya que todos cuentan con fuerza distintiva propia. 5.4. La demandante no ha tomado en cuenta el elemento figurativo de la marca mixta. 5 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 19 de 30 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 • 2.

No procede la interpretación del Literal b) del Articulo 136 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que el nombre comercial al que se refiere la norma citada, no es materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas. Marcas evocativas. Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 (signo solicitado) y los productos y/o servicios de las Clases 29, 30, 31, 35 y 42 (marcas registradas) de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabllidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca PROANDINA (mixta) y la marca POLLO ANDINO (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ·Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación ( )" 6 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 20 de 30 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 5 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las ralees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016; e, Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 648-IP-2015 y 668-IP-2015, ambos del 25 de julio de 2016. 5 Ibídem. 7 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 21 de 30 b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:6 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) 6 Ibídem.

Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe 8 Proceso 619-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL ser analizado competente. y ponderado por la 22 de 30 autoridad nacional El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos y/o servicios de las Clases 29, 30, 31, 35 y 42, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. (il) Criterio del consumidor especiallzado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 7 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.7. En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado.

Ver Interpretación Prejudicial 47�1P-2015 de 10 de junio de 2016. 9 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/06/2017 23 de 30 Comparación entre marcas mixtas 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo PROANDINA (mixto) y la marca POLLO ANDINO (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico--- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asf, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto sí el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o sí lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 8 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente9: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1º (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 11. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo. 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 9 Ibídem. 'º 11 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad minima con significado léxico que no presenta moñemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. 10 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 24 de 30 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: b) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) 12 • Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de •morfema·: Unidad mínima aislable en analisis moñológico. La palabra mujeres contiene dos moñemas: mujer y­ es. Por oposición a lexema, morfema gramatical: p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL c) 26/06/2017 25 de 30 (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 13 Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. 14 2.4.

Es importante recalcar que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 15 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.1s 2.6. Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo cuestionado. Para tal efecto, se deberá tomar en consideración los criterios descritos párrafos arriba y de acuerdo con una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos, denominativos, a la forma, a la combinación de 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, p. 10. 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, p.9, y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, p.13. 15 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 106-lP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 10. 16 Ibídem, p. 11. 12 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 26 de 30 colores, al formato de las letras y de los gráficos, determinar si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico.17 2.7.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mtxtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Marcas evocativas 3.1. Como en el proceso interno POLLO ANDINO señaló que las denominaciones ANDINA (en el signo solicitado) y ANDINO (en las marcas registradas) tienen carácter evocativo, al hacer referencia a una zona geográfica de los productos que distinguen, es pertinente analizar el tema. 3.2.

Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es. Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. 3.3. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo18 • 3.4.

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 3.5.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de Julio de 2016, p. 10. 13 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 27 de 30 que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 19 3.6.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 20 3.7. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones ANDINA y ANDINO y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4.

Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 (signo solicitado) y los productos y/o servicios de las Clases 29, 30, 31, 35 y 42 (marcas registradas) de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En el proceso interno, se verifica que POLLO ANDINO refirió que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado PROANDINA presentan conexión competitiva con los productos y/o servicios que distinguen las marcas registradas POLLO ANDINO, hecho que no se ha tomado en cuenta en las resoluciones impugnadas.

En ese sentido corresponde analizar el referido tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 21 4.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asl 19 Ibídem. 20 lbldem. 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

MArtlcu/o 151.- Para cfasificar fos productos y tos servicios a tos cuales se aplican las marcas, tos Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior na determinarán ta similitud ni la disimilitud de las productos o servicios indicados expresamenle. • (Subrayado agregado) 14 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 28 de 30 como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 22 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (lntercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracterfsticas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 22 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 15 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL c) 26/06/2017 29 de 30 La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorfas disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publlcidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podrf a considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00519-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 16 Proceso 619-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 30 de 30 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. uís Rafael ergara Quintero MAGISTRADO J Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia t u J�teros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17