Año XXXIX - Número 4476 Lima, 25 de mayo de 2022 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 01-AI-2021 Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Germán Alberto Restrepo Fernández contra la República de Colombia, en particular contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, por el presunto incumplimiento del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina PROCESO 140-IP-2021 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001202096653 01 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/05/2022 2 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 01-AI-2021 Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Germán Alberto Restrepo Fernández contra la República de Colombia, en particular contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, por el presunto incumplimiento del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Magistrado ponente: Gustavo García Brito En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de mayo del año 2022, en el marco de la Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Germán Alberto Restrepo Fernández (en adelante, el señor Restrepo o el demandante) contra la República de Colombia (en adelante, Colombia o la demandada), por la actuación de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por el presunto incumplimiento del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tratado de Creación del TJCA) y del Artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Estatuto del TJCA), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA o el Tribunal), reunido en Sesión Judicial celebrada por medios telemáticos1, adopta por unanimidad el presente Auto.
VISTOS: El escrito de demanda en Acción de Incumplimiento de fecha 18 de mayo de 2021, recibido vía courier el día 20 de mayo de 2021. El Auto emitido por el TJCA en fecha 19 de noviembre de 2021. El escrito de fecha 21 de enero de 2022, por medio del cual Colombia presentó contestación de la demanda y formuló excepciones previas. 1 De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado mediante Acuerdo 01/2020, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 4011 del 30 de junio de 2020.
GACETA OFICIAL 25/05/2022 3 de 57 El Auto emitido por el TJCA en fecha 4 de marzo de 2022. El escrito de fecha 10 de marzo de 2022, suscrito por el abogado Gustavo Adolfo Niño Rojas en calidad de apoderado del demandante, a través del cual, se pronunció sobre las excepciones previas formuladas por Colombia.
CONSIDERANDO: 1.
ANTECEDENTES 1.1. El 20 de mayo de 2021, el TJCA recibió vía courier la demanda en Acción de Incumplimiento interpuesta por el demandante contra Colombia, por la actuación de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por el presunto incumplimiento del Artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA y del Artículo 123 del Estatuto del TJCA. 1.2.
Mediante Auto de fecha 19 de noviembre de 2021, el TJCA decidió, entre otros, admitir a trámite la demanda interpuesta por el señor Restrepo. 1.3. El 21 de enero de 2022, Colombia contestó la demanda en Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Restrepo y planteó las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia del TJCA. 1.4.
Mediante Auto de fecha 4 de marzo de 20222, el Tribunal decidió tener por contestada la demanda por parte de Colombia; y, entre otros, admitir a trámite las excepciones previas formuladas por la parte demandada y correr traslado de estas al demandante. 1.5. En fecha 10 de marzo de 2022, el demandante presentó un escrito, a través del cual, se pronunció sobre las excepciones previas planteadas por Colombia.
2. CUESTIONES EN DEBATE A fin de resolver las excepciones previas de falta de jurisdicción y falta de competencia del TJCA para conocer y resolver las pretensiones del demandante, formuladas por Colombia, corresponde que el Tribunal analice los siguientes temas: 2 (i) Las providencias judiciales y otros actos como conductas objeto de censura en la Acción de Incumplimiento.
(ii) Jurisdicción y competencia del TJCA para conocer y resolver la Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Restrepo. Debidamente notificado el mismo día. 2 GACETA OFICIAL 25/05/2022 4 de 57
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE 3.1. Las providencias judiciales y otros actos como conductas objeto de censura en la Acción de Incumplimiento3 3.1.1. La Acción de Incumplimiento es una acción jurisdiccional esencialmente contenciosa destinada a garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración subregional, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos y las obligaciones que han asumido los Países Miembros, en el marco del ordenamiento jurídico comunitario andino. En este sentido, en jurisprudencia reiterada el TJCA se ha pronunciado acerca de la naturaleza jurídica de la Acción de Incumplimiento: «En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, ésta es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer (…).»4 (Subrayado agregado) 3.1.2.
En la Sentencia recaída en el Proceso 2-AI-975, el TJCA destacó la importancia de la Acción de Incumplimiento como pieza clave en la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico comunitario andino, en los siguientes términos: «El recurso de incumplimiento es una pieza clave en la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico comunitario y mediante el cual se ejerce el control del comportamiento de los Estados.
El sistema andino de integración presupone la existencia de un orden de derecho, un ordenamiento normativo comunitario frente al cual los Países Miembros que forman parte integrante del mismo tienen dos órdenes de obligaciones: las de hacer o sea adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y las de no hacer, o sea el no adoptar ni emplear medidas contrarias a su aplicación o que de algún modo las obstaculicen.» (Subrayado agregado) 3.1.3.
De conformidad con lo previsto en el Artículo 23 del Tratado de Creación del TJCA y en el Artículo 107 del Estatuto del TJCA, la Acción de Incumplimiento tiene por finalidad que un País Miembro, cuya conducta 3 De modo referencial, ver Sentencia recaída en el Proceso N° 10-AI-2015 del 12 de febrero de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3914 de fecha 2 de marzo de 2020. 4 Ver Sentencia recaída en el Proceso N° 1-AI-96 del 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234 de fecha 21 de noviembre de 1996. 5 De fecha del 24 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 391 de fecha 11 de diciembre de 1998. 3 GACETA OFICIAL 25/05/2022 5 de 57 se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Integración Subregional Andino (en adelante, el Acuerdo de Cartagena). 3.1.4.
El segundo párrafo del Artículo 107 del Estatuto del TJCA establece lo siguiente: «Artículo 107.- Objeto y finalidad (…) La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.» (Subrayado agregado) 3.1.5.
Como puede advertirse, la conducta objeto de censura; es decir, materia de la Acción de Incumplimiento, puede consistir en la realización, por parte de una autoridad jurisdiccional o administrativa nacional, de cualquier acto u omisión contrario al ordenamiento jurídico comunitario andino. Así, por ejemplo, el acto podría consistir en una providencia judicial (Sentencia, Auto, u otro acto judicial), una resolución administrativa (acto administrativo), un laudo arbitral, o una norma legal o reglamentaria contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: Gráfico N° 1 Fuente: Elaboración propia. 3.1.6.
En atención a lo anterior, una de las conductas objeto de censura vía Acción de Incumplimiento es la realización de un acto que bien podría concretarse en la emisión de una providencia judicial contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino. 4 GACETA OFICIAL 25/05/2022 6 de 57 3.1.7. De manera específica, también es procedente la Acción de Incumplimiento cuando una autoridad jurisdiccional nacional obligada a realizar una solicitud de Interpretación Prejudicial se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada esta, sea facultativa (Artículo 122 del Estatuto del TJCA) o sea obligatoria (Artículo 123 del Estatuto del TJCA), aplique una interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. 3.1.8.
En efecto, el segundo párrafo del Artículo 128 del Estatuto del TJCA establece lo siguiente: «Artículo 128. – Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial. (…) Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal (…).» 3.1.9.
En el presente Auto se analizarán ambos supuestos, con el fin de otorgar un marco general de la Acción de Incumplimiento por la emisión de providencias judiciales. En las Acciones de Incumplimiento por la emisión de providencias judiciales solo se analiza si los criterios jurídicos contenidos en estas contravienen o no lo establecido en la norma andina 3.1.10.
Como se mencionó anteriormente, el segundo párrafo del Artículo 128 del Estatuto del TJCA establece expresamente que los Países Miembros y los particulares tienen derecho a acudir ante el TJCA en ejercicio de la Acción de Incumplimiento, cuando la autoridad jurisdiccional nacional obligada a realizar una consulta prejudicial se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada esta, aplique una interpretación diferente a la dictada por el TJCA. 3.1.11.
Si procede interponer la Acción de Incumplimiento cuando una autoridad jurisdiccional nacional obligada a realizar la consulta se abstiene de hacerlo o cuando una providencia judicial se aparta o contradice lo establecido en una Interpretación Prejudicial del TJCA, con mayor razón resulta procedente interponer dicha acción si la providencia judicial se aparta o contradice lo establecido en una norma del derecho comunitario andino. Sería absurdo pensar que solo procede interponer la Acción de Incumplimiento cuando la providencia judicial efectúa una interpretación jurídica distinta a la dictada por el Tribunal, y no cuando la providencia judicial contiene un criterio jurídico (fundamento jurídico) que contraviene lo establecido en el ordenamiento jurídico comunitario andino. 3.1.12.
Ahora bien, en las Acciones de Incumplimiento por la emisión de providencias judiciales (o laudos arbitrales o resoluciones administrativas), el TJCA solo analiza si los criterios jurídicos contenidos en estas contravienen o no lo establecido en la norma andina o en la 5 GACETA OFICIAL 25/05/2022 7 de 57 interpretación auténtica de dicha norma realizada por este Tribunal a través de sus Interpretaciones Prejudiciales. 3.1.13.
Es necesario reiterar que, el TJCA no valora los medios probatorios merituados por la autoridad jurisdiccional nacional. Lo que hace es verificar si el criterio jurídico —adoptado por el juez nacional, árbitro o tribunal arbitral, o autoridad administrativa— contraviene o no el ordenamiento jurídico comunitario andino (norma andina y/o Interpretación Prejudicial). 3.1.14.
En efecto, cuando se trata de Acciones de Incumplimiento, el TJCA solo es competente para verificar si el criterio o fundamento jurídico contenido en una resolución judicial (o administrativa) viola o no el ordenamiento jurídico comunitario andino, pero no es competente para verificar la valoración de los medios probatorios merituados por la autoridad jurisdiccional (o autoridad administrativa), porque si lo hiciera distorsionaría la naturaleza de la Acción de Incumplimiento, convirtiéndola en un recurso de alzada (o de apelación), en un recurso de revisión o en un proceso contencioso administrativo. 3.1.15.
Debe quedar claro que, a través de la Acción de Incumplimiento, el TJCA sí puede verificar o analizar si el fundamento o criterio jurídico utilizado por la autoridad jurisdiccional (o administrativa) viola o no el ordenamiento jurídico comunitario andino. Lo que no puede hacer es analizar la valoración de los medios probatorios efectuada por la autoridad jurisdiccional (o autoridad administrativa).
Lo señalado hasta el momento puede apreciarse en el siguiente gráfico: Gráfico N° 2 Fuente: Elaboración propia. 6 GACETA OFICIAL 25/05/2022 8 de 57 3.1.16. En ese mismo orden de ideas, corresponde recordar también que en la Sentencia recaída en el Proceso N° 01-AI-20176, este Tribunal se refirió a la finalidad de la Acción de Incumplimiento promovida a petición de personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos, en los siguientes términos: «106.
La acción de incumplimiento es el instrumento procesal del que se sirve la normativa comunitaria andina para garantizar, controlar y vigilar que los países miembros acaten (dimensión positiva) y no obstaculicen, la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario andino, conforme a las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo de Cartagena. 107.
No se trata, por tanto, de un mecanismo que faculte al TJCA a identificar o perseguir conductas de incumplimiento de los países miembros para retribuirlas o sancionarlas, sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los países miembros; esto es, en garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario. 108.
La acción de incumplimiento bajo ningún concepto se convierte en una segunda ni tercera instancia ante la cual el País Miembro o un particular que se sienta afectado pueda solicitar a este Tribunal modificar el pronunciamiento de la autoridad nacional interna, lo que este Organismo realiza es velar por el cumplimiento de la norma comunitaria más no resolver un proceso interno.» 3.1.17.
Conforme a lo desarrollado hasta el momento, se pueden arribar a las siguientes conclusiones: 6 (i) Procede interponer la Acción de Incumplimiento cuando una autoridad jurisdiccional obligada a realizar la consulta prejudicial se abstenga de hacerlo o cuando una providencia judicial (Sentencia, Auto u otro acto judicial) se aparta o contradice lo establecido en una Interpretación Prejudicial del TJCA.
(ii) En la Acción de Incumplimiento por la emisión de providencias judiciales, el TJCA solo puede verificar o analizar si el fundamento o criterio jurídico utilizado por la autoridad administrativa o jurisdiccional viola o no el ordenamiento jurídico comunitario andino. (iii) En la Acción de Incumplimiento por la emisión de providencias judiciales, el TJCA no valora los medios probatorios merituados por la autoridad administrativa o jurisdiccional.
Del 16 de mayo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3654 de fecha 4 de junio de 2019. 7 GACETA OFICIAL 25/05/2022 9 de 57 La figura jurídica de la Interpretación Prejudicial y las precisiones sobre los derechos previstos en el segundo párrafo del Artículo 128 del Estatuto del TJCA7 a) La Interpretación Prejudicial 3.1.18.
El Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales, aprobado por el Acuerdo 08/20178 y modificado por el Acuerdo 04/20189 del TJCA, en el Literal a) del Artículo 2 establece el siguiente concepto de Interpretación Prejudicial: «Artículo 2.- Glosario de términos. a) Interpretación Prejudicial: mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina.
(…).» 3.1.19. En atención a ello, la Interpretación Prejudicial constituye un mecanismo de cooperación entre las autoridades administrativas, los jueces o árbitros nacionales y el TJCA, en el que este último interpreta en forma objetiva y uniforme la norma comunitaria y a los primeros les corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno10.
Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme de la norma andina en el territorio de los Países Miembros. 3.1.20. En efecto, la función del TJCA en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir, buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva de las autoridades nacionales dentro de las esferas de su competencia11.
No obstante, el Tribunal se encuentra facultado para referirse a los hechos por disposición expresa del Artículo 34 del Tratado de Creación del TJCA, cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. 7 De modo referencial, ver Sentencia recaída en el Proceso 01-AI-2015 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3100 del 25 de septiembre de 2017. 8 Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3146 del 29 de noviembre de 2017. 9 Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3284 del 14 de mayo de 2018. 10 Interpretación Prejudicial N° 6-IP-93 de fecha 25 de febrero de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 150 del 25 de marzo de 1994. 11 Interpretación Prejudicial N° 30-IP-99 de fecha 3 de septiembre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 497 del 18 de octubre de 1999. 8 GACETA OFICIAL 25/05/2022 10 de 57 3.1.21.
Cualquier autoridad administrativa12, juez o árbitro de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar al TJCA la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del TJCA y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la SGCA); y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina— en todos aquellos casos en que estas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno13. 3.1.22.
Los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si solo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria14—, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la 12 Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales «Artículo 2.- Glosario de términos. – (…) d) Órganos administrativos: para efectos de la solicitud de Interpretación Prejudicial se entenderá por órgano administrativo que ejerce funciones jurisdiccionales aquel que cumple los siguientes requisitos: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) 13 Creado por norma constitucional o legal.
De naturaleza permanente. El carácter obligatorio de sus competencias. Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias. El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo; esto es, que resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos. Que en el trámite se respete el debido procedimiento. Decisiones motivadas.
Independencia (autonomía funcional) e imparcialidad.» Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales «Artículo 5.- Forma de solicitar la Interpretación Prejudicial por parte de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes. Los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes pueden, de oficio o a petición de parte, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, en todos aquellos casos en que estas deban ser aplicadas o se controviertan por las partes en un proceso interno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los Artículos 122, 123, 124 y 125 de su Estatuto.
De igual manera podrán formular preguntas relacionadas con el contenido y alcances de la norma andina, las cuales serán absueltas de manera general. Se rechazarán las preguntas impertinentes y aquellas que busquen resolver el caso concreto.» 14 Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87 de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988, e Interpretación Prejudicial N° 3-IP-90 de fecha 25 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 70 del 15 de octubre de 1990. 9 GACETA OFICIAL 25/05/2022 11 de 57 Interpretación Prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida15 o sobre casos similares o análogos16. 3.1.23.
En los casos en los que la consulta prejudicial sea obligatoria17 —órganos jurisdiccionales de única o de última instancia ordinaria—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia18 y en una solemnidad inexcusable e indispensable19 que debe tener presente la autoridad nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles20. 3.1.24.
La Interpretación Prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal21. Su naturaleza es la de un instrumento procesal que orienta y vincula a la autoridad administrativa, juez o árbitro respecto del contenido y alcance de la norma comunitaria andina a ser aplicada en el caso concreto.
La Interpretación Prejudicial constituye una Sentencia emitida en el marco de un proceso judicial de carácter no contencioso. 3.1.25. La solicitud de la autoridad administrativa, juez o árbitro por la cual requiere la Interpretación Prejudicial debe motivarse de manera sucinta, 15 Interpretación Prejudicial N° 7-IP-89 de fecha 24 de noviembre de 1989, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 53 del 18 de diciembre de 1989. 16 Interpretación Prejudicial N° 1-IP-97 de fecha 18 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 344 del 28 de mayo de 1998; e Interpretación Prejudicial N° 4-IP-94 de fecha 7 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 del 10 de septiembre de 1995. 17 Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales «Artículo 2.- Glosario de términos. (…) b) Consulta Obligatoria: es la interpretación solicitada por órganos jurisdiccionales de única o última instancia. En este sentido, cuando la sentencia o laudo no fuere susceptible de impugnación, el órgano jurisdiccional debe suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de la norma comunitaria andina materia de la controversia.» 18 Interpretación Prejudicial N° 6-IP-99 de fecha 18 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 468 del 12 de agosto de 1999. 19 Interpretación Prejudicial N° 10-IP-94 de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995. 20 Interpretación Prejudicial N° 11-IP-96 de fecha 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997. 21 Interpretación Prejudicial N° 10-IP-94 de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995; e Interpretación Prejudicial N° 1-IP-2002 de fecha 10 de abril de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 786 del 24 de abril de 2002. 10 GACETA OFICIAL 25/05/2022 12 de 57 clara y completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado. 3.1.26.
En efecto, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos22 que el solicitante considere relevantes para que el TJCA pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al TJCA enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que esta resulte efectivamente útil para la autoridad administrativa, juez o árbitro que debe fallar.
De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario23. 3.1.27. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar la sentencia, el laudo arbitral o el acto administrativo que pone fin a la instancia 24, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del TJCA resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de Interpretación Prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que la autoridad administrativa, juez o árbitro tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 3.1.28.
Requerida la Interpretación Prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del TJCA el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requirente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que 22 Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales «Artículo 7.- Informe sucinto de los hechos.
El órgano jurisdiccional o administrativo competente que solicita la Interpretación Prejudicial debe presentar un informe sucinto y claro de los hechos que considere relevantes para su consulta, de modo que permita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lograr una comprensión global del caso consultado.» 23 Interpretación Prejudicial N° 30-IP-99 de fecha 03 de septiembre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 497 del 18 de octubre de 1999. 24 Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales «Artículo 8.- Momento procesal para solicitar la Interpretación Prejudicial.
La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier momento antes de dictar la sentencia, el laudo o el acto administrativo que pone fin a la instancia, según corresponda.» 11 GACETA OFICIAL 25/05/2022 13 de 57 él mismo estime conducente25 26. 3.1.29. Una vez notificada la Interpretación Prejudicial a una autoridad administrativa, al juez o a un árbitro, sea en atención a una consulta facultativa (Artículo 122 del Estatuto del TJCA) o a una consulta obligatoria (Artículo 123 del Estatuto del TJCA), el órgano o la entidad consultante continuará la tramitación del proceso interno y en su decisión deberá adoptar el pronunciamiento del TJCA.27 Además, las autoridades nacionales deben remitir al TJCA dicha decisión dictada en los casos objeto de Interpretación Prejudicial28. 3.1.30.
Como corolario de todo lo anterior, tenemos que la Interpretación Prejudicial es un mecanismo fundamental para el control de la validez y eficacia del derecho comunitario andino, y solo es posible en el marco del principio de colaboración entre las autoridades administrativas, los jueces o árbitros nacionales y el TJCA. b) Acción de Incumplimiento en el marco del Artículo 128 del Estatuto del TJCA 3.1.31.
En el marco del derecho previsto en el ya citado segundo párrafo del Artículo 128 del Estatuto del TJCA, y tal como se estableció de manera precedente, para que los Países Miembros o los particulares puedan acudir ante la justicia comunitaria andina en Acción de Incumplimiento, se debe presentar una de las siguientes situaciones: (i) que una autoridad jurisdiccional nacional obligada a requerir la Interpretación Prejudicial se abstenga de hacerlo; o, (ii) si una autoridad nacional jurisdiccional o administrativa que habiendo efectuado la consulta prejudicial de manera obligatoria o facultativa aplique en su sentencia una interpretación diferente a la emitida por este Tribunal.
Así, el derecho de acudir al TJCA en Acción de Incumplimiento debe ser entendido dentro del marco de legitimación activa expresamente establecido en el Tratado de Creación del TJCA y, además, de conformidad con lo previsto en las disposiciones del Estatuto del TJCA. 25 Interpretación Prejudicial N° 01-IP-94 de fecha 11 de octubre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 164 del 2 de noviembre de 1994. 26 Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales «Artículo 10.- Contenido de las Interpretaciones Prejudiciales. 10.1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de interpretar las normas indicadas de modo directo por el consultante, así como aquellas normas contenidas o derivadas de las preguntas específicas formuladas por el consultante, podrá adicionar o restringir las normas pertinentes a ser interpretadas, según lo advierta de la materia controvertida del procedimiento o proceso interno. (…)» 27 Artículo 35 del Tratado de Creación del TJCA. 28 Tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del TJCA. 12 GACETA OFICIAL 25/05/2022 14 de 57 3.1.32.
En ese sentido, corresponde precisar que para que el derecho previsto en el segundo párrafo del Artículo 128 del Estatuto del TJCA sea correctamente ejercido, debe circunscribirse a los siguientes parámetros: a) Únicamente los sujetos que participaron efectivamente en el proceso interno, sea como partes principales o como coadyuvantes, podrán ejercer el derecho previsto en el segundo párrafo del Artículo 128 del Estatuto del TJCA.
Excepcionalmente podrá interponer la acción quien, sin haber sido parte en el proceso interno, demuestra la afectación o potencial afectación en sus derechos subjetivos o intereses legítimos por la resolución, sentencia o laudo emitido por el órgano jurisdiccional o la entidad nacional correspondiente. b) Dicha disposición prevé dos supuestos distintos: (i) que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un caso concreto no solicite la Interpretación Prejudicial estando obligado a hacerlo; y, (ii) que la autoridad administrativa, juez o árbitro nacional, una vez recibida la Interpretación Prejudicial por parte de este Tribunal, no la aplique o aplique una interpretación diferente. c) En ninguno de los dos supuestos antes señalados se podrá interponer una Acción de Incumplimiento como un recurso contra las actuaciones de la autoridad administrativa, juez o árbitro nacional, pues lo que se debe buscar es que se declare el incumplimiento de un País Miembro porque un órgano de su jurisdicción no solicitó la Interpretación Prejudicial habiendo estado obligado a hacerlo, o porque una autoridad administrativa, juez o árbitro no aplicó lo establecido en la Interpretación Prejudicial al resolver el caso concreto.
No corresponde que por esta forma de acceder al TJCA, se busque que este órgano Jurisdiccional comunitario resuelva la controversia nacional de competencia y conocimiento exclusivo de las autoridades administrativas, jueces o árbitros nacionales. 3.2. Jurisdicción y competencia del TJCA para conocer y resolver la Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Restrepo 3.2.1.
En el presente proceso, el demandante interpuso Acción de Incumplimiento contra Colombia, en particular contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por el presunto incumplimiento del Artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA y del Artículo 123 del Estatuto del TJCA, al haberse omitido la solicitud de Interpretación Prejudicial obligatoria de las normas andinas con ocasión de la confirmación en segunda instancia de la sentencia condenatoria, proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en contra del demandante29, y 29 Sentencia de segunda instancia penal emitida el 4 de diciembre de 2014, por la Sala de Decisión 13 GACETA OFICIAL 25/05/2022 15 de 57 contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al haber inadmitido la demanda de casación, con fundamento en que la argumentación respecto a la ausencia de la Interpretación Prejudicial del TJCA sería lacónica. 3.2.2.
Colombia, en su escrito de contestación de la demanda, planteó las excepciones previas previstas en los numerales 1 y 2 del Artículo 61 del Estatuto del TJCA: falta de jurisdicción y falta de competencia del TJCA para conocer y resolver las pretensiones del demandante; alegando, en lo principal, lo siguiente: - El TJCA no debe pronunciarse sobre el fondo de la demanda interpuesta por el señor Restrepo, debido a que la sentencia penal ejecutoriada en contra del demandante —conducta que constituye el objeto de la presente acción— tiene fuerza de cosa juzgada.
En atención a ello y considerando las competencias atribuidas al TJCA, este órgano jurisdiccional no tendría competencia para ordenar modificaciones o ajustes a una sentencia nacional ejecutoriada. - El demandante pretende que este Tribunal realice una «revaloración probatoria», a fin de obtener un pronunciamiento favorable a su versión de los hechos, a pesar de que sus pretensiones fueron desestimadas oportunamente por parte de los jueces penales de Colombia. - El TJCA no tiene competencia para pronunciarse sobre la normativa penal, la política criminal, ni acerca de la determinación y ejecución de los procesos judiciales en el ámbito penal del Estado colombiano, toda vez que la legislación penal interna de los Países Miembros no forma parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario andino, y ninguno de los órganos que integran el Sistema Andino de Integración (en adelante, el SAI) tiene competencia para regular aspectos vinculados con materia penal. - Las normas penales, así como aquellas que desarrollan la política criminal o punitiva del Estado colombiano, y los procedimientos judiciales establecidos en las leyes internas de Colombia para la determinación de la ocurrencia de conductas reprochables penalmente y la imputación de responsabilidad a las personas acusadas de cometerlas, no se encuentran sometidas a la normativa comunitaria andina, así como tampoco son elementos o conductas que tengan que ser valoradas frente al cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena. - El presente caso versa sobre materias cuya regulación o Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de Colombia, que confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia, en contra del demandante, y lo sentenció a sesenta (60) meses de prisión por la comisión de los siguientes delitos: violación a los Derechos Morales de Autor y violación a los Derechos Patrimoniales de Autor y delitos conexos, dictada el 22 de agosto de 2014, por el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito de Conocimiento del Distrito Judicial de Bogotá de Colombia. 14 GACETA OFICIAL 25/05/2022 16 de 57 armonización no forman parte de las funciones otorgadas expresamente a los órganos del SAI, razón por la cual, el carácter de cosa juzgada de una decisión judicial en materia penal resulta intangible en el ámbito comunitario «…ya que ni los objetivos del proceso de integración, ni los mecanismos acordados para lograrlos, posibilitan la extensión de este tipo de aspectos, reservados a una consideración expresa de los estados soberanos…». 3.2.3. - Las consultas obligatorias destinadas a obtener la Interpretación Prejudicial del TJCA no pueden estar referidas a aquellos aspectos que superan los objetivos y los mecanismos acordados en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado de Creación del TJCA.
Así, no cabe a los jueces en materia penal realizar dicha consulta, pues se trata de una materia para la cual los Países Miembros no otorgaron competencia alguna a los órganos comunitarios como la Comisión de la Comunidad Andina, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la SGCA. - No debe aplicarse una norma andina en un proceso penal «debido a que estos procedimientos internos tienen como fuente privativa y exclusiva las normas que, al respecto, determine el órgano legislativo o las disposiciones con fuerza material de ley, motivo por el cual excluye, por definición, los presupuestos determinados para las consultas de interpretación prejudicial…».
Adicionalmente, la norma andina no contiene los elementos destinados a señalar «el comportamiento reprochado, el bien jurídico tutelado o la forma en que debe atribuirse la responsabilidad, como tampoco las alternativas en que puede participarse en la realización del injusto, las causales de exoneración de la responsabilidad y, (…) la sanción correspondiente, las circunstancias de agravación o atenuación». - Dentro de un proceso penal nacional «la única fuente aplicable es el ordenamiento jurídico interno o aquél que por remisión expresa disponga la legislación del País Miembro», en virtud de que la política criminal y el proceso penal son asuntos que no deben ser regulados ni armonizados por los órganos comunitarios.
Por lo tanto, el TJCA carece de competencia para conocer la Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Restrepo. El demandante se pronunció sobre las excepciones previas alegadas por Colombia, indicando, en lo principal, lo siguiente: - No es procedente la alegación de falta de jurisdicción o competencia del TJCA por la existencia de una sentencia judicial ejecutoriada o con calidad de cosa juzgada, debido a que, «para acceder a esta acción, es indispensable que se hayan agotado todos los recursos, ordinarios y extraordinarios al alcance del demandante, esto es, que haya fuerza de cosa juzgada». - El demandante «no pretende cambiar, modificar o alterar ni un solo 15 GACETA OFICIAL 25/05/2022 17 de 57 ápice del fallo judicial y tampoco existe autoridad alguna, nacional o internacional (incluyendo el TJCA), que tenga la potestad para hacerlo.
Este no es ni será el objeto de la presente Acción de Incumplimiento». - El demandante no busca que el TJCA realice una revaloración probatoria, sino que su propósito es «demostrar la arbitraria aplicación que hicieron las autoridades judiciales frente a la legislación sobre derecho de autor y, por consiguiente, [que] dicha interpretación no se realizó de manera uniforme con la Decisión 351…». - En la contestación de la demanda, Colombia se abstuvo de contradecir los argumentos sobre la incorrecta aplicación de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 351) con lo cual se evidenciaría que el juez nacional adoptó decisiones contrarias al ordenamiento jurídico andino. - El TJCA debe conocer los hechos del proceso penal para poder determinar «…si alguna de las disposiciones comunitarias del ordenamiento jurídico andino fue violada por la interpretación jurídica que le dio la Demandante (sic), si resulta relevante para el caso y/o si encuentra una duda razonable sobre la interpretación que hizo el juez nacional frente a los hechos». - Si bien está de acuerdo con Colombia cuando señala que el TJCA no es competente para cambiar, alterar o modificar un fallo judicial y que no tiene la facultad para interferir en la política criminal ni en la legislación penal, civil o laboral de ningún País Miembro, considera, por el contrario, que el TJCA sí es competente para verificar si se cumplió con la obligación de solicitar la respectiva Interpretación Prejudicial antes de la emisión del fallo de última instancia, dentro de un proceso de cualquier materia en el que se controvierta o deba aplicarse alguna norma andina. - Colombia no puede menoscabar o limitar las facultades del TJCA alegando una supuesta falta de competencia en el ámbito penal, debido a que esta materia no está taxativamente excluida o prohibida en los compromisos previstos en el Acuerdo de Cartagena. - De acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA, sí sería posible solicitar una Interpretación Prejudicial dentro de un proceso penal, ya que dicha norma expresamente refiere que el juez nacional debe hacerlo «en todos los procesos».
Por otra parte, la controversia nacional versa sobre derechos morales y patrimoniales de autor, que están regulados en la Decisión 351. - Al ejercer su función de vigilar el cumplimiento de los compromisos previstos en el Acuerdo de Cartagena respecto de la Interpretación 16 GACETA OFICIAL 25/05/2022 18 de 57 Prejudicial obligatoria, el TJCA no interfiere en la política criminal, ni podría alterar un fallo judicial emitido por un País Miembro. - El TJCA es competente para verificar si los fundamentos jurídicos contenidos en las providencias o fallos judiciales de los Países Miembros son contrarios al ordenamiento jurídico comunitario andino. En consecuencia, el TJCA sí tiene jurisdicción y es competente para conocer la presente Acción de Incumplimiento.
Análisis de la conducta demandada (objeto de control de legalidad y cumplimiento) 3.2.4. De la lectura de los siguientes documentos: - Escrito de reclamo presentado por el demandante ante la SGCA, de fecha 27 de noviembre de 202030; - Escrito de subsanación al reclamo presentado por el demandante ante la SGCA, de fecha 12 de diciembre de 202031; - Dictamen Nº 001-2021 emitido por la SGCA en fecha 23 de marzo de 202132; y, - Escrito de demanda presentado por el señor Restrepo ante el TJCA33.
Se puede evidenciar que las conductas demandadas, a través de las cuales Colombia, en particular la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, estarían presuntamente incumpliendo las obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico comunitario andino, son las siguientes: - Haberse expedido una providencia judicial, a través de la cual se confirma en segunda instancia la sentencia condenatoria dentro el Proceso N° 110001600009520060006800, por parte de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sin solicitar previamente Interpretación Prejudicial obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 33 del Tratado de Creación del TJCA y 123 del Estatuto del TJCA; y, - Haberse inadmitido la demanda de casación por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, con fundamento en que la argumentación del demandante respecto a la 30 Ver folios 203 a 215 del expediente. 31 Ver folios 225 a 233 del expediente. 32 Ver folios 241 a 266 del expediente. 33 Ver folios 1 a 48 del expediente. 17 GACETA OFICIAL 25/05/2022 19 de 57 ausencia de la Interpretación Prejudicial del TJCA sería lacónica. 3.2.5.
En ese sentido, en primer lugar, es posible afirmar que existe suficiente congruencia entre las conductas que fueron demandadas por incumplimiento en la fase administrativa ante la SGCA y aquellas que constituyen el objeto de la demanda presentada en sede judicial. 3.2.6. En segundo lugar, el objeto del control de legalidad y cumplimiento que debe realizar el TJCA en el presente proceso está constituido precisamente por las conductas identificadas anteriormente, las cuales, guardan correspondencia con aquellas descritas en los párrafos 3.1.4. al 3.1.32. del presente Auto.
Vale decir, se trata de providencias judiciales que se encuentran dentro de la categoría de «actos» a la que hace referencia el Artículo 107 del Estatuto del TJCA; y, además, se plantea la presente Acción de Incumplimiento sobre la base de las disposiciones previstas en el segundo párrafo del Artículo 128 eiusdem. Por lo que, prima facie, y tomando en cuenta únicamente la conducta demandada, es evidente que el TJCA tiene jurisdicción para conocer y resolver una demanda en Acción de Incumplimiento que se sustente en la conducta señalada, en virtud de las disposiciones de los Artículos 5 y 25 del Tratado de su creación34, así como de los Artículos 4, 535, 10736, 108 y 128 de su Estatuto37. 34 Tratado de Creación del TJCA «Artículo 5.- Créase el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en el presente Tratado, y sus Protocolos Modificatorios.
El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador.» «Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24. La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma causa.» 35 Estatuto del TJCA «Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros.
El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino. Artículo 5.- Jurisdicción del Tribunal El Tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco de competencias establecido en el ordenamiento jurídico comunitario.» 36 Estatuto del TJCA, loc. cit. 37 Estatuto del TJCA «Artículo 108.- Titulares de la acción Son titulares de la acción de incumplimiento: la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, con arreglo a las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25 del Tratado y al Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General.» 18 GACETA OFICIAL 25/05/2022 20 de 57 Análisis de los compromisos y obligaciones jurídicas generales y específicas asumidas por los Países Miembros (parámetro de control de legalidad y cumplimiento) 3.2.7.
Para determinar si el TJCA tiene competencia, específicamente para resolver el fondo de la presente Acción de Incumplimiento, es preciso analizar también si existen compromisos asumidos por los Países Miembros previstos en el Acuerdo de Cartagena y obligaciones jurídicas generales y específicas previstas en las normas andinas aplicables al caso concreto, que puedan ser utilizadas por este Tribunal como parámetro de control de legalidad y cumplimiento. 3.2.8.
En el presente caso, se demandó el presunto incumplimiento por la emisión de providencias judiciales en materia penal sin haberse solicitado la Interpretación Prejudicial obligatoria de las normas andinas previstas en la Decisión 351. 3.2.9. Si bien existe una conducta reconocida expresamente en el Artículo 128 del Estatuto del TJCA como supuesto independiente y autónomo que puede generar o configurar una situación de incumplimiento, es necesario que se verifique si, del mismo modo, existe o está vigente un compromiso u obligación jurídica general o específica que sirvan de parámetro para analizar la conducta demandada. 3.2.10.
La Comunidad Andina es un proceso de integración jurídica, económica y social. El Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena establece lo siguiente: «Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. «Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.
Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial.» (Énfasis agregado) 19 GACETA OFICIAL 25/05/2022 21 de 57 Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.» 3.2.11.
Con el propósito de alcanzar los objetivos previstos en dicha norma, en el Artículo 3 del propio Acuerdo de Cartagena38 se establecen una serie de mecanismos y medidas, entre los que se destaca la armonización gradual de políticas económicas y sociales, y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes. Sobre el particular, el Artículo 55 del mencionado Acuerdo39, dispone además que la 38 Acuerdo de Cartagena (codificado por la Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina) «Artículo 3.- Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes: a) Profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de relacionamiento con esquemas extrarregionales en los ámbitos político, social y económicocomercial; b) La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes; c) La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de integración industrial; d) Un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980; e) Un Arancel Externo Común; f) Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial; g) La canalización de recursos internos y externos a la Subregión para proveer el financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso de integración; h) Programas en el campo de los servicios y la liberación del comercio intrasubregional de servicios; i) La integración física; y j) Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador.
Complementariamente a los mecanismos antes enunciados, se adelantarán, en forma concertada, los siguientes programas y acciones de cooperación económica y social: a) Programas orientados a impulsar el desarrollo científico y tecnológico; b) Acciones en el campo de la integración fronteriza; c) Programas en el área del turismo; d) Acciones para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente; e) Programas de desarrollo social; y, f) Acciones en el campo de la comunicación social.» 39 Acuerdo de Cartagena (codificado por la Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina) «Artículo 55.- La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.» 20 GACETA OFICIAL 25/05/2022 22 de 57 Comunidad Andina contará con un régimen común, entre otros, sobre derechos de propiedad intelectual. 3.2.12.
En relación con esta materia, los Países Miembros, sobre la base de los compromisos asumidos en relación con los siguientes aspectos: (i) La Armonización gradual de políticas económicas y sociales; (ii) La aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes; y, (iii) El establecimiento de regímenes comunes. Le otorgaron competencia a la entonces denominada Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy, Comisión de la Comunidad Andina) para adoptar una Decisión con el fin de establecer el «Régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos», aprobada el 17 de diciembre de 1993 (Decisión 351, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 145 el 21 de diciembre de 1993)40. 3.2.13.
De la revisión de la estructura y contenido de la Decisión 35141 se evidencia que dicha norma comunitaria está orientada a establecer lineamientos en el ámbito administrativo y judicial de reconocimiento, protección y sobre todo de garantía de la observancia de esos derechos. Sin embargo, el aspecto judicial no comprende la materia penal.
Todos aquellos aspectos relacionados con dicha materia están regulados por la legislación nacional correspondiente, es decir, por los Códigos Penales y otras normas pertinentes de cada uno de los Países Miembros. 3.2.14. Al respecto, la única mención que se hace en la Decisión 351 a la categoría de «sanciones penales», se encuentra contenida en el Literal d) del Artículo 57 del Capítulo XIII denominado «De los aspectos procesales», tal como se puede apreciar a continuación: 40 A tal efecto, la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy SGCA) presentó la propuesta Nº JUN/Propuesta 261 de fecha 3 de diciembre de 1993. 41 - Capítulo I «Del alcance de la protección» Capítulo II «Del objeto de la protección» Capítulo III «De los titulares de derechos» Capítulo IV «Del derecho moral» Capítulo V «De los derechos patrimoniales» Capítulo VI «De la duración de la protección» Capítulo VII «De las limitaciones y excepciones» Capítulo VIII «De los programas de ordenador y bases de datos» Capítulo IX «De la transmisión y cesión de derechos» Capítulo X «De los derechos conexos» Capítulo XI «De la gestión colectiva» Capítulo XII «De las oficinas nacionales competentes de derecho de autor y derechos conexos» Capítulo XIII «De los aspectos procesales» Capítulo XIV «Disposiciones complementarias» Capítulo XV denominado «Disposiciones transitorias» 21 GACETA OFICIAL 25/05/2022 23 de 57 «Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.» (Subrayado agregado) 3.2.15.
Tomando en cuenta que los titulares de un derecho de autor o de derechos conexos pueden iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con lo previsto en la respectiva legislación nacional, para obtener la debida protección y tutela de sus derechos, el citado Artículo 57 de la Decisión 351 reconoce la facultad que tienen las autoridades nacionales competentes para ordenar, cuando se haya comprobado la infracción del derecho de autor o derechos conexos, las siguientes medidas: - La indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho, la cual, como se ha establecido en la jurisprudencia uniforme de este Tribunal42, debe ser integral y, por tanto, incluir el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. - El pago de las costas procesales a cargo del infractor de derechos. - El retiro definitivo de los canales comerciales (físicos o virtuales) de todos los elementos, ejemplares, bienes materiales e inmateriales que constituyan el objeto de la infracción del derecho. - Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud, tipificadas en las legislaciones penales de los Países Miembros. 3.2.16.
El relación con este último aspecto, debe considerarse que la Decisión 351 no tipifica ninguna conducta como delito y tampoco establece ninguna sanción penal, por lo que, a efectos de que la autoridad nacional competente aplique las disposiciones del Literal d) del Artículo 57 de la Decisión 351, debe entenderse que las sanciones penales a las que hace referencia dicha norma, son las establecidas en 42 Al respecto ver Interpretación Prejudicial N° 544-IP-2018 de fecha 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3625 del 14 de mayo de 2019; e Interpretación Prejudicial N° 163-IP-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4170 del 25 de febrero de 2021. 22 GACETA OFICIAL 25/05/2022 24 de 57 las normas penales nacionales de los Países Miembros, en virtud de los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad propios del derecho penal. 3.2.17.
En consecuencia, debe señalarse que el sistema sancionador penal en materia de derecho de autor y derechos conexos es exclusivo de las legislaciones nacionales. 3.2.18. Tratándose de procesos judiciales de naturaleza penal, iniciados por la comisión de delitos que impliquen una violación al derecho de autor o derechos conexos, debe tomarse en consideración los siguientes supuestos a fin de analizar, en cada caso concreto, si el TJCA tendría, eventualmente, competencia para emitir una Interpretación Prejudicial en el marco de dichos procesos: (i) Si la norma penal del País Miembro correspondiente tipifica la conducta que constituye delito, a través de una descripción completa de los supuestos de hecho que la configuran (norma penal cerrada), sin hacer referencia a la Decisión 351 o a las normas nacionales sobre derecho de autor y derechos conexos adoptadas en aplicación del principio de complemento indispensable43, resulta absolutamente claro que el TJCA no tiene competencia para emitir una Interpretación Prejudicial en el marco de un proceso penal nacional, en el que solo será aplicable la norma interna correspondiente.
(ii) Si la norma penal del País Miembro correspondiente, al momento de tipificar la conducta, realiza una remisión o reenvío expreso (norma penal en blanco) a la Decisión 351 o a la norma nacional sobre derecho de autor y derechos conexos adoptada en aplicación del principio de complemento indispensable, se podría requerir la Interpretación Prejudicial del TJCA en el marco de un proceso penal nacional, pero únicamente en relación con aquellos aspectos regulados por la Decisión 35144, aplicables al caso concreto, sobre la base de la remisión o reenvío legislativo mencionado.
(iii) Si el juez nacional penal, en el momento de resolver un caso concreto, requiere acudir a la Decisión 351 o a la norma nacional sobre derecho de autor y derechos conexos adoptada en aplicación del principio de complemento indispensable, con el propósito de determinar con precisión, clarificar o solventar una duda sobre el objeto, contenido o alcance de un concepto técnico o de una institución jurídica propia de esta materia, que forma parte del 43 En relación con el Principio de Complemento Indispensable, ver la Interpretación Prejudicial N° 613IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3072 del 4 de agosto de 2017. 44 Cabe resaltar que las previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimientos, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 23 GACETA OFICIAL 25/05/2022 25 de 57 objeto del proceso penal en curso, eventualmente podría requerir la Interpretación Prejudicial del TJCA en el marco de un proceso penal nacional, pero únicamente en relación con aquellos aspectos regulados por la Decisión 351 aplicables al caso concreto. 3.2.19.
Es así que, de una revisión exhaustiva de la norma penal colombiana45 (País Miembro donde surgió la controversia objeto de la presente Acción de Incumplimiento) que fue aplicada en el proceso interno que derivó en la emisión de las providencias judiciales ahora impugnadas, se evidenció que es el órgano legislativo nacional, el que: (i) tipifica y determina las conductas que constituyen delitos en materia de derecho de autor y derechos conexos, así como las sanciones aplicables; y, (ii) encarga el conocimiento y trámite procesal de estos delitos a la jurisdicción ordinaria nacional en materia penal. 3.2.20.
En ese sentido, resulta evidente que la ley nacional especial en materia penal no hace ninguna referencia y mucho menos una remisión o reenvío a la Decisión 351 ni a la norma nacional de derecho de autor y derechos conexos adoptada en aplicación del principio de complemento indispensable, toda vez que, sobre la base de los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad, tanto la conducta como la sanción están debidamente reconocidas o previstas en el Código Penal colombiano. 3.2.21.
Adicionalmente, en la demanda en Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Restrepo se aprecia que las conductas por las que fue sancionado y condenado penalmente se encuentran tipificadas en los Artículos 270 y 271 del Código Penal colombiano46. Es decir, la conducta que dio origen al proceso penal es una conducta regulada por una norma dispositiva nacional cerrada, que no requiere recurrir a ninguna otra norma comunitaria o nacional de derecho de autor o de derechos conexos para establecer con claridad cuál es la conducta considerada como delito o cuál es la sanción que corresponde aplicar, tal como se puede apreciar en el siguiente Cuadro: Cuadro N° 1 País Miembro Norma nacional Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal Colombia Contiene el TITULO VIII denominado «DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR CAPÍTULO ÚNICO» (Artículos 270 al 272). 45 Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal, publicado en el Diario Oficial N° 44.097 de 24 de julio del 2000.
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html Consulta: 11 de mayo de 2022. 46 El señor Restrepo fue condenado como autor responsable del delito de violación a los Derechos Morales de Autor y violación a los Derechos Patrimoniales de Autor y delitos conexos, conforme a lo dispuesto en los Artículos 270 y 271 del Código Penal colombiano (ver folios 67 a 69 del expediente). 24 GACETA OFICIAL 25/05/2022 26 de 57 «ARTÍCULO 270.
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien: 1.
Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 3.
Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. PAR[Á]GRAFO. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter literario, artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad.» «ARTÍCULO 271.
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1032 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes: 1.
Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 2.
Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. 3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. 4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales. 5.
Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título. 6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión. 25 GACETA OFICIAL 25/05/2022 27 de 57 7.
Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 36 de la Ley 1915 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La reproducción por medios informáticos de las obras contenidas en el presente artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, o lo haga a escala comercial.» Elaboración propia. 3.2.22.
En consecuencia, resulta evidente que, en el caso concreto, el juez nacional penal no tenía que recurrir a ninguna norma comunitaria en el momento de resolver el proceso penal iniciado en contra del señor Restrepo; y, en efecto, el TJCA no resultaba competente para emitir Interpretación Prejudicial alguna, porque en este caso, solo debían ser aplicadas normas nacionales en materia penal.
Conclusiones: 3.2.23. En materia de derecho de autor y derechos conexos el objeto de la Decisión 351 está restringido al reconocimiento, protección y debida observancia de los derechos de autor en el ámbito administrativo y judicial, pero este último no comprende el ámbito penal. 3.2.24. En el caso concreto, el Código Penal colombiano no establece ninguna remisión o reenvío expreso a la norma andina sobre derecho de autor y derecho conexos para tipificar conductas ni sancionar delitos, ni a la norma nacional sobre la materia adoptada en aplicación del principio de complemento indispensable. 3.2.25.
En el momento de emitir las providencias judiciales que configuran la supuesta conducta objeto de incumplimiento, el juez nacional penal47 no tenía la obligación de aplicar normativa comunitaria alguna y, en consecuencia, tampoco se encontraba obligado a solicitar la Interpretación Prejudicial al TJCA. 3.2.26. Si bien en el presente caso existe una conducta —objeto de control—, como supuesto independiente y autónomo que puede generar o configurar una situación de incumplimiento, reconocida expresamente en el Artículo 128 del Estatuto del TJCA, por lo que este Tribunal cuenta con jurisdicción, es evidente también que no está presente el parámetro de control (compromisos y obligaciones jurídicas generales y específicas previstas en el ordenamiento jurídico comunitario andino vinculadas con materia penal) que permita a este Tribunal efectuar el control sobre la legalidad del acto emitido por el País Miembro48 demandado y su 47 En el caso particular, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. 48 Las providencias judiciales en materia penal emitidas por Colombia, en particular por la Sala de 26 GACETA OFICIAL 25/05/2022 28 de 57 correspondencia con el ordenamiento jurídico comunitario andino, razón por la cual, este Tribunal no tiene competencia para resolver el fondo de la presente Acción. 3.2.27.
De esta manera, no existe la posibilidad material de que este Tribunal efectúe un examen de fondo destinado a garantizar, controlar y vigilar que Colombia, en su calidad de País Miembro de la Comunidad Andina, acate (dimensión positiva) y no obstaculice (dimensión negativa), la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario andino, conforme a los compromisos y las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo de Cartagena. 3.2.28.
Por las razones que anteceden, corresponde declarar que este Tribunal carece de competencia para conocer la Acción de Incumplimiento interpuesta por el señor Restrepo contra Colombia. 4. Publicación del presente Auto en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4.1. Considerando que se trata de una providencia que pone fin al presente proceso judicial, y tomando en cuenta la trascendencia de los criterios jurisprudenciales desarrollados en el presente Auto, corresponde que sea publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 2 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina49, aprobado mediante Acuerdo 01/2020, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 4011 del 30 de junio de 2020.
De acuerdo con lo expuesto, y conforme a las disposiciones del segundo párrafo del Artículo 6150 del Estatuto del TJCA, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: DECIDE:
PRIMERO: De conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Auto, declarar infundada la excepción Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. 49 Reglamento Interno del TJCA «Artículo 2. – (…) Se publicarán en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena las sentencias notificadas, así como los autos interlocutorios notificados que, por su trascendencia, el Tribunal considere que deben ser de conocimiento público.» 50 Estatuto del TJCA «Artículo 61.- Excepciones previas (…) Las excepciones previas se formularán conjuntamente con el escrito de contestación de la demanda, con expresión de las razones que las justifiquen.
Una vez admitida a trámite, el Tribunal dará traslado a la otra parte por el término de diez días, concluido el cual dictará el auto que corresponda.» 27 GACETA OFICIAL 25/05/2022 29 de 57 previa de falta de jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para conocer y resolver la demanda presentada por el señor Germán Alberto Restrepo Fernández contra la República de Colombia.
SEGUNDO: De conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Auto, declarar fundada la excepción previa de falta de competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para conocer y resolver la demanda presentada por el señor Germán Alberto Restrepo Fernández contra la República de Colombia.
TERCERO: Disponer la publicación del presente Auto en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
CUARTO: Ordenar el archivo del expediente, una vez que este Auto se encuentre debidamente ejecutoriado y el presente proceso haya finalizado.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que el presente Auto ha sido aprobado por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha veinte de mayo de 2022, conforme consta en el Acta 24-J-TJCA-2022Extraordinaria.
Firmado electrónicamente por: LUIS FELIPE AGUILAR Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario De conformidad con lo establecido en el Literal k) del Artículo 9 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman el presente Auto el Presidente y el Secretario. 28 GACETA OFICIAL 25/05/2022 30 de 57 Firmado electrónicamente por: LUIS FELIPE AGUILAR Hugo R. Gómez Apac Presidente Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario Notifíquese el presente Auto y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el Artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los Artículos 94 y 98 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 GACETA OFICIAL 25/05/2022 31 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de mayo de 2022 Proceso: 140-IP-2021 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: 110013199001202096653 01 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas).
Artículos 155 y 243 de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 2. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios 3.
Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial 4. Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano GACETA OFICIAL 25/05/2022 32 de 57 Proceso 140-IP-2021 VISTO: El Oficio N° C-361 del 21 de junio de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 155 (Literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001202096653 01, y;
El Auto de 30 de agosto de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno B. Demandante: Tecnoquímicas S.A. Demandada: Sandra Milena Bueno Basto ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en la presunta infracción por parte de Sandra Milena Bueno Basto sobre los derechos de propiedad industrial de Tecnoquímicas S.A. mediante el uso de la expresión TIENDAS MK VENTAS VIRTUALES en su establecimiento de comercio; el uso del portal web «www.tiendasmk.com» para ejecutar sus actividades de comercio; y, el uso de la expresión TIENDAS MK en las redes sociales de Whatsapp, Facebook e Instagram, los cuales serían confundibles con sus marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas).
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 155 (Literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, los cuales se interpretarán por ser pertinentes. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. – «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos 2 GACETA OFICIAL 25/05/2022 33 de 57 Proceso 140-IP-2021 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 5.
Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial.
Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 2. 3. 4. 1.1.
En el proceso interno, Tecnoquímicas S.A. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Sandra Milena Bueno Basto por el presunto uso de la expresión TIENDAS MK VENTAS VIRTUALES en su establecimiento de comercio; el uso del portal web «www.tiendasmk.com» para ejecutar sus actividades de comercio; y, el uso de la expresión TIENDAS MK en las redes sociales de WhatsApp, vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.» 3 GACETA OFICIAL 25/05/2022 34 de 57 Proceso 140-IP-2021 Facebook e Instagram, los cuales serían confundibles con sus marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas), por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. 1.2.
El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto2. 1.3.
El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) c) d) e) f) 2 aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» Ver Interpretación Prejudicial N° 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2718 del 20 de abril de 2016. 4 GACETA OFICIAL 25/05/2022 35 de 57 Proceso 140-IP-2021 1.4.
Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características3: a) b) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6.
El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:4 - Supuesto I: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. 3 Ver Interpretación Prejudicial N° 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016. 4 Ver la Interpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018. 5 GACETA OFICIAL - 25/05/2022 36 de 57 Proceso 140-IP-2021 Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Supuesto I Sujeto activo Sujeto pasivo El titular de una marca que distingue productos. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos. El titular de una marca que distingue servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.
El titular de una marca que distingue productos o servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Supuesto II Supuesto III Resumen del supuesto Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.
Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 1.7.
Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización5. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor como, por ejemplo, a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. 1.8.
El acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la 5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española.
Definición de acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo (Consulta: 25 de abril de 2022). 6 GACETA OFICIAL 25/05/2022 37 de 57 Proceso 140-IP-2021 marca registrada, sin que medie su consentimiento.
Aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que esta suele consumarse con el uso indebido de la marca en el comercio, por lo que la norma lo que pretende otorgar es la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito6. 1.9.
El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto I: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Supuesto I Sujeto activo El titular de una marca que distingue productos. El titular de una marca que distingue servicios. Supuesto II Supuesto III 6 El titular de una marca que distingue productos o servicios. Sujeto pasivo Resumen del supuesto Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado directamente sobre productos.
Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre envases, envolturas, embalajes o Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos.
Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina, Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. 7 GACETA OFICIAL 25/05/2022 38 de 57 Proceso 140-IP-2021 acondicionamientos de tales productos. 1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor.
La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado7. 1.11.
Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:8 - Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.12.
El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir, a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.9 1.13.
La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.10 1.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.11 7 Ibídem. 8 Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3521 del 5 de febrero de 2019. 9 Ibídem. 10 Ibídem. 11 Ibídem. 8 GACETA OFICIAL 25/05/2022 39 de 57 Proceso 140-IP-2021 1.15.
La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.12 1.16.
Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.13 1.17. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.
Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.14 1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:15 (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.
Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.16 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal, el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición17. 12 Ibídem. 13 Ibídem. 14 Ibídem. 15 Ibídem. 16 Ibídem. 17 Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017. 9 GACETA OFICIAL 25/05/2022 40 de 57 Proceso 140-IP-2021 1.21.
De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.22.
En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.18 1.23.
La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez, este podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca, quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 1.25.
Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor19 con el titular del registro.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 18 Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3521 del 5 de febrero de 2019. 19 Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016. 10 GACETA OFICIAL 25/05/2022 41 de 57 Proceso 140-IP-2021 La conducta se debe realizar en el comercio.
Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales. 1.26.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión20.
Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 1.27. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: «Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.» 1.28.
La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción 20 Ver Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2230 del 26 de agosto de 2013. 11 GACETA OFICIAL 25/05/2022 42 de 57 Proceso 140-IP-2021 o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.21 1.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica22, a saber:23 a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.
Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.30.
Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.24 1.31. Respecto del plazo de dos años, este se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.
En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la 21 Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3391 del 3 de octubre de 2018. 22 Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
En: Revista «Derecho & Sociedad», editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, Nº 37, pp. 268 y 269. 23 Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3391 del 3 de octubre de 2018. 24 Ibídem. 12 GACETA OFICIAL 25/05/2022 43 de 57 Proceso 140-IP-2021 acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 25 1.32.
En cambio, respecto del plazo de cinco años26, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:27 - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.33.
Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.
La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.28 1.34. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.
En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.29 1.35. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho 25 Ibídem. 26 Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe. 27 Ver Interpretación Prejudicial N° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3391 del 3 de octubre de 2018. 28 Ibídem. 28 Ibídem. 13 GACETA OFICIAL 25/05/2022 44 de 57 Proceso 140-IP-2021 derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.30 1.36.
En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.31 1.37.
El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.32 1.38.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como, de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.33 1.39.
Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.34 Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.40.
El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el 30 Ibídem. 31 Ibídem. 32 Ibídem. 33 Ver Interpretación Prejudicial N° 342-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3415 del 5 de noviembre de 2018. 34 Ver Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3521 del 5 de febrero de 2019. 14 GACETA OFICIAL 25/05/2022 45 de 57 Proceso 140-IP-2021 uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.35 1.41. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: «En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia…»36. 1.42.
En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el «aprovechamiento injusto» de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.37 1.43.
Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.38 1.44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario, o aprovechar de manera injusta su prestigio, para proceder a sancionar dicha conducta.39 1.45.
Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan 35 Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2759 del 12 de julio de 2016. 36 Montiano Monteagudo, La protección de la marca renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 37 Ver Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2759 del 12 de julio de 2016. 38 Ver Interpretación Prejudicial N° 410-IP-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3005 del 26 de abril de 2017. 39 Ibídem. 15 GACETA OFICIAL 25/05/2022 46 de 57 Proceso 140-IP-2021 originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.40 1.46.
El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:41 a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.47.
Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior.42 1.48. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, la afectación de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio; en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.43 1.49.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma44. 40 Ibídem. 41 Ibídem. 42 Ibídem. 43 Ibídem. 44 Ver Interpretación Prejudicial N° 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 del 22 de abril de 2016. 16 GACETA OFICIAL 25/05/2022 47 de 57 Proceso 140-IP-2021 1.50.
Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar, igualmente, que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»45. 1.51.
Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de dicha Decisión, que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso. «Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.» 1.52.
Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuenta las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 precedentes, en lo que fuere pertinente. 1.53. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe, conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.54.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como, de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.
De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios 2.1. A fin de dar respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante, es necesario analizar el Artículo 243 de la Decisión 486. 2.2. El mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el 45 Ver Interpretación Prejudicial N° 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2532 del 8 de julio de 2015. 17 GACETA OFICIAL 25/05/2022 48 de 57 Proceso 140-IP-2021 curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 2.3. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida de manera directa por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. 2.4.
Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, lo que habría ganado el actor si no se hubiese cometido la infracción de sus derechos. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 2.5. La norma autoriza, además, que se adopten otro tipo de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido (Literal c del Artículo 243). «En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas».46 2.6.
En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional podrá establecer el monto de la indemnización sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable.47 46 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 del 13 de enero de 2005 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 del 7 de marzo de 2005. 47 De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, «cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.» Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 del 23 de octubre de 2015; y, 67-IP-2013 de fecha 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 del 16 de agosto de 2013. 18 GACETA OFICIAL 3. 25/05/2022 49 de 57 Proceso 140-IP-2021 Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial 3.1.
Como en el proceso interno se argumentó que la demandada usó el nombre de dominio denominado «www.tiendasmk.com», el cual sería confundible con las marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas) en favor de Tecnoquímicas S.A., es necesario referirse al presente tema. El nombre de dominio 3.2. El nombre de dominio es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio www.tribunalandino.org.ec es la dirección de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En este ejemplo, el dominio propiamente dicho o segmento identificador es «tribunalandino». Este es el que generalmente proporciona información sobre quién es la persona o entidad que administra o es titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial. Conflictos entre signos distintivos notoriamente conocidos y nombres de dominio 3.3.
El Artículo 233 de la Decisión 486 señala lo siguiente: «Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226».
(Énfasis y negrillas agregadas). 3.4. Conforme a dicho artículo, el titular de un signo notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado signo, cualquiera de los siguientes efectos: «Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una 19 GACETA OFICIAL 25/05/2022 50 de 57 Proceso 140-IP-2021 reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos». 3.5.
Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una marca notoria) pueda obtener la cancelación o modificación del registro de un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico que pudiere causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con sus actividades, establecimientos, productos o servicios; dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio; o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio. 3.6.
A contrario sensu, es totalmente viable que quien tenga derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio. 3.7. En la práctica los nombres de dominio establecen una vinculación entre el Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica o empresarial a que se refiere el contenido del Internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el Internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas.
En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos sui generis atípicos48 que, en atención al contenido que en Internet identifican, pueden participar de la 48 En el mismo sentido, Gustavo Arturo León y León Duran señala lo siguiente: «(…) la naturaleza jurídica del nombre de dominio en el ámbito del comercio de bienes y servicios es la de un signo distintivo atípico, no solamente por servir para indicar el origen empresarial de los bienes o servicios ofertados por su titular, sino también porque en muchas ocasiones los productos o servicios constituye el propio contenido que es ofrecido y puesto en la red como ocurre por ejemplo con las bases de datos, los catálogos de producción ofrecidos en línea, las publicaciones electrónicas las herramientas de búsqueda, etc.
(…)» En: Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina Análisis y comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015 p. 736. De igual manera, Isabel Ramos Herranz afirma que: «(…) al analizar el fenómeno de los nombres de dominio podemos estimar que estamos ante un nuevo signo distintivo (…) de carácter atípico o sui generis (…), un cuasi signo distintivo o una nueva forma de propiedad industrial…» En: Isabel Ramos Herranz, Marcas versus Nombres de Dominio en Internet, Iustel, Madrid, 2004, pp. 79-81. 20 GACETA OFICIAL 25/05/2022 51 de 57 Proceso 140-IP-2021 naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial)49. 3.8.
Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de propiedad industrial: a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido: a.1) Si el nombre de dominio está inscrito en el país miembro de la Comunidad Andina. a.2) Si el nombre de dominio se encuentra relacionado con una actividad económica o empresarial y con los bienes o servicios vinculados a dicha actividad50. a.3) Si el nombre de dominio es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución, aprovechamiento injusto de la reputación ajena o uso parasitario51. a.4) Si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conexos a los productos o servicios distinguidos por el signo distintivo notoriamente conocido, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente52. b) Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido: b.1) Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero. b.2) Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos: 49 José Massaguer, Conflictos de marcas en Internet, En: Thémis – Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 39, Lima, 1999, p. 415. 50 Esta aptitud del nombre de dominio permite apreciar su funcionalidad como signo distintivo atípico o sui generis; o que el nombre de dominio cumple la funcionalidad del nombre comercial y la enseña comercial. 51 Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada. 52 Este criterio no será aplicable si el conflicto se da con una marca renombrada. 21 GACETA OFICIAL 25/05/2022 52 de 57 Proceso 140-IP-2021 b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de dominio. b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe53, 54. 3.9.
Los criterios antes mencionados, según corresponda, pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados a la determinación de actos de competencia desleal, tales como los siguientes: a) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor. b) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión con un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculado a los productos o servicios ofrecidos en la página web. 3.10.
En virtud del principio del complemento indispensable, la legislación nacional de los países miembros puede regular lo relativo a las medidas correctivas pertinentes55 que puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos.
Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u otros signos distintivos 3.11. La Decisión 486 no contiene disposición alguna que enuncie el trámite que podría iniciar el titular de una marca, nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido a través de un nombre de dominio.
En ese sentido, en aplicación del principio de complemento indispensable se deberá analizar en cada caso cuál sería el trámite interno que se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades que brindan algunas organizaciones internacionales especializadas en la materia para solucionar este tipo de controversias. 53 Es un ejemplo de mala fe el que las circunstancias indiquen que el objetivo del registro o adquisición del nombre de dominio fue su posterior venta, alquiler o cesión al titular de la marca registrada o del nombre comercial, o a un tercero competidor de aquél. 54 En el caso de una marca renombrada, la carga de probar la ausencia de mala fe recae en el titular del nombre de dominio. 55 En virtud del complemento indispensable, la legislación interna de los países miembros puede establecer como medidas correctivas para la solución de un eventual conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos, entre otras, la cancelación, modificación o inclusive la transferencia del nombre de dominio al titular de derecho de propiedad industrial, así como establecer la tipificación de medidas cautelares tendientes a asegurar el pronunciamiento final correspondiente. 22 GACETA OFICIAL 25/05/2022 53 de 57 Proceso 140-IP-2021 3.12.
No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado virtual. De esta manera, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 3.8, 3.9 y 3.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable, para resolver los conflictos que se puedan suscitar. 3.13.
De conformidad con lo anterior, corresponde que en el caso concreto se determine si el nombre de dominio «www.tiendasmk.com» ha tenido la funcionalidad de un nombre o enseña comercial. Adicionalmente, la autoridad consultante podrá aplicar los criterios (no taxativos y meramente orientativos) establecidos en los párrafos 3.8, 3.9 y 3.10 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable. 4.
Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial 4.1. Tecnoquímicas S.A. interpuso demanda de infracción de derechos marcarios contra la señora Sandra Milena Bueno Basto por los derechos de propiedad industrial que dicha empresa tiene sobre las marcas MK (denominativas y mixtas) y McK (denominativas y mixtas), las cuales serían confundibles con la descripción del portal web «www.tiendasmk.com», el cual fue desactivado con posterioridad, por lo que corresponde abordar este tema. 4.2.
Si el nombre de dominio, concretamente el Second Level Domain (SLD), cumple una función distintiva en el sentido de identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual, a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la actividad económica que desarrolla dicha persona en el mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un nombre comercial. 4.3.
En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual en el que se comercializa (directa o indirectamente) el producto o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD) funciona en la práctica como nombre comercial. 4.4.
En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho marcario obtenido con anterioridad. Y es que dicha función distintiva puede generar un riesgo de confusión que la ley andina de propiedad industrial busca evitar.56 56 La excepción a esto son las marcas notorias y renombradas, las que reciben una mayor protección jurídica, la cual se extiende a usos no comerciales. 23 GACETA OFICIAL 25/05/2022 54 de 57 Proceso 140-IP-2021 4.5.
Una infracción marcaria que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor. 4.6.
En aplicación del principio de primacía de la realidad, el juzgador, ya se trate de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, debe preferir lo que ocurre en la realidad, es decir, la verdad real a la ficción jurídica.57 4.7. Adicionalmente, no debe perderse de vista que las infracciones marcarias pueden ser comprobadas no solo con pruebas directas, sino también con indirectas (indicios y presunciones). 4.8.
En ese sentido, para determinar una infracción marcaria, más relevante que averiguar quién es la persona natural o jurídica titular del nombre de dominio que actúa o cumple la función de un nombre comercial, es identificar a la persona natural o jurídica que se beneficia la actividad económica, por ejemplo, de oferta y comercialización de bienes y servicios en el establecimiento virtual, es decir, que se beneficia con la utilización del sitio web identificado con el nombre de dominio.
La individualización del beneficiario constituye un indicio relevante para identificar al autor de la infracción marcaria. 4.9. Si al indicio que representa la individualización del beneficiario de los productos o servicios que se ofertan al interior del establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio, se suma otro u otros indicios que apuntan en la misma dirección, como el hecho de que dicho beneficiario ha usado el signo distintivo en conflicto en otras circunstancias ¾como, por ejemplo, en un registro mercantil¾, la autoridad puede concluir con mayor fundamento que el mencionado beneficiario es el que ha cometido la infracción marcaria. 5.
Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia 57 Hugo Gómez Apac, El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en The Trademark Reporter – The Law Journal of the International Trademark Association, vol. 108, núm. 3, may-jun, 2018, pp. 734-755. 24 GACETA OFICIAL 25/05/2022 55 de 57 Proceso 140-IP-2021 del proceso. 5.1.
¿Cómo se puede desvirtuar la presunción de riesgo de confusión en el supuesto de que un establecimiento virtual comprenda un signo idéntico o similar a una marca registrada? ¿Es suficiente que en un certificado de matrícula mercantil de un establecimiento de comercio aparezca un signo similar a una marca registrada para probar su uso en el mercado? La pregunta se contesta con los párrafos 4.8 y 4.9 del Tema 4 del acápite E de la presente interpretación prejudicial. 5.2.
¿En los casos en que el titular de una marca se acoja al sistema de indemnización preestablecida señalada en el Artículo 3 de la Ley 1648 de 201358, lo releva de demostrar los criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios previstos en el Artículo 243 de la Decisión 486? El TJCA no tiene competencia para interpretar el derecho interno de los países miembros, pero sí tiene competencia para explicar el alcance del principio de complemento indispensable en lo referido al Artículo 243 de la Decisión 486, que se cita a continuación: «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) b) c) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.» Como puede apreciarse de la norma andina citada, los criterios allí mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos, por lo que en aplicación del principio de complemento indispensable, los países miembros pueden establecer criterios adicionales, siempre y cuando estos no violen el derecho andino ni transgredan los principios jurídicos que lo guían.
En la medida que la informalidad, traducido en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los países miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaria, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido. 58 «Artículo 3°.
Indemnizaciones preestablecidas. La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.» 25 GACETA OFICIAL 25/05/2022 56 de 57 Proceso 140-IP-2021 Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaria.
La legislación interna de los países miembros puede regular supuestos de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante. Tales supuestos de indemnizaciones prestablecidas son compatibles con Artículo 243 de la Decisión 486.
Resta señalar que es facultad del titular de la marca optar por el régimen de una indemnización prestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 110013199001202096653 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Hugo R. Gómez Apac, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Gustavo García Brito en la Sesión Judicial de fecha 6 de mayo de 2022, conforme consta en el Acta 21-JTJCA-2022.
Firmado electrónicamente por: LUIS FELIPE AGUILAR Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 26 GACETA OFICIAL 25/05/2022 57 de 57 Proceso 140-IP-2021 Firmado electrónicamente por: LUIS FELIPE AGUILAR Hugo R. Gómez Apac Presidente Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27