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PROCESO 06-IP-2025CAN · Interpretaciones prejudiciales2026-10-05

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. CONSULTANTE: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. EXPEDIENTE INTERNO DEL CONSULTANTE: 18803-2022-00390 REFERENCIA: SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO DEL SIGNO «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA». TEMA OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 2. LOS SIGNOS FIGURATIVOS Y LA MARCA FIGURATIVA CON REIVINDICACIÓN DE COLORES, CRITERIOS DE REGISTRABILIDAD: LITERAL B) DEL ARTÍCULO 134 DE LA DECISIÓN 486. 3.SIRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 4. OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS. 5. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR DECISIONES

Quito, 24 de septiembre de 2026 VISTO: Los Oficios 00199-2025-T2CATA del 30 de abril de 2025, recibido físicamente el 1 de mayo del mismo año, y 00471-2025-T2CATA del 13 de octubre de 2025, recibido físicamente el día siguiente, mediante los cuales el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Ambato de la República del Ecuador solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los literales b) y e) del artículo 134 de la Decisión 486 ― «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 18803-2022-00390.

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Francisco Gonzalo Sánchez Barona Demandados: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) de la República del Ecuador Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Senadi de la República del Ecuador SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES Hechos del proceso nacional El 26 de febrero de 2018, el señor Francisco Gonzalo Sánchez Barona (en adelante, el señor Sánchez) solicitó al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de la República del Ecuador (en lo sucesivo, el Senadi) el registro del signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» (figurativo) como marca para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como descripción, el señor Sánchez manifestó que el signo consistía en el «diseño característico de una batería de color blanco translúcido con tapa de color negro (…). El solicitante se reserva el derecho de exclusividad sobre el diseño característico como marca figurativa de productos, pudiendo usarla en distinto color y tamaño, sola o acompañada de cualquier diseño, frase, signo o leyenda».

El 10 de mayo de 2018, la sociedad Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH se opuso a la solicitud de registro del signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» (figurativo), argumentando, en lo principal, que el signo recaería en causales de irregistrabilidad absoluta, que no poseería un nivel de distintividad suficiente para ser registrado como marca y que su registro derivaría en una barrera de acceso o permanencia en el mercado para competidores.

Según el opositor, existirían indicios de que la solicitud pretendería una monopolización del mercado, sustentada en un abuso del derecho de propiedad industrial, lo cual implicaría un acto de competencia desleal que impediría el registro. El señor Sánchez contestó la oposición alegando, en lo principal, que existirían otros registros marcarios que consisten en diseños de baterías para automóviles, por lo que, si el Senadi negase el registro del signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» (figurativo), incurriría en un acto de discriminación. Asimismo, argumentó que el signo solicitado sí poseería distintividad, pues aporta elementos que producen una impresión distinta con el resto de los diseños de baterías registrados en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, que se encuentran comercializando en el mercado ecuatoriano. Mediante Resolución 1231 del 25 de enero de 2019, el delegado de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Senadi resolvió negar la oposición y conceder el registro marcario del signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» (figurativo), sin derecho a exclusividad sobre formas usuales del producto, al considerar que, para ser registrable como marca, un signo debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica.

El signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» (figurativo) cumpliría estos requisitos, pues permite identificar baterías de automóviles y es susceptible de representación gráfica como marca figurativa. Eso se constataría si se observa que existen otros registros marcarios análogos, para productos coexistiendo pacíficamente en el mercado.

La sociedad Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH apeló la resolución cuestionando la motivación, alegando que el acto no analizó presuntos actos de competencia desleal y que la forma del signo respondería a normas técnicas para la elaboración de baterías de vehículos. Por su parte, el señor Sánchez respondió la apelación negando sus fundamentos, insistiendo en la presunta falta de interés del opositor, rechazando la supuesta competencia desleal, recordando registros análogos y afirmando que el signo no pretendería exclusividad sobre formas usuales de las baterías, sino sobre las alegadas características propias y particular combinación de colores.

Mediante Resolución OCDI-2019-963 del 26 de noviembre de 2019, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Senadi rechazó la apelación, pero de oficio denegó el registro del signo solicitado. En lo principal, la resolución se sustentó en lo siguiente: (i) el registro del signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» fue solicitado como marca figurativa; es decir, no pretende exclusividad sobre una forma tridimensional de un producto;

(ii) el opositor no acreditó que el signo haya sido solicitado para cometer actos de competencia desleal, por lo cual la apelación debe ser rechazada; (iii) sin perjuicio de ello, la oficina nacional realizó el examen más allá de la existencia o fundamentos de una oposición y de oficio concluyó que el signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» (figurativo) no es distintivo, pues existe una gran variedad de productos en el mercado que coinciden con él;

(iv) si bien el signo figurativo no busca exclusividad sobre la forma tridimensional del producto, su concesión como marca sí impediría que terceros utilicen la forma de la batería en sus marcas; (v) el signo no cuenta con elementos adicionales para establecer un nivel suficiente de distintividad intrínseca, pues no permitiría que un consumidor lo asocie a un producto u origen empresarial específico;

(vi) por lo anterior, el signo no cumple con los requisitos de una marca conforme el artículo 134 de la Decisión 486 y está incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 (literal b) eiusdem; y, (vii) las otras marcas registradas que consistirían en diseños de baterías análogos al signo solicitado no vinculan el análisis del Senadi, pues como oficina nacional competente goza de autonomía. Ante esta resolución, el señor Sánchez interpuso recurso de reposición, reiterando que el signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA», como marca figurativa, cumpliría con los requisitos de distintividad intrínsecos y extrínsecos; que la resolución sería discriminatoria porque el Senadi habría concedido registros a signos análogos; y, que buscaría exclusividad sobre la combinación no usual de colores dentro de una forma particular de una batería de vehículos.

Clarios Technology and Recycling GmbH (antes Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH) respondió a la reposición negando sus fundamentos. En particular, insistió en que el signo no tendría distintividad, pues consistiría en una forma común, y que una eventual marca distorsionaría la competencia. Además, planteó que los colores blanco y negro serían usuales en el mercado de baterías de vehículos y que la oficina nacional competente debería negar el registro por la mera sospecha de que este se haya solicitado para cometer un acto de competencia desleal.

Mediante Resolución OCDI-2022-397 del 24 de mayo de 2022, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Senadi resolvió negar el recurso de reposición interpuesto y ratificar la Resolución OCDI-2019-963 del 26 de noviembre de 2019 en todas sus partes. Ante esta decisión, el señor Sánchez planteó demanda contenciosa administrativa, contra el Senadi y los miembros del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Senadi, solicitando declarar la ilegalidad y dejar sin efecto la Resolución OCDI-2022-397, emitida el 24 de mayo de 2022, y conceder el registro del signo figurativo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA», para identificar «baterías de vehículos automotores», productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

En su demanda, el señor Sánchez manifestó que no cuestiona el rechazo de la apelación y de los argumentos del opositor, por lo que la litis versaría exclusivamente sobre la denegación de oficio del registro como marca del signo en cuestión. Sobre esto último, el señor Sánchez argumentó, en lo principal: La resolución impugnada carecería de motivación e incurriría en errores de hecho y de derecho.

En particular, el Senadi habría desconocido que su signo no pretendería la exclusividad sobre un diseño usual, sino sobre la particular combinación de colores y elementos que producirían en el consumidor una impresión distinta del resto de los 18 diseños de batería registrados en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidos a favor de diferentes titulares y que se encuentran coexistiendo en el mercado ecuatoriano, lo cual permitiría la asociación del signo a un producto u origen empresarial determinado.

La distintividad estaría dada por la combinación de colores, pues el blanco translúcido y el negro no serían usuales en el mercado de baterías de vehículos, así como otros elementos particulares del signo. Por tanto, el signo solicitado no se encontraría incurso en la prohibición del artículo 135 (literal b) de la Decisión 486 y sí reuniría los requisitos de distintividad.

La Resolución 1231 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se aceptó el registro de la marca, estaría debidamente motivada y sería acorde a los hechos y al derecho, por lo que considera que en esa actuación se realizó un verdadero examen de registrabilidad. El Senadi estaría discriminando al señor Sánchez, pues en el pasado habría aceptado el registro de signos análogos como marcas.

El Senadi contestó a la demanda del señor Sánchez alegando, en lo principal, lo siguiente: El acto administrativo impugnado sería legal y cumpliría con los requisitos de motivación. Las oficinas nacionales competentes en materia de propiedad industrial gozan de autonomía en el análisis de registrabilidad de signos. Que se hayan concedido registros marcarios en el pasado sobre solicitudes análogas no prueba que el signo particular solicitado a registro cumpla con los requisitos de registrabilidad.

El signo figurativo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» carece de distintividad intrínseca, pues consiste exclusivamente en un diseño usual de una batería de vehículo con colores que son comunes en el mercado. Trámite del proceso comunitario Mediante Oficio 00199-2025-T2CATA del 30 de abril de 2025, recibido físicamente el 1° de mayo del mismo año, el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Ambato de la República del Ecuador solicitó al TJCA la interpretación prejudicial, en cumplimiento de lo ordenado en la audiencia preliminar de fecha 27 de febrero de 2025 en la que se dispuso remitir la interpretación prejudicial solicitada por el actor y suspender el proceso hasta que este Tribunal haya emitido su pronunciamiento.

Mediante Auto del 29 de septiembre de 2025, el TJCA requirió a la autoridad consultante la regularización de su solicitud, por cuanto, entre otros, no indicaba el cuerpo normativo de la norma cuya interpretación se solicitaba. Por Oficio 00471-2025-T2CATA del 13 de octubre de 2025, recibido físicamente el día siguiente, el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Ambato de la República del Ecuador precisó que requería la interpretación prejudicial del artículo 134 (literales b y e) de la Decisión 486.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los vinculados con la normativa comunitaria son: Si el signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA», solicitado a registro como marca figurativa, goza de la distintividad necesaria para calificar como marca según el artículo 134 de la Decisión 486, o si, por el contrario, se encontraría incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de dicha decisión; y, Si el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de la República del Ecuador debía otorgar el registro del signo «DISEÑO DE BATERÍA BLANCO TRANSLÚCIDO CON TAPA NEGRA» en virtud de la existencia de unos 18 registros marcarios previos que serían análogos, o si hay una autonomía respecto de los precedentes emitidos por ella.

El Tribunal no se pronunciará sobre la causal de irregistrabilidad prevista en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, ni sobre la solicitud de registro presentada para perpetrar un acto de competencia desleal a la que se refiere el artículo 137 eiusdem, puesto que, más allá de que estas hayan sido esgrimidas en instancias administrativas, no forman parte del objeto de controversia en sede judicial.

Sin perjuicio que, en el marco del examen de distintividad previsto en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se valore el carácter común o necesario de los elementos que conforman el signo. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 134 (literales b y e) de la Decisión 486.

No procede la interpretación del literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto del expediente se desprende que el signo objeto de controversia habría sido solicitado y tramitado como una marca figurativa con reivindicación de colores y no como una marca de color (esto es, como un color delimitado por una forma o una combinación de colores considerados en sí mismos).

Procede la interpretación del artículo 134 (literal b) de la Decisión 486 por ser pertinente, en atención a las particularidades de la cuestión controvertida en el proceso interno, al versar sobre el concepto de marcas en lo atinente a los signos figurativos. Asimismo, se interpretarán de oficio los artículos 135 (literal b) y 150 de la Decisión 486, por cuanto la controversia interna se vincula a la irregistrabilidad de signos por falta de distintividad y el examen de registrabilidad a cargo de la oficina nacional competente.

TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. Los signos figurativos y la marca figurativa con reivindicación de colores, criterios de registrabilidad: literal b) del artículo 134 de la Decisión 486. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Obligatoriedad de realizar el examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas El artículo 134 de la Decisión 486 consta de dos partes: el primer párrafo, que contiene el concepto y los requisitos para el registro de una marca conforme el Régimen Común de Propiedad Industrial; y el segundo, con sus siete literales, que establece una lista no taxativa de signos que pueden ser registrados como marca.

En cuanto a lo primero, el artículo 134 de la Decisión 486 señala que constituye una marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, e impone como requisito para su registro la susceptibilidad de representación gráfica. Por expresa disposición de ese mismo artículo, la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

En la sentencia de interpretación prejudicial del 11 de abril de 2023, proferida en el proceso 344-IP-2022, el TJCA señaló que la marca puede definirse como un bien inmaterial, que cumple diversas funciones en el mercado: (i) diferenciar productos o servicios que se ofertan; (ii) indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio;

(iii) concentrar el prestigio del titular de la marca; (iv) publicitar los productos o servicios, entre otros. Todas estas funciones se subordinan al fin principal de la marca, que es su capacidad distintiva; es decir, la capacidad del signo de identificar los productos o servicios y diferenciarlos de otros. Las marcas cumplen, asimismo, un papel informativo, pues permiten al consumidor identificar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio.

En cuanto a lo segundo, como se mencionó antes, el artículo 134 de la Decisión 486 contempla un listado no taxativo (en siete literales) de signos que son aptos para obtener el registro como marca. Entre estos signos se encuentran, para los efectos del presente caso, los contemplados en el literal b) del artículo 134 de la Decisión 486, relativo a las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

Si bien el artículo 134 de la Decisión 486 señala qué tipo de signos pueden constituir una marca, el artículo 135 eiusdem dispone los que, por el contrario, no pueden registrarse como marca. Se trata entonces de un aspecto positivo y de un aspecto negativo del registro de marcas, de tal manera que podrá registrarse como marca un signo que, de una parte, cumpla con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, pudiendo encajar en el listado no taxativo y, de otra parte, no contravenga lo dispuesto en el artículo 135 de la mencionada decisión. Finalmente, se deben considerar las causales de irregistrabilidad relativas del artículo 136 de la Decisión 486.

En este sentido, la oficina nacional competente deberá efectuar el examen de registrabilidad, a efectos de verificar si el signo solicitado reúne los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 y, si no se encuentra comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la norma antedicha.

En el análisis, la naturaleza del producto no debe constituirse en un obstáculo para el registro, mas la configuración del signo sí podría serlo. En jurisprudencia reiterada, el Tribunal se ha pronunciado sobre los requisitos para el registro de un signo como marca, aplicable a cualquiera de los elementos descritos en el artículo 134 de la Decisión 486, así como a la combinación de estos, que son: La distintividad, referida a las capacidades intrínsecas ―para identificar, por sí mismo, un producto o servicio― y extrínsecas ―para distinguirse de otros― del signo. Este carácter es lo que posibilita al consumidor elegir productos o servicios, y al titular diferenciarse en el mercado.

La susceptibilidad de representación gráfica, que es la posibilidad del signo para ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que pueda ser percibido por quien lo aprecia. La representación gráfica debe ser clara, precisa, completa per se, inteligible, duradera y objetiva. Este requisito se orienta a definir el signo, de tal forma que el titular de la marca, los consumidores y competidores puedan comprobar el alcance de la protección. Finalmente, la perceptibilidad, como componente implícito de la marca, dado que debe ser susceptible de ser captado por los sentidos a fin de ser asimilado por el público consumidor.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad, prevista en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, de registrar el signo cuando este adquiera distintividad mediante el uso en el País Miembro respectivo, siempre que esta situación haya sido invocada y debidamente acreditada en el procedimiento correspondiente. Los signos figurativos y la marca figurativa con reivindicación de colores, criterios de registrabilidad: literal b) del artículo 134 de la Decisión 486 En el proceso interno, se ha argumentado que la solicitud del registro estaría amparada por el literal b) del artículo 134 de la Decisión 486, por lo que corresponde abordar la consideración de este literal.

El literal b) del artículo 134 de la Decisión 486 contempla como signos que pueden constituir marcas a «las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos». Esta es la figura de la marca gráfica. En la sentencia de interpretación prejudicial del 19 de noviembre de 2019, emitida en el proceso 70-IP-2019, el Tribunal explicó que las marcas gráficas son signos visuales que evocan una figura caracterizada por su configuración o forma externa.

Las marcas gráficas pueden ser puramente gráficas, si evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo, o figurativas, si pueden evocar en el consumidor un concepto concreto o el nombre de un concepto. De esta forma, las marcas figurativas están compuestas por los trazos del dibujo que conforma el signo y el concepto o idea que este suscita en la mente de quien la observa.

Asimismo, pueden reivindicar colores como parte de la composición gráfica. En la sentencia de interpretación prejudicial del 22 de abril de 2021, emitida en el proceso 04-IP-2021, el TJCA explicó que los signos figurativos son aquellos formados por una gráfica o imagen visual, que pueden evocar un concepto. En este sentido, en los signos figurativos se puede distinguir: el trazado (los trazos del dibujo); el concepto (la idea que se suscita en la mente del consumidor con el dibujo); y, los colores (en caso de ser reivindicados).

En consecuencia, el signo figurativo solicitado puede reivindicar colores específicos como parte del componente gráfico, en cuyo caso el análisis de registrabilidad debe considerar la combinación de colores y el gráfico que la contiene, observando si cuenta con distintividad y si tiene la capacidad de diferenciarse de otros signos. En la determinación de la registrabilidad de esta clase de signos, se debe observar la totalidad de elementos que conforman al signo en su conjunto.

Esta delimitación no impide que, para efectos exclusivos del examen de distintividad previsto en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, la autoridad consultante valore si la configuración, los colores o los restantes elementos del signo son habituales, comunes o necesarios en el sector correspondiente. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el caso que se tramita en sede nacional, se debate sobre la distintividad de un signo. Aunque no fue objeto de solicitud de interpretación prejudicial, el Tribunal estima necesario interpretar de oficio el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, el cual dispone que no podrán ser registrados como marcas aquellos signos que carezcan de distintividad.

En la sentencia de interpretación prejudicial del 11 de abril de 2023, recaída en el proceso 344-IP-2022, el TJCA recordó que la distintividad es la capacidad del signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Esta es una característica esencial de todo signo para ser registrado como marca y constituye un presupuesto indispensable para cumplir la función de indicar el origen empresarial sin causar riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

La prohibición de registrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 aplica para cualquier signo que, por sí solo, no sea capaz de distinguir los productos o servicios para los cuales se solicita su registro. La distintividad está vinculada con el origen empresarial, pues permite que el consumidor elija un producto o servicio por sobre otros considerando tanto sus particularidades (calidad, precio, presentación, etc.) como el vínculo de dicho producto o servicio con el productor o proveedor (y su reputación o prestigio en el mercado).

En este sentido, el origen empresarial juega un papel importante, por lo que el consumidor debe tener claridad sobre la procedencia del producto o servicio que está adquiriendo; de lo contrario, el signo no estará en aptitud de cumplir la función esencial de indicar el origen empresarial de los productos o servicios que pretende identificar.

Como se ha mencionado previamente, la jurisprudencia del TJCA ha determinado que la registrabilidad de los signos debe observarse en conjunto. Esto hace que, más allá de si el signo contiene elementos usuales o comunes en la forma del producto o servicio, lo importante para analizar la registrabilidad es determinar si además posee elementos adicionales que brinden, en conjunto, un nivel de distintividad que le permita distinguirse de otros competidores.

En este último caso, el registro otorgará al titular derechos exclusivos sobre el conjunto distintivo; es decir, no se podrán reivindicar los elementos que son comunes o usuales en el mercado. En este contexto, cuando el signo solicitado reproduzca sustancialmente la apariencia habitual del propio producto, la oficina nacional competente deberá verificar si los elementos gráficos o cromáticos incorporados poseen entidad suficiente para que el consumidor los perciba con la suficiente distintividad, sea por el tipo de color o combinación de colores, como un indicador del origen empresarial y no únicamente como la representación del producto.

En cualquier caso, la mera presencia de elementos adicionales no determina por sí sola la registrabilidad del signo. Tales elementos deberán ser suficientemente relevantes, desde la percepción del público pertinente, para dotar al signo en conjunto de aptitud distintiva. La exclusión o renuncia de exclusividad respecto de componentes usuales, comunes o necesarios no subsana la falta de distintividad del signo considerado en su totalidad.

Obligatoriedad de realizar el examen de registrabilidad y debida motivación de los actos El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial debe efectuar el examen de registrabilidad de los signos solicitados a registro como marca. La aplicación puntual de las reglas en los análisis de registrabilidad dependerá de las particularidades de cada caso concreto.

El examen de registrabilidad debe ser integral, motivado y autónomo. De esta forma, el examen de registrabilidad atañe a cada caso concreto, con independencia de los anteriores análisis que se hayan efectuado sobre signos idénticos o similares. Este Tribunal ha señalado que lo anterior no implica que la oficina no tenga límites en su actuación o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que debe hacer un análisis en atención a cada caso concreto, observando las particularidades y pruebas de cada trámite.

La resolución debe ser debidamente motivada y explicar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, lo cual se vincula con la validez del acto, el derecho de defensa y las garantías del debido proceso. Cuando corresponda, la motivación incluirá las razones por las cuales los elementos gráficos y cromáticos incorporados al signo son o no suficientes para conferir distintividad al conjunto.

Finalmente, sobre la obligatoriedad de realizar un examen de registrabilidad, en la sentencia de interpretación prejudicial del 11 de abril de 2023, recaída en el proceso 344-IP-2022, el TJCA explicó que dicho examen es obligatorio para todos los casos, incluso cuando no se hayan presentado oposiciones. Este análisis comprende la revisión de todas las exigencias para que el signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas contempladas en los artículos 135 y 136 eiusdem.

En dicha ocasión, el TJCA determinó que «[e]l acto por el cual se concede o se deniega el registro de una marca debe estar respaldado en un estudio técnico, prolijo y pormenorizado de todos los elementos y reglas que sirvieron de base a la oficina nacional competente para tomar su decisión», considerando la normativa comunitaria andina. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones Finalmente, en la misma sentencia de interpretación prejudicial del 11 de abril de 2023, emitida en el proceso 344-IP-2022, el TJCA afirmó que, conforme al procedimiento de registro de marcas del Capítulo II del Título VI de la Decisión 486, el sistema comunitario andino de registro de marcas se sustenta en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes de cada País Miembro.

La autonomía implica que las oficinas nacionales competentes realizarán el análisis de registrabilidad sin estar vinculadas por exámenes efectuados previamente, sea por ellas o por otras oficinas nacionales competentes. La oficina nacional competente tiene independencia para adoptar sus decisiones, de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto.

En cualquier caso, las resoluciones deben estar motivadas. La existencia de registros anteriores de signos similares no obliga a conceder un nuevo registro. Cada solicitud debe ser objeto del examen de registrabilidad previsto en los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486. Si aquellos registros no cumplen los requisitos establecidos por el régimen comunitario, ello no constituye fundamento para reproducir una decisión incompatible con dicha normativa.

No obstante, este Tribunal destacó, en la sentencia de interpretación prejudicial proferida en el proceso 66-IP-2017, que la autonomía no implica que la oficina nacional competente no tenga límites o que no pueda usar como precedentes sus propias acciones, sino que cada oficina tiene la obligación de realizar los análisis de registrabilidad para el caso concreto, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas propios del correspondiente trámite.

Los límites a la actuación administrativa están previstos en la normativa comunitaria y en las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos. De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, DECIDE:

PRIMERO: Interpretar los artículos 134 (literal b), 135 (literal b) y 150 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», de conformidad con las consideraciones expuestas y los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 18803-2022-00390, la cual deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

TERCERO: Solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Ambato de la República del Ecuador que, una vez emitido el fallo correspondiente dentro del proceso interno 18803-2022-00390, remita copia de dicha decisión a este Tribunal, de conformidad con el artículo 128 de su Estatuto, según el cual «los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial».

CUARTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad/mayoría en la sesión judicial de fecha 24 de septiembre de 2026, conforme consta en el Acta 36-J-TJCA-2026, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria del Tribunal. *****